特許法 第36条（特許出願）

解説

3年かけた発明がついに特許査定。登録通知を手にして安心する、その瞬間が実は一番高くつく。特許法36条は、願書に明細書・特許請求の範囲・図面・要約書を添付せよと定める。単なる書類リストに見えて、ここに二つの地雷が埋まっている。一つは4項1号の実施可能要件、当業者(その分野の普通の技術者)がその発明を実際に作れる程度に明確かつ十分に書かれているか。もう一つは6項のサポート要件と明確性要件、クレーム(特許請求の範囲)が明細書の裏付けを持ち、権利の境界が明確か。この二つは、登録後にあなたを侵害で訴え返す相手が真っ先に狙う無効理由(123条)になる。しかも明細書は出願した瞬間に凍結され、後から内容を足せない(17条の2)。あなたの特許が武器になるか紙くずになるかは、出願日に書いた数行で既に決まっている。

法的な位置づけ

特許法36条は、特許出願の願書に添付すべき書類とその記載要件を定める規定である。明細書には発明の詳細な説明を、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載すること（4項1号）を求め、特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に裏付けられ、かつ明確な発明を記載すること（6項）を要求する。開示の質を担保する制度的基盤となる。

こんなときに使う

• あなたが3年かけて開発した装置を出願し、無事に特許査定。ところが製品化して売れ始めた途端、大手競合が似た技術で参入してきた。侵害で訴えると、相手は『あなたの明細書は当業者が実施できる程度に書かれていない、4項1号違反で無効だ』と反論してくる。発明が本物でも、書き方が甘ければ権利そのものが崩れる
• 競合に特許侵害で訴えられ、製品を止めれば事業が傾く。だが相手の特許明細書を読み込むと、クレームが明細書の実施例の範囲をはるかに超えて広げられている。6項1号のサポート要件違反を突けば、無効の抗弁(104条の3)で訴訟ごと形勢をひっくり返せる余地がある
• 大学の研究室。成果を論文で先に出した。その論文が、半年後に出した自分の特許出願の新規性を潰した。
• 特許庁から拒絶理由通知が届いた。記載不備の指摘、応答期限は指定期間内(国内出願で原則60日)。だが明細書には新しい内容を一行も足せない(17条の2)、書いてある範囲でしか補正できない。残された手は、最初に書いた数行の解釈をどう主張するかだけだ
• もし、あなたが社内で『とにかく広く権利を取れ』と指示され、クレームを大きく書いたらどうなる？ 審査は通っても、明細書の裏付けを超えた部分は後の無効審判でサポート要件違反として削られ、肝心の競合製品をカバーできなくなる

取るべき行動

被害を受けた側：1. 勝負は出願前。発明の詳細な説明に、当業者が実施できる程度の具体的な実施例とデータを十分に盛り込む(36条4項1号)。2. クレームは明細書の裏付けの範囲内に収め、広げすぎない(6項1号サポート要件)。3. 拒絶理由通知が来たら応答期限内に意見書・補正書、ただし新規事項は追加できない(17条の2)。4. 登録後に無効審判を起こされたら、訂正(126条)でクレームを減縮し無効回避を図る道を検討

訴えられた側：1. 訴えられたら相手の特許明細書を精読し、4項1号の実施可能要件、6項のサポート要件・明確性要件の不備を洗い出す。2. 不備があれば特許無効審判(123条)を請求、または侵害訴訟内で無効の抗弁(104条の3)を主張。3. 記載不備は新規性・進歩性より立証が容易なことがある。4. 並行して、自社製品が技術的範囲(70条)に入らないとする非侵害論も組み立てる

時効（請求できる期限）：36条自体に特定の時効はない。だが核心の期限は出願日そのもの。明細書は出願時に凍結され、後から新規事項を追加できない(17条の2第3項)。拒絶理由通知への応答は指定期間内(国内出願で原則60日)。無効審判は特許権が消滅した後でも請求できる(123条)

学説

通説：36条4項1号の実施可能要件と6項1号のサポート要件は趣旨を異にする別個の要件と解される。前者は発明の詳細な説明の記載自体の十分性、後者はクレームと発明の詳細な説明との対応関係を問う。両者を満たして初めて開示の対価としての独占が正当化される

改正の年表

1. 1.昭和34年（1959年） 改正：現行特許法（昭和34年法律第121号）の制定。願書への明細書・図面添付と記載要件の基本枠組みを整備
2. 2.平成6年（1994年） 改正：クレーム制度・記載要件を国際整合の観点から見直し。多項制の整備とサポート要件・明確性要件（6項）の規定を整理
3. 3.平成14年（2002年） 改正：4項2号を新設し、出願時に知っている文献公知発明の情報開示制度（先行技術文献情報開示制度）を導入