特許法 第38条の5（特許出願の放棄又は取下げ）

解説

大学発スタートアップに出資し、その見返りに、まだ特許になっていない出願段階の技術を独占的に使える権利（仮専用実施権、出願が特許になれば自動で専用実施権に化ける予約席のような権利）を設定してもらった。ところが資金繰りに詰まった出願人が、ある日その特許出願を取り下げようと動く。出願が消えれば、あなたの独占席も一緒に消える。ここで効いてくるのが本条だ。出願人は、仮専用実施権を持つ者がいる場合、その承諾を得たときに限り、出願を放棄または取下げできる。つまりあなたの手には事実上の拒否権がある。出願人があなたに無断で出願を捨てることは、法的にできない。多くの当事者は仮専用実施権を「特許になるまでの頼りない仮の権利」と軽く見るが、実はこの一条が、出願人の処分権そのものを地面に縫い止める錨になっている。

法的な位置づけ

特許法第38条の5は、特許出願人による出願の放棄・取下げを制限する規定である。出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得た場合に限り放棄・取下げが認められ、承諾なき処分は効力を生じない。仮専用実施権者の投資的期待を出願人の一方的処分から保護する機能を持つ。

こんなときに使う

• ベンチャーに出資し、出願中のコア技術に仮専用実施権を設定してもらった。半年後、経営難の出願人が「コスト削減のため出願を取り下げる」と通告してきた。だがあなたが承諾しない限り、その取下げは効力を持たない。出資が宙に浮く前に、まず承諾していない事実を書面で固める
• もし共同出願人の一方が、他の出願人やライセンシーに無断で取下げに走ったらどうなるか。共同出願は全員の同意（特許法38条）が要るうえ、仮専用実施権者がいれば本条の承諾も別途必要になる。二重の鍵がかかっている
• M&Aのデューデリで、買収対象会社の出願に仮専用実施権が付いているのを見つけた。買収後にその出願を整理しようとしても、権利者の承諾なしには捨てられない。隠れた拒否権者が一人いるだけで、出願ポートフォリオの自由な再編が止まる
• 出願人の立場で、手続のコストを圧縮するため不要な出願を放棄したい。だが過去に与えた仮専用実施権者の承諾書が手元にない。次の手続期限まであと数日、承諾を取り付けられなければ、勝手に出したい取下げ書は通らない
• 大学のTLOがライセンシーに仮専用実施権を与えた後、別の有力企業から「あの出願は放棄して新しく出し直せ」と圧力がかかった。承諾という壁がある限り、TLOは元のライセンシーを置き去りにできない

取るべき行動

被害を受けた側：1. 自分の権利が『仮専用実施権』として特許庁に登録されているか確認する。登録がなければ第三者への対抗力が弱く、出願人の倒産・売却に飲まれやすい2. 出願人へ、承諾していない旨と、無断の放棄・取下げは効力を欠く旨を内容証明郵便で通知3. すでに取下げ手続がなされていれば、特許庁へ承諾不存在による手続の瑕疵を申し立て、是正を求める4. 並行して契約上の債務不履行・不法行為による損害賠償（民法415条、709条）も検討する

訴えられた側：1. 自社の各出願に仮専用実施権が設定・登録されていないか棚卸しし、承諾なしに動けば手続自体が無効化されるリスクを把握する2. 取下げ・放棄が必要なら、まず権利者へ承諾を求め、対価や代替の独占条件を提示して交渉3. 権利者が不当に承諾を拒んでも、勝手な取下げは避け、契約の合意解約や解除の道を探る4. 共同出願であれば、本条の承諾に加え他の出願人全員の同意（特許法38条）も別途必要になる点を見落とさない

時効（請求できる期限）：本条自体に固有の時効はないが、承諾なき放棄・取下げの効力を争う場合、手続の瑕疵は遅滞なく主張すべきで、放置すれば出願公開や第三者出願が絡み事実上の是正が困難になる。損害賠償は、不法行為なら知った時から3年・行為時から20年（民法724条）、債務不履行なら権利を行使できる時から5年または10年（民法166条）（最新の改正状況をご確認ください）

学説

通説：特許法38条の5の承諾なき出願の放棄・取下げは効力を生じないと解される。仮専用実施権者の投資的期待を出願人の一方的処分から保護する趣旨であり、特許権段階における特許法97条の放棄制限と平行する構造を持つ。

改正の年表

1. 1.平成20年（2008年） 新設：特許法改正（施行は平成21年／2009年）により仮専用実施権・仮通常実施権の制度が新設され、出願段階での独占的ライセンスが法的に位置づけられた。これに伴い、仮専用実施権者の承諾なき出願の放棄・取下げを制限する本条も新設された。