特許法 第42条（先の出願の取下げ等）

解説

発明を一つ出願した。その一年後、改良点を盛り込んだ二つ目の出願を、最初の出願日を基準日として出し直せる。これが国内優先権という制度の威力だ。だが多くの出願人が見落とすのは、その代償である。42条は、優先権の基礎にした最初の出願を、出願日から1年4月を過ぎた時点で自動的に取り下げたものとみなす。あなたが何もしなくても、先の出願は消える。しかも2項により、1年4月を過ぎると優先権の主張そのものを取り下げることもできなくなる。後の出願に致命的な欠陥が見つかっても、先の出願に戻る扉はもう閉じている。先の出願は「生きている保険」ではなく、「使った瞬間に溶ける足場」だ。この一条を知らずに国内優先権を使うと、二つの出願日を一つに賭けていたことに、後から気付く。

法的な位置づけ

特許法42条は、国内優先権の主張の基礎とされた先の出願の取扱いを定める規定である。当該先の出願は、その出願日から経済産業省令で定める期間（1年4月）を経過した時に取り下げたものとみなされ、同期間経過後は優先権主張自体の取り下げも制限される。手続の早期安定と、先の出願が宙に浮くことの防止を目的とする。

こんなときに使う

• 最初の特許出願から1年2月。改良発明を国内優先権でまとめて出し直そうとしている。だが施行規則の期間は1年4月。あと2月で、先の出願は問答無用で取り下げ扱いになる。今動かないと、先の出願の審査も公開も止まったまま静かに消える
• もし、後の出願を出した後で「やっぱり先の出願単独で進めたい」と思い直したら? 1年4月を過ぎていれば、優先権の取り下げはできない（2項）。先の出願はもう戻ってこない。引き返せる窓は、驚くほど狭い
• あなたが競合他社の特許出願を調査している。基礎にされた先の出願が公開公報に出てこない。それは1年4月のみなし取下げで、出願公開（1年6月）の前に消えたからかもしれない。先願の地位がどう残るかを読み違えると、無効資料調査の前提が崩れる
• 実用新案を先に出し、それを基礎に特許で国内優先権を主張した。但書を読まないと、設定登録済みの実用新案がみなし取下げの対象外だと気付かない。権利が二つ残るか、片方が消えるかが、この但書一文で分かれる

取るべき行動

被害を受けた側：1. 国内優先権を主張するなら、先の出願日から1年4月の期限を最優先でカレンダーに固定する2. 後の出願は期限直前ではなくバッファを持って準備し、請求項が先の出願の開示で支えられるか（新規事項の有無）を確認する3. 先の出願を独立に維持したい部分があるなら、優先権でまとめず別個の出願として残す判断を先にする4. 1年4月経過後は優先権の取り下げも先の出願の復活も不可能、決断は必ず締切前に終える

訴えられた側：1. 競合の出願を調査するなら、基礎出願が国内優先権で1年4月にみなし取下げされる可能性を前提に、公開状況と先願の地位を確認する2. 先の出願が公開公報に現れない場合、出願公開（1年6月）の前にみなし取下げされたケースを疑う3. 後の出願の内容と優先権主張の範囲を照合し、自社の出願や無効資料調査の前提に反映する4. 期間や公開のタイミングは施行規則に依拠するため、条文本文だけでなく特許法施行規則28条の4を確認する

時効（請求できる期限）：先の出願の日から1年4月（特許法42条1項、特許法施行規則28条の4）を経過した時に、先の出願はみなし取下げとなる。同じく1年4月経過後は優先権主張の取り下げが不可（2項）。起算点は後の出願日ではなく「先の出願の日」である点に注意（最新の改正状況をご確認ください）

学説

通説：42条のみなし取下げは、出願日の巻き戻しという国内優先権の利益に対する制度的代償として位置づけられる。具体的期間は経済産業省令（施行規則28条の4の1年4月）に委任されており、条文本文と施行規則を一体で読むのが実務の前提とされる。

改正の年表

1. 1.昭和60年（1985年） 新設：国内優先権制度の創設に伴い新設。先の出願日を保持しつつ発明を改良・統合できる制度の代償として、先の出願のみなし取下げ（1項）と優先権主張の取下げ制限（2項）を導入した。