商標法 第33条の2（特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利）

解説

あなたが長年使ってきた製品の独特な立体形状や図柄が、もともと意匠権や特許で守られていたとする。ところがその権利の存続期間が満了する頃、別の誰かが同じような図柄を商標として登録していた。普通に考えれば、権利が切れた瞬間、あなたは他人の商標権を侵害する側に転落しそうに思える。商標法33条の2は、その崖からあなたを拾い上げる条文だ。商標登録出願の日より前、または同日の特許権が、後にできた商標権と抵触している場合、その特許権の存続期間が満了したとき、原特許権者は元の特許権の範囲内で、その商標を使い続ける権利、つまり法定通常使用権を当然に取得する。しかも無償で。重要なのは三つ。第一に、これは特許権だけでなく実用新案権・意匠権の満了にも準用される（3項）。第二に、使い続けられるが「不正競争の目的」があれば保護されない（1項ただし書）。第三に、商標権者はあなたに、混同を防ぐための表示を付けるよう請求できる（32条2項準用）。先に権利を持っていた者の事業継続が、突然のロイヤリティ請求や差止めから守られる仕組みだ。

法的な位置づけ

商標法33条の2の法定通常使用権とは、商標登録出願日前または同日の特許権・実用新案権・意匠権がその商標権と抵触する場合に、当該先行権利の存続期間満了時、原権利者が原権利の範囲内で当該登録商標またはこれに類似する商標を無償で使用できる権利をいう。発生に登録は要しないが、不正競争の目的がある使用は保護対象から除かれる。

こんなときに使う

• あなたの会社が独自のボトル形状で意匠権を取り、20年近く商品を売ってきた。意匠権の満了が迫った頃、競合がその形状に似た立体商標を登録していたと判明。満了後も売り続けられるのか不安になる。33条の2があれば、原意匠権者として無償で使い続けられる。ただし「元の意匠権の範囲内」という枠は守る必要がある
• もし、満了直前に商標権者から内容証明が届いて「来月以降の使用にはライセンス料が発生する」と通告されたら、どう動くべきか。多くの中小企業はここで慌てて支払いに応じてしまう。だが本条の法定通常使用権は無償。相手の請求に根拠があるかを、満了日が来る前に確認しておかなければならない
• あなたが後から商標権を取得した側だとする。市場に出回る似たマークの製品が、実は満了した先願特許権に由来していた。差止めを打ったが、相手は33条の2を主張してきた。あなたにできるのは差止めではなく、32条2項の混同防止表示の請求。攻め筋が根本から変わる
• 実用新案権で守られていた機能的形状が満了し、その形が需要者の間でブランドの目印になっていた。原権利者は使用権で守られるが、満了から日が経つほど「不正競争の目的なし」を立証する材料(継続使用の記録、出所表示の経緯)を揃えておかないと、後で争いになったとき足元をすくわれる

取るべき行動

被害を受けた側：あなたが後発の商標権者で、似たマークの使用を止めさせたい場合。1. 相手の使用が先願の特許・実用新案・意匠の満了に由来していないか調査する、由来していれば差止めは原則通らない2. 差止めではなく32条2項に基づく混同防止表示の請求に切り替える、これは本条が保証する商標権者の正当な対抗手段3. 相手の使用が『原権利の範囲』を超えていないか、『不正競争の目的』が認められないかを精査、超えていれば使用権の保護は外れ差止めの余地が戻る4. 専門的判断が必要なため弁理士・弁護士に早期相談

訴えられた側：あなたが原特許権者で商標権侵害を主張された場合。1. 自社の特許・実用新案・意匠の出願日が相手の商標登録出願日より前または同日であることを登録原簿で確認2. 存続期間が満了していること、自社の使用が原権利の範囲内であることを示す資料(明細書、図面、製品仕様)を整える3. 33条の2の法定通常使用権を書面で主張、無償であること、登録不要で当然に発生することを明示4. 相手から混同防止表示を求められたら、それは正当な請求なので適切な表示を付して使用を継続する

時効（請求できる期限）：法定通常使用権そのものは特許権等の存続期間満了時に当然発生し、登録も期限の起算もない。ただし相手から商標権侵害として差止め・損害賠償を請求された場合、その損害賠償請求権には不法行為の消滅時効(民法724条、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年)が関わる。争いになった時点での権利関係の確認を急ぐこと

学説

通説：33条の2の法定通常使用権は、抵触する先行特許・実用新案・意匠権の存続期間満了により、原権利者へ無償かつ登録不要で当然に発生する。保護は原権利の範囲内に限られ、不正競争の目的がある使用は1項ただし書により除外される。