商標法 第33条の3

解説

あなたが他社の特許や意匠のライセンスを受けて、ある商品を長年つくり、売ってきたとする。客はその商品名・ロゴ・形であなたの会社を覚えている。ところが、その特許の存続期間が満了したその日、まったく別の誰かが、あなたが使ってきたマークに似た商標をすでに登録していたと判明する。普通に考えれば、もう特許という盾はないのだから、あなたはその商標権者から差止めを食らい、長年使った商品名ごと失う。だが商標法33条の3がここで効く。特許の存続期間が満了しても、その時点であなたが専用実施権者または通常実施権者だったなら、原権利の範囲内で、その登録商標やこれに類似する商標を、指定商品やその類似範囲で使い続ける権利が法律上残る。条件は一つ、その使用が不正競争の目的でないこと。ライセンスを受けていた側、つまり権利者本人ではないあなたまで救うのがこの条文の射程だ。

法的な位置づけ

商標法33条の3は、商標権と抵触する特許権・実用新案権・意匠権の存続期間が満了した場合に、満了時点の専用実施権者または通常実施権者へ、原権利の範囲内での登録商標の継続使用権を認める例外規定である。先行投資により蓄積された事業信用を、権利の境目から救済する機能を果たす。

こんなときに使う

• あなたは大手メーカーの特許ライセンスを受け、15年間ある形状の部品を製造販売してきた。特許切れの直後、同業他社からその形状を立体商標として登録済みだとする警告書が届く。33条の3を知らなければ廃業も覚悟するが、満了時に通常実施権者だったあなたには使用権が残る。立証すべきは原権利の範囲と不正競争目的の不存在
• もし、あなたが意匠権のライセンス契約で売ってきた製品について、意匠権の満了と同時に他人の商標権で差止請求を受けたら、どう反論する？ この条文3項が実用新案権・意匠権にも準用されるため、特許に限らず同じ防御が立つ。鍵は契約書に記された実施権の範囲をどこまで証拠で固められるか
• あなたが商標権者の側で、満了した特許のライセンシーに警告状を送ろうとしている。相手が33条の3を持ち出してきた瞬間、差止めは通らなくなる。あなたにできるのは混同防止の表示請求（33条2項準用）だけになる。送る前に相手の実施権の存否を調べないと、空振りの警告で手の内を見せることになる
• 残り時間はわずか。特許満了まであと30日、あなたは慌てて自社のブランド名を商標出願しようとしている。だが他人が先に似た商標を押さえていた。出願で巻き返せないなら、満了時点で通常実施権者である地位を確実にしておくこと、それがこの条文を発動する前提になる
• 友人が中小製造業を営んでいて、ライセンス品の特許が切れたとたん商標トラブルになったと相談してきた。あなたが33条の3の存在を伝えられれば、相手は弁理士に走る前に交渉のテーブルに戻れる

取るべき行動

被害を受けた側：1. まず満了時点で自分が専用実施権者または通常実施権者だったことを示す契約書・登録原簿を確保する2. 満了前に実施していた指定商品・役務と、使っていた商標の範囲を販売資料・カタログで時系列に固める、これが原権利の範囲の証明になる3. 不正競争の目的がないことを示すため、独自の出所表示や正当な事業実態を整理4. 商標権者からの警告には33条の3を明示して反論、差止めには応じず、混同防止表示の協議に限って対応する

訴えられた側：1. 警告を送る前に、相手が満了時点で実施権者だったかを特許原簿・契約関係から確認、該当すれば差止めは通らないと織り込む2. 相手の使用が原権利の範囲を超えていないか、超過部分があればそこだけを攻める3. 不正競争の目的が立証できるなら、ただし書きを根拠に保護を否定する余地を探る4. 全面差止めが無理でも、33条2項準用で自己の商品との混同を防ぐ表示の付加を請求し、共存条件を設計する

時効（請求できる期限）：この使用権は満了時点の実施権者の地位に基づく抗弁であり、行使に特定の時効はない。ただし商標権者からの損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅する（民法724条）。混同防止表示請求の起算点は個別事情によるため、最新の改正状況をご確認ください