智慧財產法院行政判決

民國100年9月15日辯論終結

原告

日商信越化學工業股份有限公司

代表人

森俊三

訴訟代理人

林志剛律師

訴訟代理人

高山峰專利師

複代理人

廖文慈律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

呂易理

上列當事人間因發明專利申請專利範圍更正事件，原告不服經濟部中華民國100 年4 月12日經訴字第10006098350 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序事項按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限。行政訴訟法第111 條第1 項定有明文。又訴訟標的之請求雖有變更，但其請求之基礎不變者，其訴之變更或追加，應予准許。同條第3 項第2 款亦定有明文。經查原告於民國（下同）99年11月25日起訴時，原聲明請求訴願決定及原處分均撤銷。嗣於100 年9 月15日本院審理時，當庭追加訴之聲明為：訴願決定及原處分均撤銷，被告機關就第93114290號發明專利案所為更正應為准予更正之處分。被告對此追加雖當庭表示不同意（見本院卷第62頁），惟本院認該變更並無不適當之處，且其請求之基礎不變，故原告所為訴之變更，合於首揭規定，應予准許。

貳、實體事項

一、事實概要：原告前於民國（下同）93年5 月20日以「光阻材料及圖型之形成方法」向被告申請發明專利，同時以在日本申請日為西元2003年5 月21日；申請案號數為特願00000000000 號專利案主張優先權，經被告編為第93114290號審查。被告於95年9 月20日先以（95）智專二（六）01122 字第09520767390號核駁理由先行通知書通知原告申復，經原告於95年11月17日申復，同時提出該案申請專利範圍修正本，經被告審查，准予專利，並發給發明第I302226 號專利證書。嗣原告於97年12月16日以本案申請專利範圍第3 項有誤記之情事，爰依專利法第64條第1 項第2 款規定，向被告申請更正該案申請專利範圍，同時提出申請專利範圍更正本。經被告審查，於99年4 月20日以（99）智專三（五）01024 字第09940693570 號函通知原告，其申請將本案申請專利範圍第3 項第4 行所載「0.01至2 重量份」更正為「0.001 至2 重量份」，已實質擴大原核准公告之申請專利範圍，並請原告於文到2 個月內提出申復。原告於99年6 月2 日提出申復。經被告審查，於99年8 月24日以（99）智專0000000 字第09920589270 號函，為應不准更正之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部100 年4 月12日經訴字第10006098350 號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷。

二、原告之主張

(一)系爭專利所不准更正處，係申請專利範圍第3 項請求之負型光阻材料中，所含該含氮雜環化合物之配合量，相對於全基底樹脂100 重量份，申請由原核准審定之0.01至2 重量份，欲更正為0. 001至2 重量份。然系爭專利經被告審定准予專利前，原告即曾為克服（95）智專二（六）01122 字第09520767390號核駁理由先行通知書之意見，即「所示具有極性官能基之含氮雜環化合物等特徵曾見於習知JZ0000000000及JP0000000 ，應進一步比較及說明兩者之差異」，而於95年11月17日就系爭專利之申請專利範圍申請補充、修正。於該「申復說明書」中，原告敘明藉由將原第1、2項合併，以及原第1 、4 項合併，而達到將原第2 項即正型光阻材料及原第4 項即負型光阻材料分別加以限縮之目的，則原告同時提出之申請專利範圍修正本，自當依上開申復內容進行修正，惟原告發生修正後第3 項即原第4 項中限定為0.01至2 重量份之誤記，被告亦未審及此等誤記，即准予審定公告。系爭專利於申請日所提出之原申請專利範圍第2 項及第4 項，其二者所界定之技術特徵(A) ，本即同為「如申請專利範圍第1 項中之含氮雜環化合物」者，亦即修正後第1 項及第3 項之含氮雜環化合物之配合量亦應為相同之定義。原告於申請程序中提出申復並進行修正，申復說明書除上開記載外，亦於第二點表示：「關於本案含氮雜環化合物之配合量擬依照中文說明書第51頁第4 至5 行之記載將『含氮化合物之配合量相對於全基底樹脂100 份為0.001 至2 份』限定於新請求項第1 、3 項」，則觀諸系爭專利之原申請專利範圍、申復說明書以及發明說明第51頁之相關記載，皆表示「0.001 至2 重量份」，僅申復時所提出之申請專利範圍修正本誤記為「0.01至2 重量份」，故原告於系爭專利所請求更正，其客觀上確屬誤記。

(二)被告就此未查，即稱本更正案：「實質是申請專利範圍之擴大」。原告所爭執者，乃本案之情形，被告於審定前，對於關係專利權範圍最重要之申請專利範圍理當有比對之審查責任，若申請人惡意錯記，卻於申復說明書上為正確之記載時，被告是否亦係就錯記之申請為核准，故既申請專利範圍修正本與申復說明書所載有所不符，被告亦應負審查之責。另觀諸被告之「現行專利審查基準」（2011年版）關於2.3.2「誤記事項之訂正」中，明確記載一應屬誤記事項之實例，亦即「例1 ：原公告之申請專利範圍記載：鐵合金之淬火溫度為700 ℃至8000℃，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者均瞭解鐵於1600℃會熔化，於3000℃會氣化，因此原記載鐵合金之淬火溫度為700 ℃至8000℃，應屬誤記事項。」則若可歸責於被告之本案所應更正者，皆因「實質是申請專利範圍之擴大」而受否准之處分，則上開例1 之情形何以能例外准許更正，亦即專利法第64條第2 項亦有例外之情形。再依行政程序法第1 、8 及9 條之規定可知，行政機關所為之行政程序應重視人民對行政之信賴，本案被告關於原告所欲進行之誤記事項之更正顯有過失，僅依專利法第64條第2項而否准申請，如此之行政行為，豈能保護人民正當合理之信賴。

(三)行政機關於作成行政處分時，應合於行政自我拘束原則。且觀諸現行專利審查基準第二篇第六章1.7 審查注意事項(5)、(8 )、(10)之規定可知。若申請人僅提出補充修正本，未提出申復理由書敘明理由時，而審查人員無法確認該補充、修正之內容與原說明書或圖式之對應關係時，被告依專利審查基準之規定應認為超出原說明書或圖式所揭露之範圍，而應以核駁理由先行通知書告知申請人，舉重以明輕，更遑論於申請人已提出申復理由書敘明理由，然因明顯誤記導致審查人員無法確認該補充、修正內容與原說明書或圖式間之對應關係時，被告更應以核駁理由先行通知書告知申請人。於系爭專利，被告審查時應發現原告所檢附之「申復說明書」與「中文申請專利範圍修正本」不一致，因無法確認該補充、修正內容與原說明書或圖式間之對應關係，依上開現行專利審查基準之規定應可認為該補充、修正超出原說明書或圖式所揭露之範圍，而應有以核駁理由先行通知書告知原告之義務，然被告怠於通知原告並向原告確認原告之真意，而逕為准予專利，顯然違反現行專利審查基準之規定，違反行政自我拘束原則。

(四)為此聲明請求：訴願決定及原處分均撤銷，被告機關就第9393114290號發明專利案所為更正應為准予更正之處分。

三、被告之答辯

(一)系爭專利說明書第51頁第4 至5 行中載明: 「本發明之含氮雜環化合物之配合量係相對於全部基底樹脂100 份0.001 至2 份，0.01至1 份尤合適。」。被告曾於95年9 月20日以（95）智專二（六）01122 字第09520727390 號初審審查核駁理由先行通知書通知原告。該初審審查核駁理由先行通知書係請原告僅須就系爭專利請求項第1 項與二引證案比較及說明兩者之差異。惟原告於95年11月17日申復時除將申請專利範圍第1 、2 項合併，並再限縮其請求範圍外，亦主動將申請專利範圍第1 、4 項合併為第3 項，並再限縮其請求範圍。該部分之修正及限縮參照95年11月17日修正之劃線本即可知，且由被告初審審查核駁理由先行通知書可知被告自始即未質疑系爭專利請求項第4 項之新穎性及進步性，又系爭專利說明書第51頁第4 至5 行既有如上之記載，則修正後之申請專利範圍第3 項並無不當，自具新穎性及進步性，合於專利要件；該主動修正為原告之權利，合於第49條之規定，被告依該內容准予專利並無不當。

(二)關於原告所舉專利審查基準2.3.2 誤記事項之訂正，記載一誤記事項得許可更正之實例，該實例係將淬火溫度為700 ℃至8000℃更正為淬火溫度為700 ℃至800 ℃，該更正係為申請專利範圍之限縮，未擴大或變更原核准公告之申請專利範圍，對照系爭專利之更正係將「0.01-2重量份」之重要技術內容更正為「0.001-2 重量份」之情形，屬「實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍」，完全不同。另最高行政法院98年度判字第1086號及95年度判字第950 號裁判意旨已明確說明，說明書或圖式之更正理由即使符合「誤記事項之訂正」之事項，更正後仍不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍，其規範即係行政機關為保護人民對公告之行政之正當合理信賴。綜上所述，被告所為原處分並無違法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、本院之判斷

(一)按發明專利權人更正申請專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮；二、誤記事項之訂正；

三、不明瞭記載之釋明。前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦不得實質擴大或變更申請專利範圍，系爭專利提出更正時現行專利法第64條第1 項、第2 項定有明文。經查原告於93年5 月20日以「光阻材料及圖型之形成方法」向被告申請發明專利，同時以在日本申請日為西元2003年5 月21日；申請案號數為特願00000000000 號專利案主張優先權，經被告編為第93114290號審查，以95年9 月20日（95）智專二（六）01122 字第09520767390 號核駁理由先行通知書以「請求項第1 項標的為一光阻材料，其組成如式⑴或⑵所示具有極性官能基之含氮雜環化合物等特徵曾見於習知（日本專利）JZ0000000000及JP0000000 ，應進一步比較及說明兩者之差異」通知原告申復（見審定卷第99、100 頁），經原告於95年11月17日申復，同時提出該案申請專利範圍修正本，其申復說明二提及「擬依照中文說明書第51頁第4~5 行之記載將『含氮化合物之配合量相對於全基底樹脂100 份為0.001 至2 份』限定於新請求項第1 ，3 項」（見審定卷第116 頁），惟其於申請專利範圍修正本第3 項則記載為「全基底樹脂100 重量份為0.01~2重量份」（見審定卷第111 頁），經被告審查，於97年8 月12日以（97）智專二（六）01156 字第09720421840 號函通知依其95年11月17日所提申請專利範圍內容准予專利（見審定卷第131 頁），並於原告繳交證書費後，發給發明第I302226 號專利證書。嗣原告於97年12月16日以本案申請專利範圍第3 項有誤記之情事，依專利法第64條第1 項第2 款規定，向被告申請更正該案申請專利範圍，同時提出申請專利範圍更正本。經被告審查，於99年4 月20日以（99）智專三（五）01024 字第09940693570 號函通知原告，其申請將本案申請專利範圍第3 項第4 行所載「0.01至2 重量份」更正為「0.001 至2 重量份」，已實質擴大原核准公告之申請專利範圍，因此不准更正（見審定卷第162 頁）。原告於99年6 月2 日提出申復。經被告審查，仍於99年8 月24日以（99）智專三（五）01024 字第09920589270 號函，以相同理由為應不准更正之審定。原告不服，提起訴願，經濟部亦以相同之理由，於100年4 月12日以經訴字第10006098350 號決定駁回。而兩造於本院審理時，仍就系爭專利申請專利範圍第3 項之更正應否准許為爭執，故本件爭點為系爭專利申請專利範圍第3 項之更正，是否屬於專利法第64條第1 項第2 款所規定「誤記事項之訂正」之情形，且未違反專利法第64條第2 項之規定，而應准予更正。

(二)又按專利法第64條第2 項，既稱不得實質擴大或變更「申請專利範圍」，故其判斷標準應以申請專利範圍所載技術內容為基礎。換言之，係以申請專利範圍更正本與原核准公告申請專利範圍相較，其技術內容有無實質擴大或變更為判斷標準。且按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於斟酌申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。又申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。專利法第56條、第26條第3 項分別定有明文。是縱發明說明或圖式之範圍較申請專利範圍為大，發明專利權之範圍，仍應以申請專利範圍為準，但該範圍必須為發明說明及圖示所支持。故更正本之申請專利範圍縱未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，但仍有可能實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍。經查系爭專利原核准公告申請專利範圍第3 項請求之負型光阻材料所含之含氮雜環化合物配合量，相對於全基底樹脂重量份為「0.01至2 重量份」，原告主張係誤記而申請將該配合量更正為「0.001 至2 重量份」，雖該更正為說明書第51頁第4 至5 行關於「含氮化合物之配合量相對於全基底樹脂100 份為0.001 至2 份」記載之支持，但如與核准公告之申請專利範圍觀之，則實已將含氮雜環化合物之配合量範圍擴大，致實質擴大且變更原核准公告之申請專利範圍，不符專利法第64條第2 項之規定，應不准更正。

(三)次查原告雖以現行專利審查基準第二篇第六章2.3.2 「誤記事項之訂正」（第2-6-66頁）中所記載應屬誤記事項之實例1 ，主張專利法第64條第2 項亦有例外之情形云云，惟查由上開專利審查基準所舉事例中之說明可知，因該發明所屬技術領域中具有通常知識者均知悉鐵於1600℃會熔化，於3000℃會氣化，若認其原申請專利範圍之記載非屬誤記，而不准予更正，則原申請專利範圍中鐵合金之淬火溫度為1600℃至8000℃之部分，自無法據以實施，則該專利之不合理部分已與該領域中具有通常知識者所具備之常識產生扞格與矛盾，自應認其屬誤記事項而准予更正。然本件系爭專利之更正，係將第3 項之配合量由「0.01至2 重量份」更正為「0.001至2 重量份」，系爭專利更正前之配合量係包含於更正後之配合量之中，並未有無法實施之問題，亦不會與該發明所屬技術領域中之通常知識者所具有之常識產生扞格與矛盾，亦即該發明所屬技術領域中之通常知識者，並不會因此產生系爭專利第3 項中之配合量數據是否有誤記之疑問，則縱不准予其更正，該發明所屬技術領域中具有通常知識者亦不會認為系爭專利有何不當之處，故系爭專利申請更正之情形自與其所舉專利審查基準之事例不同，不得逕為比附援引，執為系爭專利亦應准予更正之依據。

(四)另按行政機關作成行政處分有裁量權時，得為附款。行政程序法第93條第1 項前段定有明文。附款乃行政機關以條件、負擔、期限或保留廢止權等方式附加於行政處分之主要內容的意思表示，其作用在於補充或限制行政處分之效力。附停止條件之行政處分，於條件成就時，發生效力；附解除條件者，於條件成就時，失其效力。又按申請專利之發明，經核准審定後，申請人應於審定書送達後3 個月內，繳納證書費及第1 年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。專利法第51條第1 、2 項定有明文。依上開規定可知，專利核准審定書係行政程序法第93條第2項第2 款所規定之附停止條件之行政處分，須俟申請人於審定書送達後3 個月內，繳納證書費及第1 年年費後，始會予以公告，並因而取得專利權。換言之，申請人於收受專利核准審定書後，至少有3 個月之期間可仔細審閱發明專利之申請專利範圍與說明書內容之記載有無錯誤或疏漏，若申請人認為與其所申請之內容不相符，自得於行政處分生效前即於上開期限內繳納相關費用之前，向專利專責機關申請修正或撤銷原審定後重為審查。經查本件原告於97年8 月14日即收受被告（97）智專二（六）01156 字第09720421840 號核准審定書（見審定卷第133 頁），並於97年9 月25日繳納證書費及第1 年年費（見審定卷第134 頁），原告既繳納前開費用，成就停止條件，則應可認原告已同意該核准審定書之內容，並因此取得專利權。專利權一旦公告，即生公示效力，專利法第64條第1 項所規定誤記事項之訂正或不明瞭記載之釋明，均係為使已公告之申請專利範圍更明確，申請專利範圍之減縮，亦不會發生實質擴大或變更申請專利範圍之內容。故原告以其申請過程時說明書與申請專利範圍記載之不一致為由申請更正，既非申請專利範圍之減縮，亦非為使已公告之申請專利範圍更為明確，而係實質擴大並變更核准公告之申請專利範圍，其主張並不可採。

(五)原告另以行政程序法第1 、8 及9 條之規定，主張行政機關所為之行政程序應重視人民對行政之信賴，且被告應對有利及不利之情形一律注意，原告於申請過程中所生之誤記，被告與有過失，如依專利法第64條第2 項而否准更正申請，豈能保護人民正當合理之信賴云云。惟查本件原核准公告之申請專利範圍第3 項，為其說明書之記載所支持，已如前述，故被告並無違反對當事人有利不利情形應一律注意之規定。且專利權之授予，係以一對眾之關係，申請專利之發明一經公告即與公眾利益有關，而依專利法第64條第3 項之規定，經核准更正之說明書或圖式公告後，溯及申請日生效。故倘允許專利權人任意更正說明書或圖式，藉以擴大或變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾之權益，若被告逕予原告更正系爭專利，則信賴被告就系爭專利予以公告，而於經公告之系爭申請專利範圍外為發明或使用之他人權益反因此而受損害，且被告亦未以違背誠實信用之方法，促使或阻礙停止條件之成就，故原告此部分之主張均不足採。

五、綜上所述，原告於97年12月16日申請更正申請專利範圍第3項，已實質擴大申請專利範圍，不應准予更正。故被告以系爭專利之更正申請有違專利法第64條第1 項第2 款、第2 項規定，而為不准更正之審定，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告就第93114290號發明專利案所為更正應為准予更正之處分，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭