智慧財產法院行政判決

100年6月30日辯論終結

原告

張世桐

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

林谷明

參加人

賴日茂

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國99年12月23日經訴字第09906046290 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、程序事項：原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。

二、事實概要：原告前於民國96年7 月24日以「動物棚架用欄架之扣頭防鬆擋板構造」向被告原處分機關經濟部智慧財產局申請新型專利，經被告編為第96212141號進行形式審查准予專利後，發給新型第M326776 號專利證書。嗣參加人賴日茂以該專利違反專利法第94條第1 項第1 款、第4 項及第108 條準用第31條第1 項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，認系爭專利有違專利法第108 條準用第31條第1 項規定，於99年8 月24日以(99)智專三( 一) 03011 字第09920591650 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部99年12月23日經訴字第09906046290號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

三、原告之主張：原告未於準備程序及言詞辯論期日到場，其聲明及主張依起訴狀所載。

㈠原告在被告審定階段中即已對本案是否有違專利法第108 條準用31條第1 項提出說明，並亦在訴願程序中再次的強調指述，即以參加人所提之證據2 （即第89209128號），經查證確實僅為未取得專利權的申請案件，該案在90年8 月31日即審查確定。本案則是在所謂的前申請案（即證據2 ）已審查終結狀態下5 年半之後才提出申請（即96年7 月24日），當時僅有本案提出申請而已，既然沒有兩案以上提出申請，本案如何有違第31條規定？況且證據2 係不存在且為專利法修正前的「實審」制度下審查，與本案則為修正後規定的適用性有所不同，顯見參加人以證據2 主張準用第31條第1 項規定，實有欠妥當。而益證被告所認同參加人之主張亦欠妥當。

㈡被告於95年5 月編印「專利爭議案件審查訓練教材」（西元2006年版）第146 、147 頁「未准前案之引用」項說明：「--先申請之引證一業經被告於89年9 月2 日以該先申請案不具創作性而否准專利申請確定在案，且未經公告而公開。則依上開說明，本件已不得再以該未經公開之先申請引證一作為系爭案擬制喪失新穎性之引證資料。惟被告未審酌及此，仍以引證一作為系爭案擬制喪失新穎性之論據，認系爭案之申請違反核准審定時專利法第122 條準用第27條規定，依上說明，自有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。」，亦收錄被告出版之「94年專利行政訴訟裁判選輯」第37、38頁第十一案例94年3 月31日訴字4799號裁判文獲得印證；其中附件二所提「第二十七條」即為修法後的「第31條」，雖附件二為新式樣案例，惟專利法規的制定是一體適用，並無例外。

㈢聲明：撤銷訴願決定及原處分。

四、被告之主張：

㈠按現行專利審查基準（西元2006年版）第五編第一章「專利權之舉發及依職權審查」5.2.3.1.3 先申請原則（第5-1-26頁）明定「…為排除重複授與專利權，有兩個以上專利申請案之申請專利範圍中所載申請專利之發明相同時，僅得就最先申請者准予專利。若先申請案已經准予專利，後申請案不能重複核准；同理，若先申請案不符專利要件而未准予專利，後申請案亦不符專利要件，不得准予專利。因此，舉發人得以先申請之國內專利案為證據，主張後申請之系爭專利申請專利之發明與其相同，違反先申請原則，應撤銷其專利權。…」足見在同一發明有兩個以上申請案時，倘先申請案不具專利要件被核駁確定後，雖後申請案經專利專責機關准予專利，仍得以未經核准之前申請案作為舉發證據對後申請案提起舉發，此依專利法規定於新型專利亦準用之。

㈡原告雖提出臺北高等行政法院94年3 月31日92年度訴字第4799號判決及被告95年5 月編印之「專利爭議案件審查訓練教材」，主張未經核准之前申請案不得作為舉發證據，對後申請案提起舉發，故本件證據2 不足以作為主張系爭專利有違專利法第108 條準用第31條第1 項規定之證據；惟查，被告95年編印之「專利爭議案件審查訓練教材」，乃依據現行專利法之規定，針對被告審查人員所編纂之訓練教材，僅屬內部訓練之討論、參考資料，難認有拘束被告依專利法及專利審查基準規定所為專利舉發審定之效力；況且前揭訓練教材第146 頁依其內容，除就該一問題列出甲、乙二說外，並說明現行審查基準係認先申請者已取得先佔之地位，既然先申請案未獲准專利，則後申請案亦不應准予專利，故得以未經獲准之先申請案對後申請案提出舉發，主張後申請案有違專利法第108 條準用第31條第1 項之規定。另原告所舉臺北高等行政法院94年3 月31日92年度訴字第4799號判決所涉者為「擬制喪失新穎性」之問題，與本案所涉「先申請原則」不同，且為個案問題，尚難執為本件有違專利法之論據。

㈢證據2 係一種飼養柵欄之結構改良，該柵欄係由多數直立之立桿與一頂桿及一底桿所組成，該頂桿上並設有一同軸向之橫桿，該橫桿一端係穿設於一設於頂桿頂部之定位板，而另一端則設於另一組柵欄之定位板，於左側相鄰立桿之間有較大間隔，於該間隔中並設有一彎折桿，該彎折桿至少一端斜向左側立桿，該彎折桿之中段處設有一樞接部，該樞接部於左側樞設有一縱向活動桿；其特徵在於：該活動桿之頂端具有一Ｕ形座，該Ｕ形座於該頂桿之前後，其開口端之兩側夾片具有一定位孔，該Ｕ形座夾片相鄰之兩側設有一左活動板及一右活動板，該Ｕ形座之定位孔係由一螺釘穿過而固定左、右活動板之孔及一鉤板之孔作定位，另外，該頂桿頂面於每一柵欄設有一定位凸塊，使每柵欄之右活動板抵觸；證據2 所揭露之「柵欄﹙1 ﹚、Ｕ形座﹙24﹚、擋板（27）、橫桿﹙16﹚、固定板（14）、定位凸塊（17）、活動桿（22）」依序係相當於系爭專利之「棚架欄杆﹙1 ﹚、扣頭﹙3 ﹚、擋板﹙32﹚、轉桿﹙4 ﹚、擋片﹙41﹚、突柱﹙42﹚、活動欄架﹙2 ﹚」；證據2 所揭露之「鉤板﹙32﹚、左、右活動板﹙28、29﹚」係相當於系爭專利之「活動片﹙3A、3B、3C﹚」；證據2 「柵欄ｌ利用U 形座24相鄰之左活動板28與右活動板29搭配鉤板32及固定板14與定位凸塊17使用，係方便動物頭部伸出覓食之作用」相當於系爭專利之「棚架欄杆1 係利用扣頭3 之活動片3A、3B、3C搭配轉桿4 之擋片41與突柱42使用，以方便動物A 之頭部A1伸出覓食之作用」；證據2 說明書第8 頁第4 行之「其中該柵欄1 之擋板27，主要係防止牛隻用牛角或牛耳將活動板勉開而將頭部伸出，故能有效的阻擋牛隻翹開活動板…」亦揭露系爭專利「在扣頭外側設有一擋板，如此以為利用位在扣頭外側的擋板而恰好將在扣頭內的三個活動片及轉桿上的擋片、突柱給遮掩擋住，以達到防止動物由頭部來推開活動片之目的。」之技術特徵；是以，證據2 與系爭專利實質上為同一創作，而證據2 之申請日89年5 月26日早於系爭專利申請日96年7 月24日，故證據2 足資證明系爭專利違反專利法第108 條準用第31條第1 項之規定。

㈣聲明：駁回原告之訴。

五、參加人之主張：參加人未於言詞辯論期日到場，其聲明及主張依準備程序時所稱，均同被告所為抗辯。

六、本件之爭點：

㈠證據2 是否可以舉發系爭專利申請專利範圍違反專利法第108 條準用第31條之規定。

㈡證據2與系爭專利申請專利範圍是否相同。

七、本院得心證之理由：

㈠系爭專利「動物棚架用欄架之扣頭防鬆擋板構造」申請日為96年7 月24日，被告於96年11月26日形式審查核准專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准處分時所適用之92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專利法規定為斷。

㈡系爭專利技術內容及系爭專利申請專利範圍分析：

1.系爭專利係一種動物棚架用欄架之扣頭防鬆擋板構造，主要係在動物的棚架欄杆的特定位置上、係樞設有一可供動物頭部伸出時以為觸動擺移角度的活動欄架，並在活動欄架上方設有一扣頭，其扣頭係呈U 形狀，並在開口的上端則樞設有三個活動片，並使該活動片分成八字狀的設置形態，之後並在扣頭外側設有一擋板；另在U 形狀的扣頭開口中再穿設一長距離的轉桿，而轉桿在穿入扣頭的開口後、並在扣頭兩邊的位置上分別設有一擋片、突柱；是藉由位在活動欄架上的扣頭搭配轉桿的設計下，以為控制該棚架欄杆的每一特定位置則可僅供一隻動物的頭部伸出覓食作用之外，再利用扣頭兩邊外側的擋板而恰好將在扣頭內的三個活動片及轉桿上的擋片、突柱給遮掩擋住，以達到防止動物由頭部來推開活動片的目的者。

2.系爭專利請求項共計1項獨立項。一種動物棚架用管控餵食之欄架扣頭防鬆擋板構造，主要係在動物的棚架欄杆的特定位置上、係樞設有一可供動物頭部伸出時以為觸動擺移角度的活動欄架(2) ，並在活動欄架上方設有一扣頭(3) ，其扣頭係呈U 形狀，並在開口的上端則樞設有三個活動片(3A 、3B、3C) ，並使該活動片分成八字狀的設置形態；另在U 形狀的扣頭開口中再穿設一長距離的轉桿(4) ，而轉桿在穿入扣頭的開口後、並在扣頭兩邊的位置上分別設有一擋片(41)、突柱(42)；是藉由位在活動欄架上的扣頭搭配轉桿的設計下，以為控制該棚架欄杆的每一特定位置則可僅供一隻動物的頭部伸出覓食作用；其特徵在於：並在扣頭外側設有一擋板(32)，如此以為利用位在扣頭外側的擋板而恰好將在扣頭內的三個活動片及轉桿上的擋片、突柱給遮掩擋住，以達到防止動物由頭部來推開活動片之目的。（相關圖示詳如附件一所示）。

㈢證據2 係89年5 月26日申請未准之我國第89209128號「飼養柵欄之結構改良」專利申請案及核駁審定書。證據2 係一種飼養柵欄之結構改良，該柵欄係由多數直立之立桿(11)與一頂桿(12)及一底桿(13)所組成，該頂桿上並設有一同軸向之橫桿(16)，該橫桿一端係穿設於一設於頂桿頂部之定位板(應為之固定板14之誤繕) ，而另一端則設於另一組柵欄之定位板( 應為之固定板14之誤繕) ，於左側相鄰立桿之間有較大間隔，於該間隔中並設有一彎折桿(18)，該彎折桿至少一端斜向左側立桿，該彎折桿之中段處設有一樞接部(21)，該樞接部於左側樞設有一縱向活動桿(22)；其特徵在於：該活動桿之頂端具有一Ｕ形座(2) ，該Ｕ形座於該頂桿之前後，其開口端之兩側夾片具有一定位孔(26)，該Ｕ形座夾片相鄰之兩側設有一左活動板(28)及一右活動板(29)，該Ｕ形座之定位孔係由一螺釘(31)穿過而固定左、右活動板之孔及一鉤板(32)之孔作定位，另外，該頂桿頂面於每一柵欄設有一定位凸塊(17)，使每柵欄之右活動板抵觸( 以上為證據2 申請專利範圍第1 項之內容) 。其中該Ｕ形座之夾片兩側各延伸一擋板(27)( 以上為證據2 申請專利範圍第3 項之內容) 。（相關圖示詳如附件二所示）。

㈣經查，系爭專利申請專利範圍為一種動物棚架用管控餵食之欄架扣頭防鬆擋板結構，系爭專利在動物的棚架欄杆1 的特定位置上，係樞設有一可供動物頭部伸出時以為觸動擺移角度的活動欄架2 ，相當於證據2 申請專利範圍第3 項之活動桿22；而系爭專利在活動欄架上方設有一扣頭3 ，其扣頭係呈U 形狀，相當於證據2 申請專利範圍第3 項之U 形座；又系爭專利在開口的上端則樞設有三個活動片（3A、3B、3C），並使該三個活動片分成呈八字狀的設置形態，相當於證據2 申請專利範圍第3 項之左活動板28、一右活動板29及鉤板32；另系爭專利在U 形狀的扣頭開口中再穿設一長距離的轉桿4 ；而轉桿在穿入扣頭的開口後，並在扣頭兩邊的位置上分別設有一擋片41、突柱42，相當於證據2 申請專利範圍第3 項之橫桿16一端係穿設於一設於頂桿12頂部之固定板14、定位凸塊17；又系爭專利藉由位在活動欄架上的扣頭搭配轉桿的設計下，遂可控制該棚架欄杆的每一特定位置則可僅供一隻動物的頭部伸出覓食，而其特徵在於扣頭外側設有一擋板32，如此以為利用位在扣頭外側的擋板而恰好將在扣頭內的三個活動片及轉桿上的擋片、突柱給遮掩擋住，以達到防止動物由頭部來推開活動片之目的功效者，相當於證據2 利用活動桿上之U 形座開口端穿設一左活動板、一右活動板及一鉤板，配合可旋轉之橫桿及其上之固定板、定位凸塊，並可利用該柵欄之擋板達到防止牛隻用牛角或牛耳翹開活動板而將頭部伸出之功效（參見證據2 專利說明書第8 頁說明）。是就系爭專利之申請專利範圍第1 項及證據2 之申請專利範圍第3 項判斷，雖其文字的記載形式略有差異，惟實質上技術內容相同而為同一創作。

㈤證據2 是否可證系爭專利申請專利範圍違反專利法第108 條準用第31條第1 項規定？

1.按依專利法第31條第1 項：「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限」。另專利法第67條第1 項：「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一、違反第12條第1 項、第21條至第24條、第26條、第31條或第49條第4 項規定者。…」。專利法第107條第1項第1款、第108條於新型專利準用之。

2.依前述專利法規定，得提起舉發之事由固然並未包含舉發人得否以未經核准之證據作為舉發證據，主張後申請之系爭專利有違專利法第108 條準用第31條第1 項之反面規定。然按依前述專利法規定，所謂「先申請原則」，係指同一發明（創作）有兩個以上申請案，僅能就最先申請者准予發明（新型）專利。專利法第31條所謂「同一發明」，其規定之目的是為避免重複授予專利權，而授予專利權之效力，原則上是依申請專利範判斷之，只要前後申請案之申請專利範圍不同，就不會有專利權重複之問題，本條所判斷者，是指二件專利案之申請專利範圍是否相同而言，此於新型專利亦準用之。是以先申請原則主要目的係為排除重複授與專利權，有兩個以上專利申請案之申請專利範圍中所載申請專利之發明相同時，僅得就最先申請者准予專利。若先申請案已經准予專利，後申請案不能重複核准；同理，基於專利行政公平性及審查基準一致性，若先申請案不符專利要件而未准予專利，仍應依先申請原則，認後申請案亦不符專利要件，不得准予專利。此一考量係基於原處分機關之行政行為不得為差別待遇，以維持人民對行政行為一貫性之信賴下，給予未曾公開且不予專利之先申請案之申請人以自身未准前案對後申請案提起舉發之權利。因此，舉發人得以先申請之國內專利案為證據，主張後申請之系爭專利申請專利之發明與其相同，違反先申請原則，應撤銷其專利權。換言之，在同一發明有兩個以上申請案時，倘先申請案不具專利要件被核駁確定後，雖後申請案經專利專責機關准予專利，仍得以未經核准之前申請案作為舉發證據對後申請案提起舉發，此於新型專利亦準用之。

3.原告雖提出臺北高等行政法院94年3 月31日92年度訴字第4799號判決及被告於95年5 月編印「專利爭議案件審查訓練教材」，主張未經核准之前申請案不得作為舉發證據，對後申請案提起舉發，故本件證據2 不足以作為主張系爭專利有違專利法第108 條準用第31條第1 項規定之證據云云。惟查，上訴人所舉臺北高等行政法院94年3 月31日92年度訴字第4799號判決所涉者為「擬制喪失新穎性」之問題，與本件所涉「先申請原則」不同，且為個案問題，尚難執為本件有利之論據；另被告於95年編印之「專利爭議案件審查訓練教材」，乃其依據現行專利法之規定，針對該局審查人員所編纂之訓練教材，僅屬內部訓練之討論、參考資料，難認有拘束專利主管機關依專利法及專利審查基準規定所為專利舉發審定之效力；況且前揭訓練教材第146 頁依其內容，除就該一問題列出甲、乙二說外，並說明現行審查基準係認先申請者已取得先佔之地位，既然先申請案未獲准專利，則後申請案亦不應准予專利，故得以未經獲准之先申請案對後申請案提出舉發，主張後申請案有違專利法第108 條準用第31條第1 項之規定（參見訴願卷第24頁）。況現行專利法第31條係延襲舊法第27條而來，依最高行政法院92年度判字第520 號及87年度判字第1412號之判決理由「專利法第27條之適用，其據以比對之引證案並不以申請在先之同一新型已獲准專利者為限，即申請在先之前案經審定不予專利，若與後案為同一創作，基於專利行政公平性及審查基準一致性，仍應依先申請原則，認後案不得申請取得專利。」，顯見本得以未經核准之前申請案作為舉發證據對後申請案提起舉發，此於新型專利亦準用之。是以，原告所稱未經核准之前申請案不得作為舉發證據等云云，並不足採。

4.準此，在同一創作有兩個以上申請案時，倘先申請案不具專利要件被核駁確定後，雖後申請案經專利專責機關准予專利後，舉發人仍得以未經核准之前申請案作為舉發證據對後申請案提起舉發，主張系爭專利有違專利法第108 條準用第31條第1 項之規定。

八、綜上而論，就系爭專利與證據2 兩者申請專利範圍判斷，兩案實質上為同一創作而為同一新型，證據2 自可證明系爭專利違反專利法第108 條準用第31條之規定，原告所訴核不足採。原處分以系爭專利有違專利法第108 條準用第31條第1項之規定，所為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤；原告徒執前詞，聲請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

九、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1 項前段、第218 條，民事訴訟法第385 條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭