智慧財產法院行政判決

民國102年9月5日辯論終結

原告

江易霖

訴訟代理人

江仁成律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

顏逸瑜

訴訟代理人

張榮興

參加人

力元生物科技有限公司

代表人

李俊儒（清算人）

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國101 年12月27日經訴字第10106113300 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、程序事項：

㈠原告原起訴請求第2 項聲明為「被告應作成第092125037N01號發明專利舉發案『舉發成立』之行政處分。」（本院卷第1 冊第8 、189 頁），嗣於民國102 年5 月28日當庭減縮更正第2 項聲明為「被告應就第I282817 號『核酸之轉染』發明專利申請專利範圍第1 至49項為舉發成立應予撤銷專利權之審定。」業經被告同意（本院卷第1 冊第189 頁），依行政訴訟法第111 條第1 項規定，應予准許，合先敘明。

㈡參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯。

二、事實概要︰參加人前於92年9 月10日以「核酸之轉染」向被告申請發明專利，並以西元2002年9 月10日向美國申請之第10/241312號專利申請案主張優先權，復於民國96年3 月12日提出申請專利範圍修正本，經被告編為第92125037號審查准予專利後，發給發明第I282817 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以系爭專利違反審定時專利法第22條第1 項前段規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，復於99年8 月13日所提舉發補充理由及100 年9 月28日面詢時主張系爭專利不具新穎性及進步性等理由，經被告審查，於101 年7 月13日以（101 ）智專三（四）01039 字第10120701820 號專利舉發審定書為舉發不成立之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部同年12月27日經訴字第10106113300 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

三、原告聲明求為判決：㈠訴願決定、原處分均撤銷。㈡被告應就第I282817 號「核酸之轉染」發明專利申請專利範圍第1至49項為舉發成立應予撤銷專利權之審定。並主張：

㈠原證2 （原證22至24為補強證據）可證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具產業上利用性：

⒈系爭專利申請專利範圍第1 、39項關於「陽離子脂質」部分所舉實例1 、2 、6 （見系爭專利專利說明書第16、17、19頁），經財團法人工業技術研究院（下稱工研院）依系爭專利說明書內所載實例1 、實例2 技術方法，實際進行實驗檢測，並無系爭專利所宣稱「超過40~80% 的Hela或293T細胞被成功的轉染而表現GF P螢光蛋白。」顯然無法再現，係屬造假。

⒉舉發證據3 第2 頁倒數第3 行所提DOTAP 脂肪塗佈方法，系爭專利並無使用氯化鎂溶液之步驟，況原告於實驗室實施舉發證據3 之方法，效果不如預期。

⒊系爭專利說明書僅於實例7 關於「陽離子聚合物（下稱PEI ）」部分提出圖1-1 及1-2 圖片、數據（見說明書第19至20頁），圖2 依其圖式簡單說明欄所示「圖2 表示PEI劑量與細胞轉殖效率之關係......」（見說明書第21頁），亦僅與PEI 有關。至於「陽離子脂質（DOTAP ）」部分，完全未提出任何實際實驗數據。

⒋被告對於參加人98年5 月8 日專利舉發答辯附件1 之附圖一至四、99年1 月21日專利舉發補充答辯附件4 之圖一、圖二，全未慮及有張冠李戴、偽變造之造假可能。復依被告100 年9 月28日之面詢記錄表最後結論（原證20），可見被告亦認有委請具公信力單位作再現實驗之必要。

⒌依原證25-1第72、668 頁、原證27第70頁，微脂體標準製作流程共有7 步驟，系爭專利僅省略第4 、5 步驟，實質上仍是於微脂體狀態下進行基因轉殖，仍屬微脂體方法，正可說明系爭專利因為細胞吞噬厚重的「微脂體」，使過量的DOTAP 脂肪進入細胞而大量毒死。系爭專利之基因轉殖效率極低（1%~4% ），毒性極高（大於90% ），不可能有營業價值，不具產業利用性。

⒍被告堅拒不命參加人為必要之實驗並由派員會同原告到場實施勘驗，實屬行政怠惰失職。

⒎綜上，系爭專利申請專利範圍第1 、39項關於「陽離子脂質（DOTPA ）」部分不具產業利用性，則第1 項之附屬項第2 至14項，及第39項之附屬項第40、41、43至47、48、49項亦不具產業利用性。

㈡系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具新穎性：

⒈系爭專利實是抄襲原證3 （即舉發證據37）之構想，訴外人000000於92年暑假，承認「DOTAP 甲醇揮發乾燥塗佈法」是不能再現的實驗。另參舉發證據32至35，000000與000000抄襲引用國外團隊的「DOTA P/DOPE 1:1 微脂體混合法」，參加人拿不出與系爭專利有關的實驗記錄簿及大量實驗數據證明可以再現實驗，故意拿無關的國際期刊誤導被告。

⒉系爭專利與原證3 之技術內容，均為在一支持物上（如玻片）以打點方式，塗佈陽離子脂肪為基質，再使細胞與DNA 混合液與支持物上陽離子脂質接觸，以期達到轉殖之效果，實質技術內容相同。

⒊依舉發證據32至34、38之1 ，益證系爭專利是抄襲48年以來的脂肪有機溶劑揮發乾燥塗佈法。又系爭專利所示之技術內容，分別抄襲自多種先前技術（參本院卷第1 冊第246 頁附件5 ，及原證28、29），且依被告核駁理由先行通知書之引證1 、2 ，可知系爭專利不具新穎性。

⒋由原證10可知Lipofectamine 2000此種傳統微脂體liposome所進行的基因轉殖方法效果很強，相較之下，系爭專利並無新穎性。

⒌原證26第70頁圖式係屬1993年以前已存在之技術，系爭專利此部分抄襲該先前技術，並無新穎性。

㈢系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具進步性：

⒈系爭專利申請專利範圍第1 、39項「陽離子脂質」部分，所舉實例為實例1 、2 、6 （見說明書第16、17、19頁），於發明專利說明書第16頁所載內容為：「沒有其他闡述下，一般相信熟習此項技術者，可以根據本文所揭示者，能完全利用這項新發明。......」，可見系爭專利為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成。

⒉由原證10可知Lipofectamine 2000此種傳統微脂體liposome所進行的基因轉殖方法效果很強，相較之下，系爭專利並無新穎性或進步性。又系爭專利經工研院實際實施結果，在293T細胞轉殖效率僅約1~4 ﹪，在Hela細胞轉殖效率只有0.1~1 ﹪，遠低於傳統Lipofectamine 基因轉殖方法之30﹪，同時DOTAP 會造成細胞死亡而呈現黑色皺縮，遠遜於傳統Lipofectamine 基因轉殖方法，亦遠遜於原證18Biochemical Pharmacology所示方法，何來進步性可言？

⒊原證26顯示000000使用裸露DNA （Naked DNA ）進行基因轉殖，具有3.57% 的基因轉殖效果。惟工研院原證2 實驗報告證明系爭專利之基因轉殖效果只有1~4%，其轉殖效果百分比與「裸露DNA 基因轉殖法」相似（皆小於4%），但系爭專利之細胞毒性極高，故與「裸露DNA 基因轉殖法」相比，系爭專利不具進步性。

㈣原證4 、5 、6 、8 、9 、13至18、21可證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不符專利要件：

⒈依原證4 、5 、13，000000、000000、000000曾於西元2002年9 月12日向日本專利局提出專利之申請，但遭駁回，足證系爭專利顯不具備專利要件。又依原證15載明，日本專利局係以原證16、17及18所載先前技術為據，拒絕系爭專利案於日本之申請，足證系爭專利之技術內容在申請前已見於日本專利局公報及國外生化刊物，業經公開揭露，自不具備專利新穎性之要件。

⒉依原證6 ，000000於2002年9 月10日向美國專利商標局（USPTO ）申請專利，卻未答覆審查意見而放棄。又依原證8 歐洲專利局（EPO ）網頁所載，系爭專利申請至今已長達11年，於歐洲專利資料庫並無法律狀態可供查詢，即無核准其專利甚明。

㈤依被告核駁理由先行通知書，系爭專利發明說明並未充分揭露，無法使發明所屬技術領域中具有通知識者能瞭解其內容並據以實施，且所請包含過多推測內容，效果難以確定，無法為發明說明及圖式所支持，不符專利法第26條第2 、3 項規定，應予撤銷。又依原證2 之實驗檢測結果，系爭專利所示發明專利之技術方法，經客觀專業單位實際實施，確實未有其宣稱超過40~80 ﹪的Hela或293T細胞被成功的轉染而表現GFP 螢光蛋白之效果，顯然無法再現，除不具產業利用性外，亦因所請包含過多申請人推測的內容，其效果難以確定，所請無法為發明說明及圖式所支持，未符專利法第26條第2 、3 項規定。

四、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

㈠原證2 （原證22至24為補強證據）無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具產業上利用性：

⒈由原證2 之檢測報告顯示不論對於293T細胞或Hela細胞在DOTAP 塗佈之孔盤中，佐證該塗佈之孔盤確實能夠抓住核酸及真核細胞來達到核酸轉染之目的，系爭專利確已具產業利用性。

⒉不論由系爭專利之實驗結果或原證2 之檢測報告皆證實使用該基質及方法確能同時抓住核酸及真核細胞來達到核酸轉染之效果，並非為無法轉染或為不可行之方法，故所請確已具產業利用性。至於轉殖效率，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，咸知基因轉染技術在所使用不同批次細胞、實驗及不同熟練度之技術下，皆會造成結果之差異，故由原證2 之檢測報告與系爭專利所得結果之不同，不足以證明系爭專利不具產業利用性。

⒊系爭專利權人於98年5 月8 日專利舉發答辯附件1 之附圖一至四將實驗結果之細胞螢光基因表現圖片具體呈現，於99年1 月21日專利舉發補充答辯附件4 之圖一、圖二亦提供系爭專利另一發明人000000於90、91年利用脂質DOTAP作基質塗佈所得結果之螢光照片，非如原告所稱完全未提出任何實際實驗數據圖式、照片可資佐證。又本件無需至系爭專利發明人000000實驗室勘驗實驗記錄之必要性。

㈡系爭專利申請專利範圍第1 至49項具新穎性：

⒈系爭專利不需如原證3 揭示兩階段程序繁複之轉染步驟，其發明實質內容與該文獻之技術內容並不相同，故原證3無法證實系爭專利不具新穎性。

⒉舉發證據35為西元2005年發表之文獻，晚於系爭專利所主張之優先權日，非為系爭專利之適格證據。舉發證據32並未特定指出以DOTAP 混合有機溶劑塗佈於基質以促進核酸轉染之技術特徵；舉發證據33至35並未特定指出DOTAP 混合有機溶劑塗佈於基質並進一步抓住並促進核酸及真核細胞附著於基質，以促進核酸轉染之技術特徵；舉發證據36並未特定指出PEI 混合有機溶劑塗佈於基質並進一步抓住並促進核酸及真核細胞附著於基質，以促進核酸轉染之技術特徵，故舉發證據32至34、36不足以證明系爭專利不具新穎性。

⒊引證1 、2 與系爭專利呈現的形狀完全不同，無法證明系爭專利不具新穎性，當初系爭專利的提出審酌要點，已被審查委員接受，所以本案仍具新穎性。

㈢系爭專利申請專利範圍第1 至49項具進步性：

⒈系爭專利同時接受核酸與真核細胞的支持物表面上均勻塗佈非共價鍵結的陽離子分子之基質來進行核酸轉染，不須要兩階段程序繁複之轉染步驟，其發明實質內容與原證10該Lipofectamine 基因轉殖方法之技術內容並不相同，且lipofectamine 2000具毒性，使用有其限制，故該報告結果不足以證明系爭專利不具進步性。

⒉對於系爭專利與原證11「維基百科全書」網頁說明Sabatini教授2001年發展出逆向基因轉殖方法reverse transfection之比較，已如前說明，故該Sabatini教授之逆向基因轉殖方法並無法證實系爭專利不具新穎性或進步性。

㈣原告稱系爭專利於日本、美國、歐洲之國外申請，均未獲准，證明系爭專不具專利要件。惟各國專利審查、見解獨立，專利範圍又不盡相同，該些附件並不能據此證實系爭專利造假，且無法證實系爭專利不具產業利用性、新穎性或進步性等要件。

㈤關於系爭專利發明說明是否充分揭露，使發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並據以實施部分，原告從未提過專利法第26條第2 、3 項與引證的問題，且原告所提審查階段有關核駁先行通知書部分，系爭專利申請人曾於96年3 月12日提出附件佐證功效照片，經審查委員審酌而核准專利。

五、得心證之理由：

㈠本件爭點：

⒈查系爭專利係於92年9 月10日申請，並以西元2002年9 月10日為優先權日，經被告於96年3 月29日審定准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之92年2 月6 日修正公布之專利法為斷。

⒉原告前提起本件舉發，係以舉發證據2 至31、38、39主張系爭專利申請專利範圍第1 至14、39至41、43至49項不具產業利用性；以舉發證據32至38、40主張系爭專利申請專利範圍第1 至51項不具新穎性；以舉發證據38主張系爭專利申請專利範圍第1 至51項不具進步性（舉發卷第43至48、95至102 、169 至175 、214 至217 、244 至245 頁）。其後原告以系爭專利不具產業利用性、新穎性及進步性為由提起訴願（訴願卷第1 至8 頁）。

⒊原告嗣提起本件行政訴訟，經兩造於準備程序協議簡化爭點如下（參加人雖未到場，本院業已送達準備程序筆錄影本。本院卷第1 冊第190 頁，本院卷第2 冊第13頁）：

⑴原證2 （原證22至24為補強證據）可否證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具產業上利用性？

⑵系爭專利申請專利範圍第1 至49項是否不具新穎性？

①舉發證據32至36。

②原證3 。

③原證10。

④原證11。

⑶系爭專利申請專利範圍第1 至49項是否不具進步性？

①原證2 。

②原證10。

③原證11。

⑷原證4 至6 、8 、9 、13至18、21可否證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不符專利要件？其中除舉發證據32至36、原證3 （即舉發證據37）為原舉發證據外，其餘引證（即原證2 、4 至6 、8 至11、13至18、21）為就同一撤銷系爭專利理由（即產業上利用性、新穎性或進步性）之新獨立證據，依智慧財產案件審理法第33條第1 項規定，本院應予審酌。

⒋其後原告於本院準備程序終結後，於102 年6 月7 日提出原證22-1作為原證22之補強證據，原證24-1作為原證24之補強證據，原證25-1至27作為原證11之補強證據（本院卷第1 冊第220 至222 頁）；於同年6 月24日依智慧財產案件審理法第33條第1 項規定，提出原證28、29、引證1 （原證30）、引證2 ，主張系爭專利不具新穎性（本院卷第1 冊第242 、244 頁至反面），並主張系爭專利發明說明並未充分揭露，無法據以實施，且所請無法為發明說明及圖式所支持，而不符（92年2 月6 日修正公布之）專利法第26條第2 、3 項規定（本院卷第1 冊第242 至243 頁）。其中原證22-1係依附於原證22（補強證據），原證24-1係依附於原證24（補強證據），原證25-1至27係依附於原證11（獨立證據），以分別增強原證22、24、11證明力之補強證據，因與原證22、24、11屬於同一關連範圍內，並非獨立證據或主要證據，本院即得加以審酌。至原證28、29、引證1 （原證30）、引證2 ，均係就同一撤銷系爭專利理由（即新穎性）之新獨立證據，依智慧財產案件審理法第33條第1 項規定，本院應予審酌。惟關於系爭專利是否不符（92年2 月6 日修正公布之）專利法第26條第2、3項規定之新主張，乃另一撤銷系爭專利之理由，自無智慧財產案件審理法第33條第1 項規定之適用，原告不得提出此一新撤銷理由。

⒌因此，本件爭點如下：

⑴原證2 （原證22至24、22-1、24-1為補強證據）可否證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具產業上利用性？

⑵系爭專利申請專利範圍第1 至49項是否不具新穎性？

①舉發證據32至36。

②原證3 。

③原證10。

④原證11（原證25-1至27為補強證據）。

⑤原證28。

⑥原證29。

⑦引證1 （原證30）。

⑧引證2。

⑶系爭專利申請專利範圍第1 至49項是否不具進步性？

①原證2 。

②原證10。

③原證11（原證25-1至27為補強證據）。

⑷原證4 至6 、8 、9 、13至18、21可否證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不符專利要件？

㈡按利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之發明，無申請前已見於刊物或已公開使用之情事者，得依92年2 月6 日修正公布之專利法第21條、第22條第1 項第1 款規定申請取得發明專利。又發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得依同法申請取得發明專利，同法第22條第4 項定有明文。而發明有違反第21條、第22條第1 項第1 款、第4 項規定之情事者，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發（同法第67條第1 項第1 款、第2 項規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第21條、第22條第1 項第1 款、第4 項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人（即原告）附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

㈢系爭專利之技術內容：

⒈系爭專利所屬之技術領域：依系爭專利之發明專利說明書【發明所屬之技術領域】記載，系爭專利係關於一種用來接受核酸及真核細胞之基質。該基質包括支持物及陽離子塗層塗佈其上，其中陽離子塗層包括陽離子脂質、配體結合的陽離子聚合物、陽離子聚合物及生物相容性之生物聚合物之混合物、陽離子聚合物及配體結合的陽離子聚合物之混合物、或配體結合的陽離子聚合物及生物相容性之生物聚合物的混合物（本院卷第1 冊第35頁反面）。

⒉系爭專利之創作目的：

⑴系爭專利係針對習知之基因轉殖技術為改良對象，有效且容易操作的核酸轉殖技術係有助於生物醫學研究與臨床之應用（例如基因治療、組織工程、體外免疫法等），習知的基因轉殖技術包含利用陽離子脂質與利用陽離子聚合物的方法。這二種技術各有所長，但是皆須事先計算脂質或聚合物的氮原子團與核酸所帶磷酸根兩者的比例，再將核酸與脂質（或聚合物）混合後，才能將其加到培養的細胞中。因此，一種更為便利且有效的基因轉殖方法是有其迫切必要性（本院卷第1 冊第35頁反面至36頁之系爭專利說明書【先前技術】）。

⑵系爭專利之特徵係在於設計一種可以同時接受核酸與真核細胞的基質，並利用該基質促進核酸轉殖進入細胞中。該基質包含一個支持物，與其表面上均勻塗佈且為非共價鍵結的陽離子分子。帶正電的表面會吸引帶負電的核酸，所以支持物表面上所吸附在細胞周圍的核酸濃度會增加，從而提高基因轉殖進入細胞的效率（本院卷第1 冊第35頁反面之系爭專利說明書第6 頁第18至23行）。

⑶系爭專利提出之技術手段係為一種基質，其包括一支持物及塗佈在其上之陽離子分子，該陽離子分子可能為陽離子脂質（可以包含配體或不包含配體）、陽離子聚合物或連結配體的陽離子聚合物。該基質本身可以簡易的方法所製備，其包括將陽離子分子溶解於適當的溶液中，將此溶液塗佈在支持物表面並使之乾燥。該基質可以有效擷取核酸，例如寡核苷酸（見實例1 ），並藉此將一段反譯序列轉染至細胞中，進而抑制其相對蛋白質表現；該基質也可以有效擷取一個表現載體（見實例2-8），將之轉染至細胞中，進而使細胞表現一個外來的蛋白質（本院卷第1 冊第37頁之系爭專利說明書第9 頁第11至20行【實施方式】) 。

⒊參加人於96年3 月12日修正申請專利範圍，故本件應依修正後之申請專利範圍為審查。系爭專利申請專利範圍共51項，其中第1 、39項為獨立項，餘為附屬項（本院卷第1冊第45至47頁）。

⑴申請專利範圍第1 項：「一種接受核酸及真核細胞的基質，其包含：支持物及陽離子脂質、配體結合的陽離子聚合物、陽離子聚合物及生物相容性的生物聚合物之混合物、陽離子聚合物及配體結合的陽離子聚合物之混合物、或配體結合的陽離子聚合物及生物相容性之生物聚合物之混合物，其中，陽離子脂質或陽離子聚合物係抓住並促進核酸及真核細胞附著至基質，其中該陽離子脂質及陽離子聚合物為基因轉殖使用，且該陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別介於7.8125 nmole/c㎡至250 nmole/c㎡ 之間及介於0.1ng/c㎡至10 mg/c㎡ 之間。」

⑵申請專利範圍第39項：「一種於活體外引導核酸進入真核細胞的方法，其包括：提供一含有陽離子分子的基質，其係選自陽離子脂質、陽離子聚合物或配體結合的陽離子聚合物，及將陽離子分子與核酸和真核細胞接觸，其中該核酸和真核細胞兩者均附著至基質的陽離子分子上，其中該陽離子脂質及陽離子聚合物為基因轉殖使用，且該陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別介於7.8125 nmole/c㎡至250 nmole/c㎡ 之間及介於0.1 ng/c㎡至10 mg/c㎡ 之間。」

㈣原告所提之引證案：

⒈原證2 （原證22至24、22-1、24-1為補強證據）：

⑴原證2 為工研院於101 年10月5 日出具之「DOTAP 陽離子脂肪介面塗佈細胞基因轉殖方法之轉殖效果評估」評估」報告（本院卷第1 冊第48至59頁），該評估所用之實驗方法係根據原告所提供之附件1 （即系爭專利說明書實例1 及實例2 ）之內容進行，包含「96孔盤之DOTAP 塗佈」，及「核酸轉殖」（本院卷第1 冊第51至52頁之原證2 第2 至3 頁【二、方法】。其實驗設計包含(a)DOTAP，(b)No-DOTAP coating control ，(c)Cell-onlycontrol ，及(d)Lipofectamine control等試驗條件（本院卷第1 冊第52頁之原證2 第2 至3 頁【⒊實驗設計】）。

⑵原證22係一列表，比較各種脂肪的化學結構（本院卷第1 冊第183 頁），惟未註明其出處，經本院命原告補正其書本的封面（首頁）及出版日期頁（本院卷第1 冊第190 頁）。原告嗣具狀更正（本院卷第1 冊第220 頁），並提出原證22-1，即「Liposomes as Tools in Basic Research and Industry 」一書封面、第50頁表8 、及版權頁影本，其係於1994年出版，表8 則列出各種陽離子脂質的名稱及化學式（本院卷第1 冊第223 至225頁）。其公開日（1994年）早於系爭專利之優先權日（2002年9 月10日），得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⑶原證23（本院卷第1 冊第184 至185 頁）係原告自稱為工研院檢測報告照片2 張云云，惟似非正式報告，無法得知其真正，且未列在原證2 之檢測報告中，經本院命原告補正（本院卷第1 冊第190 頁）。原告嗣具狀陳稱此係出自工研院檢測報告附件2 光碟中檔案，此有原證2 第9 頁載明「四、附件......b.附件_2：Celigocytometer 掃瞄影像光碟兩張（293T＆Hela cell results）......」可佐等語（本院卷第1 冊第220 頁）。

⑷原證24係原告所稱之微脂體結構圖及正、逆向轉殖方法圖影本（本院卷第1 冊第186 頁），惟並未註明出處，亦未標記頁碼，且其說明不完整，經本院命原告補正若為書籍，應提出封面（首頁）及出版日期頁（本院卷第1 冊第190 頁）。嗣原告具狀說明原證24之內容來自於Hindawi Publishing Corporation、Promega 生化公司之網頁（本院卷第1 冊第220 頁至反面），並將000000博士班畢業口試power point 投影片首頁、第8 頁Lipid （脂質）化學結構圖、第11頁Lipofectin等陽離子脂質成分表，彙整為原證24-1（本院卷第1 冊第226 至228 頁），惟原證24、24-1均未標示任何日期，難認其是否早於系爭專利之優先權日（2002年9 月10日），不得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⒉舉發證據32為000000 000000 等人於1980年在The Journal of Biological Chemistry 255 (21): 00000-00000 發表之論文「Introduction of Liposome-encapsulated SV40 DNA into Cells 」影本（舉發卷第213 頁），揭露以微脂體包裹SV40 DNA轉殖入細胞內之內容。其公開日（1980年）早於系爭專利之優先權日（2002年9 月10日），得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⒊舉發證據33為00000 00000000 and 0000 0.000000 於1990 年 在Biochimicaet Biophysica Acta,1023:124-132發表之論文「Interactions of mammalian cells withlip id dispersions containing novel metabolizablecati onic amphiphiles 」影本（舉發卷第212 至208 頁），揭露含有一些新穎的陽離子兩性分子（cationicamphiphil es）之脂質分散劑（lipid dispersion）與哺乳動物細胞的交互作用，其中揭露該等陽離子兩性分子包括DOTAP 的合成方法。其公開日（1990年）早於系爭專利之優先權日（2002年9 月10日），得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⒋舉發證據34為00000000 0.000000 、000000000 000000000 於1997年在Biochimicaet Biophysica Acta, 1329:211發表之論文「Electrostatic parameters of cationicliposomes commonly used for gene delivery as determined by 4-heptadecyl-7-hydroxycoumarin 」影本（舉發卷第207 頁），揭露已知可利用陽離子脂質將基因遞送至細胞，該研究係關於陽離子脂質用於基因遞送的靜電參數，其中揭露DOTAP/DOPE（莫耳比1/1 ）陽離子脂質。其公開日（1997年）早於系爭專利之優先權日（2002年9 月10日），得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⒌舉發證據35為00000000 0000000等人於2005年在Bioconjugate Chemistry, 16 (6): 0000-0000 發表之回顧論文「Lipid Phase Control of DNA Delivery 」影本（舉發卷第206 頁），惟其公開日（2005年）晚於系爭專利之優先權日（2002年9 月10日），不得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⒍舉發證據36為000000 0000000等人於1995年8 月，在Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 92, pp.0000-0000 發表之論文「A versatile vector for gene and oligonucleotide transfer into cells in culture and in vivo：Polyethylenimine」影本（舉發卷第205 至203 頁），揭露使用陽離子聚合物聚乙烯亞胺（Polyethylenimine）PEI 做基因轉殖研究。其公開日（1995年）早於系爭專利之優先權日（2002年9 月10日），得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⒎原證3（即舉發證據37）：

⑴原證3 係由000000 00000000 、00000 0. 00000000 合著之文章「Microarrays of cells expressing defined cDNAs 」，刊載於於2001年5 月3 日發行之Nature期刊Vol.411 ，第107 至110 頁（本院卷第1 冊第60至61頁），其公開日早於系爭專利之優先權日（2002年9 月10日），得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⑵原證3 揭示一種表現已界定之cDNA的細胞微陣列（Micro arrays of cells expressing defined cDNA ），係將DNA/Gelatin/Lipid 混合細胞做成細胞晶片微陣列。其內容係將質體DNA 置於明膠(gelatin) 水溶液中，印染於玻片上。乾燥後，將DNA 點(spots) 曝露於脂質轉染溶劑中，嗣將該玻片置於培養皿，並以含有已貼附哺乳動物細胞之培養基覆蓋，生長於DNA 及明膠點（spot）的細胞可表現該DNA ，並於產生由經轉染細胞的集群所組成為特徵的微陣列（其稱之為「經轉染的細胞微陣列」）之過程中分化2 至3 次（本院卷第1 冊第60頁之原證3 第107 頁右欄第7 至15行）。

⒏原證10（本院卷第1 冊第77頁）為Life technologies 公司所銷售轉染試劑（Lipo fectamine TM 2000 Transfection Reagent ）之產品介紹，其中第2 頁「Lipofectamine recognition 」說明Lipofectamine TM 2000 於1999年已上市。該試劑係用來進行DNA 或siRNA 的轉染，可以遞送DNA 或siRNA 以進行蛋白質的表現、基因靜默（genesilencing ）及功能的分析。其公開日（2000年）早於系爭專利之優先權日（2002年9 月10日），得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⒐原證11（原證25-1至27為補強證據）：

⑴原證11為維基百科關於「Reverse transfection」之網頁，其說明逆向基因轉殖方法（reverse transfection）係Sabatini教授等人於2001年所發展由微陣列所驅動（driven）的基因表現系統（本院卷第1 冊第78至79頁）。其所載相關先前技術之公開日（2001年）早於系爭專利之優先權日（2002年9 月10日），得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⑵原證25-1為「新編生物技術」封面頁、第72頁、及版權頁影本（本院卷第1 冊第229 至231 頁），第72頁說明脂微粒係於1965年發現之技術，於1990年在生物技術上之應用，惟該書係於2007年7 月10日初版，難認其所載相關先前技術之公開日（2001年）是否早於系爭專利之優先權日（2002年9 月10日），不得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⑶原證25-2為「新編生物技術」第668 頁影本（本院卷第1 冊第232 頁），惟無發行日期，難認其是否早於系爭專利之優先權日（2002年9 月10日），不得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⑷原證26為000000於民國92年5 月之博士班畢業論文紙本首頁及第74頁之數據圖7 （本院卷第1 冊第233 至234頁），其公開日（92年）晚於系爭專利之優先權日（西元2002年9 月10日），不得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⑸原證27為倫敦大學教授0000000 00000000000 博士所著「Liposome Technology 」之封面頁、第71頁及版權頁（1993年第2 版）影本（本院卷第1 冊第235 頁），其公開日（1993年）早於系爭專利之優先權日（2002年9月10日），得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⒑原證28為Trends in Biotechnology Vol.20 No.5 May 2002，係於2002年5 月回顧型國際期刊第185 至188 頁影本，暨第187 頁中譯文（本院卷第1 冊第247 至249 頁），其所載相關先前技術之網路公開日（同年3 月12日）早於系爭專利之優先權日（同年9 月10日），得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⒒原證29為Kam L. et al., J Biomed Master Res. 55: 000-000 (0000)第487 至495 頁影本，暨第488 頁圖1 中譯文（本院卷第1 冊第250 至255 頁），其公開日（2001年）早於系爭專利之優先權日（2002年9 月10日），得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⒓引證1 （原證30）為2002年1 月31日公告之美國專利公開案第US20020013283 號說明書第3 、4 頁影本，暨第4 頁左欄第[0031]段中譯文（本院卷第1 冊第256 至257 頁，完整說明書見申請卷第98至94頁），其公開日（2002年1月31日）早於系爭專利之優先權日（同年9 月10日），得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⒔引證2 為1998年2 月26日公開之專利合作條約PCT 案第WO9807408 號（申請卷第93至90頁），其公開日（1998年2月26日）早於系爭專利之優先權日（2002年9 月10日），得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術。

⒕原證4 為2004年6 月10日公開之日本專利申請第0000-000,156號專利申請案於Searching PAJ 日本專利查詢英文網站所示之書目資料（本院卷第1 冊第62頁）。原證5 為於Searching PAJ 日本專利查詢英文網站所示之原證4 專利的法律狀態（本院卷第1 冊第63頁）。原證13為日本專利申請書（本院卷第1 冊第142 至148 頁）。原證14、15為IPDL（即日本特許電子圖書館）網頁（本院卷第1 冊第149 至151 頁）。原證16、17為特表平0-000000、特表0000-000000 號公報（本院卷第1 冊第152 至171 頁）。

⒖原證6 為2004年3 月11日公開之美國專利申請第241,312號專利申請案於美國專利商標局網站所示之書目資料（本院卷第1 冊第64頁）。

⒗原證8 為系爭專利對應案於歐洲專利局網站所示之法律狀態資料（本院卷第1 冊第66頁）。

⒘原證9 為原證6 之公開說明書全文、及原證8 歐洲專利第1398042 A1號（公開號）申請案公開說明書（本院卷第1冊第67至76頁）。

⒙原證18為Biochemical Pharmacology 2000 年第60期第1845至1853頁影本（本院卷第1 冊第172 至178 頁）。

⒚原證21為歐洲專利局網頁「Espacenet-INPADOC 法律狀態」資料（本院卷第1 冊第182 頁）。

㈤關於系爭專利與各引證之技術比對，就本院所具備有關之專業知識，以及經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，業經本院依智慧財產案件審理法第34條第1 項、第8 條第1 項、第2 項規定，於審理時詳列各爭點明細，對當事人適當揭露本院所知與本件有關之特殊專業知識，並命當事人陳述意見，令其有辯論之機會，且經當事人充分攻防行言詞辯論（本院卷第1 冊第117 至128 、190 至191 頁之審理單、通知、筆錄）。雖參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，惟本院已將前開通知、筆錄影本送達參加人（本院卷第2 冊第13頁）。是以本院就涉及專業知識判斷之相關技術爭點業經踐行必要之證據調查程序，並已予當事人有辯論之機會，本院即得參酌當事人所提之意見加以判斷。

㈥原證2 （原證22至24、22-1、24-1為補強證據）無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具產業上利用性：

⒈產業利用性、新穎性及進步性乃專利申請案符合專利法規定之基本要件，92年2 月6 日修正公布之專利法第22條第1 項前段規定「可供產業上利用之發明」得申請取得發明專利，準此，產業利用性，係指該發明創作在產業上有被製造或據以實施使用之可能者，無須實際上已被製造或使用。而發明是否具專利要件之產業利用性，應以系爭專利之說明書所載之技術手段、創作目的觀察之，縱有依系爭專利製成之所謂實物或製品，但並非專利要件產業利用性審查之標的，自不得主張得以該實物或製品之構件或成品判斷系爭專利是否具產業利用性（最高行政法院98年度判字第622 號判決參照）。至原告所援引之原證12專利審查基準（本院卷第1 冊第141 頁），固規定不具產業利用性之情形為「未完成發明」、「非可供營業上利用之發明」、「實際上顯然無法實施之發明」，惟專利審查基準係專利主管機關經濟部，為協助下級機關（現為被告）或屬官辦理專利申請程序、專利要件審查之統一解釋法令、認定事實等，而訂頒之解釋性規定及裁量基準性質的行政規則。對於此一解釋性規定及裁量基準，其係基於行政自我拘束原則間接對外發生效力，本院為司法機關自得依據法律表示其確信合法的見解，不受專利審查基準之拘束（最高行政法院100 年度判字第1490、2223號判決參照）。此外，系爭專利係於96年3 月29日核准審定，被告審查系爭專利是否具產業利用性，應以系爭專利核准審定時之專利審查基準為依據，而經濟部於93年7 月公布施行之2004年版「第二篇發明專利實體審查」應自對應之92年2 月6 日修正公布之專利法施行之日起有其適用（最高行政法院99年度判字第1335號判決參照）。原證12之專利審查基準「第二章專利要件」（本院卷第1 冊第141 頁）係於83年11月25日公告，其中有關「非可供營業上利用之發明」部分，於2004年版「第二篇發明專利實體審查」業已刪除，回歸發明之本質予以判斷，是原證12之專利審查基準，自不得為本件之參考，附此敘明。

⒉原告主張系爭專利申請專利範圍第1 、39項關於「陽離子脂質」部分，經工研院實驗檢測結果，並無系爭專利所宣稱「超過40~80%的Hela或293T細胞被成功的轉染而表現GFP 螢光蛋白」之效果云云，並以原證2 為證。惟查：

⑴系爭專利獨立項申請專利範圍第1 項及其附屬項第2 至38項係關於一種用來同時接受核酸與真核細胞的基質，並利用該基質促進核酸轉殖進入細胞；獨立項申請專利範圍第39項及其附屬項第40至51項係關於一種於活體外引導核酸進入真核細胞的方法。其主要目的在於將核酸轉殖進入細胞，其提出一種將特定濃度範圍之陽離子脂質塗佈在支持物之基質，再將核酸與真核細胞加入該基質的技術手段，因此，審酌系爭專利是否具有審查產業利用性，係審查其是否可具有被製造或使用之可能性，亦即該基質或方法是否具有將核酸轉殖入細胞之可能性。

⑵系爭專利說明書第9 頁【實施方式】第1 至10行揭示「本發明係關於一種基質，其包括一支持物及塗佈在其上之陽離子分子，該陽離子分子可能為陽離子脂質（可以包含配體或不包含配體）、陽離子聚合物或連結配體的陽離子聚合物。該基質本身可以簡易的方法所製備，其包括將陽離子分子溶解於適當的溶液中，將此溶液塗佈在支持物表面並使之乾燥。該基質可以有效擷取核酸，例如寡核苷酸（見實例1 ），並藉此將一段反譯序列轉染至細胞中，進而抑制其相對蛋白質表現；該基質也可以有效擷取一個表現載體（見實例2-8 ），將之轉染至細胞中，進而使細胞表現一個外來的蛋白質。」（本院卷第1 冊第37頁），說明如何利用系爭專利之基質進行基因轉殖的一般性方法。另系爭專利說明書第16頁【實例1 】揭示如何利用「陽離子脂質（DOTAP ）」來製備基質之步驟（本院卷第1 冊第40頁反面）；系爭專利說明書第16至17頁【實例2 】則進一步揭示以實例1 所製備之經塗佈「陽離子脂質」用來將帶有強化之綠色螢光蛋白質之質體轉染至HeLa細胞或293T細胞的步驟，其例示將核酸及表現載體轉染至HeLa細胞或293T細胞，即已說明如何利用該基質來轉染細胞，進而表現外來蛋白質（本院卷第1 冊第40頁反面至41頁）。因此，系爭專利說明書已揭示如何於產業上製造及利用系爭專利申請專利範圍第1 項含有「陽離子脂質部分」之基質，且揭示如何於產業上製造及利用系爭專利申請專利範圍第39項「利用所界定之基質於活體外引導核酸進入真核細胞的方法」，係屬可在產業上實施具有技術特徵之技術手段，即能製造所發明之物或能使用所發明之方法，故系爭專利申請專利範圍第1 、39項（獨立項）均具產業利用性。又依系爭專利說明書第16至17、19頁所載，實例1之結果顯示「經塗佈DOTAP 之96孔盤確實能夠有效的抓住核酸」，實例2 之結果顯示「螢光顯微鏡下發現96孔盤中超過40~80%的HeLa或293T細胞被成功的轉染而表現GFP 螢光蛋白」，以及實例6 之結果顯示「PEI 塗佈載玻片轉染Hela細胞24至48小時之後，以螢光顯微鏡觀察，發現40~80%細胞會表現GFP 螢光蛋白」（本院卷第1冊第40頁反面至41、42頁），該等具體實驗結果亦可佐證系爭專利確具有產業利用性。另由原告委託工研院檢測而出具之原證2 檢測報告，縱使其轉殖效率之實驗確係完全遵照系爭專利說明書實例1 、2 之內容進行，由該檢測報告的結果：「293T細胞在DOTAP 塗佈20 nmole~5 nmole/well 情況下，轉殖效率約為1~4%（表四）。Hela細胞在20 nmole~5 nmole情況下最高的轉殖效率只有0.1~1%（表五）。」（本院卷第1 冊第57頁），亦顯示不論對於293T細胞或Hela細胞在DOTAP 塗佈之孔盤中，該塗佈之孔盤確實能夠抓住核酸及真核細胞來達到核酸轉染之目的，亦可佐證系爭專利申請專利範圍第1 至49項確可被製造及使用，而具產業利用性。

⒊至原告主張由原證2 之檢測結果顯示系爭專利未重現其於專利說明書所宣稱「超過40~80%的Hela或293T細胞被成功的轉染而表現GFP 螢光蛋白」之效果，顯然無法再現，而屬造假云云。縱使原證2 有關轉殖效率之實驗確係完全遵照系爭專利說明書實例1 、2 之內容進行，惟該發明所屬技術領域中具有通常知識者，咸知基因轉染技術可能因使用不同批次細胞、實驗及不同熟練度之技術下，而使其結果有所差異。遑論依其檢測結果，不論對於293T細胞或Hela細胞在DOTAP 塗佈之孔盤中，該塗佈之孔盤確實能夠抓住核酸及真核細胞來達到核酸轉染之目的，已於前述，是以系爭專利所請已有於產業上製造或使用之可能性，則原告僅憑原證2 之實驗結果與系爭專利所得轉殖效率高低有別，遽謂系爭專利之結果無法再現、造假，而不具產業上利用性云云，不僅有失客觀，亦非產業利用性之判斷原則。

⒋關於補強證據即原證22至24、22-1、24-1：

⑴原告以原證22至24、22-1、24-1作為原證2 之補強證據，惟其中僅原證22-1得作為系爭專利之先前技術，其餘補強證據則否（如前第五㈣⒈項所述），且縱使原證23（本院卷第1 冊第184 至185 頁）之照片確係來自原證2 檢測報告之光碟，然依其上方文字可知，有關「工研院根據被舉發案之方法將DOTAP 塗佈於96孔盤　此圖結果證實絕大多數293T細胞被毒死而呈現黑色皺縮　螢光百分比只有0.1%」、「工研院以Lipofectamine 基因轉殖當作正面對照組　此組別結果顯示轉殖效率32.62%，且細胞健康毒性很低」等文字，應非工研院原先報告之內容，而係後來另行加註，僅由該圖片內容，若無儀器判讀，無從得知其螢光百分比及轉殖效率等內容，是此文字說明自無可取。

⑵姑不論各該補強證據之證據能力，依其所揭露之技術內容，主要在證明原證2 檢測報告中所使用lipofectamine 2000試劑之成分及含量。其中原證22-1表8 之名稱為陽離子脂質（Cational lipids ），該表中第5 個化合物為脂質DOTAP ，並列出該化合物之結構式（本院卷第1 冊第224 頁）；又原證24-1第11頁記載Lipofectamine 的組成為DOSPA 與DOPE比例為3 比1 （本院卷第1 冊第228 頁）。然系爭專利之發明本質有無法於產業上製造及利用之情事，係以系爭專利之說明書所載之技術手段、創作目的觀察之，經前述技術分析，系爭專利申請專利範圍第1 至49項確可被製造及使用，而具產業利用性。縱使原證2 有關轉殖效率之實驗確係完全遵照系爭專利說明書實例1 、2 之內容進行，且其所使用lipofectamine 2000試劑之成分為DOSPA 與DOPE，含量比例為3 比1 ，惟此並非產業利用性審查之標的，自不得以原證2 判斷系爭專利是否具產業利用性。

⒌另原告主張有關「陽離子脂質（DOTAP ）」部分，完全未提出實際實驗數據圖示、照片，可見該部分專利無法實際實施云云（本院卷第1 冊第10頁），惟產業利用性重在判斷發明是否有被製造或使用之可能，是否有實際被製造或使用，並非所問，是原告此部分主張，要無足取。

⒍原告又以被告100 年9 月28日之面詢記錄表最後結論：「本局認為應作公信單位的再現實驗，才具公信力。」（本院卷第1 冊第180 至181 頁之原證20），主張被告面詢後亦認本舉發案有委請具公信力單位作再現實驗之必要，而被告拒絕命參加人為必要之實驗並由派員會同原告到場實施勘驗，實屬行政怠惰失職云云（本院卷第1 冊第13頁反面至14、138 頁至反面）。然產業利用性係審酌該發明有無被製造或使用之可能性，而與發明是否具有再現性無關，即無須探究系爭專利有無實驗再現性，亦無勘驗發明人實驗記錄或進一步實驗之必要。況被告之所以有前開面詢紀錄所載結論，係因原告（舉發人）當場主張：「第16、17頁所述的技術會毒死cell。是否接受勘驗，本發明應做再現性實驗；」（本院卷第1 冊第181 頁之面詢記錄表倒數第3 至2 行），被告即針對原告有關再現性實驗之要求而予以回應，核其文義，被告應係強調所稱再現性實驗亦應具有公信力，而非認定本件專利有進行再現性實驗之必要。原告持以質疑系爭專利之產業利用性，自有未洽。

⒎原告再主張系爭專利之基因轉殖效率極低（1%~4% ），毒性極高（大於90% ），不可能有營業價值，不具產業利用性云云。然查：

⑴專利旨在鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，此為92年2 月6 日修正公布之專利法第1 條所明揭之立法目的，是以專利審查之目的係確認所請發明是否具有專利保護之價值。而審查之重點在於所請之發明是否可供產業上利用、具有新穎性及進步性等專利要件（92年2 月6 日修正公布之專利法第22條規定參照），並審查發明說明是否明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，且可據以實施，並審查申請專利範圍是否明確記載申請專利之發明，各請求項是否以簡潔之方式記載，且為發明說明及圖式所支持（同法第26條第2 項、第3 項）。至於專利權人是否於專利核准後實施該專利並將之行銷於市場上、其專利產品之效果如何、其安全性或副作用為何、能否因此賺取利潤等，皆非專利審查之目的，亦非專利審查之必要項目，申請專利之發明僅須符合專利法規定具有專利保護之價值即可獲准專利，至於該發明是否必然可上市販售、實施專利之物或方法在營業上之價值高低，與專利審查並無必然之關聯性。否則若申請人須進行該發明之所有副作用之研究始可提出申請，將課以申請人過重之負擔而增加其成本或延誤及早提出專利申請之時機，反非專利法鼓勵研發創作之本意。

⑵綜觀原證2 之檢測報告並未記載經陽離子脂質DOTAP 塗佈者對細胞產生大於90% 之毒性乙節。又如前第五㈥⒉⑴項所述，系爭專利是否具有產業利用性，係審查其是否可具有被製造或使用之可能性，即該基質或方法是否具有將核酸轉殖入細胞之可能性，至於該基質或該方法是否另具有副作用或毒性，原則上並非專利審查之重點。如前所述，系爭專利說明已充分揭露申請專利範圍第1 項之基質及其附屬項，以及申請專利範圍第39項之方法及其附屬項如何於產業上被製造或使用，並例舉相關數據證明使用該基質及方法確能達到同時抓住該核酸及真核細胞而達到核酸轉染之效果，且原證2 之檢測結果亦證明系爭專利可達到基因轉殖之效果，而非無法轉染或不可行之方法。

⑶將外來基因或核酸轉殖入細胞之方法，有可能造成細胞死亡而影響轉殖效果，為所屬技術領域中之通常知識，此觀被告所提之論文「Comparision of transfectionefficiency between commercialy available transfection reagents（商業上可用轉殖試劑的轉殖效率之比較）」（本院卷第1 冊第211 至214 頁），該文章之結論（conclusion/summary）即指出Lipofectamine 2000有最高的效率，亦有最高的毒性（Lipofectamine 2000had highest efficiency but also highest toxic effect），因此，就基因轉殖試劑此領域而言，即使是已於商業上販售之試劑（如Lipofectamine 2000），仍具有細胞毒性，益徵具有細胞毒性並非不得於商業上販售。故原告此部分主張，委無可採。

⒏系爭專利申請專利範圍第1 、39項具產業利用性，已於前述。而系爭專利申請專利範圍第2 至38項係直接或間接附屬於第1 項，第40至49項係直接或間接附屬於第39項，該等附屬項僅進一步界定其附屬技術特徵，均具有被製造或使用之可能性，自亦具備產業利用性。

㈦系爭專利申請專利範圍第1 至49項具新穎性：

⒈舉發證據32至36無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具新穎性：

⑴按新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，而就界定該發明之技術特徵與引證文件中所揭露先前技術之事項逐一進行判斷，而非組合各引證案予以判斷（最高行政法院101 年度判字第1032號判決參照）。是原告逕以多項先前技術引證之組合，主張系爭專利不具新穎性，即有違誤。

⑵舉發證據35不得為證明系爭專利是否不具專利要件之先前技術，已於前第五㈣⒌項所述，又舉發證據32揭示以微脂體包裹SV40 DNA轉殖入細胞內之內容；舉發證據33、34內容主要揭示DOTAP 脂質之化學合成步驟及將DOTAP 、DOPE等各種脂質以各種比例混合以進行基因轉殖並探討陽離子脂質與胞膜轉染之機制、使用DOTAP/DOPE 1：1 微脂體混合之實驗法；舉發證據36揭示PEI 做基因轉殖研究，惟上開文章均未同時揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之基質成分（即包含支持物及塗佈其上之陽離子脂質、配體結合的陽離子聚合物、陽離子聚合物及生物相容性的生物聚合物之混合物、......）、以及「陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別介於7.8125 nmole/c㎡至250 nmole/c㎡ 之間及介於0.1 ng/c㎡至10 mg/c㎡ 之間」之技術特徵。因此，舉發證據32至36均不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。

⑶系爭專利申請專利範圍第39項係有關一種於活體外引導核酸進入真核細胞的方法，其包括：提供一含有陽離子分子的基質，其係選自陽離子脂質、陽離子聚合物或配體結合的陽離子聚合物，及將陽離子分子與核酸和真核細胞接觸，其中該核酸和真核細胞兩者均附著至基質的陽離子分子上，其中該陽離子脂質及陽離子聚合物為基因轉殖使用，且該陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別介於7.8125 nmole/c㎡至250 nmole/c㎡ 之間及介於0.1 ng/c㎡至10 mg/c㎡ 之間。惟上開文章均未同時揭示系爭專利申請專利範圍第39項之利用「陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別介於7.8125 nmole/c㎡至250 nmole/c㎡ 之間及介於0.1 ng/c㎡至10 mg/c㎡ 之間」之技術特徵。因此，舉發證據32至36均不足以證明系爭專利申請專利範圍第39項不具新穎性。

⑷又舉發證據32至36既未揭示系爭專利申請專利範圍第1、39項之全部技術內容，而無法證明系爭專利申請專利範圍第1 、39項不具新穎性，已於前述。而系爭專利申請專利範圍第2 至38項係直接或間接附屬於第1 項，第40至49項係直接或間接附屬於第39項，該等附屬項僅進一步界定其附屬技術特徵，其權利範圍包括第1 、39項之所有技術內容，及各該附屬項之附屬技術特徵，舉發證據32至36自亦未揭示該等附屬項之全部技術內容，而不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 至38、40至49項不具新穎性。

⒉原證3 無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具新穎性：

⑴經比對系爭專利申請專利範圍第1 項與原證3 之內容，原證3 揭示之動物明膠係屬於系爭專利申請專利範圍第1 項之生物聚合物（參系爭專利明書第8 頁第5 至6 行及第18頁之實例4 ，本院卷第1 冊第36頁反面、41頁反面），原證3 揭示之玻片相當於系爭專利申請專利範圍第1 項之支持物（參系爭專利說明書第7 頁第1 至4 行，本院卷第1 冊第36頁）。惟原證3 係採取先將質體DNA 置於動物明膠中（即生物聚合物），印染於玻片並經乾燥後，再使DNA 點（spots ）曝露於脂質轉染溶劑（lipid transfection reagent）中，然原證3 並非直接將脂質轉染溶劑塗佈在支持物表層，即未揭示與系爭專利申請專利範圍第1 項相同成分之基質（包含支持物及陽離子脂質等陽離子分子）。且原證3 未揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之「該陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別介於7.8125 nmole/c㎡至250 nmole/c㎡ 之間及介於0.1 ng/c㎡至10 mg/c㎡之間。」的技術特徵。因此，原證3 與系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵確有差異，原證3 不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。

⑵原證3 並未揭示系爭專利申請專利範圍第39項「該陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別介於7.8125 nmole/c㎡至250 nmole/c ㎡之間及介於0.1 ng/c㎡至10 mg/c㎡ 。」之技術特徵。另原證3 係採取先將質體DNA 置於動物明膠中（即生物聚合物），印染於玻片並經乾燥後，再使DNA 點（spots ）曝露於脂質轉染溶劑（lipid transfection reagent）中，該等步驟與系爭專利申請專利範圍第39項「將陽離子分子與核酸和真核細胞接觸，其中該核酸和真核細胞兩者均附著至基質的陽離子分子上」之方法並不相同。因此，原證3 不足以證明系爭專利申請專利範圍第39項不具新穎性。

⑶原證3 既未揭示系爭專利申請專利範圍第1 、39項之全部技術內容，而不足證明系爭專利申請專利範圍第1 、39項不具新穎性，自亦不可能揭示該等附屬項之全部技術內容。因此，原證3 亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 至38、40至49項不具新穎性。

⒊原證10無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具新穎性：

⑴原證10為轉染試劑（Lipofectamine TM 2000 Transfection Reagent）之產品介紹，該試劑係用來進行DNA 或siRNA 的轉染，可以遞送DNA 或siRNA 以進行蛋白質的表現、基因靜默（gene silencing）及功能的分析（本院卷第1 冊第77頁）。惟原證10並未揭示該試劑之成分及含量等，姑不論原證24-1證據能力之問題，如依原證24-1第11頁（本院卷第1 冊第228 頁），Lipofectamin係由兩種不同種類的脂質DOSPA 與DOPE所組成，兩者的比例為3 比1 。然該等成分與比例均與系爭專利申請專利範圍第1 項不同，且原證10及原證24-1均無法證明Lipofectamine 轉染試劑具有系爭專利申請專利範圍第1項「該陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別介於7.8125 nmole/c㎡至250nmole/c㎡之間及介於0.1 ng/c㎡至10mg/c㎡。」之技術特徵。因此，原證10與系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵確有差異，原證10不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。

⑵原證10並未揭露系爭專利申請專利範圍第39項所請「將陽離子分子與核酸和真核細胞接觸，其中該核酸和真核細胞兩者均附著至基質的陽離子分子上」之方法（即設計一種可以同時接受核酸與真核細胞的基質，並利用該基質促進核酸轉殖進入細胞中。本院卷第1 冊第35頁反面之系爭專利說明書第6 頁【發明內容】第1 至2 行）。另原證10亦未揭示系爭專利申請專利範圍第39項所述「該陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別於7.8125 nmole/c㎡至250 nmole/c㎡ 之間及介於0.1 ng/c㎡至10 mg/c㎡ 。」之技術特徵，因此，原證10與系爭專利申請專利範圍第39項之技術特徵確有差異，原證10不足以證明系爭專利申請專利範圍第39項不具新穎性。

⑶原證10既未揭示系爭專利申請專利範圍第1 、39項之全部技術內容，而不足證明系爭專利申請專利範圍第1 、39項不具新穎性，自亦不可能揭示該等附屬項之全部技術內容。因此，原證10亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 至38、40至49項不具新穎性。

⒋原證11無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具新穎性：

⑴原證11（本院卷第1 冊第78至79頁）係說明Sabatini教授2001年發展出逆向基因轉殖方法（reverse transfection），主要係將DNA 印染於玻片上，然後再加入貼附細胞（adherent cells）以進行轉染過程，該加入DNA及貼附細胞之順序與傳統之轉染方法不同（本院卷第1冊第78頁之原證11第1 段記載）。惟原證11並未揭示與系爭專利申請專利範圍第1 、39項相同成分之基質，且未揭示系爭專利申請專利範圍第1 、39項之「該陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別介於7.8125 nmole/c㎡至250nmole/c㎡之間及介於0.1 ng/c㎡至10mg/c㎡。」技術特徵。因此，原證11與系爭專利申請專利範圍第1 、39項確有差異，Sabatini教授所揭示之方法與系爭專利申請專利範圍第1 、39項揭示之技術手段並不相同，故原證11不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 、39項不具新穎性。

⑵原證11既未揭示系爭專利申請專利範圍第1 、39項之全部技術內容，而不足證明系爭專利申請專利範圍第1 、39項不具新穎性，自亦不可能揭示該等附屬項之全部技術內容。因此，原證11亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 至38、40至49項不具新穎性。

⒌原證28無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具新穎性：

⑴原證28圖2 顯示之方法係利用熱揮發將硬脂胺ODA 沉澱塗佈在支持物上，再將硬脂胺ODA 脂肪介面浸入不同的DNA 溶液，DNA 磷酸骨架負電荷與脂肪薄膜之正電胺分子產生靜電吸引，而可抓住DNA （本院卷第1 冊第248頁），且圖3 顯示該研究團隊所塗佈的陽離子脂肪確實有效抓住核酸DNA （本院卷第1 冊第28頁）。然原證28並未揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之包含支持物及陽離子脂質的基質，亦未揭示該陽離子脂質在支持物的表層塗佈濃度。因此，原證28並未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項完全相同之基質，不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。

⑵原證28之方法未揭示將核酸例如DNA 引導入真核細胞之方法，自不足以證明系爭專利申請專利範圍第39項不具新穎性。

⑶原證28既未揭示系爭專利申請專利範圍第1 、39項之全部技術內容，而不足證明系爭專利申請專利範圍第1 、39項不具新穎性，自亦不可能揭示該等附屬項之全部技術內容。因此，原證28亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 至38、40至49項不具新穎性。

⒍原證29無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具新穎性：

⑴原證29「細胞貼附至蛋白質- 顯微圖案化- 支持的脂質雙層膜」係系爭專利說明書第11頁第17至18行所述之先前技術，其揭示一種構築受控制之介面的方法，該界面係位於細胞與合成之經支持的脂質雙層膜之間，其特徵係使用微接觸轉印法將「纖維連接蛋白素」壓印於（stamp ）玻璃支持物（substrate ），再與脂肪泡（vesicle ）一起培養，該支持物帶有蛋白質與脂質雙層之圖樣，嗣與血清白蛋白一起培養，其後將細胞加入，使細胞貼附於顯微圖樣之表面。因此，蛋白質顯微圖樣之目的係提供一種工具，以控制經支持的膜以及為了使與定位有關的細胞與脂質雙層並列，通常用於研究細胞與併入（incorporated into ）經支持的膜之大分子間的特殊交互作用等（本院卷第1 冊第250 、250 頁反面之原證29摘要及第488 頁圖1 說明）。然原證29揭示之脂肪泡與系爭專利之陽離子脂質不同，且原證29未揭示陽離子脂質在支持物的表層塗佈之濃度範圍。因此，原證29並未揭示與系爭專利申請專利範圍第1 項完全相同之基質，不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。

⑵原證29既未揭示陽離子脂質在支持物的表層塗佈之濃度範圍，自亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第39項不具新穎性。

⑶原證29既未揭示系爭專利申請專利範圍第1 、39項之全部技術內容，而不足證明系爭專利申請專利範圍第1 、39項不具新穎性，自亦不可能揭示該等附屬項之全部技術內容。因此，原證29亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 至38、40至49項不具新穎性。

⒎引證1 （原證30）無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具新穎性：

⑴原證30即系爭專利初審時被告於核駁理由先行通知書所附之引證1 美國專利公開案第US20020013283 號（本院卷第1 冊第256 至257 頁，完整說明書見申請卷第98至94頁），其揭示一種基因轉染粒子，係包含一包括一聚合物，一與樹狀聚合物共軛結合（conjugate ）之支持物，以及一與該樹狀聚合物共軛結合之基因物質。其中該聚合物可為PEI ，該支持物可為金屬，該基因物質可為DNA 。惟引證1 （原證30）並未揭示該陽離子脂質在支持物的表層塗佈之濃度範圍，即未揭示與系爭專利申請專利範圍第1 項完全相同之基質，不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。

⑵引證1 （原證30）揭示該基因轉染粒子係先將樹狀聚合物與支持物共軛結合，再使基因物質與上開共軛物共軛結合形成一基因轉染粒子，其後以適當的動力加速使該粒子朝向植物或動物細胞，而使該粒子穿透並進入細胞，該方法之技術特徵與系爭專利申請專利範圍第39項之方法完全不同，亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第39項不具新穎性。

⑶引證1 （原證30）既未揭示系爭專利申請專利範圍第1、39項之全部技術內容，而不足證明系爭專利申請專利範圍第1 、39項不具新穎性，自亦不可能揭示該等附屬項之全部技術內容。因此，引證1 （原證30）亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 至38、40至49項不具新穎性。

⒏引證2 無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具新穎性：

⑴引證2 （申請卷第93至90頁）係關於一種高效率的陽離子微脂體，其係一種三明治形式的微脂體，係由於兩個bilomellar微脂體的內部包含一個或多個生物活性劑（例如核酸）所形成，其中含有DOTAP 及至少一個膽固醇或膽固醇衍生物。惟引證2 並未同時揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之基質成分（即包含支持物及塗佈其上之陽離子脂質、配體結合的陽離子聚合物、陽離子聚合物及生物相容性的生物聚合物之混合物、......），以及「陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別介於7.8125 nmole/c㎡至250 nmole/c㎡ 之間及介於0.1 ng/c㎡至10mg/c㎡。」之技術特徵。因此，引證2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。

⑵引證2 並未揭示系爭專利申請專利範圍第39項方法之「該陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別介於7.8125 nmole/c㎡至250 nmole/c㎡ 之間及介於0.1ng/c㎡至10 mg/c㎡。」技術特徵。因此，引證2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第39項不具新穎性。

⑶引證2 既未揭示系爭專利申請專利範圍第1 、39項之全部技術內容，而不足證明系爭專利申請專利範圍第1 、39項不具新穎性，自亦不可能揭示該等附屬項之全部技術內容。因此，引證2 亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 至38、40至49項不具新穎性。

㈧系爭專利申請專利範圍第1 至49項具進步性：

⒈原證2 無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具進步性：

⑴系爭專利申請專利範圍第1 至38項：

①原證2 之報告包括Lipofectamine 2000轉染試劑進行基因轉殖方法，並與系爭專利之方法進行比較。雖然Lipofectamine 2000轉染試劑與系爭專利之基質均係用來進行DNA 之轉染，惟原證2 本身並未載明Lipofectamine 2000轉染試劑之成分及組成，姑不論原證24-1證據能力之問題，依原證24-1第11頁（本院卷第1冊第228 頁）及被告所提之Lipofectamine 2000資料（本院卷第1 冊第205 至210 頁），Lipofectamin係由兩種不同種類的脂質DOSPA 與DOPE所組成，兩者的比例為3 比1 ，然該等成分與比例均與系爭專利申請專利範圍第1 項不同。又Lipofectamine 2000轉染試劑係一種微脂體（liposome），此為原告所不爭，參酌原告所提之原證27（本院卷第1 冊第235 頁），微脂體須經由特定之步驟方能形成，其包括緩衝液震盪及超音波震盪等步驟以形成小顆單層之微脂體。然系爭專利說明書並未記載系爭專利之陽離子脂質或陽離子聚合物有形成微脂體之步驟，且系爭專利說明書第16頁實例1 第10至11行亦記載「......並且在其表面與培養基中也沒有發現類似微脂體顆粒的存在。」（本院卷第1 冊第40頁反面）。因此，Lipofectamine2000之微脂體構造與系爭專利之陽離子脂質構造並不同。又原證2 亦未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之基質的技術特徵（即該基質「包含支持物及塗佈於支持物表層之陽離子脂質、配體結合的陽離子聚合物、陽離子聚合物及生物相容性的生物聚合物之混合物、陽離子聚合物及配體結合的陽離子聚合物之混合物、或配體結合的陽離子聚合物及生物相容性之生物聚合物之混合物」，且「該陽離子脂質及陽離子聚合物在支持物的表層塗佈濃度係分別介於7.8125 nmole/c㎡至250nmole/c㎡之間及介於0.1ng/c ㎡至10mg/c㎡。」故系爭專利申請專利範圍第1 項之基質與原證2揭露之Lipofectamine 2000轉染試劑有眾多差異，難謂所屬技術領域中具有通常知識者，可經由原證2之內容而輕易完成系爭專利申請專利範圍第1 項之基質。

②原告另主張原證2 可證系爭專利之轉殖效率遠低於Lipofectamine 2000轉染試劑，不具進步性云云。惟進步性之判斷重點在於就先前技術與系爭專利之間的差異，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明的整體，並非僅以兩者之間的功效高低以判斷進步性之有無。有關系爭專利申請專利範圍第1 項與原證2 之技術比對差異，已於前述，所屬技術領域中具有通常知識者，無從依原證2 所揭示之內容而輕易完成系爭專利申請專利範圍第1 項之基質。縱使依原證2 之檢測結果為系爭專利之轉殖效率低於Lipofectamine 2000轉染試劑，然系爭專利申請專利範圍第1 項與Lipofectamine 2000轉染試劑之技術手段既屬不同，原告僅持原證2 之檢測報告以二者之功效（轉殖效率）高低，遽謂原證2 之檢測報告足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，要無足取。

③綜觀系爭專利說明書之全文均未揭露其係使用微脂體來進行，惟原告主張系爭專利申請專利範圍第1 項係使用微脂體方法，並提出原證25-1、25-2、26及27為證（本院卷第1 冊第221 頁至反面、226 頁）。惟查姑不論原證25-1、25-2、26之證據能力，原證25-1僅係說明脂微粒（即微脂體）的結構組成，其係屬習知技術；原證25-2係說明脂微粒與其他載體的優缺點比較；原證26係說明裸露DNA 之轉染效率，均無法直接證明系爭專利申請專利範圍第1 項之基質或第39項之方法係使用微脂體，無從認定系爭專利與Lipofectamine 2000轉染試劑係採用相同之技術手段。又原告以原證27揭示之微脂體技術一書之部分內容，主張系爭專利省略微脂體標準製作流程中數個步驟，其實質上仍是於微脂體狀態下進行基因轉殖云云，並製作「微脂體標準製作流程與系爭案比較表」（本院卷第1 冊第226 頁之附件3 ），惟系爭專利說明書均未揭露其係使用微脂體來進行，原告並未明確舉證以實其說，純屬其臆測之詞，應無可採。

④原告再主張原證2 之實驗報告證明系爭專利之基因轉殖效果只有1~4%，其轉殖效果百分比與「裸露DNA 基因轉殖法」相似（皆小於4%），但系爭專利之細胞毒性極高，所以與裸露DNA 基因轉殖法相比，系爭專利不具進步性云云。惟姑不論原證26之證據能力，原證26所採用之轉殖方法與系爭專利之方法並非在相同的實驗條件下進行，因此，將此兩者數據直接比較並無意義。

⑤綜上，原證2 無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。而系爭專利申請專利範圍第2 至38項係直接或間接附屬於第1 項，該等附屬項僅進一步界定其附屬技術特徵，原證2 自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第2 至38項不具進步性。

⑵系爭專利申請專利範圍第39至49項：

①系爭專利申請專利範圍第39項係一種利用基質於活體外引導核酸進入真核細胞的方法。如前所述，Lipofectamine 2000試劑之成分、含量與系爭專利申請專利範圍第39項所使用之陽離子脂質不同。又Lipofectamine 2000試劑所使用之轉染方法係先將種子細胞（seed cell ）於培養皿上培養，而後將稀釋過之Lipofectamine 2000試劑與稀釋之DNA 混合，經過培養後再將DNA 及試劑之複合物加入於培養皿上培養之細胞，以使DNA 轉染所培養之細胞（本院卷第1 冊第208 頁之被告所提之Lipofectamine 2000資料第4 頁圖式），亦即係將Lipofectamine 2000試劑與DNA 混合，再將DNA-試劑之複合物加入細胞培養基中。然系爭專利申請專利範圍第39項之方法係提供一含有陽離子分子的基質，再使該陽離子分子與核酸和真核細胞接觸，而令核酸和真核細胞均附著至基質的陽離子分子來進行核酸轉殖。是以系爭專利申請專利範圍第39項之方法不須要先使核酸與含有陽離子分子的基質結合，再加入細胞，並非採兩階段程序繁複之轉染步驟，而係將核酸和細胞同時加入含有陽離子分子（包含陽離子脂質）之基質中。因此，系爭專利申請專利範圍第39項之發明內容與該Lipofectamine 2000基因轉殖方法之技術內容並不相同，非為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術（Lipofectamine 2000）所能輕易完成。故原證2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第39項不具進步性。

②綜上，原證2 無法證明系爭專利申請專利範圍第39項不具進步性。而系爭專利申請專利範圍第40至49項係直接或間接附屬於第39項，該等附屬項僅進一步界定其附屬技術特徵，原證2 自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第40至49項不具進步性。

⒉原證10無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具進步性：

⑴原證10之「Lipofectamine 2000」與系爭專利申請專利範圍第1 、39項之差異已如前述，且原證10並未提供任何教示或動機可完成系爭專利申請專利範圍第1 項之基質、或第39項之於活體外引導核酸進入真核細胞的方法，難謂所屬技術領域中具有通常知識者根據原證10之內容可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1 、39項之發明，不能僅以該商品說明書宣稱其具有優異的轉染效果，遽稱系爭專利不具進步性，卻忽略系爭專利相較於原證10之技術手段差異性。因此，原證10不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 、39項不具進步性。

⑵原證10既未揭示系爭專利申請專利範圍第1 、39項之全部技術內容，而不足證明系爭專利申請專利範圍第1 、39項不具進步性，自亦不可能揭示該等附屬項之全部技術內容。因此，原證10亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 至38、40至49項不具進步性。

⒊原證11無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具進步性：

⑴原證11與系爭專利申請專利範圍第1 、39項之差異已如前述，原證11Sabatini教授所揭示的方法與系爭專利申請專利範圍第1 、39項揭示之技術手段完全不同。又原證11並未提供任何教示或動機可完成系爭專利申請專利範圍第1 項之基質、或第39項之於活體外引導核酸進入真核細胞的方法，難謂所屬技術領域中具有通常知識者根據原證11之內容可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1 、39項之發明。因此，原證11不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 、39項不具進步性。

⑵原證11既未揭示系爭專利申請專利範圍第1 、39項之全部技術內容，而不足證明系爭專利申請專利範圍第1 、39項不具進步性，自亦不可能揭示該等附屬項之全部技術內容。因此，原證11亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 至38、40至49項不具進步性。

㈨原證4 至9 、13至18、21無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不符專利要件：原證4 至9 、13、14、21分別為系爭專利申請人向日本、美國或歐洲專利局申請專利之法律狀態及相關說明書全文；原證15係為日本專利局之拒絕理由通知書；原證16至18為該拒絕理由通知書之引用文獻。上開證據固可證明日本申請案已審定不予專利，美國對應案因未回應官方意見而放棄，歐洲對應案則因視為撤回而未被核准專利。然原證8 所示之美國對應案、歐洲對應案之公開說明書、以及原證13日本對應案公開說明書申請專利範圍，皆與系爭專利核准公告之申請專利範圍之內容不同，且系爭專利獨立項申請專利範圍第1 、39項之權利範圍均較上開對應案的請求項之權利範圍為限縮，是以審查比對之基礎既有不同，審查之結果亦當然無法完全參照。又本院已比對以上引證，認定原告所提之引證資料均無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具產業利用性、新穎性及進步性，自無從以參加人未能於其他國家取得專利權乙情，執為系爭專利亦應不准專利之論據。

六、從而，系爭專利申請專利範圍第1 至49項並無不能被製造或使用情形，自符合專利法所稱之產業利用性。且舉發證據32至36、原證3 、10、11、28、29、引證1 （原證30）、引證2 並未揭示系爭專利申請專利範圍第1 至49項之完全技術特徵，而無法證明其不具新穎性。另經整體技術特徵比對，系爭專利之主要結構與技術未為原證2 、10、11所揭示，非為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，即具有進步性。故被告所為「舉發不成立」之處分，參照首揭法條規定及說明，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭專利申請專利範圍第1 至49項為舉發成立應予撤銷專利權之審定，為無理由，應予駁回。

七、原告雖聲請傳喚證人000000（即原證2 檢測報告之撰寫人），擬證明依系爭專利案實例1 、2 所示「陽離子脂質」方法，確實無法達到系爭專利「陽離子脂質」部分所宣稱之結果等情（本院卷第1 冊第139 頁至反面），然本院業已審酌原證2 檢測報告之內容，據以認定此無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至49項不具產業利用性及進步性，自無傳喚000000到場作證之必要。原告另聲請命參加人提出以系爭專利案向日本專利局申請專利之拒絕理由書，及向歐洲專利局（EPO ）申請專利之第一、二次審查報告（本院卷第1 冊第139頁反面），惟有關系爭專利於日本、歐洲申請專利核准與否之情形，與系爭專利之發明於我國應否准予專利無涉，已於前第五㈨項所述，即無須命參加人提出上開資料。故本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第三庭