智慧財產法院行政判決

民國103年12月25日辯論終結

原告

台灣青啤股份有限公司

代表人

陳玉蓮（董事長）

訴訟代理人

劉法正律師

訴訟代理人

楊祺雄律師

上一人複代理人

余惠如律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

孫重銘

參加人

臺灣菸酒股份有限公司

代表人

徐安旋（董事長）

訴訟代理人

俞昌瑋律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國103 年7 月15日經訴字第10306106770 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

壹、程序事項：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告同意或行政法院認為適當者，不在此限。被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，行政訴訟法第111 條第1 、2 項定有明文。本件原告起訴時原聲明請求「訴願決定及原處分均撤銷」，嗣於民國103年12月25日言詞辯論期日當庭以言詞追加請求「被告應就註冊第1522984 號『台灣の青啤及圖』商標作成異議成立，應予撤銷註冊之處分」，被告及參加人對於訴之追加並無異議，而為本案之言詞辯論（見本院卷第95至96頁），揆諸上開規定，尚無不合，應予准許。

貳、實體事項：

一、事實概要：參加人前於99年5 月13日以「台灣の青啤及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定當時商品及服務分類表第32類之「啤酒、黑啤酒、生啤酒、淡啤酒、薑汁淡啤酒、薑汁啤酒、麥酒、麥芽酒、麥芽啤酒、製啤酒用麥芽汁、製烈性酒配料、製啤酒用蛇麻子汁、不含酒精之啤酒、無酒精啤酒、果汁啤酒」商品，向被告申請註冊，案經被告審查，准列為註冊第1522984 號商標（權利期間自101 年6 月16日起至111 年6 月15日止，圖樣如附圖所示，下稱系爭商標）。嗣原告以系爭商標有違註冊時商標法第23條第1 項第1款、第2 款及第13款與現行商標法第29條第1 項第1 款、第3 款及第30條第1 項第10款規定，對之提起異議。案經被告審查，核認系爭商標並未違反前揭規定，於103 年3 月18日以中台異字第1010660 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，仍經訴願機關經濟部為「訴願駁回」之決定，原告仍未甘服，遂向本院提起本件訴訟。因本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

（一）系爭商標不具識別性：

１、系爭商標圖樣大略由五個元素共同組成，即：上下排列且字體大小不同之文字「台灣の青啤」、外文「FRESH 」、台灣圖、麥穗圖及類似盾牌形狀之黑白底圖所共同組成。其中「台灣の青啤」、「FRESH 」、「台灣圖」因係指定商品之說明文字，業經參加人聲明不在專用之列。然而，除「台灣の青啤」、「FRESH 」、「台灣圖」外，系爭商標圖樣上之「麥穗圖」及「類似盾牌形狀之設計圖」亦屬指定商品之原料及相關特性之說明，其商標圖樣整體明顯完全無可供消費者賴以辨識商品來源之特徵，自屬「僅由不具識別性之標識所構成之商標」。

２、系爭商標所指定之商品為啤酒類商品，如一般消費者所熟知，絕大多數之啤酒係由大麥麥芽糖化及發酵製成，釀造啤酒之第一步即是將澱粉轉換成被稱為「麥汁」的含糖液體，再利用酵母將麥汁發酵成含有酒精的啤酒，且啤酒的顏色更是依據大麥的烘焙程度而定。換言之，「大麥」是「啤酒」之必備原料，且具有不可取代性，若無大麥，則啤酒不可能製成。今系爭商標圖樣上之麥穗圖明顯是未經設計、與實物外觀相仿，消費者一望即知是直指啤酒成分、原料，用以突顯、強調系爭商標指定使用之商品是以大麥釀成，顯然是說明性圖形，不具商標識別性。其次，正因大麥與麥穗為啤酒商品之說明性圖形，因此有眾多業者以此作為商標圖樣之一部分，足見產製啤酒商品之同業，為強調其啤酒商品為大麥釀造而成，故喜用麥穗圖形作為商標圖樣之一部分，就社會公益的角度觀之，此種純粹提供商品資訊之說明性圖形，實不應保留給特定人專用，且為維持市場公平競爭之機制，亦不宜由一人獨占使用，而使其他競爭同業無法自由地使用該圖形。

３、系爭商標圖樣上之類似盾牌形狀之圖形，是一邊框圓潤之四邊形黑白底圖，無任何設計，參加人僅係將黑色底圖加上白色邊框，或是將黑、白兩塊底圖交疊，其目的僅是為突顯鑲嵌其上之文字而存在，予消費者之印象僅為裝飾性質之背景圖案，消費者極有可能完全不會注意到此部分，即便消費者注意到，亦不會憑此部分而與參加人產生連結。更何況，有眾多啤酒產製業者亦常以與類似盾牌形狀之設計圖作為啤酒商品標貼態樣，以之作為商標圖樣申請註冊者，更是普通習見，可見此類似盾牌形狀之圖案，屬於啤酒商品通用之背景圖案，自不應賦予此圖形排他專屬之權利，否則將有礙市場公平競爭機制。

４、綜上所述，系爭商標圖樣未經聲明不專用之麥穗圖及類似盾牌形狀之圖案，均不具商標識別性，意即系爭商標圖樣上根本不存在有任何具有商標識別性之部分。即便就系爭商標整體觀之，中文「台灣の青啤」、外文「FRESH 」僅為商品內容、品質之說明文字；麥穗圖僅是啤酒原料之說明圖形；台灣圖形是「台灣の青啤」文字之對應圖形，至於橢圓形底圖僅係裝飾作用，整體圖樣所傳遞之意涵仍不脫「新鮮的台灣生啤酒」之印象，足見系爭商標組合後之整體，亦無法產生商標識別性。準此，系爭商標屬於「僅由不具識別性之標識所構成之商標」，自有違註冊時商標法第23條第1 項第1 、2 款暨現行商標法第29條第1 項第1 、3 款規定，其註冊應予撤銷。

５、原處分以「類似盾牌圖形之設計圖」及「麥穗圖」為系爭商標圖樣上具有識別性之部分，並認為原告雖於異議階段稱二者皆為啤酒常見、同業慣用之圖形，然並未具體舉證，至多僅能認為是弱勢部分等為由，作成異議不成立之處分。而訴願機關則認為系爭商標圖樣整體構圖設計仍具有其意趣，因而認為系爭商標整體具有識別性，尚非單純由說明性文字及圖形構成，從而認定系爭商標無違註冊時商標法第23條第1 項第1 、2 款及現行商標法第29條第1 項第1 、3 款之規定，其等之立論基礎顯有不當，應予撤銷。再者，依本院100 年度行商訴字第113 號行政判決亦認商標圖樣上必須存在有可供消費者賴以辨識及可與他人區別之部分，倘若僅以不具識別性之元素互相排列組合，整體仍無法產生識別性。

（二）聲明：

１、訴願決定及原處分均撤銷。

２、被告應就系爭商標作成異議成立，應予撤銷註冊之處分。

三、被告抗辯如下：

（一）系爭商標係由一類似盾牌形狀之設計圖內，分置字體大小不同或圖形之「台灣の青啤」、「台灣圖」、「麥穗圖」、外文「FRESH 」所構成，其中「台灣の青啤」、「FRESH 」、「台灣圖」業經聲明不在專用之列，是以本件系爭商標具有識別作用之部分，應為「類似盾牌形狀之設計圖」及「麥穗圖」，原告固稱該二者皆為啤酒商品所常見，並為同業所慣用，不具識別性，且另於訴願時舉出多件含有「麥穗圖」或類似「盾牌形狀之設計圖」等圖樣之另案註冊商標，主張其為同業廠商所廣泛使用之圖形，亦不具識別性。但以造型各異之麥穗設計圖案作為商標之一部分於啤酒商品獲准註冊者所在多有，至多僅能認其係屬弱勢部分。另相同之「設計圖」先前參加人業以近似之圖案取得註冊第01092342號及第01092343號商標，難謂類此之設計圖樣，皆屬原告所稱之酒類商品標貼，而不具識別性。況且，系爭商標係以經設計上細下粗並呈「U 」字形之麥穗圖形中間綴以台灣圖，而有其獨特之設計意匠，再結合以其上所置一大一小且中間「の」字較小之「台灣の青啤」及字體較小之「FRESH 」，共同置於一類似盾牌形狀之設計底圖內，整體構圖設計仍具有其意趣，相關消費者一見系爭商標圖樣應可認識其為指示商品來源之標識，並得以之與他人之商品相區別，是系爭商標整體圖樣仍具有其識別性，尚非單純由說明性文字及圖形所構成，亦非僅由其他不具識別性之標識所構成。

（二）至原告所舉本院100 年度行商訴字第113 號行政判決案例，核其商標圖樣及所指定使用之商品或服務均與本件系爭商標不同，則其給予消費者之印象即有不同，是否屬指定商品或服務之說明性文字及圖形之情形亦有不同，是案情有別，基於商標審查個案拘束原則，要難比附援引，執為原告有利之論據。

（三）聲明：原告之訴駁回。

四、參加人則抗辯如下：

（一）參加人以日字或類似盾牌設計圖作為商標使用，指定使用於啤酒、生啤酒、黑啤酒、淡啤酒、無酒精啤酒、濃色啤酒、麥酒、薑汁啤酒等商品，早在93年業經獲准註冊有第01092342號及第01092343號兩商標，有效期間自93年4 月1 日起至103 年3 月31日止，並已於102 年10月21日核准延展在案。又系爭商標之申請註冊乃參加人為擴大保護，增加指定使用之商品「麥芽酒、麥芽啤酒、製啤酒用麥芽汁、製烈性酒配料、製啤酒用蛇麻子汁、不含酒精之啤酒、果汁啤酒」等項目，並以之為日字或盾牌設計圖系列商標之一。且上述兩商標參加人已使用10多年足為參加人產品之識別標誌，且有極強之識別性。

（二）系爭商標係以經設計上細下粗並呈「U 」字形之麥穗圖形中間綴以臺灣圖，而有其獨特之設計意匠，再結合以其上所置一大一小且中間「の」字較小之「台灣の青啤」及字體較小之「FRESH 」，共同置於一類似盾牌形狀之設計底圖內，其整體構圖設計應具有獨創之意趣，相關消費者一見系爭商標圖樣應可認識其為指示商品來源之標識，並得以之與他人之商品相區別，是系爭商標整體圖樣應具有其識別性，絕非單純由說明性文字及圖樣所構成，亦非僅由其他不具識別性之標識所構成。

（三）大麥固為啤酒商品之原料，然國內廠商以麥穗圖形或以類似盾牌設計圖作為商標圖樣之一部分獲准註冊於啤酒相關商品者不乏其例，足證彼等均具識別性，則原告何獨非難相同設計理念之系爭商標，亦足以證明原告之主張非有理由。

（四）聲明：原告之訴駁回。

五、得心證之理由：

（一）按對商標法100 年5 月31日修正之條文施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，現行商標法第106 條第3 項定有明文。經查，系爭商標係參加人於99年5 月13日向被告申請註冊，並經被告於101 年6 月16日核准註冊公告，而原告則係於101 年8 月1 日對之提出異議，是本件自屬對商標法修正施行前註冊之商標，於修正施行後提出異議之案件。依上揭規定，系爭商標之註冊有無違法事由，應以99年8 月25日修正公布、99年9 月12日施行之商標法（下稱修正前商標法）及現行商標法併為判斷。而系爭商標所涉修正前商標法第23條第1 項第1 、2 款之規定，業經修正為現行商標法第29條第1 項第1 、3 款，合先敘明。

（二）本件兩造所爭執之處，應在於系爭商標之註冊是否有修正前商標法第23條第1 項第1 、2 款及現行商標法第29條第1 項第1、3款規定之適用？茲分述如下：

１、按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」；「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第五條規定者。二、表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。……」，修正前商標法第5 條、第23條第1 項第1 、2 款定有明文。次按「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」；「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。……三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」亦為現行商標法第18條、第29條第1 項第1 、3 款所明定。又修正前商標法第23條第1 項第2 款及現行商標法第29條第1 項第1 款明定僅由描述性標識所構成者，不得註冊，係因該標識僅說明所指定商品或服務的品質、功用或其他有關的成分、產地等特性，並以文字、圖形、記號等標識作直接、明顯之描述，消費者容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識。而所謂商品或服務之說明，依一般社會通念，如為商品或服務本身之說明，或與商品或服務本身之說明有密切關連者，即不得註冊，不以一般提供該商品或服務者所共同使用為必要。是以，依修正前商標法23條第1 項第2 款及現行商標法第29條第1 項第1 款意旨，商標重在足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別，而具有識別性。故識別性的判斷必須以商標與指定商品或服務間的關係為中心。依此，商標識別性須就申請人所指定商品或服務內容為判斷。再者，修正前商標法第5 條及現行商標法第18條是商標構成要素及其識別性的定義規定，至於識別性有無之判斷，應考量個案的事實及證據，就商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情形及申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素，綜合判斷是否足以使相關消費者認識其為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別。而商標法第29條第1 項第3 款所稱商標僅由其他不具識別性之標識所構成者，應指第1 、2 款情形以外，其他商標整體僅由不具識別性標識所構成之情形，除商標由姓氏、非說明性標語、裝飾圖案等不具識別性的標識所構成者外，包括商標由該等不具識別性標識與說明性標識、通用標章或名稱等整體皆為不具識別性標識所構成之情形。具體來說如單一字母、型號、單純數字、簡單線條或基本幾何圖形、裝飾圖案、姓氏、稱謂與姓氏結合、公司名稱、網域名稱、習見的宗教神祇、用語與標誌、標語、習見祝賀語、吉祥語、流行用語與成語等等，因缺乏指示來源的功能，屬不具識別性的標識，不得註冊。

２、經查：

⑴系爭商標之圖樣，係由一字體較小及一字體較大之「台灣の青啤」、外文「FRESH 」及「台灣圖兩側綴以麥穗圖」，由上而下依序排列共同置於「類似盾牌形狀之設計圖」內所組成；其中「台灣の青啤」、「FRESH 」、「台灣圖」有「台灣生啤酒」、「新鮮」及表彰台灣之意涵，不具識別性，經參加人聲明不專用。是以，系爭商標具有識別作用之部分，應為類似「盾牌形狀之設計圖」及「麥穗圖」。

⑵原告雖舉多件類似商標圖樣申准註冊諸案例（參本院卷第13至15頁）主張：「盾牌形狀之設計圖」及「麥穗圖」均為同業廠商所廣泛使用之圖形，不具識別性云云。惟大麥固為啤酒等商品之原料，且國內外廠商以麥穗圖形或類似之盾牌設計圖形作為商標圖樣之一部分申准註冊於啤酒相關商品者亦不乏其例，然依一般社會通念，盾牌與啤酒本身並無任何關連，且依其設計樣態，亦難認僅為裝飾性圖形，而大麥雖為啤酒等商品之原料，但亦非類此之設計圖樣，皆屬原告所稱之酒類商品標貼，而不具識別性，此觀附於原處分卷內以麥穗作為商標圖樣之一部分申准註冊於其他商品或服務類別之商標即明（參原處分卷第47至52頁）。何況，商標識別性之審查，應就商標整體觀察（含聲明不專用部分），如整體圖樣足以使相關消費者認識其為指示及區別來源的標識，即具商標識別性。而系爭商標係以經設計上細下粗並呈「U 」字形之麥穗圖形中間綴以台灣圖，而有其獨特之設計意匠，再結合以其上所置一大一小且中間「の」字較小之「台灣の青啤」及字體較小之「FRESH 」，共同置於一類似盾牌形狀之設計底圖內，其整體構圖設計仍具有其意趣，相關消費者一見系爭商標圖樣應可認識其為指示商品來源之標識，並得以之與他人之商品相區別，是系爭商標整體圖樣仍具有其識別性，尚非單純由說明性文字及圖形所構成，亦非僅由其他不具識別性之標識所構成，自無違反修正前商標法第23條第1 項第1、2 款及現行商標法第29條第1 、3 款之規定。又本院既認「盾牌形狀之設計圖」及「麥穗圖」並非不具識別性，且整體商標圖樣亦具有識別性，則此即與本院100 年度行商訴字第113 號行政判決意旨認定該案之商標係由不具識別性之元素組合，且組合後整體觀之仍不具識別性之案情，有所不同。復基於商標爭議案件須審酌兩造當事人所提各項主張、抗辯及證據資料，依個案審查原則進行審理，是原告自不得比附援引，執為系爭商標應不准註冊之有利論據。

六、綜上所述，系爭商標並無修正前商標法第23條第1 項第1 、2 款及現行商標法第29條第1 項第1 、3 款規定不應准予註冊之情形。從而，被告就系爭商標所為異議不成立之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成異議成立撤銷系爭商標註冊之處分，均為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造及參加人之其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第三庭