智慧財產法院行政判決

原告

美商仙妮蕾德公司（以美商仙妮蕾德國際公司之名義營業）

代表人

陳愛蓮

訴訟代理人

曹大誠 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花

訴訟代理人

盧耀民

參加人

蓮荷國際有限公司

代表人

林佑青

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國104 年8 月18日經訴字第10406309570 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實及理由

壹、事實概要：緣參加人前於民國100 年5 月16日以「Sun Be Bar」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第5 類「中藥、西藥、營養補充品、口服藥液、醫用營養補助劑、醫用茶、嬰兒乳粉、嬰兒食品、敷藥用材料、動物用藥品、生理期用襯墊、農業用殺蟲劑、隱形眼鏡清潔液、已裝藥急救箱、空氣淨化製劑、磁性穴道貼布、失禁用尿布、檢驗試劑、填牙材料、環境衛生用殺蟲劑」商品，向被告申請註冊，經被告審查結果，核准列為註冊第1498717 號商標（下稱系爭商標）。原告嗣於103 年3 月5 日以系爭商標有違註冊時商標法第23條第1 項第2 款及現行商標法第29條第1 項第1 款之規定，對之申請評定。經被告審查結果，認無違反前揭條款之規定，以104 年1 月26日中臺評字第1030043 號商標評定書為評定不成立之行政處分。原告不服，提起訴願，經濟部嗣於104 年8 月18日以經訴字第10406309570 號為原處分關於系爭商標指定使用於「中藥、西藥、口服藥液、醫用茶、磁性穴道貼布」商品評定不成立之部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；其餘部分訴願駁回之行政處分。原告不服，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟（見本院卷第150至151頁）。

貳、原告聲明請求：㈠原告不服部分之訴願決定及原處分均撤銷，原決定關於維持原處分作成評定不成立之15個商品部分，均應撤銷。㈡被告對於系爭商標評定指定使用於「營養補充品、醫用營養補助劑、嬰兒乳粉、嬰兒食品、敷藥用材料、動物用藥品、生理期用襯墊、農業用殺蟲劑、隱形眼鏡清潔液、已裝藥急救箱、空氣淨化製劑、失禁用尿布、檢驗試劑、填牙材料、環境衛生用殺蟲劑」部分，應作成評定成立之行政處分。並主張如後：

一、系爭商標為說明性文字：系爭商標係由3 個單音節所組成，相關消費者唸其讀音同臺語「三比巴」，且指定使用於中藥、西藥、營養補充品、口服藥液、醫用營養補助劑、醫用茶、嬰兒乳粉、嬰兒食品、敷藥用材料、動物用藥品、生理期用襯墊、農業用殺蟲劑、隱形眼鏡清潔液、已裝藥急救箱、空氣淨化製劑、磁性穴道貼布、失禁用尿布、檢驗試劑、填牙材料、環境衛生用殺蟲劑等商品，雖非每項商品均與「瘦」或「瘦身」相關，然多涉及「瘦身」功能或作用，足徵為商品之形狀、品質、用途、原料、產地或相關特性之說明性文字，而不具識別性。

二、系爭商標有不得註冊之事由：系爭商標為臺語「瘦巴巴」之意，為直接明顯之說明，有系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第2 款及現行商標法第29條第1 項第1 款之適用。觀諸訴願決定關於撤銷原處分部分與維持原處分部分，所涉商品及消費情境雖屬相似，然訴願決定南轅北轍，是本件訴願決定有理由不備或判決矛盾之情事，當然違背法令。

參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、系爭商標為閩南語瘦巴巴之諧音：系爭商標係單純外文之橫書，由左至右組成，其「Sun 」、「Be」、「Bar 」係將習見之外文名詞及動詞加以排列，其用法及整體語句意義雖悖離於相關消費者所認知。然於連貫唱呼之際，不難發現其係閩南語「瘦巴巴」之諧音，易使人有形容一個人很瘦之臺語諧音之聯想。

二、系爭商標無直接明顯性之描述：商標是否本身為於所指定商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明或與之有密切關聯之情形，須以商標與指定商品或服務間之關係為依據，無法脫離指定商品或服務單獨為之。系爭商標固有閩南語諧音瘦巴巴之意，然商標係透過該諧音予相關消費者新奇獨特印象，相關消費者尚需運用一定程度之想像、思考、感受或推理，始能領會系爭商標與指定使用於營養補充品、醫用營養補助劑、嬰兒乳粉、嬰兒食品、敷藥用材料、動物用藥品、生理期用襯墊、農業用殺蟲劑，隱形眼鏡清潔液、已裝藥急救箱、空氣淨化製劑、失禁用尿布、檢驗試劑、填牙材料、環境衛生用殺蟲劑等商品之關聯，是難謂系爭商標有直接明顯性之描述。況原告亦未提出「Sun Be Bar」已為競爭同業會選擇用以說明上開商品特徵之事證。準此，系爭商標之註冊不致影響市場公平競爭。

三、商標個案審查原則：原告雖援引本院102 年度行商訴字第23號判決之例為憑，然其商標與本案情形有別，自不得比附援引，執為系爭商標應予撤銷之有利論據。職是，系爭商標非為常見之文字組合，亦非屬所指定商品之直接說明文字，應具識別商品來源之特性。職是，系爭商標之註冊，自無註冊時商標法第23條第1項第2 款及現行商標法第29條第1 項第1項規定之適用。

肆、參加人聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：原告雖主張系爭商標為臺語「瘦巴巴」之直接說明，應予撤銷云云。然其忽略相關消費者看到系爭商標「Sun Be Bar」後，須先以英文發音，始能聯想到臺語「三比巴」之諧音，最後聯想到「瘦巴巴」字義之意涵。此與註冊第00516595號「白帥帥」商標，使相關消費者先想到臺語「非常潔白」之諧音，進而聯想到「洗衣精之功用」情形相同。準此，系爭商標不構成違反註冊時商標法第23條第1 項第1 款及現行商標法第29條第1項第1款之事由。

伍、本院得心證之理由：

一、程序事項：

(一)本件未變更之聲明：原告於104 年10月13日行政起訴狀，其訴之聲明為：1.原告不服部分之訴願決定及原處分均撤銷。2.被告對於系爭商標評定案應作成評定成立之行政處分（見本院卷第6 頁）。嗣於105 年2 月23日準備程序期日、3 月24日言詞辯論期日聲明：1.原告不服部分之訴願決定及原處分均撤銷，原決定關於維持原處分作成評定不成立之15個商品部分，均應撤銷。

2.被告對於系爭商標評定指定使用於「營養補充品、醫用營養補助劑、嬰兒乳粉、嬰兒食品、敷藥用材料、動物用藥品、生理期用襯墊、農業用殺蟲劑、隱形眼鏡清潔液、已裝藥急救箱、空氣淨化製劑、失禁用尿布、檢驗試劑、填牙材料、環境衛生用殺蟲劑」部分，應作成評定成立之行政處分（見本院卷第157 、171 頁）。準此，原告本於同一請求基礎為請求，使訴之聲明益加明確，非屬訴之變更或追加，合先敘明。

(二)本件無庸審酌部分說明：本件原告於提起行政訴訟時，僅就訴願決定核認系爭商標指定使用於「營養補充品、醫用營養補助劑、嬰兒乳粉、嬰兒食品、敷藥用材料、動物用藥品、生理期用襯墊、農業用殺蟲劑、隱形眼鏡清潔液、已裝藥急救箱、空氣淨化製劑、失禁用尿布、檢驗試劑、填牙材料、環境衛生用殺蟲劑」部分之註冊，評定不成立之處分部分爭執，主張違反註冊時商標法第23條第1 項第2 款與現行商標法第29條第1 項第1 款之規定。且經本院於105 年2 月23日準備程序期日，當庭諭知本院僅就系爭商標於上開項目為審究，當事人亦表示無意見（見本院卷第162 頁）。職是，本院僅審酌系爭商標指定使用於「營養補充品、醫用營養補助劑、嬰兒乳粉、嬰兒食品、敷藥用材料、動物用藥品、生理期用襯墊、農業用殺蟲劑、隱形眼鏡清潔液、已裝藥急救箱、空氣淨化製劑、失禁用尿布、檢驗試劑、填牙材料、環境衛生用殺蟲劑」部分，併此敘明。

二、整理當事人爭執與不爭執事項：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。行政訴訟法第132 條亦有準用之規定。職是，法院於言詞辯論期日，依據兩者主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷第159 至162頁之105 年2月23日之準備程序筆錄）。

(一)當事人不爭執事項：

1.參加人前於100 年5 月16日以「Sun Be Bar」商標，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1498717 號商標。嗣原告以系爭商標有違註冊時即92年11月28日修正施行之商標法（下稱修正前商標法）第23條第1 項第2 款及現行商標法第29條第1 項第1 款之規定，對之申請評定。經被告審查，認無違反前揭條款之規定，並作成評定不成立之行政處分。原告不服，提起訴願。經濟部嗣作成原處分關於系爭商標指定使用於「中藥、西藥、口服藥液、醫用茶、磁性穴道貼布」商品評定不成立之部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；其餘部分訴願駁回之行政處分。

2.系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第5 類「中藥、西藥、營養補充品、口服藥液、醫用營養補助劑、醫用茶、嬰兒乳粉、嬰兒食品、敷藥用材料、動物用藥品、生理期用襯墊、農業用殺蟲劑、隱形眼鏡清潔液、已裝藥急救箱、空氣淨化製劑、磁性穴道貼布、失禁用尿布、檢驗試劑、填牙材料、環境衛生用殺蟲劑」商品。

(二)當事人爭執事項：本件兩造間之爭點闕在系爭商標之註冊，有無違反修正前商標法第23條第1 項第2 款及現行商標法第29條第1 項第1 款之規定？

三、本件商標評定事件之準據法：按對本法100 年5 月31日修正之條文施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，而於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，商標法第106 條第3 項定有明文。原告人前於103 年3 月5 日以系爭商標違反註冊時即92年11月28日修正施行之商標法第23條第1 項第2 款及現行商標法第29條第1 項第1 款之規定，對之申請評定（參照本院整理當事人不爭執事項1 ）。因系爭商標之申請日為100 年5 月16日，准註冊公告日為101 年1 月16日，且為101 年7 月1 日商標法修正施行後，經受理而尚未處分之評定案件。因系爭商標所涉註冊時商標法第23條第1 項第2 款，業經修正為商標法第29條第1 項第1 款。準此，本件關於系爭商標是否撤銷註冊之判斷，應依核准審定時有效之92年5 月28日修正公布，同年11月28日施行，暨100 年6 月29日修正公布，101 年7 月1 日施行之商標法併為判斷。

四、系爭商標就本案審理範圍無撤銷事由：按商標係表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊；商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者，不具識別性，不得註冊。修正前商標法第23條第1 項第2 款與現行商標法第29條第1 項第1 款分別定有明文。而商標有無識別性，應就商標與指定使用商品或服務之關係、競爭同業使用情形、申請人使用方式與實際交易情況等因素，綜合判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，倘為商品之說明或與商品之說明有密切關連者，即有該條款不得申請註冊之適用（參照最高行政法院90年度判字第1846號、90年度判字第724 號行政判決）。原告主張系爭商標就其所指定之商品，有瘦身之意涵及功能，為直接明顯之說明云云。被告與參加人均抗辯稱系爭商標雖有閩南語「瘦巴巴」之諧音，然須經相關消費者進一步想像，始能領會系爭商標與其所指定商品之關連性，故非為直接明顯之描述等語。職是，本院應審究系爭商標是否僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成，而有不具識別性，有不得註冊事由。經查：

(一)審酌描述性標識之因素：判斷商品或服務之標識，究係直接說明或暗示性描述，可參酌如後因素，予以判斷：1.參酌字典、報章雜誌對該文字之定義，俾以瞭解該文字於公眾認知之一般意義，且隨時間之經過或社會之演變，某特定文字於公眾理解之一般意義，亦將隨之變化，自應以商標申請註冊時，該文字於相關消費者心中普遍性認知之意義為準。2.相關消費者欲瞭解該文字與商品或服務之性質所需之想像力，想像力越低者，即傾向為直接說明文字；反之，想像力越高者，即傾向為暗示性描述文字。3.就相同或類似商品或服務競爭者而言，倘競爭者需要使用該文字以表彰其商品或服務特性之需求越高，則傾向為描述性文字。4.描述性商標或說明性商標，用於直接描述商品或服務之性質、功能、品質、用途、特點或其他有密切關聯者。商標圖樣本身有其固有涵義，其涵義與使用該圖樣商品有關，社會大眾均得使用，用以描述其所生產之商品或提供之服務。簡言之，暗示性商標以隱含、譬喻方式，暗示說明其所指定之商品或服務之相關特性，具有識別性。而描述性商標為直接明顯之說明，相關消費者易將之視為商品或服務之說明，並非識別來源之標識。

(二)系爭商標就營養補充品等15項商品屬暗示性商標：

1.所謂暗示性商標，係指以間接之方式描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其他特點，使相關消費者經由想像之空間產生商品或服務與商標圖樣之聯想。暗示性商標與隨意性、創造性商標相較，其識別性較弱，雖屬於弱勢商標，然具有商標註冊之積極要件，不須證明具有第二意義，即可為商標註冊。

2.本院審酌系爭商標有閩南語諧音「瘦巴巴」涵義，可知該涵義為閩南語通常用語，係臺灣地區之社會公眾得自由使用之公共用語。查系爭商標評定指定使用於營養補充品、醫用營養補助劑、嬰兒乳粉、嬰兒食品、敷藥用材料、動物用藥品、生理期用襯墊、農業用殺蟲劑、隱形眼鏡清潔液、已裝藥急救箱、空氣淨化製劑、失禁用尿布、檢驗試劑、填牙材料、環境衛生用殺蟲劑等15項商品部分，相關消費者通常不會將系爭商標視為指示及區別商品或服務來源之標識，經由該諧音予相關消費者新奇獨特印象，相關消費者尚需運用一定程度之想像、思考、感受或推理，始能領會系爭商標與指定使用於上揭商品之關聯性。準此，系爭商標就營養補充品等15項商品屬暗示性商標甚明。

3.商品或服務之說明原屬提供商品或服務者，在交易上通常所必須加以描述者。倘准說明性商標申請註冊，無異於允許該商標申請人壟斷說明性商標，致相關市場交易上其他競爭者對其所提供之商品或服務，不能據之加以說明，將造成自由競爭市場不公平情事。是否為說明性商標，應依社會交易市場之一般通念與客觀證據認定之（參照最高行政法院99年度判字第241 號、第637 號行政判決）。查系爭商標就上揭指定商品並無有直接明顯性之描述，原告亦未提出「Sun Be Bar」已為競爭同業會選擇用以說明上開商品特徵之事證。準此，系爭商標之註冊不致影響市場公平競爭。

4.綜上所論，構成系爭商標圖樣之文字，並非直接描述所指定之上揭商品之品質、功用、成分、性質或特徵，係經相關消費者運用想像與推理後，得將文字之特定既有涵義與所指定之商品或服務特性，兩者產生聯想，進而具有隱喻效果，相關消費者得將其視為指示及區別來源之標識時，故構成系爭商標之文字，指定使用於系爭商標就營養補充品等15項商品屬暗示性商標，具有識別性。

五、商標個案審查原則：商標申請准否，係採商標個案審查原則，在具體個案審究是否合法與適當，商標專責機關應視不同具體個案，正確認定事實與適用法律，不受他案之拘束（參照最高行政法院104年度判字第61號行政判決）。原告雖援引本院102 年度行商訴字第23號行政判決為憑云云。然本院參諸上揭商標圖樣與系爭商標，並不相同，且所指定使用之商品或服務有別，況個案事實及證據樣態，均有差異性，故其於具體個案審認結果，自有不同，基於商標審查個案拘束原則，顯難比附援引。

六、本判決結論：綜上所述，本院審酌辯論意旨與調查證據結果，認系爭商標關於指定使用於「營養補充品、醫用營養補助劑、嬰兒乳粉、嬰兒食品、敷藥用材料、動物用藥品、生理期用襯墊、農業用殺蟲劑、隱形眼鏡清潔液、已裝藥急救箱、空氣淨化製劑、失禁用尿布、檢驗試劑、填牙材料、環境衛生用殺蟲劑」商品，無修正前商標法第23條第1 項第2 款及現行商標法第29條第1 項第1 款規定之適用。職是，被告就上開部分商品為所為評定不成立之處分，其於法有據，核無不法。訴願決定就此部分予以維持，洵屬無誤。原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，為無理由，應予駁回。

七、無庸審酌部分說明：原告雖於行政起訴狀中提出，系爭商標所涉商品為瘦身廣告，有違衛生法令，參加人事涉刑事偽藥詐欺案，是請求本院函詢衛福部出具意見云云（見本院卷第8 頁）。然經本院審酌原告上開所請事項與本案無涉，無函詢之必要。而本件事證已明，且兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭