智慧財產法院行政判決

原告

翡仕實業股份有限公司

代表人

陳昭仲（董事長）

訴訟代理人

陳緯慶律師

複代理人

丁秋玉律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

洪淑敏（局長）

訴訟代理人

盧耀民

參加人

法商‧樺榭菲力柏契出版社

代表人

法碧恩 舒丹

上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國106 年1 月18日經訴字第10506313960 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定參加人獨立參加被告之訴訟，並判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限，行政訴訟法第111 條第1 項定有明文。查原告於民國106 年8 月8 日本院準備程序當庭追加訴之聲明第2 項：「被告應就系爭商標廢止事件作成廢止成立註冊應予撤銷之處分」，並經被告同意（本院卷第72至73頁）。核原告上開所為，係屬訴之追加，但業經被告同意，揆諸上開規定，尚無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、事實概要：參加人（原名法商哈榭菲力柏契出版公司）前於83年3月17日以「ELLE PARIS Logo」商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第75類之「鐘錶及其組件」商品，向被告（前中央標準局，88年1 月26日改制為智慧財產局）申請註冊，經被告核准列為第669640號註冊商標（下稱系爭商標），權利期間至106 年11月15日止。其後，原告以系爭商標有商標法第63條第1 項第2 款規定之廢止事由，於104 年10月6 日申請廢止其註冊。案經被告核認系爭商標並無前揭商標法所定廢止事由，以105 年9 月1 日中台廢字第1040532 號商標廢止處分書為「廢止不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，案經經濟部於106 年1 月18日以經訴字第10506313960 號訴願決定書為「訴願駁回」之決定，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

（一）參加人提出西元2012年10月號ELLE雜誌出版日期為2012年10月5 日，已逾104 年10月6 日提出前3 年：參加人為雜誌社，在台灣地區並未有錶類商品之生產與製造之事實，所提雜誌有可能造假；又原告於2015年10月6 日對系爭商標提出廢止之申請，參加人應提出2012年10月6 日至2015年10月6 日之使用證據，但參加人所提之2012年10月號ELLE雜誌其實際出版日期不明，亦未經參加人證明，則有鑒於市面上雜誌多於月中或月底出版下個月號之雜誌，經原告自行檢索相關銷售書籍網站，參加人上開2012年10月號ELLE雜誌出版日期為2012年10月5 日，非屬於3 年內之使用證據，不具證據能力。況截至被告機關為廢止不成立處分前，除上開雜誌外，參加人未提出其他任何使用證據。

（二）系爭商標之使用證據不符商標法第64條商標同一性規定：1.註冊商標使用之注意事項3.2.1.2 ：「註冊商標實際使用時，應使用其商標之全部，不得僅單獨使用其中一部分，僅使用其中一部分，不認為有使用註冊商標。」。參加人所提交之廣告雜誌內頁手錶圖樣模糊不清，且該等錶款為兩地錶，同一錶面可以顯示兩個地區的時間，是以錶面上標示多個著名城市如NEW YORK、PARIS 、LONDON、TOKYO…等，參加人將PARIS 作為錶面之裝飾文字非屬於為行銷之目的，足以使相關消費者認識其為商標之使用。

2.根據參加人之被授權廠商TOP BRAND 公司之授權合約，授權商標為「ELLE TIME」，而雜誌上之錶款即屬該授權合約範圍內之商品，並非系爭商標「ELLE PARIS」商品。又商標法所稱行銷市場指國內市場及自國內外銷，而外銷指自我國領域出口，是否含機上免稅購物，不無疑義；縱航空器係屬我國擬制領域，惟該條文係規範在刑法中，實屬國家主權之宣示，而機上雜誌國內消費者若無出境即無法購買，應屬境外商業行為。即便將「機上免稅購買行為」定位為廣義之出口，仍須於商品或其包裝容器上標示商標；但參加人提供機上購物雜誌上之手錶商品其商標為「ELLEGIRL」，非系爭商標。

（三）參加人曾專屬授權原告：

1.參加人明知原告與香港商Top Brands（Hong Kong ）Limited （參加人之商標代理商）於98年7 月29日及9 月23日間，所簽立之經銷及授權合約僅限使用「ELLE TIME 」及「L BY ELLE 」（該二商標均未在我國申請註冊）而不及於「ELLE」，授權期滿，原告僅能於99年6 月30日前，繼續支付權利金，銷售尚未出清之庫存「ELLE」商標商品，逾處理期間後，必須將所有含有「ELLE」等商標之商品下架。參加人竟能將未經註冊之商標專屬授權給香港商TopBrands（Hong Kong ）Limited ，讓其授權給原告再轉授權與銷售契約藉以收受高額權利金與貨款，嗣後再對原告主張侵害商標，核上開行為，實屬詐欺行為。

（四）聲明：①原處分及訴願決定均撤銷。②被告應就系爭商標廢止事件作成廢止成立註冊應予撤銷之處分。

三、被告辯稱：

（一）觀諸參加人於廢止答辯階段所檢送之相關事證，其中廢止答辯附件4 為西元2012年10月「ELLE」雜誌之商品廣告內頁，其上可見錶面標示有「ELLE」字樣之手錶商品2 只，其中右側「ELLE時尚個性皮帶防水錶」之圖樣上有可辨認之「ELLE」與「PARIS 」字樣，該二字雖分置於圓形錶面之左上與右下，與系爭商標係將「ELLE」與「PARIS 」上下緊密排列有間，然該錶面仍包含系爭商標之全部文字，未變更系爭商標之主要識別特徵，僅書寫排列方式略有不同，難謂與系爭商標不具同一性，堪認參加人確有使用系爭商標於手錶商品並利用2012年10月「ELLE」雜誌廣告促銷之事實。原告雖訴稱當月雜誌通常係於上月發行，參加人並未提供前揭雜誌實際出版日期為何，無法證明該雜誌出版日期係在本件申請廢止日前3 年內等語。惟查，雜誌於出版後通常會繼續在市場上陳列販售，消費者於同一雜誌下期出版更換前均有接觸購買之可能，且上述雜誌廣告頁面除刊登有系爭商標手錶商品外，另亦刊載有「ELLE流蘇絲巾」、「ELLE太陽眼鏡」及「ELLE東方印象登機箱」等商品廣告，且於該頁面右上角之抽獎活動廣告中提及「ELLE LOVE PARiS 全品牌滿額抽獎趣」、「活動時間：2012/10/4 （四）～2012/11/21（三）」、「活動方式：只要在全省指定ELLE專櫃，包含ELLE、…單櫃購物滿1000元，…即可參加抽獎。…。」及「抽獎時間：2012/11/26（一），主辦單位將於抽獎後兩天內11/28 （三）以前公布於www .elleshop .com .tw網站。」等內容，由此足知「ELLE」專櫃於101 年10月至11月間有持續促銷包括系爭商標手錶商品之活動，原告所訴應無足採。

（二）原告固又訴稱前述雜誌錶款可顯示兩個地區之時間，「PARIS 」僅為地名而非商標使用等語。惟前揭雜誌所示錶面上之外文「ELLE」與「PARIS 」字體大小相當，且「PARIS 」與錶面上其他城市名稱字體有別，寓目印象較為明顯，縱該錶款有顯示不同時間之功能，其標示方式仍可使消費者以其為辨別商品來源之標識，而非僅裝飾文字，所訴自非可採。

（三）至原告援引103年5月3日中時電子報刊載（廢止申請附件1）警方表示正牌ELLE手錶不會另附「PARIS」字樣等語，主張系爭商標未於我國實際使用乙節。查上述報載係指參加人所產製之手錶背面僅標示單純外文「ELLE」，然此並無礙前述手錶正面標示系爭商標之事實；且新聞事件有其特定時空背景，產品亦有其週期，縱認該報載屬實，充其量亦僅反映新聞發生當時之狀態，未必即為參加人於101年10月間產製或銷售其手錶並使用系爭商標之情形，故其主張亦不可採。另原告提出ELLE TIME 目錄影本及各國含有ELLE GIRL 之商標公報影本，主張前述使用非本案系爭商標之使用一節，經核商標法就商標文字之組合使用、是否申請註冊及申請數量，均由申請人自行決定，只要無不得註冊之情形，並無任何限制。本案就廢止答辯附件4 有使用系爭商標之情形亦如前述，是原告縱提出ELLE TIME目錄影本及ELLE GIRL 之商標公報影本，惟均不影響參加人於申請廢止前3 年有使用系爭商標於手錶商品之判斷。

（四）又按商標權人已檢送部分具體商品/服務之使用證據，與之同性質之其他商品/服務雖未檢送，亦可認為有使用。而所謂「同性質」之商品/服務，可參考本局商品或服務分類6碼之商品/服務（組群未分類至6碼者，以4碼為準），6碼商品/服務組群項下之商品/服務名稱，原則上認定為性質相同。亦即，商標權人應檢送具體商品/服務之證據，以證明其使用，惟所檢送之證據亦可作為「同性質」商品/服務之使用證據，而商品/服務間是否具相同性質，得以商品/服務之分類組群作為判斷之基礎。經查，系爭商標有使用於指定之手錶商品之事實已如前述，另其指定使用之「鐘」及「鐘錶組件」商品與手錶商品則同屬本局編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料所載第1406組群，其性質相同，揆諸前揭說明，亦堪認關係人於本件申請廢止日前三年內有使用系爭商標於「鐘」及「鐘錶組件」商品之事實。

（五）聲明：原告之訴駁回。

四、參加人未到庭或具狀為事實上及法律上之陳述。

五、本件商標註冊事件，兩造整理並協議簡化爭點為：系爭商標是否於本件廢止申請日前3 年內，使用於所指定之「鐘錶及其組件」商品之事實，而有商標法第63條第1 項第2 款規定之適用？

六、本院之判斷：

（一）按「商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。」，商標法第66條定有明文。參加人係於104 年10月6日以系爭商標之註冊有違商標法第63條第1 項第2 款之規定，向被告申請廢止其註冊，是系爭商標有無廢止事由，自應適用申請廢止時即100 年6 月29日修正公布，101 年7 月1 日施行之商標法為斷。

（二）商標法第63條第1 項第2 款規定：「商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。」；而商標之使用，則依同法第5 條第1 項「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」、第2 項「前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」、同法第57條第3 項「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」等規定認定之。又「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標」，商標法第64條亦有明文；而所稱同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即具同一性。如文字商標之使用不論其係變更書寫排列方式或字體，只要能使相關消費者足以認識該文字與註冊商標係屬同一商標，即得認有使用該文字之註冊商標（最高行政法院103 年度判字第712 號判決要旨參照）。

（三）經查，參加人提出西元2012年10月「ELLE」雜誌之商品廣告內頁（廢止卷第127 頁附件4 ），有「ELLE」字樣之手錶商品2 只，其中右側「ELLE時尚個性皮帶防水錶」之圖樣上有可辨認之「ELLE」與「PARIS 」字樣，該二字雖分置於圓形錶面之左上與右下，與系爭商標（如附圖）「ELLE」與「PARIS 」上下緊密排列有間，然該錶面仍包含系爭商標之全部文字，未變更系爭商標之主要識別特徵，僅書寫排列方式略有不同；且該表彰方式仍可使消費者以其為辨別商品來源之標識，而非僅裝飾文字，參照前開法條規定與判決要旨，上開雜誌廣告手錶使用之商標與系爭商標具同一性，而足認參加人確有使用系爭商標於手錶商品之實。

（四）原告雖主張通常當月雜誌係於上月發行，且參加人提出之西元2012年10月「ELLE」雜誌經原告自行檢索相關銷售書籍網站，其出版日期為2012年10月5 日，非屬廢止申請日前3 年內之使用證據。惟查雜誌於出版後會繼續在市場上陳列販售，消費者於同一雜誌下期出版更換前均有接觸購買之可能；遑論上述雜誌廣告頁面除刊登有系爭商標手錶商品外，另亦刊載有「ELLE流蘇絲巾」、「ELLE太陽眼鏡」及「ELLE東方印象登機箱」等商品廣告，且於該頁面右上角之抽獎活動廣告中提及「ELLE LOVE PARiS 全品牌滿額抽獎趣」、「活動時間：2012/10/4 （四）～2012/11/21（三）」、「活動方式：只要在全省指定ELLE專櫃，包含ELLE、…單櫃購物滿1000元，…即可參加抽獎。…。」及「抽獎時間：2012/11/26（一），主辦單位將於抽獎後兩天內11/28 （三）以前公布於www . elle shop .com .tw網站。」等內容，足見「ELLE」專櫃於101 年10月至11月間有持續促銷包括系爭商標手錶商品之活動，可證參加人於廢止申請日前3 年內有使用系爭商標之實。系爭商標有使用於指定之手錶商品之事實已如前述，則系爭商標指定使用之「鐘」及「鐘錶組件」商品因與手錶商品同屬被告編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料所載第1406組群，其性質相同，亦堪認參加人於本件申請廢止日前3年內有使用系爭商標於「鐘」及「鐘錶組件」商品之事實，而無違商標法第63條第1 項第2 款規定。

（五）至原告另主張ELLE雜誌錶款屬「ELLE TIME 」產品，非系爭商標「ELLE PARIS」；系爭商標「ELLE PARIS」實為「ELLE GIRL 」商標使用等情，並提出ELLE TIME 目錄影本（本院卷第18至24頁）及各國含有ELLE GIRL 之商標公報影本（本院卷第25至41頁）為憑；然縱如原告所述，「ELLE TIME 」未在我國申請註冊，而「GIRL」又為女性錶款之說明文字，均不具我國商標法商標意義，卻經參加人就同款手錶產品以上開商標在國外申請註冊、使用、授權等情屬實，因我國商標法乃採屬地主義，參加人之國外註冊商標及其商標經營策略，本非我國商標法之規範範圍，亦與本件參加人是否於廢止申請日前3 年在國內使用系爭商標之認定無涉，併此敘明。

（六）綜上，系爭商標並無商標法第63條第1 項第2 款之情事，從而，原處分所為系爭商標廢止不成立之處分於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告另為系爭商標廢止成立註冊應予撤銷之處分，核無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊及防禦方法，於本判決結果不生影響，爰不一一論列。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第三庭