智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　 民國98年10月8日辯論終結

原告

台達電子工業股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

洪順玉律師

訴訟代理人

蔡清福律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○（局長）

訴訟代理人

丁○○

參加人

丙○○

訴訟代理人

陳啟舜律師

複代理人

錢師風律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國98年5 月13日經訴字第09806111920 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、事實概要︰原告前於民國94年5 月13日以「風扇扇框」向被告申請新型專利，經被告進行形式審查准予專利後，發給新型第M275681 號專利證書。嗣94年12月27日參加人以該專利違反專利法第94條第4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。原告於95年3 月9 日提出系爭專利申請專利範圍之更正。經被告審查認該更正違反專利法第108 條準用第64條第2 項之規定，應不准更正。系爭舉發案仍依原公告本審查，以系爭專利違反專利法第94條第4 項之規定，於98年2 月4 日（98）智專三㈠05017 字第09820059830號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，亦為經濟部於98年5 月13日以經訴字第09806111920 號訴願書為訴願駁回之決定，原告不服，提起本件行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告起訴主張

(一)由專利法第108 條及被告所刊行之專利審查基準第2-6-64頁到第2-6-65頁第2 篇第6 章第2.3.1 節、第2-6-68頁到第2-6-70頁第2 篇第6 章第2.4 節可知，更正時，將『任何一種附屬項直接併入其所依附之獨立項，以達減少總請求項數，且更正後原來技術特徵的結合關係不變者』為專利法及被告刊行基準所認定之可更正項目。原告於95年3 月9 日提出之更正，係以『原申請專利範圍第3 項直接併入原申請專利範圍第1 項、原申請專利範圍第17項直接併入原申請專利範圍第14項』方式提出更正。更正後之申請專利範圍第1 項為「一種風扇扇框，用以包圍風扇之轉子，包括：一第一框架，具有至少一延伸部，該延伸部具有一扣孔；以及一第二框架，具有與該延伸部相對應之一導槽及一扣件，使該第一框架與該第二框架相接合或分離，其中該導槽之側壁設有至少一肋條。」；更正後之申請專利範圍第13項為「一種風扇，包括：一第一扇框，具有至少一延伸部，該延伸部具有一扣孔；一第二扇框，具有與該延伸部相對應之一導槽及一扣件，使該第一框架與該第二框架相接合或分離，其中該導槽之側壁設有至少一肋條；以及一轉子，係設置於該扇框內。」此二申請專利範圍分別為原核准公告之申請專利範圍第3 項、第17項之完整保護範圍，故未變更原核准之申請專利保護範圍之範疇。另此二申請專利範圍所加入之限制是在『導槽側壁』加設『肋條』，亦即此二申請專利範圍在『第一扇框』、『第二扇框』、『延伸部』、『扣孔』、『導槽』、『扣件』及『轉子』之間的連接關係並未有任何改變，故與前述元件相關之結構或關係，亦不會有所改變。且更正後各附屬項與新獨立項之結合關係並未被一併變更。故原告於95 年3月9 日提出之更正符合專利法第108 條及第64條以及專利審查基準第2 篇第6 章第2.3.1 節、第2.4 節等規定。被告於98年2 月4 日所發出之專利舉發審定書中僅以『…因併入肋條而改變了構造特徵…實質變更原申請專利範圍…』一詞，未具體指明各附屬項之結合關係為何改變之情形下而做出不予更正之審定，實為違反專利法及專利審查基準前項規定。故被告所為之不准予更正處分於認定事實及適法上顯有違誤。訴願機關亦未就此點作出指正，仍沿用被告之論點，其所為之決定亦屬違誤。

(二)被告所為不准予更正之處分，顯有違行政程序法第6 至8 條之規定，依中華民國專利公告第I270606 號、第M273352 號、第I226742 號等案件中，各案件專利權人均以『詳述式附屬項』加入原獨立項方式提出更正，被告均認為該更正申請依法可准予更正。而審理系爭案件時，竟與其審理標準有違，被告顯有違反行政程序法中關於『平等原則』與『信賴原則』之規定。例如於94年7 月7 日申請、96年1 月1 日公告之中華民國專利公告第I270606 號『用以調整亮度之遮蔽物』中，其更正前申請專利範圍總計10項（第2 、3 、5、6、8 項均直接依附於第1 項），以原申請專利範圍第2-6 項（均為詳述式附屬項）併入申請專利範圍第1 項的方式提出更正（更正後僅餘5 項），被告認為該項更正符合專利法規定故准予更正。原告發現原申請專利範圍第8 項（更正後第3項）僅依附原申請專利範圍第1 項，且原申請專利範圍第9-10項（更正後第4-5 項）亦有一部份僅依附原申請專利範圍第8 項。又93年12月31日申請、94年8 月21日公告之中華民國專利公告第M273352 號『具背部保健功能之能量屋』中，其更正前申請專利範圍總計11項（第2 、3 、9 、11項均直接依附於第1 項），以原申請專利範圍第2-3 項（其中第3項為詳述式附屬項）併入申請專利範圍第1 項的方式提出更正（更正後僅餘9 項），被告認為該項更正符合專利法規定故准予更正。原告發現原申請專利範圍第9 項（更正後第7項）僅依附原申請專利範圍第1 項、原申請專利範圍第11項（更正後第9 項）僅依附原申請專利範圍第1 項，且原申請專利範圍第10項（更正後第8 項）僅依附原申請專利範圍第9 項。再92年8 月1 日申請、94年1 月11日公告之中華民國專利公告第I226742 號『散熱扇之出風口導流結構』中，其更正前申請專利範圍總計12項（第2-12項均直接依附於第1項），以原申請專利範圍第3 項（其中第3 項為詳述式附屬項）併入申請專利範圍第1 項的方式提出更正（更正後僅餘11項），被告認為該項更正符合專利法規定故准予更正。原告發現原申請專利範圍第2 、4-12項（更正後第2-11項）僅依附原申請專利範圍第1 項。由上述三例可見，其專利案之更正情形及適用之法規實與系爭案近似。被告於情形雷同之系爭案，卻不准更正審定，顯有違法之嫌。且依據被告於98年3 月4 日對系爭案所作成之新型技術報告書可知，系爭案之更正後申請專利範圍第1 、13項相對於各引證案而言具有專利性。

(三)為此起訴狀聲明請求訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告答辯則以：依據專利法第64條第2 項及專利審查基準（2004年版）2-6-68頁至2-6-70頁2.4 實質擴大或變更申請專利範圍之判斷，其中（16）等亦進一步例示實質擴大或變更申請專利範圍之相關規定。原告95年3 月9 日之申請專利範圍更正本，與94年9 月11日之公告本比較，係將原申請專利範圍第3 項及第17項分別併入第1 項及第14項獨立項中，原公告本之第2 、4 至13項附屬項係直接或間接依附於第1 項獨立項，並未含有第3 項之「肋條3211」構造，另第15、16、18至27項附屬項係直接或間接依附於第14項獨立項，亦未含有第17項之「肋條」構造；而前揭更正本將第3 項及第17項之肋條分別併入第1 項及第14項獨立項中，更正後之第1 項及第13項獨立項因併入肋條而導致改變了構造特徵，產生新的實施態樣，則更正後之後續第2 至12項附屬項及第14至25項附屬項，因分別直接或間接依附於更正後第1 項及第13項獨立項，自亦包含有該肋條之構造特徵，顯然該更正本已變更原各附屬項之依附關係，而改變了原核准公告之技術特徵的結合關係，產生新的實施態樣，自應屬專利法第64條第2 項規定及專利審查基準第2 篇第1 章第2.4 節第（16）點例示「變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係，導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係，或改變了方法發明之步驟順序。」之實質變更申請專利範圍之情事；故本件95年3 月9 日申請專利範圍更正本有違專利法第108 條準用同法第64條第2 項規定，應不准更正。原處分不准予更正而以係爭專利原公告本進行審查，並無違法。又該專利審查基準有關實質擴大或變更申請專利範圍之判斷章節為2004年版，早在本案95年3 月9 日更正之前即已對外公布周知；至於原告所舉之三案例，為另案之案例，並非相同之專利，不同之專利案件尚不能援引比附，故亦難稱有違平等原則與信賴保護原則。至系爭專利原申請專利範圍第1 、2 、4 至第10項、第12至16、18至24項及第26、27項附屬項不具進步性之理由，業經原處分論明在案，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、參加人之答辯主張參加人之答辯事實及理由與被告之答辯及原處分均相同，並聲明請求駁回原告之訴。

五、本院之判斷如下：

(一)依據專利法第108 條準用同法第64條第1 、2 項之規定，專利權人僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明，申請更正專利說明書或圖示，其更正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。本件原告經被告核准之上揭新型專利，於參加人以不具進步性舉發後，原告即申請更正，經被告認於法不合，不准更正，且為舉發成立，應撤銷原告系爭專利之處分，訴願機關亦為相同之認定，故本件之主要爭點為原告所為之更正是否合法。

(二)按專利申請案一經核准公告，倘允許專利權人任意更正說明明書、申請專利範圍或圖式，藉以擴大或變更其業經核准公告公諸於世之專利保護範圍，當然會影響公眾利益，而違背專利制度為鼓勵、保護及利用發明與創作，促進產業發展之意旨，故對於專利公告後之更正，本即應嚴謹觀之。惟專利公告後，專利權人如因各種原因而願意減縮申請專利範圍，或有誤記事項之訂正，或有對不明瞭記載之釋明，非不可經由更正程序為之，此即專利法第64條第1 項之規定意旨所在。惟依該條第2 項之規定，其更正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍外，且不得實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍。此即為限制專利權人任意經由更正以擴大或變更其經公告之申請專利範圍，且對於已揭露於原說明書或圖式之部分，則應在合法之範圍內，允許專利權人更正。

(三)經查原告系爭專利之原申請專利範圍共27項，其中第1 、14項為獨立項，餘均為附屬項。而原告所申請之更正係將申請專利範圍第3 項併入第1 項及第17項併入第14項。更正前之申請專利範圍第1 項為：「一種風扇扇框，用以包圍風扇之轉子，包括：一第一框架，具有至少一延伸部, 該延伸部具有一扣孔；以及一第二框架，具有與該延伸部相對應之一導槽及一扣件，使該第一框架與該第二框架相接合或分離。」；第3 項為：「如申請專利範圍第1 項之風扇扇框，其中該導槽之側壁設有至少一肋條。」其用語為詳述式之說明，即在第1 項之風扇扇框之導槽上至少有一肋條，故其將第3 項併入第1 項，係將附屬項併入獨立項而減少總請求項數，且其更正為申請專利範圍第1 項即：「一種風扇扇框，用以包圍風扇之轉子，包括：一第一框架，具有至少一延伸部，該延伸部具有一扣孔；以及一第二框架，具有與該延伸部相對應之一導槽及一扣件，使該第一框架與該第二框架相接合或分離，其中該導槽之側壁設有至少一肋條。」，係對原申請專利範圍第1 、3 項之結合說明，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，應屬符合專利法第108條準用第64條第1、2項之規定。

(四)次查更正前之申請專利範圍第14項為：「一種風扇，包括：一第一扇框，具有至少一延伸部, 該延伸部具有一扣孔；一第二扇框，具有與該延伸部相對應之一導槽及一扣件，使該第一框架與該第二框架相接合或分離；以及一轉子，係設置於該扇框內。」；第17項為：「如申請專利範圍第14項之風扇，其中該導槽之側壁設有至少一助條。」，而其更正後之第13項為：「一種風扇，包括：一第一扇框，具有至少一延伸部，該延伸部具有一扣孔；一第二扇框，具有與該延伸部相對應之一導槽及一扣件，使該第一框架與該第二框架相接合或分離，其中該導槽之側壁設有至少一肋條；以及一轉子，係設置於該扇框內。」，核其用語，亦係對原申請專利範圍第14、17項之結合說明，且其重點與前揭第1 項之更正相同，即將附屬項導槽側壁所設之至少一肋條，由原申請專利範圍第17項附屬項併入第14項之獨立項內，其減少申請專利範圍之總請求項數，且係將原敘述性之附屬項併入獨立項，並未改變原申請專利範圍之結合關係，更正後第1 項、第13項所增加之技術特徵，即導槽側壁所設之至少一肋條，本即已揭露於原敘述性附屬項之第3 、17項，亦已揭露於圖示之第3 、4 圖中之構件編號3211，故其更正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，應屬符合專利法第108 條準用第64條第1 、2 項之規定。被告及訴願決定機關暨參加人等，均認原告所為更正係變更原技術特徵之結合關係，為實質變更等語云云。惟查被告等所為之比對，僅係就該獨立項本文觀之，而未就該獨立項與欲併入之附屬項之間，本即為詳述式之說明關係為判斷，故其所辯，尚難採信。本件原告所為更正，於法有據，應予准許。

六、末按法院不得就當事人未聲明之事項為判決，行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第388 條定有明文；又行政訴訟法第216 條第2 項亦規定，原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。本件原告起訴請求撤銷原決定及處分，因被告未於舉發審查過程中准予原告之更正，於法已有未洽，被告仍依原公告之申請專利範圍據以審查，而認系爭專利申請範圍第1 、2 項、第4 至16項、第18至27項違反專利法第94條第4 項之規定，經被告通知原告更正申請專利範圍，惟原告並未予更正，基於系爭專利之完整性，而審定全案舉發成立，應撤銷其專利權之處分，於法不合，訴願決定未予糾正，亦有違誤。原告執以指摘，為有理由。從而，原告聲明求為撤銷訴願決定及原處分，於法有據，應予准許，爰將訴願決定及原處分均予撤銷，由被告依本判決之法律見解重為適法之處分。

七、本案事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

八、據上論結，原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭