智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　 民國99年5月13日辯論終結

原告

元山科技工業股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

乙○○ 律師

複代理人

錢師風 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

丙○○（局長）住同上

訴訟代理人

丁○○

參加人

周碧惠即東力實業廠

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國99年1月5 日經訴字第09806123890 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國92年10月13日以「元山」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之「捕蚊燈、電蚊香器、電驅蚊器、電驅蟲器、超音波蟑螂驅除器、驅蟲燈、滅蚊燈、電子捕蟲燈、電子滅蚊器、電子驅蚊器、殺蟲燈、電殺蟲器、電蟑螂捕殺器、電蚊拍」商品，向被告申請註冊，經該局審查，准列為註冊第1106186 號商標（下稱系爭商標），權利期間自93年6 月16日起至103 年6 月15日止）。嗣參加人以該商標有違商標法第23條第1 項第12款及第14款規定，對之申請評定。案經被告審查，核認系爭商標有違商標法第23條第1 項第14款規定，於98 年9月11日以中台評字第970021號商標評定書為其註冊應予撤銷之處分。訴願人不服，提起訴願，經經濟部99年1 月5 日經訴字第09806123890 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並主張：

㈠「元山」商標之真正創用人為原告前手榮宏電機工業股份有限公司（下稱榮宏公司），榮宏公司自67年起即陸續取得有註冊第108065號「元山」商標專用權，於76年12月10日經被告核准移轉予原告，迄今原告共取得有160餘件商標專用權，因此，參加人並非該「元山」商標之真正創用人。參加人自剽竊、搶先取得註冊第221617號「元山YANG SUN及圖」商標（下稱據以評定商標，如附圖三所示）後，原告即對之提起評定，案經被告為申請不成立之評決。從而，原告僅知悉該「元山」商標之真正創用人為原告，原告並無剽竊他人創用之商標而搶先註冊之意圖。

㈡按「商標權期間得申請延展，每次延展專用期間為十年」；「申請商標權期間延展註冊者，應於期間屆滿六個月起至屆滿六個月內申請」，商標法第27條第2項、第28條第1項分別定有明文。是以，參加人據以評定商標專用權既於92年9月15日屆止，且未於期間屆滿6個月起至屆滿6個月內申請辦理延展，參加人除予人有不再使用據以評定商標外，原告亦僅「知悉他人商標已不存在」之事實。

㈢被告固認定原告曾對於參加人大陸地區註冊於電子捕蚊器商品之「元山」商標提出爭議，是以原告顯然在81年間即因前開事件而應已知悉參加人據以評定標存在。原告在81年間固知悉參加人上開大陸地區「元山」商標存在事實。惟參加人既未於92年9月15日據以評定商標期間屆滿6個月內申請辦理延展專用權，則原告上述知悉事實已有改變，即原告於92年10月13日申請系爭商標註冊時，所知悉者係參加人據以評定商標已不存在之事實，因此，本件被告認定「申請人（原告）知悉參加人商標存在」，與事實不符。

㈣參加人除剽竊原告使用在先之「元山」商標，指定使用於「科學儀器及醫療器材、按摩器」及「蚊香、電蚊香、電子殺蟲器、電蚊器」等商品，並獲准註冊列為第220940號商標及據以評定商標，無奈當時原告尚未能證明所有之「元山」商標已臻著名，遂遭認定評定不成立。惟參加人於75年起，陸續以相同或近似原告前手首先創用之「元山YANG SUN」、「東力YANG SUN」、「東力YANG SUN及圖」、「東力及圖」等商標取得有註冊第352980號、審定第385343號、第390749號及第385019號等商標，案經原告前手提起評定、異議，並經由被告改制前之經濟部中央標準局認定有違當時商標法第37條第1項第6款規定撤銷上揭註冊。另參加人更曾多次剽竊抄襲他人之著名商標擬申請註冊，例如：⒈第000000000號、第000000000號、第084057539號、第084057539號「家樂福」商標；⒉第084057518號、第084057502號「三商」商標；

⒊第084057512號、第084057511號「遠東」商標；⒋第000000000號、第084057508號、第084057507號、第084057506號「萬客隆」商標；⒌第084057505號、第084057504號、第084057503號「全國」商標；⒍第078015921號、第078011298號「雙象」商標，案經被告予以駁回。

㈤承上可知，參加人向不思自創品牌，而以攀附他人商譽、搭便車來謀取利益，實為法所禁止之剽竊抄襲行為，遑論更不應為法律所保護之對象。被告以據以評定商標先使用為由，而撤銷系爭商標之註冊，無異係讓參加人惡行得逞，反鼓勵其繼續抄襲剽竊，是原處分應予撤銷。

三、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：

㈠按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第14款所規定。又前揭規定之立法意旨，係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，故除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止代理人或代表人搶先註冊商標外，並擴大適用範圍及於因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在搶先註冊之情形。

㈡本件系爭商標與據以評定商標（如附圖二、三所示）相較，二者均以中文「元山」作為主要識別部分，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用之捕蚊燈、電蚊香器、電驅蚊器、電驅蟲器、超音波蟑螂驅除器、驅蟲燈、滅蚊燈、電子捕蟲燈、電子滅蚊器、電子驅蚊器、殺蟲燈、電殺蟲器、電蟑螂捕殺器、電蚊拍等商品與據以評定商標所表彰使用之捕蚊燈等商品，屬同一或類似之商品。

㈢再者，依參加人所提出之78年間臺灣電視公司廣告費計算通知單、82年聯合報廣告、86年至94年間國內市場出廠檢驗合格證書、商品檢驗登錄證書、76年至96年間銷售發票等證據資料影本觀之，其至少在78年間起已持續以據以評定商標使用於捕蚊燈等商品，廣泛行銷於臺北、桃園、中壢、臺中、臺南、彰化、嘉義、高雄等地，並於電視報紙等媒體廣告促銷，堪認於本件系爭商標申請註冊日即92年10月13日前，參加人已有先使用據以評定商標之事實，且迄今仍繼續使用據以評定商標。復依參加人所提出之大陸地區（1992）商評字第236號元山商標註冊不當終局裁定書影本，可知原告曾對參加人在大陸地區註冊於電子捕蚊器商品上之元山商標提出爭議，是以原告顯然在81年間即因該事件而應已知悉參加人據以評定商標之存在。

㈣原告雖訴稱其係沿用自創20餘年之「元山」商標申請系爭商標之註冊，並無剽竊他人創用之商標搶先註冊之意圖云云。惟查，本件依原告所提出其商標註冊資料可知，其前手榮宏公司於67年間即以「元山」作為商標圖樣之一部分，經申准註冊第108065號「元山及圖」商標（指定使用於電扇、電鍋等商品）；原告於76年設立後，亦陸續以中文「元山」及（或）外文「YEN SUN」作為商標圖樣之一部分申准多件商標之註冊，指定使用於「排油煙機、電扇、電鍋、電視機、收音機、吹風機」等各式家電用品，惟其於系爭商標申請註冊前並未曾以中文「元山」作為商標指定使用於捕蚊燈等商品。反觀參加人早於71年間即以中外文「元山」及「YANG SUN」作為商標圖樣，指定使用於蚊香、電蚊香等商品，申准註冊據以評定商標，且由參加人所提相關使用證據資料，亦可知參加人至少自76年間即已將據以評定商標使用於其捕蚊燈等商品並持續使用迄今，已詳如前述。是原告於其後之92年10月13日，在明知參加人已先使用據以評定商標於捕蚊燈等商品之情形下，仍以中文「元山」作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用於「捕蚊燈」等商品，而欲跨足於參加人所先使用之捕蚊燈等商品領域，即難謂無悖於公平競爭秩序，而應有仿襲參加人先使用之據以評定商標之不正競爭意圖，是以原告所訴要無足採。

㈤綜上所述，原告於知悉參加人據以評定商標之存在之情形下，仍於其後以與據以評定商標相同之中文「元山」作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用於類似之捕蚊燈等商品，難謂無以不正競爭手段搶先註冊之情事，系爭商標自有商標法第23條第1項第14款規定之適用。又系爭商標既應依前開法條規定撤銷其註冊，其是否尚有違反商標法第23條第1項第12款之情形，即毋庸再一一論究，附此敘明。

四、參加人經合法通知，未於準備程序及言詞辯論期日到庭，惟據其提出之書狀聲明求為判決駁回原告之訴，並辯稱：

㈠本件系爭商標與參加人據以評定商標相較，二者均以中文「元山」作為主要識別部分，且前者中文「元山」與後者英文「YANG SUN」讀音相同，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用之捕蚊燈、電蚊香器、電驅蚊器、電驅蟲器、超音波蟑螂驅除器、驅蟲燈、滅蚊燈、電子捕蟲燈、電子滅蚊器、電子驅蚊器、殺蟲燈、電殺蟲器、電蟑螂捕殺器、電蚊拍等商品與據以評定商標所表彰使用之捕蚊燈等商品，屬同一或類似之商品。

㈡參加人周碧惠即東力實業廠之前手曾宗亮於67年創業至今30年悠久的歷史，致力於電器製造零售業務，並以「元山YANGSUN 」作為商標使用於商品上，廣泛行銷於臺北、桃園、中壢、臺中、臺南、彰化、嘉義、高雄等地區，並於電視報紙等媒體廣告促銷，所表彰之商品品質與信譽已廣為相關業者及消費者所普遍認知達著名之程度，有72年取得之據以評定商標註冊及使用資料（於92年9 月15日屆期疏忽未辦理延展，然而有持續行銷使用至今）、79年取得中國大陸註冊第521955號「元山」商標指定使用於電子捕蚊器商品，註冊有效期限延續至2010年6 月、80年「捕蚊器」商品取得新型第60909 號專利、78年間元山捕蚊燈商品於臺灣電視「天才房車」廣告播映、元山牌捕蚊燈商品於臺灣電視「天天開心」、「鄉親你好」，綜藝節目「開心舞台」、「金舞台」廣告播映、大愛十週年紀念特刊元山捕蚊燈廣告、82年3 月7 日聯合報廣告「元山YANG SUN及圖」商標使用於捕蚊燈商品、美奇生活館網站販售元山牌電子式捕蚊燈，係94年5 月15日上架、三井3C網站販售元山捕蚊燈（此網頁標明尚有現貨據點：中壢門市、中和店、中壢NOVA店、板橋門市、新莊鴻金寶店、龍潭店，是顯見賣點分佈廣泛）、奇摩購物中心、興奇購物網、PC home 線上購物、雙喬國際網路商城販售元山滅蚊燈之資料、86至97年經濟部商品檢驗局核發之元山牌電子捕蚊燈商品出廠檢驗合格證書、元山牌捕蚊器76至96年銷售發票等證據資料在卷可稽。是以，於本件系爭商標申請註冊時，參加人據以評定商標之所表彰之商品及服務品質與信譽業已廣為相關業者或消費者普遍認知，從而本件原告使用與據以評定商標相同或近似之商標，客觀上自難謂無使一般消費者對其所表彰之商品或服務來源或產製主體發生混淆誤認之虞。故參加人於72年間即將據以評定商標使用於捕蚊燈等商品行銷國內各地，並於電視報紙等媒體廣告促銷該等商品，迄今仍有持續行銷使用據以評定商標商品之事實，且已廣為一般消費者所知悉，以據以評定商標之著名性，誠難謂原告於系爭商標92年10月13日申請註冊前，不知悉據以評定商標存在。

㈢又原告曾於79年12月29日對參加人在大陸註冊第521955號元山電子捕蚊器商標提出撤銷，經由參加人答辯，大陸地區商標局（1992）商標評定第236號裁定為撤銷不成立，是本件系爭商標申請日（92.10.13）前，原告顯有知悉據以評定商標存在，進而抄襲申請註冊之情事，從而原告以相近似之圖樣作商標，且使用於相同或類似之商品，實有前揭法條規定之適用。

㈣原告雖陳稱：「原告元山現在為上市公司，也是著名商標，有接到客戶打電話來確認市場上名為元山的捕蚊燈是否為我們公司的產品」云云。惟原告於捕蚊燈商品未曾使用「元山」商標行銷市面，而原告自稱有接到消費者打電話確認市場上名為元山的捕蚊燈是否為原告公司的產品，由此可證明參加人行銷市場上之元山捕蚊燈商品已為一般消費者混淆誤認係原告公司所產製之商品，則實有減損參加人的元山著名商標之識別性及信譽。又原告迄今共取得160餘件商標權，並非全部皆是「元山」商標，而是「歐風」、「滿點」、「安泉」、「巾寶貝」、「T.W.D.」等等，是原告所陳實有意誤導法院審判。

五、本院之判斷：

㈠按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，商標法第23條第1項第14款定有明文。

㈡經查，本件系爭商標與據以評定商標相較，二者均以中文「元山」作為主要識別部分，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源，是二者係屬高度近似商標。又系爭商標指定使用之捕蚊燈、電蚊香器、電驅蚊器、電驅蟲器、超音波蟑螂驅除器、驅蟲燈、滅蚊燈、電子捕蟲燈、電子滅蚊器、電子驅蚊器、殺蟲燈、電殺蟲器、電蟑螂捕殺器、電蚊拍等商品與據以評定商標所表彰使用之捕蚊燈等商品，屬同一或類似之商品。

㈢次查，參加人以據以評定商標作為商標使用於商品上，廣泛行銷於臺北、桃園、中壢、臺中、臺南、彰化、嘉義、高雄等地區，並於電視報紙等媒體廣告促銷等情，有參加人所提出之其72年取得之據以評定商標（於92年9 月15日屆期未辦理延展）持續行銷使用至今之證據資料、其79年取得中國大陸註冊第521955號「元山」商標指定使用於電子捕蚊器商品，註冊有效期限延續至2010年6 月、其80年「捕蚊器」商品取得新型第60909 號專利、78年間元山捕蚊燈商品於臺灣電視「天才房車」廣告播映、元山牌捕蚊燈商品於臺灣電視「天天開心」、「鄉親你好」，綜藝節目「開心舞台」、「金舞台」廣告播映、大愛十週年紀念特刊元山捕蚊燈廣告、82年3 月7 日聯合報廣告「元山YANG SUN及圖」商標使用於捕蚊燈商品、美奇生活館網站販售元山牌電子式捕蚊燈，係94年5 月15日上架、三井3C網站販售元山捕蚊燈（此網頁標明尚有現貨據點：中壢門市、中和店、中壢NOVA店、板橋門市、新莊鴻金寶店、龍潭店）、奇摩購物中心、興奇購物網、PC home 線上購物、雙喬國際網路商城販售元山滅蚊燈之資料、86至97年經濟部商品檢驗局核發之元山牌電子捕蚊燈商品出廠檢驗合格證書、元山牌捕蚊器76至96年銷售發票等證據資料在卷可稽，是以參加人主張其於本件系爭商標申請註冊日即92年10月13日前，已有先使用據以評定商標，且迄今仍繼續使用據以評定商標之事實，堪信為真。再者，原告曾對參加人在大陸地區註冊於電子捕蚊器商品上之元山商標提出爭議，亦有參加人所提出之大陸地區（1992）商評字第236 號元山商標註冊不當終局裁定書影本附卷足證，足認原告在81年間即因該事件而知悉參加人據以評定商標之存在。

㈣原告雖主張其係沿用自創20餘年之「元山」商標申請系爭商標之註冊，並無剽竊他人創用之商標搶先註冊之意圖云云。惟查，本件依原告所提出其商標註冊資料可知，其前手榮宏公司於67年間即以「元山」作為商標圖樣之一部分，經申准註冊第108065號「元山及圖」商標（指定使用於電扇、電鍋等商品）；原告於76年設立後，亦陸續以中文「元山」及（或）外文「YEN SUN」作為商標圖樣之一部分申准多件商標之註冊，指定使用於「排油煙機、電扇、電鍋、電視機、收音機、吹風機」等各式家電用品，惟其於系爭商標申請註冊前並未曾以中文「元山」作為商標指定使用於捕蚊燈等商品。反觀參加人早於71年間即以中外文「元山」及「YANG SUN」作為商標圖樣，指定使用於蚊香、電蚊香等商品，申准註冊據以評定商標，且由參加人所提相關使用證據資料，亦可知參加人至少自76年間即已將據以評定商標使用於其捕蚊燈等商品並持續使用迄今，已詳如前述。且原告於知悉據以評定商標期間屆滿未延展，隨即於92年10月13日以中文「元山」作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用於「捕蚊燈」等商品，而欲跨足於參加人所先使用之捕蚊燈等商品領域，雙方並於大陸地區有商標爭議事件，足證原告係因競業關係，知悉他人商標存在，而以近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標申請註冊，實有不正競爭意圖，並悖於公平競爭秩序，是以原告此部分之主張，即非足採。

㈤又原告主張參加人既因據以評定商標間屆滿後未申請延展，而放棄據以評定商標，即不能申請評定云云。惟查，商標評定制度乃立法者為補商標專責機關職權審查之不足，而賦予利害關係人得申請評定及商標審查員得自行提請評定之權利，以維護合法商標專用權之正常運作，俾使真正權利人獲得保障之制度，且商標評定制度於原告申請系爭商標註冊時早已存在，原告自始即得預見其商標縱經註冊，仍有於嗣後遭評定撤銷之可能。參加人既認原告系爭商標之註冊對其權益有影響，即屬利害關係人，其自得依法對原告所註冊之商標申請評定，被告依雙方提出之事證加以論處，自不受商標申請註冊時所為審查結果所拘束。故原告此部分之主張，亦非可採。

㈥從而，原告於知悉參加人據以評定商標之存在之情形下，仍於其後以與據以評定商標相同之中文「元山」作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用於類似之捕蚊燈等商品，則系爭商標即有商標法第23條第1項第14款規定之適用。

六、綜上所述，系爭商標有商標法第23條第1 項第14款規定不得註冊之情形。被告所為系爭商標註冊應予撤銷之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭