智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　 民國99年12月30日辯論終結

原告

印度商科學及工業研究議會股份有限公司

代表人

古浦塔（R.K.家及董事訴訟代理人 余淑杏律師羅詩蘋律師蔡宜蓁律師輔 佐 人 李奇龍被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）訴訟代理人 顏逸瑜

　　　　　　林俊茂

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國99年6 月8 日經訴字第09906058020 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國90年1 月8 日以「將特徵層析化及單一藥物與配方標準化的新方法」向被告申請發明專利，經被告編為第90100326號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，並於93年2 月6 日、97年11月7 日，分別提出申請專利範圍修正本。嗣經被告依97年11月7 日修正本審查，於98年11月26日以（98）智專三（四）01039 字第09820766050 號專利再審查核駁審定書仍為「本案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部99年6 月8 日經訴字第09906058020 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告聲明求為判決：㈠原處分及訴願決定均撤銷。㈡被告應就原告第90100326號之發明專利申請案（下稱系爭案）作出准予專利之審定。並主張：

㈠被告主張系爭案申請專利範圍第12、13、14、17項所為之界定，在第11項中均未提及，無從依附。然查：

⒈系爭案申請專利範圍第1l項a.所述之「並表示隨著時間而『沖提』出之成分的濃度」及c.所述之「隨時間『沖提』出之分子」，已說明第11項a.之處理程序需經過「沖提」動作，而相關技術人士均暸解，此一「沖提」動作必需使用「非含水溶劑」方可為之，此即申請專利範圍第14項所稱之「非含水溶劑」，而第17項所稱之「單一溶劑乙醇」即為第14項之「非含水溶劑」，至於經過沖提動作後萃取出之液體，即為第12項所稱之「萃取的溶劑」。故第12、14及17項所為之界定，在第11項已提及。

⒉系爭案申請專利範圍第11項b.「利用所有該藥物在該影像中的三次原性質來分析該藥物之3-D 層析譜」，相關技術人士均可知所謂之「3-D 層析譜」，用「高壓液相色層分析設備」分析後之結果。故第13項所為之界定，在第11項已提及。

㈡系爭案申請專利範圍第19項，已具體指明技術內容與操作步驟，已為相關技術人士得以知悉，並可據以實施系爭案，且附屬項第20至24項，亦已補充描述第19項之獨立項，例如第19項c.「以該發展出的軟體來分析該特徵」，而分析之特徵即為第20項「研究藥物中的成分及該藥物的共軛與極性性質」，並無被告所稱之過於廣泛且籠統之情。

㈢被告主張系爭案申請專利範圍第23、24項所為「光譜技術特徵」之界定，在第19項中均未提及，無從依附。然查：

⒈系爭案申請專利範圍第23項關於「光譜技術特徵」界定係指，光譜己顯示出該分子的共軛與極性性質及伴隨著這些分子極性的分子個別濃度」，即指第19項b 所稱之「個別的成分」。故第23項所為之界定，在第19項已提及。

⒉系爭案申請專利範圍第19項稱「為藥物的材料之層析特徵鑑定」，故第24項所稱之「層析鑑定特徵」，在第19項已提及。

三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

㈠針對不符專利法第26條第3 項規定之原處分理由，被告已於98年8 月19日之審查意見通知函第㈢、㈤、㈥點通知原告，原告針對該通知並未做任何修正或說明。

㈡系爭案申請專利範圍第12至14項及第17項附屬項所分別界定或描述之「萃取的溶劑」、「高壓液相色層分析設備」、「非含水溶劑」及「單一溶劑」等技術特徵，則前開各附屬項所描述或界定之技術特徵究何所指無法認定，是無從依附於第11項，故第12至14、17項之內容顯然有記載不明確之情事，未符合專利法第26條第3 項規定。

㈢系爭案申請專利範圍第19項對於該方法僅為簡要之敘述，並未詳論其具體之技術內容或操作步驟，致其所界定之範圍過於廣泛且籠統，欠缺明確，不符合專利法第26條第3 項規定。

㈣系爭案申請專利範圍第19項並無如第23、24項所分別界定之「光譜」技術特徵，則前開各附屬項所描述或界定之技術特徵究何所指無法認定，無從依附於第19項，顯然有記載不明確之情事，未符合專利法第26條第3 項規定。又第25至39項，係間接依附於第19項，其內容係分別就第24項作進一步細部描述及限定，惟第24項不符專利法第26條第3 項規定，該等附屬項自亦不符同條項之規定。

四、得心證之理由：

㈠查系爭案係於90年1 月8 日申請，被告於98年11月26日為「不予專利」之處分，是系爭案應否准許，應以審定時有效之92年2 月6 日修正公布之專利法為斷。

㈡按發明，指利用自然法則之技術思想之創作，專利法第21條定有明文。又（第1 項）第25條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍，（第2 項）發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，（第3 項）申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持，92年2 月6 日修正公布之專利法第26條第1 項至第3 項定有明文。而發明專利申請案違反第26條規定者，依同法第44條規定應為不予專利之審定。是發明專利申請人依法負有在發明專利說明書明確（明確性）並充分揭露其發明創作技術內容，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施（可實施性）。因之，如發明專利申請人揭露之程度，未達使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施者，自未符申請專利權之法定要件（最高行政法院98年度判字第1488號判決參照）。

㈢查被告對於系爭案95年1 月3 日修正之申請專利範圍不符專利要件，於97年9 月16日，以（97）智專三（四）15150 字第0972049344 0號審查意見通知函，通知原告為申復或補充（置於申請003 卷之不可閱袋內）。原告收受該通知書送達後，於97年11月7 日提出修正本（見申請003 卷第199 至221 頁）。被告再於98年8 月19日，以（98）智專三（四）01039 字第09820507060 號審查意見通知函，通知原告為申復或補充（置於申請003 卷之不可閱袋內）。原告於同年11月19日為申復說明（見申請003 卷第252 至255 頁），並未再修正，被告即就系爭案之97年11月7 日修正本為審查，而認系爭案不符專利要件，遂逕予再審查97年11月7 日修正本案應不予專利。

㈣本件爭點：系爭案（97年11月7 日修正本）有無違反92年2月6 日修正公布之專利法第26條第3 項（申請專利範圍應明確記載申請專利之發明）規定？（見本院卷第63至64頁）

㈤關於系爭案之申請專利範圍有無明確記載申請專利之發明，業經本院於準備程序時命當事人就⑴系爭案申請專利範圍第11、19、40項（獨立項）之技術特徵。⑵系爭案申請專利範圍第11項：如何進行萃出物之構造的偵測與定義？其後如何以一組成部分的彩色輪廓影像及3-D 層析譜之數據進行a 至h 步驟？⑶系爭案申請專利範圍第12至14、17項：第12項「.. .... 用來萃取的溶劑......」、第13項「......所使用的高壓液相色層分析設備......」、第14項「......一非含水溶劑及一特定pH值之含水溶劑......」、第17項「......一單一溶劑......」之技術特徵？⑷系爭案申請專利範圍第19項：如何將藥物成分分離成個別的成分，產生並轉換該3-D 及輪廓圖成鑑定特徵？其後如何以一組成部分的彩色輪廓影像及3-D 層析譜之數據進行c 至d 步驟？⑸申請專利範圍第23、24項：第23項「......上述方法所提供的該化合物之紫外－可見光光譜......」、第24項「......上述方法所提供所有成分之紫外－可見光光譜......」之技術特徵？⑹系爭案申請專利範圍第25項：「......上述以相同的標準分析參數.... .. 」之技術特徵？⑺系爭案申請專利範圍第26至33、36至39項第26至33、36至39所限定「......上述特徵鑑定......」？⑻系爭案申請專利範圍第34項「......其中一大量樣品資料庫的準備......」之技術特徵？⑼系爭案申請專利範圍第35項「......其中上述藥物的特徵，鑑定有助於.. .... 」之技術特徵？等部分陳述意見（見本院卷第64至65頁）。技術審查官並請原告說明⑴系爭案申請專利範圍之記載方式有無補充或說明？例如被告所指第11、12項依附關係。⑵系爭案申請專利範圍第11項c 步驟所稱的沖提溶劑、第14項非含水溶劑、第17項單一溶劑之間的關係？等部分（見本院卷第65至66頁）。是以本院就上開技術爭點業已予當事人有辯論之機會，即得審究。

㈥系爭案之申請專利範圍（97年11月7 日修正本）共48項，其中第1 、11、19、40項為獨立項，其餘為附屬項（見申請003 卷第199 至214 頁）。

⒈申請專利範圍第12至14、17項：

⑴系爭案申請專利範圍第11項：「一軟體被用於一組成部分的彩色輪廓影像及3-D 層析譜之數據處理，上述的處理至少包括：a.根據不同顏色（具有在發表的注釋，生命週期，加工處理中被提及的標準）的選擇來分析（摘錄顏色）該彩色輪廓影像，並表示各種隨著時間而沖提出之成分的濃度及根據滯留時間的極性；b.利用所有該藥物在該影像中的三次元性質來分析該藥物之3-D 層析譜；c.產生一具有許多伴隨以一明確說明的極性順序隨時間沖提出之分子的共軛性質而出現在不同滯留時間之峰的層析譜；d.藉由在該影像中不同成分的紫外─可見光吸收性質來確認在上述分子鐘的化合物；e.根據該分子的極性與共軛性質將鑑定特徵在X 及Y 軸上劃分成療效區域來使該研究藥物中各種成分已報導之生物的，治療的性質相關聯；f.使用該影像的座標，即X 軸為滯留時間，Y 軸為波長，R 是紅映像點，G 是綠映像點及B是藍映像點，由所推薦軟體提供，對於所選定的峰產生一條碼；g.對於該樣品產生一特徵與條碼的資料庫，提升各種資料庫的效用如企業資源計畫與客戶關係管理運用；及h.對於所有已用於商業應用的企業資源計畫和客戶關係管理型式的樣品產生一具有' 顯示窗' 的資料庫。」

⑵系爭案申請專利範圍第12項：「如申請專利範圍第11項之方法，其中上述用來萃取的溶劑是根據其極性來選取，該成分，樣品及其研究成分，的親水性與疏水性。」第12項為第11項之附屬項，惟第11項所請範圍並未記載與高壓液相色層分析設備、萃取溶劑等技術內容。因此，第12項所限定「......用來萃取的溶劑......」技術特徵皆無所依附，致所請範圍不明確，故第12項所請範圍不符專利法第26條第3 項規定。

⑶系爭案申請專利範圍第13項：「如申請專利範圍第11項之方法，其中上述所使用的高壓液相色層分析設備是選自任何可買得到的高壓液相色層分析設備，具有一光學偶極陣列偵測器，更好地是具有一梯度的或三元系統的幫浦。」第13項為第11項之附屬項，惟第11項所請範圍並未記載與高壓液相色層分析設備、萃取溶劑等技術內容。因此，第13項所限定「......所使用的高壓液相色層分析設備......」技術特徵皆無所依附，致所請範圍不明確，故第13項所請範圍不符專利法第26條第3 項規定。

⑷系爭案申請專利範圍第14項：「如申請專利範圍第11項之方法，其中一非含水溶劑及一特定pH值之含水溶劑的動相之極性是藉由改變一含水溶劑，如水或一已知pH值的緩衝液，與一非含水溶劑的混合比例從0 到100 ％來控制。」申請專利範圍第17項：「如申請專利範圍第11項之方法，其中一單一溶劑乙醇可用來萃取該成分；用於所有樣品的分析條件與儀器參數都相同，藉以提出治療的標準化。」第14、17項為第11項之附屬項，惟第11項所請範圍並未記載與高壓液相色層分析設備、萃取溶劑等技術內容。因此，第14項所限定「......一非含水溶劑及一特定pH值之含水溶劑......」，以及第17項所限定「......一單一溶劑......」技術特徵皆無所依附，致所請範圍不明確，故第14、17項所請範圍不符專利法第26條第3 項規定。

⒉申請專利範圍第19項：

⑴系爭案申請專利範圍第19項：「來自一植物，動物或一天然可得或人工製造可作為藥物的材料之層析特徵鑑定，化學及治療的標準化與有機或有機金屬分子之條碼製作的計算機方法，該上述方法至少包含：a)藥物的選擇及成分的萃取b)將該成分分離成個別的成分，產生並轉換該3- D及輪廓圖成鑑定特徵c)以該發展出的軟體來分析該特徵d)詮釋所得之數據。」

⑵系爭案申請專利範圍第19項對於如何將藥物成分分離成個別的成分，產生並轉換該3-D 及輪廓圖成鑑定特徵並未界定說明，則其後如何以一組成部分的彩色輪廓影像及3-D 層析譜之數據進行c 至d 步驟。因此，由第19項之內容，並無法暸解該技術特徵的技術意義，故其所請範圍不明確，不符專利法第26條第3 項規定。

⒊申請專利範圍第23、24項：

⑴系爭案申請專利範圍第23項：「如申請專利範圍第19項之方法，其中上述方法所提供的該化合物之紫外－可見光光譜已顯示出該分子的共軛與極性性質及伴隨著這些分子極性的分子個別濃度。」第24項：「如申請專利範圍第19項之方法，其中上述方法所提供所有成分之紫外－可見光光譜顯示於一單一影像" 層析鑑定特徵" ，上述特徵變成在一草藥或配方中的成分之藍圖可作為該研究藥物的試驗與迅速確認。」

⑵系爭案申請專利範圍第23、24項為第19項之附屬項，惟第19項所請範圍，並未記載如何將該成分分離成個別的成分，產生並轉換該3-D 及輪廓圖成鑑定特徵等技術內容，更無該化合物之紫外－可見光光譜之描述，則第23項所限定「......上述方法所提供的該化合物之紫外－可見光光譜......」，以及第24項所限定「......上述方法所提供所有成分之紫外－可見光光譜......」技術特徵皆無所依附，致所請範圍不明確，故第23、24項所請範圍不符專利法第26條第3 項規定。

⒋申請專利範圍第25項：

⑴系爭案申請專利範圍第25項：「如申請專利範圍第24項之方法，其中上述以相同的標準分析參數，諸如以同樣的溶劑乙醇來萃取，同樣的實驗時間0-60分鐘，同樣的動相乙晴伴隨著一pH範圍5.5-7.5 之磷酸鹽緩衝液及一同樣的紫外－可見光範圍200-800 nm來進行特徵鑑定及化學與治療的標準化。」

⑵系爭案申請專利範圍第25項為第19項之附屬項，惟第19、24項所請範圍，並未記載相同的標準分析參數之技術內容。因此，第25項所限定「......上述以相同的標準分析參數......」技術特徵皆無所依附，致所請範圍不明確，故第25項所請範圍不符專利法第26條第3 項規定。

⒌申請專利範圍第26至33、36至39項：

⑴系爭案申請專利範圍第26項：「如申請專利範圍第24項之方法，其中上述特徵鑑定可用於攙雜的，代替的，契約的及商業的食物與藥物樣品之研究並確認其純度與不純物。」

⑵系爭案申請專利範圍第27項：「如申請專利範圍第24項之方法，其中上述之特徵鑑定方法已用以確認其中的成分之目的是對於過程標準化，品質管理行為及對抗療法的，阿祐爾惟達的，同種療法的，席得哈，悠納尼，中國的，西藏的，坎坡（日本的）藥物之治療的標準化。」

⑶系爭案申請專利範圍第28項：「如申請專利範圍第24項之方法，其中上述特徵鑑定方法可用在研究化學成分由於生態學的因素，地質學的因素，遺傳型及顯型變化所造成在自然出現的樣品中的差異（在植物中），及確認並標準化其中的化學成分。」

⑷系爭案申請專利範圍第29項：「如申請專利範圍第24項之方法，其中上述特徵鑑定已用於研究人工合成的樣品中之化學成分及確認並標準化其中的化學成分對於曾經合適的化學與治療的標準化。」

⑸系爭案申請專利範圍第30項：「如申請專利範圍第24項之方法，其中上述特徵鑑定已用於研究在單一藥物樣品之草本產物中的化學成分及對其中的化學成分做化學與治療的標準化方面的確認。」

⑹系爭案申請專利範圍第31項：「如申請專利範圍第24項之方法，其中上述特徵鑑定已用於研究在複方藥物樣品之草本產物中的化學成分及對其中的化學成分做化學與治療的標準化方面的確認。」

⑺系爭案申請專利範圍第32項：「如申請專利範圍第24項之方法，其中上述特徵鑑定方法已被用於研究化學成分在生物樣品中的差異及確認並標準化其中的化學成分。」

⑻系爭案申請專利範圍第33項：「如申請專利範圍第24項之方法，其中特徵鑑定方法已用於研究化學成分在商標產品的單一及複方食物與藥物樣品中的差異及確認並標準化其中的化學成分。」

⑼系爭案申請專利範圍第36項：「如申請專利範圍第24項之方法，其中上述特徵鑑定可了解並標準化該藥物的物理－化學性質如顏色對於藥物體液之治療的標準化的使用，利用在該層析特徵中所提供之共軛與極性性質。」

⑽系爭案申請專利範圍第37項：「如申請專利範圍第24項之方法，其中上述特徵鑑定可了解，並標準化該藥物的物理－化學性質，如味道（蕊撒）即酸，鹹，辣，苦，及澀（如在阿祐爾惟達中分別提及的安拉，拉伐納，卡圖，提克塔及卡夏亞）用於治療的標準化，利用在該層析特徵中所顯示之共軛與極性性質。」

⑾系爭案申請專利範圍第38項：「如申請專利範圍第24項之方法，其中上述特徵鑑定可以了解，並標準化該藥物的物理- 化學性質，如屬性，效力，代謝物，特殊性能如該分子的光學活性（古納，維爾亞，維帕卡，普拉伯哈伐）用於該治療的標準化利用該個別成分的共軛與極性性質在該層析特徵中所顯示的整個藥物。」

⑿系爭案申請專利範圍第39項：「如申請專利範圍第24項之方法，其中上述特徵鑑定可以了解，並標準化該藥物的物理－化學性質（古納斯）如冷的，熱的，作用緩慢的，作用強烈的，重的，輕的，軟的，潤滑的，柔順的，乾的（古納的諸如席塔，悠虛納，曼達，提克虛納，古盧，拉古，斯尼戈達，及盧克夏如在阿祐爾惟達中所述）特殊性能如該分子的光學活性（古納，維爾亞，維帕卡，普拉伯哈伐）用於該治療的標準化，利用在該層析特徵中所顯示之該藥物的共軛與極性性質。」

⒀系爭案申請專利範圍第26至33、36至39項為第24項之附屬項，惟第24項僅記載「......其中上述方法所提供所有成分之紫外－可見光光譜顯示於單一影像" 層析鑑定特徵" ......」，而第19項所請範圍並未記載如何將該成分分離成個別的成分，產生並轉換該3-D 及輪廓圖成鑑定特徵等技術內容。因此，第26至33、36至39項所限定「......上述特徵鑑定......」等技術特徵皆無所依附，致所請範圍不明確，故第26至33、36至39項所請範圍不符專利法第26條第3 項規定。

⒍申請專利範圍第34項：

⑴系爭案申請專利範圍第34項：「如申請專利範圍第24項之方法，其中一大量樣品資料庫的準備可提供許多關於一特定植物族群之歸納，因為一特定疾病或治療的分類而分在同一族群。」

⑵系爭案申請專利範圍第34項為第24項之附屬項，惟第24、19項所請範圍，皆未記載如何將該成分分離成個別的成分，產生並轉換該3-D 及輪廓圖成鑑定特徵等技術內容。因此，第34項所限定「......其中一大量樣品資料庫的準備......」技術特徵皆無所依附，致所請範圍不明確，故第34項所請範圍不符專利法第26條第3 項規定。

⒎申請專利範圍第35項：

⑴系爭案申請專利範圍第35項：「如申請專利範圍第24項之方法，其中上述藥物的特徵，鑑定有助於將一藥物的組成成分分類，以及根據來自3-D 與輪廓層析譜的極性和共軛將該成分量化並評估該藥物在體液上的作用（損害）。」

⑵系爭案申請專利範圍第35項為第24項之附屬項，惟第24、19項所請範圍，皆未記載如何將藥物成分分離成個別的成分，產生並轉換該3-D 及輪廓圖成鑑定特徵等技術內容。因此，第35項所限定「......其中上述藥物的特徵，鑑定有助於......」技術特徵皆無所依附，致所請範圍不明確，故第35項所請範圍不符專利法第26條第3項規定。

⒏綜上，系爭案（97年11月7 日修正本）之申請專利範圍第12至14、17、19、23至39項並未明確記載申請專利之發明，而違反92年2 月6 日修正公布之專利法第26條第3 項規定。

五、原處分及訴願決定應予撤銷，並發回另為審查：

㈠按「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」為92年2 月6 日修正公布之專利法第46條第2 項所明定。又本條項之立法意旨在給予申請人有補充或修正之機會，故有關不予專利之核駁理由先行通知書之內容及理由均應具體明確，以使申請人得以清楚應補充或修正之處，始有為實質申復之可能。如審定前通知之內容無法使申請人理解應補充或修正之處者，自不符給予申請人申復機會之立法意旨，自難謂符合本條項規定之意旨（最高行政法院98年度判字第1488號判決參照）。

㈡查被告對於系爭案95年1 月3 日修正之申請專利範圍不符專利要件，於97年9 月16日，以（97）智專三（四）15150 字第09720493440 號審查意見通知函，通知原告為申復或補充（置於申請003 卷之不可閱袋內）。原告收受該通知書送達後，於97年11月7 日提出修正本（見申請003 卷第199 至221 頁）。被告再於98年8 月19日，以（98）智專三（四）01039 字第09820507060 號審查意見通知函，通知原告為申復或補充（置於申請003 卷之不可閱袋內）。原告於同年11月19日為申復說明（見申請003 卷第252 至255 頁），惟原告除就系爭案符合92年2 月6 日修正公布之專利法第31條第3項、第32條予以說明外，就系爭案是否符合同法第26條部分，僅概略說明：「......申請人認為本發明申請專利範圍應已明確記載申請專利之發明，本發明之發明說明亦已明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解本發明內容，並可據以實施。......」等語（見申請003卷第252 至253 頁），並未再修正，被告即就系爭案之97年11月7 日修正本為審查，而認系爭案不符專利要件，遂逕予再審查97年11月7 日修正本案應不予專利。

㈢被告98年8 月19日之審查意見通知函（下稱審查意見通知函），係教示原告就系爭案申請專利範圍第11至14、17、19、23至39項等，應予配合修正（如附表「98.8.19 審查意見通知函」欄所示），嗣因原告僅為申復說明，未再修正，被告即就系爭案之97年11月7 日修正本為審查，並為「不予專利」之處分（如附表「再審查核駁審定書」欄所示）。然觀諸審查意見通知函所載系爭案部分申請專利範圍有不予專利之情事、原處分（再審查核駁審定書）所認不予專利之內容，以及本院經兩造充分攻防後所認定系爭案不予專利之理由，被告之核駁理由先行通知程序及原處分有下列瑕疵：

⒈系爭案申請專利範圍第13、14、17項部分：審查意見通知函第2 頁第四㈢項第1 至2 行針對系爭案申請專利範圍第12項指出：「（第12項）進一步界定萃取的溶劑，惟其主項（11）並無萃取的溶劑之界定，不符專利法第26條第3 項。」其後於第2 頁第四㈢項第3 至4 行，就系爭案申請專利範圍第13、14、17項僅簡單記載：「同理，13、14、16、17項都有類似情事，不符專利法第26條第3 項。」等語，所稱「同理」、「都有類似情事」，究何所指？被告並未具體敘明有何不予專利之情事。其後於原處分第2 頁第八㈡項第4 至8 行始稱：「界定的『高壓液相色層分析設備』，惟第11項並無任何相關敘述，故其界定、描述無所依附，致所請範圍不明確，不符專利法第26條第3 項。」第2 頁第八㈡項第5 至4 行稱：「界定的『溶劑』，惟第11項並無任何相關敘述，故其界定、描述無所依附，致所請範圍不明確，不符專利法第26條第3 項。」等語。因此，原告實難以僅依審查意見通知函此部分記載而理解應補充或修正之處。

⒉系爭案申請專利範圍第25至39項部分：審查意見通知函第2 頁第四㈥項第1 至2 行針對系爭案申請專利範圍第24項指出：「（第24項）進一步界定『光譜』，惟其主項（19）並無光譜的界定，不符專利法第26條第3 項。」其後第2 頁第四㈥項第2 至3 行僅概稱：「同理第25-39 項附屬於第24項，不符專利法第26條第3 項。」，所稱「同理」，究何所指？被告並未具體敘明有何不予專利之情事。其後於原處分第2 頁第八㈣項第4 至7 行亦僅籠統表示：「在第24項所請範圍不明確下，第25-39項所請亦不符專利法第26條第3 項。」僅形式上泛稱第24項所請範圍不符專利要件，則第25至39項即不具專利要件，並未將其研判認定何以不具專利要件之完整理由予以敘明。因此，審查意見通知函此部分內容無從使原告以清楚應補充或修正之處，而無為實質申復之可能。

㈣綜上所述，被告於審定前所為之先行通知程序，就系爭案申請專利範圍第13、14、17、25至39項部分並非具體明確，尚難使原告得以明瞭應補充或修正之處，不符92年2 月6 日修正公布之專利法第46條第2 項規定之意旨，故被告逕予再審查審定本案應不予專利，自有違誤，是本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量。從而，被告以系爭案有違同法第26條第3 項規定，而為不予專利之審定，於法尚有未洽，訴願決定未予糾正，而維持原處分，亦非妥適。原告據此請求撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許。至原告請求被告應就系爭案為准予專利之審定部分，因本件尚待被告就本件申請案依本判決法律見解再為審查而另為適法之處分，且為兼顧原告可於被告審查階段提出修正說明書或圖式之程序利益，本院無從逕予判斷，原告此部分請求為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第104 條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

智慧財產法院第二庭