智慧財產法院民事判決

上訴人

盧森堡商PM International AG

法定代理人

Frank Lippert

法定代理人

Michael Leinen

訴訟代理人

陳芳俞律師

訴訟代理人

蔡吉記律師

訴訟代理人

蕭彣卉律師

被上訴人

八馬國際事業有限公司

兼法定代理人

王文欽

上二人共同訴訟代理人

李銘洲律師

複代理人

陳可薇律師

簡詩家律師

上列當事人間排出侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國100 年6 月10日本院99年度民商訴字第36號第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院於107 年5 月24日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序事項：

一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理。次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法）。我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。查本件上訴人（即原審原告）為外國公司，本件為涉外民事事件，而上訴人與被上訴人王文欽所簽定之合約雖約定「任何源於或牽涉本合約之糾紛，應由盧森堡法院解決，本契約適用盧森堡法律」（見原審卷第72頁），然兩造對我國法院就本件事件有管轄並不爭執，且於本院協議以我國法律解釋本件系爭合約相關爭議（見前審卷三第88頁、本院卷一第93頁），另被上訴人八馬國際事業有限公司（下稱八馬公司）、王文欽（二人合稱時簡稱為「被上訴人」）之營業所所在地、住居所分別設於我國，上訴人主張之侵權行為地亦在我國，經類推民事訴訟法第1 條第1 項、第2 條第2 項、第15條第1 項規定，我國法院亦有國際管轄權。再按，兩造既已協議以我國法律解釋本件系爭合約相關爭議（見前審卷三第88頁、本院卷一第93頁），且上訴人係以其商標權受侵害為由提起本件訴訟，依涉外民事法律適用法第42條第1 項規定「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律」，是本件自應以權利應受保護地之我國法為準據法。

二、再按，上訴人公司之法定代理人原為Sorg Rolf ，嗣變更為Frank Lippert 、Michael Leinen，並經其具狀聲明承受訴訟（見本院卷一第51、56頁），依民事訴訟法第170 條、第175 條第1 項規定，應予准許。

三、復按，第二審訴之變更或追加，固非經他造同意，不得為之，然擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第446 條第1 項但書、第255 條第1 項第3 款分別定有明文。查上訴人上訴聲明原為「八馬公司不得使用相同或近似『PM-INTERNATIONAL』之字樣作為在國貿局公司英文名稱特取部分之登記。」、「被上訴人應連帶負擔費用，將本件民事判決最後事實審判決書之當事人、案由及主文之內容，於自由時報及蘋果日報全國版一版報頭下刊載面積6.7 公分乘以4.9 公分之聲明啟事各一日之判決。」、「第一審、發回前第二審及第三審訴訟費用均由被上訴人負擔。」（見本院卷一第56、57頁），嗣變更為：「原判決廢棄」、「被上訴人應連帶負擔費用，將本件民事判決最後事實審判決書之當事人、案由及主文之內容，於自由時報及蘋果日報全國版一版報頭下刊載面積6.7 公分乘以4.9 公分之聲明啟事各一日之判決。」、「第一審、發回前第二審及第三審訴訟費用均由被上訴人負擔。」揆諸前開規定，自無不合，應予准許。

四、末按，「當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者，不在此限：一、因第一審法院違背法令致未能提出者。二、事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者。三、對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。四、事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據者。五、其他非可歸責於當事人之事由，致未能於第一審提出者。

六、如不許其提出顯失公平者。」、「前項但書各款事由，當事人應釋明之。」、「違反前二項之規定者，第二審法院應駁回之。」民事訴訟法第447 條定有明文。上訴人於原審言詞辯論終結後，始以被上訴人王文欽有合約第6 條第1 項違約事由作為新攻擊方法，然此違約事由並不在兩造於原審爭點整理程序所列之爭點中（見原審卷第20至26頁、76至80頁、85至87頁），且要件亦與上訴人於第一審言詞辯論終結前所提之違約事由顯然有別，上訴人復未釋明有何民事訴訟法第447 條但書規定之情形，自不應准許，爰不列入本判決後開爭點中。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：被上訴人王文欽為被上訴人八馬公司之負責人，上訴人於97年5 月29日與被上訴人王文欽簽署總授權合約書（下稱系爭合約），約定被上訴人王文欽給付上訴人57,000歐元後，取得台灣地區獨家銷售伊產品、經營直銷事業之權利，被上訴人王文欽得使用上訴人台灣地區總部PMI TAIWAN NationalHeadquarter （NHQ ）之名稱與上訴人所有已註冊之「PM皮埃姆健康首選」、「PM THEWELLNESS COMPANY」、「PM-INTERNATIONAL」、「FITLINE 」、「LAURENT CRISTANEL 」商標（下稱系爭商標）。依系爭合約第2 條第7 項約定，被上訴人王文欽應每月給付實際售出商品金額百分之1 之商標授權費予上訴人，詎自98年5 月間起，連續4 個月拒絕支付授權金，經上訴人催繳，仍置不理，另因被上訴人王文欽未按日傳遞實際產生之客戶資料及營收數據，甚且偽造營業點數以賺取銷售佣金，上訴人已於98年10月5 日以律師函通知被上訴人王文欽終止系爭合約，並告知停止使用系爭商標，及返還所有存貨與客戶資料相關之文件，惟被上訴人於98年10月5 日系爭合約經終止後，仍持續於經濟部國際貿易局（下稱國貿局）進出口廠商登記資料中，使用「PMI TAIWAN NHQ」名稱，並繼續使用「www .pm-taiwan . com」作為八馬公司網域名稱，且於該網站及另一連結網站「http ://blog.sina .com .tw/ pm168tw/」內，使用系爭商標之圖片，販售相關產品。雖經上訴人於98年11月9 日向台灣桃園地方法院聲請定暫時狀態假處分獲准，被上訴人仍續使用系爭商標之文字於其公司名稱、公司網域及進出口廠商登記等，至102 年間才停止使用於公司名稱、公司網域，於107 年間才停止使用於國貿局進出口廠商登記名稱，上訴人行為顯係故意侵害伊商標，並攀附伊商譽，嚴重影響交易秩序，自違反100 年6 月29日修正前商標法（下簡稱修正前商標法）第62條第1 款、104 年2 月4 日修正前公平交易法（下簡稱修正前公平交易法）第24條規定，爰依修正前商標法第64條、民法第195 條、修正前公平交易法第30條規定，請求被上訴人等連帶負擔費用將本判決內容登載於新聞紙（未繫屬本院者茲不予贅述）。

二、被上訴人則以下列等語置辯：上訴人所主張之違約事由，關於系爭合約第2 條第7 項積欠授權金部分，不論有無積欠，被上訴人在上訴人終止系爭合約之前，早已將款項付清，故無給付遲延；系爭合約第4 條第5 項部分，上訴人並無具體舉證被上訴人無按日給資料之情形；關於虛報點數部分，依照系爭合約第4 條第5 項及第5 條第8 項規定，無法得出兩造間有特別針對虛報點數部分列為違約事由，且依上訴人所提報表，被上訴人八馬公司台灣地區之銷售點數小於訂購點數，何有虛報點數之情形？且上訴人主張終止兩造間契約，係關於被上訴人臺灣公司之交易方面是否涉有違約情事，則就與本件無關之新加坡公司MPM 系統銷售點數登載情形，即非本件所應審究之範疇，自難混為一談。再者，且依系爭合約第7 條第1 項、第2 項及第3 項，若有終止契約之事由，需先踐行警告通知，於警告通知送達後倘有違約之情事時，則需再提出書面之特別通知，除告知其違約事由外，並為終止契約之意思表示，始生終止契約之效力，上訴人不僅無法證明被上訴人有違約情事，且其未踐行寄發警告通知，即予終止，所為終止契約意思表示，亦與法定或契約約定終止事由不符，上訴人之終止並不合法，且系爭商標並非著名商標，被上訴人自無違反修正前商標法第62條第1 款情事。又被上訴人八馬公司之知名度高於上訴人，被上訴人無須攀附上訴人系爭商標，亦無違反修正前公平交易法第24條情事。更何況，本件被上訴人已無上訴人所稱使用系爭商標情事，實無登報之必要。

三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，本院前審判決上訴人敗訴，上訴人上訴最高法院，經最高法院廢棄發回本院，上訴人於本院之上訴聲明為：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶負擔費用，將本件民事判決最後事實審判決書之當事人、案由及主文之內容，於自由時報及蘋果日報全國版一版報頭下刊載面積6.7 乘以4.9 公分之聲明啟事各一日之判決。㈢第一審、發回前第二審及第三審訴訟費用均由被上訴人負擔。被上訴人等則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡上訴費用由上訴人負擔。㈢如受不利判決，請准供擔保免為假執行。

四、下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實：

㈠上訴人與被上訴人王文欽於97年5 月29日簽訂系爭合約，約定被上訴人得以系爭商標在臺灣地區獨家經營上訴人直銷產品之事業，被上訴人王文欽應給付57,500歐元之授權金（見臺灣桃園地方法院99年度智字第8 號卷，下稱桃園地院智字卷，第18至26頁即原證3 ；中譯本見原審卷第69至75頁）。

㈡被上訴人於100 年3 月8 日給付98年5 月起至8 月止之授權金予上訴人（見原審卷第181 頁）。

㈢上訴人同時郵寄發票正本與傳真發票予被上訴人，作為被上訴人給付上訴人「月給付式授權金」之依據（見原審卷第111 、191 頁）。

㈣上訴人於98年10月5 日以律師函通知被上訴人王文欽終止系爭合約，並要求被上訴人王文欽應立即停止使用上訴人所有之商標權（見桃園地院智字卷第45至46頁；中譯本見原審卷第98至99頁）。

㈤上訴人於98年11月9 日向桃園地方法院民事庭提出定暫時狀態假處分之聲請，桃園地方法院98年度裁全字第2680號民事裁定命被上訴人八馬公司及被上訴人王文欽不得再使用相同或類似於系爭商標之文字作為英文網站名稱之特取部分，亦不得使用該商標為進行銷售、販賣、宣傳之行為（見桃園地院智字卷第55至57頁）。

㈥被上訴人至遲於102 年2 月8 日已未使用系爭商標文字作為公司名稱、公司網域名稱，至遲於107 年5 月間已未使用系爭商標文字於國貿局進出口廠商登記名稱（見前審卷三第73至74頁、本院卷二第207 至208 頁）。

㈦兩造協議以我國法律解釋本件系爭合約相關爭議（見前審卷三第88頁、本院卷一第93頁）。

五、本院與兩造協議並簡化爭點如下（見本院卷二第115 至116頁、第221 頁）：

㈠系爭合約是否業經上訴人合法終止？

⒈被上訴人王文欽是否違反系爭合約第2 條第7 項規定，積欠98年5 月至8 月授權金而構成有違約事由？

⒉被上訴人王文欽是否違反系爭合約第4 條第5 項規定，未按日傳遞客戶資料及營收數據給上訴人，而構成違約事由？

⒊被上訴人王文欽是否違反系爭合約第4 條第5 項及第5 條第8 項規定，虛報點數詐取佣金，而構成違約事由？

⒋上訴人所為是否生終止系爭合約之效力？

㈡系爭合約若經上訴人合法終止，系爭商標是否為著名商標？被上訴人是否違反修正前商標法第62條第1 款規定？上訴人依修正前商標法第64條規定或民法第195 條規定，請求將判決書登報，是否有據？

㈢系爭合約若經上訴人合法終止，被上訴人是否違反修正前公平交易法第24條規定？上訴人依修正前公平法第30條規定請求將判決書登報，是否有據？

六、本院之判斷：

㈠系爭合約未經上訴人合法終止：

⒈按系爭合約第7 條第1 至3 項約定：「本契約為不定期契約，得依據相關法律之規定加以終止」、「甲方（即上訴人）有權發出非常通知（extraordinary notice），尤其當乙方（即被上訴人王文欽）違反本合約義務之時；亦即發出警告（warning ）後卻依然違約，則該違約行為將導致非常通知。乙方在本授權契約的主要義務之一為須達成契約銷售目標。」、「任何終止通知均須以書面方式作成。」（見桃園地院智字卷第21頁背面、原審卷第71頁背面）復參酌系爭合約係約定由被上訴人王文欽一次給付57,500歐元之授權金，上訴人將系爭商標授權被上訴人王文欽在臺灣地區獨家經營上訴人直銷產品，被上訴人王文欽每年若達到一定營業額，即可繼續取得授權，是依系爭合約目的及上開第7 條第1 至3 項約定內容，應可認系爭合約雖為不定期契約，但契約一方非可任意終止，仍須符合法定終止事由或契約一方有違約情事，始有終止之權利，以免影響他方權益。再者，上開條款約定，當被上訴人王文欽違反合約義務，於上訴人發出警告後仍繼續違約時，上訴人得發出非常通知，是上訴人欲終止系爭合約時，需踐行上開程序，以書面警告被上訴人王文欽限期改善未果，始得終止系爭合約，此即上開約定所載「發出警告」及「非常通知」等分階段書面行為之目的。然觀諸上訴人98年10月5 日之律師函，其並未經警告程序即以該律師函終止系爭合約，顯與上開約定相悖，自難以該律師函即認上訴人已於98年10月5 日合法終止系爭合約。

⒉有關系爭合約第2 條第7 項規定部分：按系爭合約第2 條第7 項約定：「持續支援、留意商標、產品開發、行銷發展、分銷支援及構思深入開發的授權費，總計為每個月營業額的1.0%（以歐元計算），營業額應以該月份實售產品的點數表達。」是被上訴人王文欽有以每月營業額的1.0%歐元給付授權金予上訴人之義務，而被上訴人王文欽於98年5 月起至同年8 月止，共積欠上訴人3,511.02歐元之授權金，然該積欠之授權金已於100 年3月8 日繳納完畢，且為上訴人所受領等情，為兩造所不爭執，是上訴人雖於100 年3 月25日當庭以書狀為終止系爭合約之意思表示（見原審卷第119 頁），然被上訴人王文欽既於上訴人終止前已履行其給付並經上訴人受領，參酌最高法院46年度台上字1508號民事判例意旨，上訴人於受領給付後即不得再以先前未按時給付為理由終止契約。至上訴人雖主張其於98年10月5 日所寄發之律師函已生合法終止之效力云云，然該律師函之內容係指摘被上訴人王文欽因涉嫌營收點數共635,683 點未據實上報，致上訴人多付190,704.9 歐元之佣金（見原審卷第98頁），與被上訴人王文欽積欠授權金之違約事由無涉，上訴人未先進行警告程序，該律師函不生終止效力，已如前述，自難以98年10月5 日律師函認系爭合約已於98年10月5 日終止。

⒊有關系爭合約第4 條第5 項規定應按日傳遞客戶資料及營收數據部分：按系爭合約第4 條第5 項約定：「被授權人有義務每天透過電子郵件傳送最新顧客及貨物流轉資料。須依每日報告書之表單，按日提報以點數表達的營業額與各項重要分銷資料。」上訴人主張被上訴人未提供客戶名字及身分證字號，所回報的銷售點數亦不正確，故違反系爭合約上開約定等語。然證人即被上訴人八馬公司員工Siew Hon Foong到庭證稱：其每天早上打開電腦之後接受總公司來的資訊，晚上下班時會把客戶資料回傳給公司，包括客戶的地址、電話、E-MAIL、生日等資料以及客戶購買的產品資料。銷售量資料資本上是經銷商號碼、產品分數，有時候有產品名稱，有時候只有產品編號。PMP 是一個電腦系統，其輸入產品資料表後，上面就會有產品名稱、產品的分數、價格等語（見前審卷二第22、23頁），由上開證人證述可知，被上訴人王文欽確實有依系爭合約第4 條第5 項約定傳送相關資料與上訴人，至於所傳送之顧客資料是否包含身分證字號、傳送之銷售點數是否正確，僅為資訊不足或不實之問題，核與未傳送有間，又上訴人並未證明「每日」均有營收，則被上訴人王文欽縱有未「每日」傳送之情形，究竟是「未傳送」或「無資料可傳送」，亦有疑問。是上訴人以上開理由，主張被上訴人王文欽有系爭合約第4 條第5 項之違約事由，並不足採。

⒋有關違反系爭合約第4 條第5 項及第5 條第8 項虛報點數詐取傭金部分：系爭合約第4 條第5 項內容已如前述，又第5 條第8 項約定：「PM AG/GER 有義務計算國家分銷被授權人的佣金和獎金、辦理結算、給付分銷被授權人，或依正確途徑將款項匯予乙方。」上訴人主張被上訴人王文欽違反上開約定，無非係以被上訴人王文欽所經營之新加坡PM-INTERNATIONAL NHQ（S ）PTE LTD 公司（下簡稱新加坡NHQ 公司）有浮報點數之行為，因被上訴人王文欽同時為被上訴人八馬公司及新加坡NHQ 公司負責人，其將該二公司作為浮報點數之工具，若被上訴人王文欽具有違約行為，上訴人當得據此終止系爭合約等語。然查，上訴人於97年5 月29日與被上訴人王文欽簽訂二份合約書，授權被上訴人王文欽分別得於臺灣及新加坡成立營運總部（臺灣部分即本件系爭合約，新加坡部分下簡稱新加坡合約），被上訴人王文欽乃依此在臺灣成立被上訴人八馬公司、在新加坡成立新加坡NHQ 公司（新加坡合約部分見本院卷二第44至53頁，中譯本見本院卷二第59至67頁），系爭合約與新加坡合約分別約定：「乙方根據下列條款，可取得在『臺灣』經營國家PM總部（NHQ ）之獨家權利。」、「乙方根據下列條款，可取得在『新加坡』經營國家PM總部（NHQ ）之獨家權利。」另兩份合約之第1 條均約定：「乙方必須在上述約定地區獨家成立NHQ ，負責經營PM計劃之產品。」、「乙方只要能達成下列條件，第1 年過後依然可藉由簽署本契約，取得經營NHQ 之獨家權利. . . 」、「若未能達成上述維護經營區域的要求標準，則甲方有權在同一經營區內，另外再開啟其他NHQ . . . 」第2 條約定：「乙方應向甲方給付一次過費用，金額為57,500歐元，作為取得此向獨家權利之對價. . . 」由上可知，系爭合約與新加坡合約之立約人雖均為上訴人與被上訴人王文欽，所規範之契約內容除授權區域外均大體相同，然被上訴人王文欽既分別給付上訴人授權金以取得臺灣與新加坡之授權，上訴人對於臺灣與新加坡之營業額要求亦係分別計算，顯見上訴人乃針對不同地區各自成立授權關係，核諸該兩份授權合約書復無任何隻字片語載明其兩份契約之終止或存續效力互為影響，基於不同契約各自獨立成立及存續、其效力互不生影響之基本原則，自難將新加坡經營之採購與銷售點數，與臺灣經營之採購與銷售點數混為一談，被上訴人王文欽是否違反系爭合約，自應依系爭合約在臺灣之履約情形視之，而本件依上訴人所提之訂購/ 銷售/ 佣金報表（見原審卷第145 頁），臺灣之銷售總點數尚小於訂購總點數，再依本院囑託勤業眾信聯合會計師事務所所為之銷售點數查核鑑定報告，其中臺灣部分經查核結果亦無銷售點數超過採購點數情事（見本院外置之鑑定報告），準此，堪認被上訴人王文欽並無虛報點數而有違反系爭合約第4 條第5 項及第5 條第8 項規定情事，上訴人以新加坡點數有虛報情形，而謂被上訴人王文欽違反本件系爭合約，顯將兩份合約之權利義務混為一談，自不可採。

⒌綜上，上訴人未經警告程序即於98年10月5 日以律師函終止系爭合約，難認已生終止之效力，又被上訴人王文欽雖有遲延給付98年5 月起至同年8 月止授權金情事，然於上訴人以此為違約事由在100 年3 月25日為終止系爭合約之意思表示前，被上訴人王文欽已為給付並經上訴人受領，是上訴人100 年3 月25日之終止意思表示亦不生終止之效力。又被上訴人王文欽並無上訴人所指違反系爭合約第4條第5 項、第5 條第8 項規定情事，是上訴人於98年10月5 日、100 年3 月24日、102 年7 月29日、102 年8 月29日所為之終止意思表示，均不生終止之效力。

㈡被上訴人並未違反修正前商標法第62條第1 款、修正前公平交易法第24條規定，上訴人請求登報並無理由：按「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。」、「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」修正前商標法第62條第1 款、修正前公平交易法第24條定有明文。上訴人主張其合法終止系爭合約後，被上訴人王文欽仍將系爭商標之文字使用於公司名稱、公司網域及進出口廠商登記，而有前開商標法視為侵害商標權及公平交易法影響交易秩序之侵權行為等語，然系爭合約未經上訴人合法終止，已如前述，是被上訴人有權將系爭商標之文字使用於公司名稱、公司網域及國貿局進出口廠商登記名稱，並無上訴人所稱視為侵害商標權或違反公平交易法情事，則上訴人依修正前商標法第64條規定、民法第195 條或修正前公平法第30條規定請求將判決書登報，亦屬無據。

七、綜上所述，系爭合約未經上訴人合法終止，是被上訴人並無上訴人所指視為侵害商標權或違反公平交易法情事，上訴人依修正前商標法第64條規定、民法第195 條或修正前公平交易法第30條規定，請求被上訴人應連帶負擔費用，將本件民事判決最後事實審判決書之當事人、案由及主文之內容，於自由時報及蘋果日報全國版一版報頭下刊載面積6.7 乘以4.9 公分之聲明啟事各一日之判決，為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，核無不合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不一一詳予論述，附此敘明。

九、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。

智慧財產法院第二庭

附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。