智慧財產法院民事裁定

聲請人

美商羅門哈斯電子材料CMP控股公司（Rohm andHaas Electronic Materials CMPHoldings, Inc.）

法定代理人

Blake T. Biederman

代理人

黃麗蓉律師

代理人

馮達發律師

代理人

金益先律師

複代理人

黃詩雅律師

相對人

美商奈平科技股份有限公司 （NexPlanar Corporation）

相對人

在台訴訟及非

訴訟代理人

黃衛

代理人

陳群顯律師

　許凱婷律師

　陳翠華

上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，本院裁定如下：

主文

理由

一、聲請意旨略以：

（一）本件有定暫時狀態之必要：聲請人係我國第165490號「用於化學機械平面化之拋光凹槽襯墊」發明專利（下稱系爭專利1 ）、第176078號「化學機械平面化之拋光襯墊」發明專利（下稱系爭專利2 ）之專利權人。相對人生產之S-Groove 型（下稱系爭產品1）及SXR-Groove 型研磨墊系列產品（下稱系爭產品2）經本院103 年度民專上字第28號案件送鑑定結果為侵害系爭專利1第4項、系爭專利2第4項。相對人仍持續產銷系爭產品，致兩造間存在有無侵害專利權之繼續性法律關係爭執。又因前揭鑑定結果明確，故聲請人自有高度本案勝訴可能性。本件聲請倘未獲准，將使系爭產品1、2進入半導體供應鏈，進而迫使聲請人大規模地喪失原有客戶及潛在客戶，即使日後本案判決聲請人勝訴，聲請人尚須花費大量時間重新建立客戶、通過認證並打入供應鏈，部分客戶一旦與競爭對手建立關係，可能再也無法回復，聲請人因此遭受之商業損失難以估計，其喪失之市占率更非金錢可彌補。相對人可利用聲請人多年投入鉅額研發費用之專利成果，對聲請人進行不法的不公平競爭。倘准許本件聲請，鑑於相對人主要客戶群係位於臺灣以外，對相對人所造成之損害，顯然相對輕微。復由公眾利益以觀，聲請人投入鉅資設立拋光墊廠房，反觀相對人在我國並無任何實質投資，主要生產地位於美國，倘本件未經准許，無異迫使聲請人淡出我國，間接嚴重影響我國經濟及人民就業之權。由此以觀，益見本件聲請應准許。準此，爰依智慧財產案件審理法第22條第2項、專利法第96條、民事訴訟法第538條第1項規定，聲請定暫時狀態如聲明所載。

（二）聲明：在兩造間專利侵害爭議之本案訴訟判決確定前，禁止相對人自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品1、2。

二、相對人則抗辯如下：

（一）聲請人將來勝訴可能性不高：

１、聲請人並未釋明相對人在臺灣有何侵權行為：

⑴聲請人僅憑6 年多前於第三人處保全證據所取得之系爭產品，並未提出任何證據釋明相對人有何持續性之行為將導致其有重大之損害或避免急迫之危險或其他相類之情形，其定暫時狀態之聲請顯無必要性，自應予以駁回。

⑵聲請人僅取其自第三人華立公司處取得已停止供應多年之二特定型號產品，無法釋明與支持其廣泛S-Groove型產品、SXR-Groove型產品之聲請範圍。

⑶以聲請人送鑑定之二特定型號產品觀之，其係6 年多前（100年10月21日）經由保全證據取得，於他案104年10月21日送請鑑定時，已明顯超過其有效期間，各該測試結果無從做為本件判斷系爭產品1、2是否落入系爭專利1請求項4及系爭專利2請求項4之依據。

⑷聲請人雖主張依據103 年度民專上字第28號案件之鑑定結果，系爭產品1、2落入系爭專利1請求項4 及系爭專利2請求項4 云云，惟聲請人所稱結果，根本片面選擇性挑選該聲證12號光碟之部分數據，刻意忽略聲證12號光碟亦包含諸多數據明顯落在申請專利範圍以外，聲請人主張顯屬錯誤。若全面檢視該光碟之數據，反而可以證明系爭產品 1、2均不具備系爭專利1請求項4及系爭專利2 請求項4之所有技術特徵，而未落入該二請求項之範圍。

２、系爭專利1請求項4、系爭專利2請求項4均不具進步性：系爭專利1請求項4、系爭專利2請求項4所請發明，於系爭專利1、2說明書未載明實施之必要事項，或記載不必要之事項，使該發明之實施為不可能或困難者，已違反90年專利法第71條第3 款之規定。且系爭專利1請求項1、系爭專利2請求項1均因缺乏進步性而經舉發成立，此為聲請人所不爭執，而該二專利之請求項4均係進一步界定KEL數值，然參照該二專利說明書及實施例，該等KEL 數值並無法解決該二專利所欲解決之凹化作用，故系爭專利1請求項4、系爭專利2請求項4自均不具有進步性，而有應撤銷事由，聲請人自不得於本件對相對人主張權利。

３、綜上，依據聲請人所提出之事證，聲請人將來勝訴可能性極低，對於聲請人缺乏憑據之侵權主張，有待聲請人於本案中舉證以實其說，自無從准許本件定暫時狀態處分。

（二）倘不准許本件聲請，對聲請人並無「無法彌補之損害」：１、本件縱有侵權情事，聲請人所受包括已投入之資本、人力、研發等各項成本之任何損害，並非不得藉由本案判決以金錢填補。

２、系爭產品1、2 係實驗性產品或初期性產品，自100年10月底均已停止供應。且105年6月30日起，相對人更已終止與第三人華立企業之經銷關係，正式停止於臺灣所有商業活動（相證1至3號），故相對人實無從造成對聲請人有何不可回復之損害。

（三）倘不准許本件聲請，聲請人亦不受有損害：

１、聲請人未能釋明相對人在其100 年11月21日對第三人華立公司進行保全證據程序後，有何持續之侵權行為，更何況相對人於105 年起於台灣已無任何商業行為，已如前述，則聲請人縱有其所宣稱之「整體營收下降、市佔率被取代、甚至短時間內喪失產業優勢市場地位」云云之損害（聲請人亦未提出任何事證以為釋明），該等損害亦與相對人無涉。析言之，於拋光墊之競爭市場上，聲請人本有其他競爭對手，即便聲請人有其所稱前揭整體營收下降、市佔率被取代云云之情事，亦可能是其他競爭對手所造成，聲請人在相對人有何持續性之侵權行為，且未能釋明相對人有何持續性之侵權行為之情況下，遽稱其所受之前揭損害係由相對人所造成云云，當屬無據。

２、反之，在聲請人未能釋明相對人有何持續之侵權行為之情況下，若仍准許聲請人之聲請，將無異鼓勵聲請人以司法之名，行打壓、壟斷、混淆等破壞市場良性競爭之實之情形，對整體公平競爭之交易秩序，將有嚴重之影響。

（四）倘不准許本件聲請，對公眾利益亦無影響：本件應屬兩造間私人權益之紛爭，與公眾利益影響無涉。

（五）綜上所述，無論由「聲請人將來勝訴可能性」、「聲請人對兩造是否造成無法彌補之損害」、「雙方損害程度」或「對公眾利益之影響」等任一要件觀之，均不足以支持聲請人本案請求之正當性。

（六）聲明：聲請駁回。

三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形，而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請，民事訴訟法第538條第1項、智慧財產案件審理法第22條第2 項定有明文。次按，聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足；法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響，智慧財產案件審理細則第37條第1、3項亦定有明文。再按民事訴訟法第538 條所謂爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，係指因防止重大之損害或避免急迫之危險或因其他情事，有就爭執之法律關係定暫時狀態之必要者而言。此必要之情事，即為定暫時狀態處分之原因，應由聲請該處分之人，提出相當證據釋明，苟不能釋明此種情事之存在，即無就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要。而衡量損害是否重大、危險是否有急迫之保全必要性，應釋明至何種程度，應就具體個案，透過權衡理論及比例原則確認，即就聲請人因該處分所得利益、不許假處分所受損害，是否逾相對人因處分所受不利益或損害，以及其他利害關係人之利益或法秩序之安定、和平等公益，加以比較衡量（最高法院105年度台抗字第185號裁定意旨參照）。

四、經查：

（一）爭執之法律關係存在：本件聲請人主張其享有系爭專利1、2之專利權，而相對人製銷之系爭產品1、2有侵害系爭專利1、2之事實，倘允許系爭產品1、2在市場流通，將侵害聲請人之專利權，並造成難以彌補之損害等節，均為相對人所否認。是以，兩造就系爭專利1、2之有效性及相對人是否有侵權行為而造成聲請人損害一事，確有爭執之法律關係存在。

（二）聲請人將來勝訴可能性目前尚難以評估：本件當事人間就系爭專利1、2之有效性及系爭產品1、2有無落入系爭專利1、2之請求項4 之專利權範圍，均有爭執。而此爭執之結果，即為本案勝訴可能性之最關鍵影響因素，本院就卷內現存事證，初步分析結果如下：

１、系爭專利1請求項4有效性部分：

⑴系爭專利1前經由經濟部智慧財產局（下稱智慧局）106年8月17日以（106）智專三（三）05128字第10620852540號舉發審定書審定「請求項1至3舉發成立，應予撤銷；請求項4至6舉發不成立」，舉發人即為相對人美商奈平科技股份有限公司。

⑵有關系爭專利1請求項4為請求項1 之附屬項，相對人主張經由該舉發審定書之理由，系爭專利1請求項1已不具進步性，並引用系爭專利1說明書的比較實例1 認為系爭專利1請求項4所界定之KEL值早已見於先前技術所提供之習知拋光墊，而該比較實例1的KEL值落入系爭專利1請求項4的範圍中，認為系爭專利1請求項4不具進步性。此外，相對人並認為所屬技術領域中具有通常知識者無法理解E'比值與KEL 值以及拋光墊中如何解決凹化作用等問題（參相對人於107年7 月31日所提之民事答辯㈢狀第2至30頁第貳點）。聲請人則認為相對人未提任何先前技術已揭示系爭專利1請求項4之KEL 值的範圍，因此系爭專利1請求項4仍應具有進步性，而舉發審定書中亦已審定認為系爭專利1 符合專利法第71條第3款之規定（參聲請人於107年8 月21日所提之民事定暫時狀態處分聲請補充理由㈠狀第15至18頁第㈦點）。兩造所提之理由及其所產生的結果均會影響系爭專利1的有效性，且相對人所提之使系爭專利1 請求項4無效之理由亦與舉發審定內容不盡相同。依目前兩造所提之資料，仍尚難論斷系爭專利1的有效性。

２、系爭專利2請求項4有效性部分：

⑴系爭專利2 前經由智慧局105年10月28日以（105）智專三（三）05048字第10521337420號舉發審定書審定「請求項1至2、5至7舉發成立，應予撤銷；請求項3至4舉發不成立」，舉發人即為相對人美商奈平科技股份有限公司。

⑵有關系爭專利2請求項4，其為請求項1 的附屬項。相對人主張經由該舉發審定書之理由，系爭專利2請求項1已不具進步性，並引用系爭專利2說明書的比較實例1認為系爭專利2請求項4所界定之KEL 值早已見於先前技術所提供之習知拋光墊，而該比較實例1的KEL值落入系爭專利2請求項4的範圍中，認為系爭專利2請求項4不具進步性。此外，相對人並認為所屬技術領域中具有通常知識者無法理解如何解決凹化作用等問題（參相對人於107年7月31日所提之民事答辯㈢狀第30至37頁第參點）。聲請人則認為舉發審定書中亦已審定認為系爭專利2符合專利法第71條第3款之規定及系爭專利2請求項4具有進步性（詳參聲請人於107年8月21日所提之民事定暫時狀態處分聲請補充理由㈠狀第18至19頁第5 點及107年5月31日之民事定暫時狀態處分聲請狀第2 頁第一點）。兩造所提之理由及其所產生的結果均會影響系爭專利2的有效性，而相對人所提之使系爭專利2請求項4 無效之理由亦與舉發審定內容不盡相同。依目前兩造所提之資料，仍尚難論斷系爭專利2的有效性。

３、專利侵權部分：本案系爭專利1請求項4為請求項1 的附屬項，而如相關前案即本院103 年度民專上字第28號判決，系爭產品1、2侵害系爭專利1請求項1 的專利權範圍。至於系爭專利1請求項4的技術特徵（即KEL值的範圍），於本案中，兩造主要爭執在於系爭產品研磨墊在測試性質時之樣本取樣的方式，聲請人主張其所取樣之矩形應為「長邊與凹槽平行」，而相對人抗辯應為「長邊與凹槽垂直」進行取樣，依聲證12之內容（其為本院103 年度民專上字第28號送請臺灣科技大學進行鑑定事項），由於取樣的方式不同，將可能造成系爭產品KEL 值是否落入系爭專利1請求項4的專利權範圍的結果不同。按兩造所主張的內容，聲請人提出有關ASTM對於樣品之相關標準，據以主張應以「長邊與凹槽垂直」進行取樣（參107年5月31日所提之民事定暫時狀態處分聲請狀第6至8頁第1 點），而相對人認為樣本之長邊與凹槽垂直之取樣方式明顯可以含有較多凹槽數目，可以反映凹槽對於拋光襯墊的影響（107年7月31日所提之民事答辯㈡狀第6 至10頁第㈢點）。兩造所提之理由及其所產生的結果均會使得系爭產品1、2是否落入系爭專利1、2之請求項4 產生影響。依目前兩造所提之資料，尚難論斷系爭產品1、2 是否落入系爭專利1、2之請求項4之專利權範圍。

４、綜上所述，依卷內現存事證，系爭專利1、2之有效性，及系爭產品1、2 有無落入系爭專利1、2之請求項4專利權範圍，均尚難以論斷，故聲請人將來本案勝訴可能性目前尚難以評估。

（三）聲請之准駁對於兩造是否將造成無法彌補之損害及損害之程度：因本件聲請人日後勝訴可能性目前尚難以評估，則聲請人所稱其因系爭專利1、2受侵害而可能造成之損害及程度，即亦難以估量。又縱使日後聲請人勝訴，亦可對相對人求償，尚難認將造成聲請人無法彌補之損害。另相對人已就因該處分所將可能蒙受之不利益或可能遭致之損害做合理說明，故就兩造所述可能遭受之損害進行分析與比較，尚難以認定聲請人因定暫時狀態處分所應獲得之利益或防免之損害顯逾相對人因該處分所蒙受之不利益或損害。準此，本件縱駁回聲請人之聲請，亦難認將造成聲請人無法彌補之損害。

（四）聲請人於本件爭執之法律關係並無急迫之危險：相對人抗辯其自100 年10月底已停止供應系爭產品1、2，且自105年6月30日起，相對人更已終止與第三人華立企業之經銷關係，而正式停止於臺灣所有商業活動（相證1至3號），聲請人對此事實亦未提出反駁之事證資料。是本件聲請人尚未能釋明系爭專利1、2有何被侵害，及其將因此侵害而受有損害之急迫危險。

（五）對公眾利益之影響：系爭產品1、2是否侵害系爭專利1、2，僅係聲請人與相對人間之專利侵權糾紛，與雙方之商業利益關聯較深，而於公眾利益並無明顯負面影響。

五、綜上所述，兩造雖有爭執之法律關係存在，然聲請人日後勝訴可能性目前尚難以評估，即聲請人未能釋明本件若駁回其聲請，將造成其無法彌補之損害，且聲請人未能釋明本件爭執之法律關係有何急迫之危險，另本件之准駁對於公眾利益尚無明顯負面影響。準此，本件定暫時狀態之聲請，經綜合審酌後認聲請人並未釋明本件有定暫時狀態之保全必要性存在，且該釋明之欠缺無法以供擔保代之或補釋明之不足，從而，本件聲請於法不合，不應准許。

六、依智慧財產案件審理法第1條、第22條第2項，民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

智慧財產法院第三庭