最高行政法院(含改制前行政法院)100年度判字第1038號

最　高　行　政　法　院　判　決

100年度判字第1038號

上訴人

郭銘水 （即原審參加人）

上訴人

經濟部智慧財產局 （即原審被告）

代表人

王美花

被上訴人

廖俶瑛

（即原審原告）

上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國99年11月18日智慧財產法院99年度行專訴字第85號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、上訴人郭銘水（即原審參加人）前於民國97年1月11日以「紙盒」向上訴人經濟部智慧財產局（下稱上訴人智慧局，即原審被告）申請新型專利，經編為第97200661號進行形式審查准予專利後，發給新型第M335480號專利證書（下稱系爭專利）。嗣被上訴人（即原審原告）以其有違專利法第94條第1項第1款、第4項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。上訴人郭銘水旋申請更正專利範圍，案經上訴人智慧局併案審查，於98年9月30日以(98)智專三㈠02016字第09820619270號專利舉發審定書准予更正，並為「舉發不成立」之處分。被上訴人不服，提起訴願，經遭駁回，向原審提起行政訴訟，經原審判決撤銷訴願決定及原處分，上訴人智慧局就第97200661號「紙盒」新型專利舉發案，應依本判決之法律見解另為處分，被上訴人其餘之訴駁回。上訴人郭銘水不服，就其不利部分提起本件上訴。

二、被上訴人起訴主張：系爭專利之第一圖係與證據2（係95年8月11日公告第95203430號「具展示之提攜包裝盒」新型專利案，下稱證據2）之第四、五圖之組合相同，而系爭專利之第三圖係與證據2之第六圖所呈現之整體外型完全相同，且系爭專利之第一圖係為紙盒之紙板展開圖，係由主板體10（相同於證據2之外盒1）與附板體30（相同於證據2之底座2）所疊置而成，系爭專利該展開圖之主板體10與附板體30間係藉由貼板121貼設於立板32上所連接而成，系爭專利之展開圖係相同於證據2由第五圖之外盒1之邊板147貼設於第四圖之底座2之前板22所連接而成，且系爭專利於紙板上各部位間之摺線亦完全相同於證據2各部位間之摺線，系爭專利之紙板形狀及摺合後之整體結構係完全相同於證據2之包裝盒，由兩案之圖式比較即可清楚看出系爭專利之整體結構均已完全揭露於證據2中，故系爭專利並不具新穎性及進步性。原處分及原決定機關並未詳加考量系爭專利之整體結構設計是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據2顯能輕易完成，且未詳加審酌證據2已經上訴人智慧局准予更正其第五圖右上角之斜切板148方向誤記。由該證據2之專利說明書及申請專利範圍第4項所述，二斜切板148為相互對稱之文字敘述，係指外盒1在未摺合時之平面狀態之下，其所呈現出二斜切板148相同之形狀態樣，該相互對稱之敘述方式亦經上訴人智慧局認同，故准予證據2更正其第五圖誤記之處，更正後之證據2確實可將二斜切板148所連接之提把149相互對合可依套槽134穿置凸出於頂板13，供提攜作用，此與系爭專利將二合板18同向轉摺及摺出二提耳19靠攏，轉摺頂板14能讓二提耳19由長穿孔15向外穿出，達到方便攜行之實用功效完全相同，且證據2更正後之第五圖與第四圖之結合係與系爭專利之第一圖完全相同。又原處分及原決定機關認為系爭專利圖式第一圖與舉發證據2更正後圖式第五圖比較，仍非相同。然由系爭專利第一圖及說明書及申請專利範圍第2項所述，可見系爭專利之主板體10與附板體30係藉由貼板121相互黏貼在一起，並非一體成型，此亦相同於證據2之第四、五圖及說明書所述，故系爭專利之主板體10與附板體30係與證據2之外盒1與底座2相同均為分開獨立之構件，其差別僅係在系爭專利將其主板體10與附板體30合併繪製於同一圖式內，而證據2係將之分開繪製。然系爭專利該不同之繪製呈現方式並不影響其整體結構與證據2相同，且系爭專利並無法以單一紙板裁切完成第一圖，必須將一紙板裁切成系爭專利之主板體10（即證據2之外盒1），再將另一紙板裁切成系爭專利之附板體30（即證據2之底座2），再將二紙板由貼板121（相同於證據2之邊板147）黏貼於立板32（相同於證據2之前板22）上，將主板體10與附板體30予以黏貼方可完成系爭專利第一圖之展開圖，故系爭專利之第一圖與證據2之第四、五圖係為完全相同之結構並無差異。系爭專利圖式第一圖與證據2圖式第四、五圖完全相同，又由系爭專利之第三圖及證據2之第六圖比較可見，系爭專利利用第一圖所摺合而成之紙盒亦與證據2利用第四、五圖所摺合而成之紙盒完全相同，故系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵並不具新穎性及不具進步性。且系爭專利申請專利範圍第2至7項之技術特徵亦已完全揭露於更正後之證據2中，故依附於第1項之第2項至第7項之附屬項亦不具新穎性及進步性等語。求為判決將訴願決定及原處分均撤銷，並為舉發成立之審定。

三、上訴人智慧局則以：證據2更正後之第五圖，其外盒二側板之連接板係呈現為裁切成「同方向」之斜切板148，與其申請專利範圍第4項、說明書新型說明所述之外盒二側板之連接板裁切成「相互對稱」之斜切板者並不一致，且證據2申請專利範圍第4項、新型說明所述「相互對稱」斜切板，其上連接之提耳並無法達成如新型說明、申請專利範圍第4項、第六圖所揭示可相互對合依套槽134穿置凸出於頂板，以供提攜作用，故證據2仍無法達成系爭專利之二合板同向轉摺及摺出二提耳靠攏，轉摺頂板能讓二提耳由長穿孔向外穿出，達到方便攜行之實用功效。其次，系爭專利第一圖與證據2更正後之第五圖比較，系爭專利第一圖之主板體10結構雖見於證據2更正後第五圖之外盒1，然系爭專利第一圖中之附板體30結構未見於證據2更正後第五圖，而類似於證據2第四圖之底座展開平面圖，顯然證據2之外盒1與底座2係為分開獨立構件，故系爭專利第一圖與證據2更正後之第五圖仍非相同。再者，系爭專利參酌新型說明第6、7、8頁及第一、二圖，係將附板體30底端立板32一側邊與主板體10側板12之一貼板121黏結一起後，藉轉摺將立板32下端摺板36與主板體下端底板20、摺板22、閉板23扣合組成底座，再將立板32與主板體10另一側板12外側邊下緣之貼板121黏結一起。而證據2參酌新型說明第8、9頁及第二、四圖，底座係將一紙板摺合固定成一承載體再連結於外盒底部，將承載體下方之丁字插板26內摺配合外盒內摺之ㄇ字插板143、Y字插板144、丁字插板15交叉連結固定，再由內摺形成位在套置板21下方之加強板231壓制，其後將底座前板(22)內側二邊由外盒(1)側板(14)之邊板(147)黏貼固定，致系爭專利附板體與主板體結合之結構、技術內容與證據2底座與外盒結合者不同，非如被上訴人所稱「系爭專利之主板體10與附板體30係與證據2之外盒1與底座2相同均為分開獨立之構件，其差別僅係在系爭專利將其主板體10與附板體30合併繪製於同一圖式內而證據2係將之分開繪製，然系爭專利該不同之繪製呈現方式並不影響其整體結構與證據2相同」，是證據2不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。其次，系爭專利申請專利範圍第2至6項均為直接或間接依附第1項獨立項之附屬項，除包含該獨立項之所有技術特徵，皆為第1項獨立項技術特徵再加限縮，證據2既無法證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具新穎性已如前述，自亦難證明系爭專利申請專利範圍第2至6項等附屬項不具新穎性。又系爭專利申請專利範圍第7項為依附於第6項附屬項之附屬，間接依附第1項獨立項，除包含所依附項目之全部技術內容，為第1、2、3、4、5、6項技術特徵再加限縮，故系爭專利申請專利範圍第7項所界定合板係三角形狀，提耳形成於該三角形狀之斜邊上之技術特徵，亦包含形成於二側板12頂端之二合板18上提耳19可經由頂板長穿孔15向外穿出之技術特徵，並達到方便攜行之實用功效，惟非可由證據2相互對稱之二斜切板148所能達成之功效，故證據2尚難證明系爭專利申請專利範圍第7項不具新穎性，亦難謂系爭專利申請專利範圍第7項為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據2顯能輕易完成，而不具進步性。另原處分係就系爭專利申請專利範圍文字載述之結構、技術內容及達成功效是否見於證據2作為審查依據，非僅以證據2圖式與系爭專利比較；更何況證據2更正後之第五圖與其申請專利範圍第4項、新型說明所述並不一致。又被上訴人於訴願時始提出舉發證據2准予更正之更正本，晚於系爭專利申請日，且未經上訴人郭銘水答辯，與上訴人智慧局原處分時審酌之舉發主張事實不同，實非上訴人智慧局原處分審究範疇等語，資為抗辯。求為判決駁回上訴人之訴。

四、上訴人郭銘水則以：系爭專利與證據2不同，且證據2無法實施，並爰引上訴人智慧局答辯等語。

五、原審為撤銷訴願決定及原處分，上訴人智慧局就第97200661號「紙盒」新型專利舉發案，應依本判決之法律見解另為處分，被上訴人其餘之訴駁回，係以：被上訴人於舉發階段僅主張證據2足以證明系爭專利申請專利範圍第1至7項違反專利法第94條第1項第1款而不具新穎性，且第7項違反專利法第94條第4項而不具進步性，嗣於提起本件行政訴訟時，被上訴人另以證據2主張系爭專利申請專利範圍第1至6項不具進步性，並非其舉發之同一撤銷理由，揆諸智慧財產案件審理法第33條規定，該部分主張原審法院尚無從併予以審究。系爭專利於98年5月22日申請更正專利範圍，經上訴人智慧局查核為申請專利範圍之減縮，未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍而准予更正，本件自應以更正後申請專利範圍內容作審查。系爭專利更正後申請專利範圍共7項，第1項為獨立項，第2至6項皆為第1項附屬項。系爭專利申請專利範圍第1項與證據2相較，系爭專利之主板體、附板體、座板、側板、背板、摺板、封板、長穿孔、底板、閉板、貼板、提耳等構造，固與證據2所揭示之外盒、底座、套置板、側板、基板、丁字插板、補強板、套槽、ㄇ字插板、Y字插板、邊板、提把等構造雖相同，惟系爭專利之二合板形成於二側板頂端，致該二合板同向轉折及轉摺二提耳使其靠攏，可經由頂板長穿孔向外穿出，而依證據2之申請專利範圍第4項係記載：「如申請專利範圍第1項所述之具展示之提攜包裝盒，其中，該外盒之頂板開設一斜切之套槽，外盒二側板之連接板為相互對稱之斜切板，該斜切板連接有提把，且其間設摺線，該二提把相互對合依該套槽穿置凸出於頂板。」證據2之說明書亦記載：「本創作另一實施例，請參閱第五圖與第六圖所示，係於外盒(1)之頂板(13)開設一斜切狀之套槽(134)，並將外盒(1)二側板(14)連接之連接板(141)經裁切成「相互對稱」之斜切板(148)，該斜切板(148)連接有一提把(149)，且其間設有摺線(140)，二提把(149)相互對合可依套槽(134)穿置凸出於頂板(13)，供提攜作用。」且更正前證據2之第五圖亦顯示其斜切板為「相互對稱」，是以更正前證據2之申請專利範圍已明確記載其外盒二側板之連接板為「相互對稱」之斜切板，且為其說明書及圖式所支持，是證據2於形式上明確記載之內容係揭示其外盒二側板上側邊均設有連接板，且該連接板為「相互對稱」之斜切板（148），惟證據2所揭示之「相互對稱」斜切板，其上連接之提耳並無法達成相互對合依套槽(134)穿置凸出於頂板以供提攜作用之功效，是以證據2並未揭示如何達成系爭專利於二側板及背板頂端形成一具有提耳之頂板之技術特徵。被上訴人雖於98年11月17日向上訴人智慧局申請將證據2第五圖之斜切板（148）更正為「同向」之斜切板（148），並經上訴人智慧局於99年3月5日以(99)智專三㈠02017字第09920142480號准予更正在案，然證據2更正後第五圖所示係「同向」之斜切板（148），沿著對稱軸對摺後兩邊圖形並不會互相重疊，即非「相互對稱」，是以證據2更正後第五圖與其申請專利範圍第4項及新型說明所揭示之「相互對稱」之斜切板（148）並不一致，故證據2之申請專利範圍第4項無法為更正後第五圖所支持，是以證據2所揭示之內容仍應以申請專利範圍所明確記載之內容為準，尚難認「同向」之斜切板為證據2形式上明確記載之內容或形式上雖然未記載但實質上隱含的內容，證據2尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。系爭專利申請專利範圍第2至7項均為直接或間接依附第1項獨立項之附屬項，除包含該獨立項之所有技術特徵，皆為第1項獨立項技術特徵再加限縮，證據2既無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性，自亦難證明系爭專利申請專利範圍第2至7項等附屬項不具新穎性。系爭專利申請專利範圍第2項所界定「座板為形成於附板體上，座板中設置數片環繞排列的夾板，座板具有左右二側及頂底二端，左右二側及頂底二端各形成立板，並於底端立板下側形成一摺板，該底端之立板可與主板體側板之貼板黏結一起」之技術特徵已揭示於證據2之「底座(2)，為一紙板摺合固定成一承載體，連結於外盒(1)底部，係由一套置板(21)各邊分別連接有前板(22)、背板(23)及二肋板(24)，且在連接位置設有摺線(25)，該套置板(21)可經由裁切而可凹設供容置商品容置之套置槽(211)，該背板(23)與套置板(21)連接之對邊設有一加強板(231)，且其間設有摺線(232)，使加強板(231)內摺形成位在套置板(21)下方，該前板(22)內側二邊可由外盒(1)側板(14)之邊板(147)黏貼固定」；系爭專利申請專利範圍第3項所界定「側板底端之閉板上延伸出一舌片」之技術特徵，已揭示於證據2之「ㄚ字插板」；系爭專利申請專利範圍第4項所界定「背板頂端與頂板交接處設置一扣孔」之技術特徵，已揭示於證據2之「該基板(12)與頂板(3)連接之摺線(11)處內側設一嵌孔(122)」。系爭專利申請專利範圍第5項所界定「封板上延伸出一凸片，封板摺向頂板，並以凸片插設於扣孔中」之技術特徵，已揭示於證據2之「該補強板(131)與頂板(13)連接之對邊設有一嵌塊(133)，使補強板(131)可以由摺線(132)內摺，及由該嵌塊(133)嵌入基板(12)之嵌孔(122)」。系爭專利申請專利範圍第6項所界定「側板外側邊形成凹入的凹弧邊」之技術特徵，已揭示於證據2之「側板(14)之前側邊係成斜弧狀」。系爭專利申請專利範圍第7項所界定「合板係形成三角形狀，三角形狀的合板具有一斜邊，提耳形成於斜邊上」之技術特徵，已揭示於證據2之「外盒(1)二側板(14)連接之連接板(141)經裁切成斜切板(148)，該斜切板(148)連接有一提把(149)」。經比對系爭專利申請專利範圍第7項與證據2，除系爭專利於二側板及背板頂端形成一具有提耳之頂板之技術特徵外，證據2已揭示系爭專利申請專利範圍第7項之其他技術特徵。證據2雖僅揭示「相互對稱」斜切板，且其上連接之提耳並無法達成相互對合依套槽穿置凸出於頂板以供提攜作用之功效，而未揭示如何達成系爭專利於二側板及背板頂端形成一具有提耳之頂板之技術特徵，然證據2之「新型說明」已記載：「本創作另一實施例，請參閱第五圖與第六圖所示，係於外盒(1)之頂板(13)開設一斜切狀之套槽(134)，並將外盒(1)二側板(14)連接之連接板(141)經裁切成相互對稱之斜切板(148)，該斜切板(148)連接有一提把(149)，且其間設有摺線(140)，二提把(149)相互對合可依套槽(134)穿置凸出於頂板(13)，供提攜作用。」另參閱證據2更正前第六圖亦揭示二提把(149)相互對合可依套槽(134)穿置凸出於頂板(13)之成型圖，由上開說明書及圖式之教示，所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時的通常知識即能將「相互對稱」之斜切板置換為「同向」斜切板，並利用摺線(140)使二提把相互對合後自套槽穿置凸出於頂板，供提攜作用，且未產生無法預期之功效，故證據2足以證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性。綜上所述，證據2雖不足以證明系爭專利申請專利範圍第1至7項不具新穎性，惟可證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性，然因上訴人智慧局於舉發階段認證據2不足以證明系爭專利申請專利範圍第1至7項不具新穎性，亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性，而未及於舉發審查階段通知上訴人郭銘水是否為申請專利範圍之更正，為兼顧上訴人郭銘水原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，本件有待發回由上訴人智慧局依原審法院上述法律見解再為審查處分；被上訴人訴請上訴人智慧局應作成撤銷系爭專利權之審定部分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第200條第4款意旨，被上訴人在請求命上訴人智慧局遵照原審法院判決之法律見解對被上訴人作成決定部分為有理由，逾此部分不應准許，應予駁回。為其判斷之基礎。

六、上訴人郭銘水上訴意旨略謂：參閱證據2更正前第六圖亦揭示二提把（149）相互對合可依套槽（134）穿置凸出於頂板（13）之成型圖為先前技術之內容，惟由該說明書之教示內容實無法完成利用摺線使二提把相互對合後產生一具提攜作用之紙盒外型，是一該所謂先前技術內容或提示動機，如何能輕易完成系爭專利案，原判決未加以說明，顯有判決理由不備之違誤。又系爭專利之新型能產生某一新功效或增進新型之某種功效時，即可認為熟習該項技術者所非能輕易完成而具有進步性。如原判決所認證據2揭示二提把相互對合可依套槽穿置凸出於頂板而產生供提攜之作用。然依該說明書所示內容並無法產生對合而穿出套槽之效果，即證據2之說明書並無法實現提攜之功效，系爭專利其良好之設計則優於該所謂之習知技術，而能產生提攜之功效，應符合上開規定而具新型專利進步性之規定。另參酌專利審查基準第4節第2點第（3）點規定，依習知技術之改良，而能發揮無法預期之功效，應認為係熟習該項技術者所非能輕易完成。系爭專利既能達成證據2所無法達成之功效，實難謂其不具進步性。另系爭專利申請專利範圍第7項所界定合板係三角形狀，提耳形成於該三角形狀之斜邊上之技術特徵，亦包含形成於二側板12頂端之二合板18上提耳19可經由頂板長穿孔15向外穿出之技術特徵，並達到方便攜行之實用功效，惟非可由證據2相互對稱之二斜切板148所能達成之功效，是證據2尚難證明系爭專利申請專利範圍第7項不具新穎性，亦難謂系爭專利申請專利範圍第7項為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據2顯能輕易完成，而不具進步性等語。

七、本院查：

㈠、凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第93條及第94條第1項第1款前段規定申請取得新型專利。惟若「申請前已見於刊物或已公開使用者」，不得申請取得新型專利，為同法第94條第1項第1款所明定。又「新型雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利」復為同法第94條第4項所明定。

㈡、本件關於證據2更正後第五圖與其申請專利範圍第4項及新型說明所揭示之「相互對稱」之斜切板（148）並不一致，故證據2之申請專利範圍第4項無法為更正後第五圖所支持，證據2所揭示之內容仍應以申請專利範圍所明確記載之內容為準，尚難認「同向」之斜切板為證據2形式上明確記載之內容或形式上雖然未記載但實質上隱含的內容，證據2尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。系爭專利申請專利範圍第2至7項均為直接或間接依附第1項獨立項之附屬項，除包含該獨立項之所有技術特徵，皆為第1項獨立項技術特徵再加限縮，證據2既無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性，亦難證明系爭專利申請專利範圍第2至7項等附屬項不具新穎性；而證據2則足以證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性等情，業據原審詳論其得心證之理由(原判決事實及理由六參照)，經核其認事用法並無違經驗或論理法則，亦無判決不適用法規或適用不當之違背法令之情形。

㈢、原審已論述經比對系爭專利申請專利範圍第7項與證據2，除系爭專利於二側板及背板頂端形成一具有提耳之頂板之技術特徵外，證據2已揭示系爭專利申請專利範圍第7項之其他技術特徵。證據2雖僅揭示「相互對稱」斜切板，且其上連接之提耳並無法達成相互對合依套槽穿置凸出於頂板以供提攜作用之功效，而未揭示如何達成系爭專利於二側板及背板頂端形成一具有提耳之頂板之技術特徵，然證據2之「新型說明」已記載：「本創作另一實施例，請參閱第五圖與第六圖所示，係於外盒(1)之頂板(13)開設一斜切狀之套槽(134)，並將外盒(1)二側板(14)連接之連接板(141 )經裁切成相互對稱之斜切板(148)，該斜切板(148)連接有一提把(149)，且其間設有摺線(140)，二提把(149)相互對合可依套槽(134)穿置凸出於頂板(13)，供提攜作用。」另參閱證據2更正前第六圖亦揭示二提把(149)相互對合可依套槽(134)穿置凸出於頂板(13)之成型圖，由上開說明書及圖式之教示，所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時的通常知識即能將「相互對稱」之斜切板置換為「同向」斜切板，並利用摺線(140)使二提把相互對合後自套槽穿置凸出於頂板，供提攜作用，且未產生無法預期之功效，故證據2足以證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性等情明確。上訴人主張證據2說明書之教示內容實無法完成利用摺線使二提把相互對合後產生一具提攜作用之紙盒外型，如何能輕易完成系爭專利案，原判決未加以說明，顯有判決理由不備之違誤；證據2之說明書並無法實現提攜之功效，系爭專利能達成證據2所無法達成之功效，難謂其不具進步性；系爭專利申請專利範圍第7項所界定合板係三角形狀，提耳形成於該三角形狀之斜邊上之技術特徵，達到方便攜行之實用功效，惟非可由證據2相互對稱之二斜切板148所能達成之功效，證據2尚難證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性等等，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，或就原審已為論斷者，再予爭執，泛指其理由不備。而證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，尚不能謂為原判決有違背法令之情形。法律歧異見解之主張，亦不能據為主張原判決違背法令之論據。

㈣、從而原審以證據2雖不足以證明系爭專利申請專利範圍第1至7項不具新穎性，惟可證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性，並為兼顧上訴人郭銘水更正之程序利益，而將訴願決定及原處分均撤銷，發回由上訴人智慧局依原審法律見解再為審查處分，於法尚無不合。上訴論旨，指摘原判決對其不利部分違誤，求予廢棄，難認有理由。

八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

最高行政法院第四庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異