最高行政法院(含改制前行政法院)100年度判字第425號

最　高　行　政　法　院　判　決

100年度判字第425號

上訴人

中慶毛刷廠股份有限公司

代表人

陳慶宴

訴訟代理人

崔百慶 律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

王美花

參加人

瑩聯股份有限公司

代表人

何錦榮

上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國99年4月22日智慧財產法院98年度行專訴字第137號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、緣上訴人前於民國95年8月1日以「改良式旋轉刷桿」，向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第95213522號進行形式審查，准予專利後，發給新型第M304255號專利證書（專利權期間：西元2007年1月11日至2016年7月31日）。其公告本之申請專利範圍為：1.一種改良式旋轉刷桿，係包括一轉軸，其上至少套合第一及第二螺旋狀刷體，使得該轉軸旋轉帶動該2個螺旋狀刷體旋轉；該2螺旋狀刷體係在連續螺旋環架沿其表面植佈刷毛，且兩者係以交錯旋轉方式組合，使第一及第二螺旋狀刷體之每1圈環架分別交錯設置，且每一圈環架上之刷毛具有較大的斜度，增加與被清潔板面的接觸面積。2.依據申請專利範圍第1項所述之改良式旋轉刷桿，其中第二螺旋狀刷體之刷毛以海棉材料取代。3.依據申請專利範圍第1項所述之改良式旋轉刷桿，其中螺旋狀刷體具有3個或3個以上，該些螺旋狀刷體之每一圈環架係以交錯旋轉方式組合。嗣參加人瑩聯股份有限公司於96年8月17日以舉發證據2係2003年出版之工業專刊「TOOLS」雜誌、舉發證據3為2005年之「INDUSTRY YELLOW PAGES」雜誌、舉發證據4為舉發證據2、舉發證據3之實物樣品、舉發證據5為舉發證據2-4實物樣品照片比較圖、舉發證據6係84年10月21日公告之第83209 038號「多功能清洗刷具」新型專利案；舉發證據7為1990年1月17日公開之歐洲專利第0351224A2號「真空吸塵器之圓柱動力刷」、舉發證據8為2006年1月5日公告之日本專利、舉發證據9為2002年5月28日公開美國專利第6394678B2號專利案，認該專利違反核准時之專利法第94條第1項第1款及第4項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。嗣上訴人於98年4月27日向被上訴人提出系爭專利更正申請書，其更正後之申請專利範圍為：1.一種改良式旋轉刷桿，係包括一轉軸，其上至少套合第一及第二螺旋狀刷體，使得該轉軸旋轉帶動該二個螺旋狀刷體旋轉；該二螺旋狀刷體係在連續螺旋環架沿其表面植佈刷毛，且兩者係以交錯旋轉方式組合，使第一及第二螺旋狀刷體之每1圈環架分別連續排列交錯設置，且每1圈環架上之刷毛具有較大的斜度，增加與被清潔板面的接觸面積。2.依據申請專利範圍第1項所述之改良式旋轉刷桿，其中第二螺旋狀刷體之刷毛以海棉材料取代。3.依據申請專利範圍第1項所述之改良式旋轉刷桿，其中螺旋狀刷體具有三個或三個以上，該些螺旋狀刷體之每一圈環架係以連續排列交錯旋轉方式組合。案經被上訴人審查，認該更正本非為系爭專利申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正或不明瞭記載之釋明，且超出申請時原說明書所揭露之範圍，已實質變更申請專利範圍，不准更正，本件舉發案依原公告本之內容加以審查，而以98年7月31日（98）智專三㈢05055字第09820470480號專利審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人不服，提起訴願，經遭經濟部98年11月5日經訴字第09806120550號決定駁回，上訴人猶仍不服，遂提起行政訴訟。

二、上訴人起訴主張：98年4月27日要求被上訴人准予更正申請專利範圍，所更正之主要內容，係對交錯旋轉方式組合的每一圈環架增加「連續排列」之限制，使得本案達到「每一圈環架上之刷毛具有較大的斜度」之效果更為清楚明確。所更正者係屬專利法第108條準用第64條第1項第1款「申請專利範圍之縮減」，且所更正者，未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且無實質擴大或變更申請專利範圍，符合同條第2項之可更正規定，理應被接受。申請專利說明書第5頁末段之先前技術中記載「由於螺旋狀刷體92的每一圈環架921在組合於轉軸91時是連續排列的，參見第二圖．．．是在清潔科技產業產品時（如顯示器面板），這樣的刮紋將造成嚴重的光學上缺陷問題」，又在第6頁首段的新型內容中記載「有鑑於習知技術的缺點，本創作提供了一種改良式旋轉刷桿．．．」，顯然說明了本案技術特徵是針對習知顯示器面板用之清潔毛刷而改良，並非泛指一般的清潔毛刷；由該段所述，可證「連續排列」是清楚而無意義不明問題。本案准予更正後，由於「第一及第二螺旋狀刷體之每一圈環架分別連續排列交錯設置」特徵，係完全未在當時舉發證據2至11中任一證據中揭露，自然符合新穎性要件等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被上訴人則以：依據系爭專利說明書第6頁第4行，「連續排列」未揭露於系爭專利說明書中，且「連續排列」與「交錯」為相反之設置態樣，所以該更正本非為申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正或不明瞭記載之釋明之事項，且超出申請時原說明書所揭露之範圍，導致實質變更申請專利範圍，不符合專利法第108條準用第64條第1項各款及第2項規定，不准予更正。查證據2之2003年出版之工業專刊「TOOLS」雜誌第8頁、證據3之2005年出版之「INDUSTRY YELLOW PAGES」雜誌第265頁刊載之刷桿與該證據4刷桿實物樣品為同一物品，因此證據2（或證據3）與系爭專利申請專利範圍第1項比較：系爭專利之轉軸（10）可對應證據2（或證據3）之轉軸（舉發人標號10），系爭專利之螺旋狀刷體（21、22）可對應證據2（或證據3）之螺旋狀刷體（舉發人標號21、22），系爭專利之環架（211、221）可對應證據2（或證據3）之環架（舉發人標號211、221），系爭專利之刷毛（212、222）可對應證據2（或證據3）之刷毛（舉發人標號212、222），且第一及第二螺旋狀刷體係以交錯旋轉方式組合，達成「使第一及第二螺旋狀刷體之每一圈環架分別交錯設置，且每一圈環架上之刷毛具有較大的斜度，增加與被清潔板面的接觸面積」之相同功效，所以分別依據證據2、或證據3可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之起訴。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠查上訴人申請專利範圍之更正係於第1項、第3項就每一圈環架分別交錯設置更正為每一圈環架分別「連續排列」交錯設置。經查，系爭專利上開更正係在申請專利範圍第1項及第3項對於環架的交錯組合，增列「連續排列」等敘述，而上開「連續排列」係將原有每一圈的環架分別交錯設置更進一步限定為「連續排列」，與原有與螺旋狀刷體的交錯設置，非屬相反或不容。另由系爭專利說明書第6頁【實施方式】記載…本創作改良式旋轉刷桿，主要係由一轉軸10及第一及第二螺旋狀刷體21及22所構成。…螺旋狀刷體21及22具有連續螺旋環架211及221…；另第7頁第3-4行亦已經說明「…兩個螺旋狀體21及22的每一環架211及221是緊密交錯連續排列…」的技術特徵。因此，系爭專利更正本係將原有每一圈的環架分別交錯設置更進一步細加描述而限定為「連續排列」，而每一圈的環架分別交錯設置連續排列，係屬原有每一圈的環架分別交錯設置之一種，從而將環架進一步界定為連續排列，符合申請專利範圍減縮，且並未超出申請時說明書所揭露之範圍，亦無實質變更申請專利範圍，原處分以該更正不符合專利法第64條第1項各款及第2項之規定，而不准予更正，固有未洽。㈡舉發證據2揭示一種環架螺旋纏繞於軸桿上且兩環架上有交錯旋轉排列的刷桿。舉發證據二雖已揭示專利申請專利範圍第1項之刷桿、轉軸，其上至少套合第一及第二螺旋狀刷體，使得該轉軸旋轉帶動該二個螺旋狀刷體旋轉；該二螺旋狀刷體係在連續螺旋環架沿其表面植佈刷毛，且兩者係以交錯旋轉方式組合，但其第一及第二螺旋狀刷體之每一圈環架係以等距分開設置，尚非連續排列交錯設置，尚難謂舉發證據2足資證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。舉發證據3為2005年之「INDUSTRY YELLOW PAGES」雜誌，早於系爭專利申請日，其第265頁左下角由紅線圈示出的2支刷桿，揭示一種環架螺旋纏繞於軸桿上且兩環架交錯旋轉排列的刷桿。舉發證據4為舉發證據2、舉發證據3之實物樣品，原處分已說明舉發證據2、3、4為同一物品。則基於前述舉發證據2不能證明系爭專利不具新穎性之同一理由，舉發證據3、舉發證據4亦不能證明系爭專利不具新穎性。因此，原處分以系爭專利不符合專利法第64條第1項各款及第2項之規定，而不准予更正，就本件舉發案仍依原公告本內容審查，據以認定舉發證據2、3、4之同一物品可證明系爭專利不具新穎性，其論斷理由尚有未洽。㈢但查，依系爭專利說明書第5項之記載，系爭專利之先前技術係第一圖及第二圖中顯示了一種常用的旋轉刷淨工具，其係在一轉軸91上套合了一螺旋狀刷體(helical brushing)92。該螺旋狀刷體92係在連續螺旋環架921沿其表面植佈了刷毛(bristle)922。利用轉軸91轉動螺旋狀刷體92，並移動轉軸91使得旋轉的刷毛922在被清潔的板面上移動，而可達到清潔效果。由於螺旋狀刷體92的每一圈環架921在組合於轉軸91時是連續排列的，參見(附表系爭專利)第2圖，使得在每一圈環架921之兩個端部a1、b1間所形成的斜度較小，降低了每一圈刷毛922與被清潔板面之接觸面，也同時降低了清潔功能。為了要能達到全面清潔的效果，必需增加轉軸91之轉速，才能使得刷毛922完全清除板面。但在高轉速下，伴隨著螺旋狀刷體的離心力增加，進而發生振動，使得被清潔的板面易產生刮紋。如果是在清潔科技產業產品時(如顯示器面板)，這樣的刮紋將造成嚴重的光學上缺陷問題，極待改善。由於系爭專利先前技術已經揭示系爭專利申請專利範圍第1項之刷桿、轉軸及其上至少套合第一及第二螺旋狀刷體，使得該轉軸旋轉帶動該2個螺旋狀刷體旋轉；該二螺旋狀刷體係在連續螺旋環架沿其表面植佈刷毛等特徵。而系爭專利申請專利範圍第1項之環架係分別連續排列交錯設置組合，該等技術特徵並未見於系爭專利之先前技術。但兩者差異之處在於刷毛排列交錯組合方式部分，則已可見於舉發證據7第6欄第36-43行記載。且舉發證據7的排列設置亦可使每一圈環架上之刷毛具有較大的斜度，增加與被清潔面積，兩者功效相當，故系爭專利申請專利範圍第1項為所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之系爭專利先前技術組合舉發證據7之技術內容所能輕易完成，難謂具進步性。原處分以系爭專利不符合專利法第64條第1項各款及第2項之規定，而不准予更正，就本件舉發案仍依原公告本內容審查，據以認定依據系爭專利之先前技術與舉發證據7之組合可證明系爭專利申請專利範圍1項不具進步性，其比對之基礎雖有未洽，但其認定依據系爭專利之先前技術與舉發證據7之組合可證明系爭專利申請專利範圍1項不具進步性之結論則尚無不合。㈣系爭專利申請專利範圍第2項係「依據申請專利範圍第1項所述之改良式旋轉刷桿，其中第二螺旋狀刷體之刷毛以海棉材料取代。」系爭專利申請專利範圍第2項為一附屬項，解釋時應包含所依附獨立項所有之技術特徵及其附屬特徵。雖然系爭專利申請專利範圍第2項附屬特徵主要係將刷毛以海綿材料取料，該等特徵同樣可見於證據6以刷毛或刷棉的方式取代，且其功效相當，但舉發證據2或舉發證據3不能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，理由已如前述。因此，由舉發證據2與舉發證據6之組合，或舉發證據3與舉發證據6之組合亦不能證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。原處分認由舉發證據2與舉發證據6之組合，或舉發證據3與舉發證據6之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性部分，尚有未洽。㈤舉發證據8為2006年1月5日公告之日本專利之圖2及圖3B揭露了複數吸附墊32及複數刷子26間隔設置於軸部22A，該「吸附墊32為海綿材料製成」。舉發證據9為2002年5月28日公開美國專利第6394678B2號專利案，其係揭示睫毛膏刷設置間隔的硬毛刷18、28、32、36、40及吸收材料26、34、38，第3欄第13-14行「吸收材料26可以是軟質海棉纖維。(The absorptive material 26 may illustratively be soft cotton fibers)」。系爭專利申請專利範圍第2項係「依據申請專利範圍第1項所述之改良式旋轉刷桿，其中第二螺旋狀刷體之刷毛以海棉材料取代。」系爭專利申請專利範圍第2項為一附屬項，解釋時應包含所依附獨立項所有之技術特徵及其附屬特徵。其中系爭專利之先前技術與舉發證據7可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，理由已如前述，則系爭專利申請專利範圍第2項「刷毛以海棉材料取代」之附屬特徵已被揭露於證據8之「複數海綿吸附墊(32)、複數刷子(26)」、證據9之「硬毛刷(18、28、32、36、40)、軟質海棉纖維吸收材料(26、34、38)」。因此，由系爭專利之先前技術、證據7、證據8和證據9之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。原處分以系爭專利不符合專利法第64條第1項各款及第2項之規定，而不准予更正，就本件舉發案仍依原公告本內容審查，據以認定依據系爭專利之先前技術、證據7、證據8和證據9之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性，其比對之基礎雖有未洽，但其認定系爭專利之先前技術、證據7、證據8和證據9之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性之結論則尚無不合。㈥系爭專利申請專利範圍第3項更正後之內容係：依據申請專利範圍第1項所述之改良式旋轉刷桿，其中螺旋狀刷體具有3個或3個以上，該些螺旋狀刷體之每一圈環架係以連續排列交錯旋轉方式組合。經查，系爭專利申請專利範圍第3項之附屬特徵為該環架數量上的增加。又該等數量上的增加與舉發證據7以2個螺旋刷體螺旋交錯的方式在組合的方式上並無差異，其數量上的增加亦未產生無法預期的功效，故系爭專利申請專利範圍第3項係所屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利先前技術與舉發證據7之組合可輕易完成者，難謂具進步性。原處分以系爭專利不符合專利法第64條第1項各款及第2項之規定，而不准予更正，就本件舉發案仍依原公告本內容審查，據以認定依據舉發證據2或舉發證據3，或系爭專利之先前技術與舉發證據7之組合可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性，其比對之基礎雖有未洽，但其認定系爭專利之先前技術與舉發證據7之組合可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性之結論則尚無不合。綜上所述，原處分以上訴人更正之申請不符合專利法第64條第1項各款及第2項之規定，而不准予更正，固有未洽，其就本件舉發案仍依原公告本內容審查，據以認定舉發證據2、3、4之同一物品可證明系爭專利不具新穎性，其論斷理由亦有未洽。又以系爭專利之先前技術與舉發證據7之組合可證明系爭專利申請專利範圍1項不具進步性；舉發證據2與舉發證據6之組合，或舉發證據3與舉發證據6之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性；舉發證據2或舉發證據3，或系爭專利之先前技術與舉發證據7之組合可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性，因其等之技術比對係以更正前之申請專利範圍作為基礎，理由說明同有未合。但本院依上訴人主張更正後之申請專利範圍就上開舉發證據加以比較判斷，系爭專利仍不具進步性，其理由均如前述。則原處分認定依據系爭專利之先前技術與舉發證據7之組合可證明系爭專利申請專利範圍1項不具進步性；系爭專利之先前技術、舉發證據7、舉發證據8和舉發證據9之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性；系爭專利之先前技術與舉發證據7之組合可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性之結論均尚無不合，原處分並無撤銷之必要。訴願決定予以維持，結論亦無違誤，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

五、本院按：

㈠凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用之新型者，得依專利法第93條暨第94條第1項前段規定申請取得新型專利。又新型如係「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「申請前已為公眾所知悉者」及「新型雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」復為同法第94條第1項第1款、第2款及第4項所規定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反首揭專利法第93條至第96條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反首揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之。再按發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。專利法第64條第1項、第2項定有明文。此並為專利法第108條新型專利所準用。

㈡原判決依上訴人主張更正後之申請專利範圍就舉發證據加以比較判斷，認定依據系爭專利之先前技術與舉發證據7之組合可證明系爭專利申請專利範圍1項不具進步性；系爭專利之先前技術、舉發證據7、舉發證據8和舉發證據9之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性；系爭專利之先前技術與舉發證據7之組合可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴人上訴理由略謂：舉發證據7其內容完全沒有提及所揭露刷體可應用於光學面板之清潔刷中，也無法將證據7之結構直接結合系爭專利先前技術達到系爭專利功效，原判決乃採事後之明之判斷方法，不合審查基準規範。舉發證據7係在圓柱刷體(78)軸表面開設孔洞，再將刷毛(70或b)直入孔內，其上雖有第一及第二刷毛螺旋列(80、82)，然由於其未揭露系爭專利申請專利範圍第1項特徵結構環架，不能將舉發證據7於軸表面上開孔植入刷毛之結構，直接轉用於系爭專利說明書先前技術所提之環架結構。且舉發證據7兩個刷毛螺旋列(80、82)為大斜度分散設計，係利用每一孔的斜度來增加刷毛斜度，與系爭專利之第一及第二螺旋狀刷體每一圈環架分別連續排列交錯設置，因連續排列之要求將兩個螺旋狀刷體交錯設置才能造成刷毛斜度增加，兩者並不相同，亦無法直接組合。即使舉發證據7轉用於系爭專利先前技術，也在圈環架開設每一斜度不同的植毛孔，這些植毛孔也是相個很遠的疏散結構，與系爭專利排列之密實結構效果不同云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。

㈢末按，行政法院所為之司法審查，本於司法權與行政權之分立，就行政機關之第一次判斷權，司法機關應予尊重，未經行政機關處分者，除有法律明文規定外，固不得於行政訴訟上由行政法院逕行第一次判斷權之行使，然若行政機關業已行使其第一次判斷，僅係處分之理由與行政法院審認之理由不同，則行政法院自無庸再就該已經原審定處分判斷之爭點，撤銷訴願決定及原處分再贅由原處分機關再重為判斷。經查，本件舉發案之進步性爭點已經參加人即舉發人於舉發程序中主張，且原處分亦附帶審查，說明其理由，雖原處分係以更正前之申請專利範圍，認系爭案不具新穎性，為舉發成立之審定，而與原審判決以更正後之申請專利範圍認系爭案不具進步性之理由不同，但舉發成立之結論並無二致，則原審法院自無庸就該已經原審定處分判斷之進步性爭點，撤銷訴願決定及原處分贅由原處分機關再重為判斷。上訴意旨以：原判決認定系爭專利在舉發答辯當時，向被上訴人請求更正申請專利範圍，理應為被上訴人接受；若申請專利範圍准予變更後，將會造成專利技術內容縮減而變動，理應撤銷原處分而重為舉發程序，原判決顯有判決理由矛盾之違法；另由原判決理由可知舉發證據2、3、4不能認定系爭專利更正後不具新穎性，自當撤銷原處分，重為適法處分云云，再予爭執，核屬其一己主觀之見，要難謂原判決有違背法令之情事。

㈣上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

最高行政法院第六庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異