最高行政法院(含改制前行政法院)108年度判字第601號

最　高　行　政　法　院　判　決

108年度判字第601號

上訴人

曹祐誠

訴訟代理人

蔡政峯 律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

洪淑敏

參加人

陳冠伶

訴訟代理人

郭睦萱 律師

複代理人

張郁姝 律師

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國107年12月27日智慧財產法院107年度行商訴字第73號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、緣上訴人於民國104年6月11日以「老鼎旺及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類「茶藝館；火鍋店；咖啡廳；啤酒屋；酒吧；飯店；自助餐廳；備辦宴席；點心吧；伙食包辦；餐廳；拉麵店；燒烤店；牛排館；涮涮鍋店；居酒屋；提供餐飲服務；備辦餐飲；複合式餐廳」服務，向被上訴人申請註冊。經被上訴人審查，於105年10月1日核准公告為註冊第01796394號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人於105年11月25日以先使用之「鼎旺」商標（下稱據以異議商標，參加人之母即林鳳珠已於105年10月11日申請註冊，申請案號為第105059790號）主張系爭商標有違商標法第30條第1項第11款及第12款規定，對之提起異議。案經被上訴人審查，核認系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定之適用，以107年2月12日中台異字第G01050711號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，並判決駁回後，上訴人仍不服，提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人在原審答辯及聲明，均引用原判決所載。

三、原審為上訴人敗訴之判決，係以：㈠兩造商標主要識別部分均為相同之中文字「鼎旺」，系爭商標「鍋鼎」圖及「川味鍋物」之差異僅為服務之說明性圖案或文字，而「老」字僅為一般形容詞，相關消費者自會施以較少之注意，故二造商標外觀、讀音、觀念均相彷，相關消費者於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨，應屬高度近似之商標。㈡據以異議商標於系爭商標104年6月11日申請時，已有使用於菜單、招牌等之事實，且上訴人並不爭執參加人之母於81年開始經營鼎旺火鍋店。又系爭商標指定使用之服務類別及名稱與據以異議商標先使用之麻辣火鍋店等餐飲服務，均為提供餐飲之服務，可認二者性質、用途、功能大致相當且產製者或消費族群亦具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或高度類似之服務。㈢鼎旺火鍋店經營已20餘年，期間兩造就經營產生民事、刑事糾紛，關係已屬不易認定，且上訴人所提帳目資料僅有購買、支出之紀錄或上訴人之母有參與經營，上訴人之母與參加人之母所簽協議書亦為涉訟後所為之和解協議，均不能證明上訴人之母與參加人之母有合夥關係。縱認兩造間有合夥關係，上訴人亦無法證明合夥關係始自何時，亦未能證明商標使用包含於合夥關係之內。㈣綜上，系爭商標之註冊明顯有違商標法第30條第1項第12款規定，原處分撤銷於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤等語，資為其論據。

四、本院按：

㈠異議商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第50條定有明文。系爭商標之註冊公告日為105年10月1日，參加人於105年11月25日提起異議，經被上訴人於107年2月12日作成原處分，是本件註冊及異議審定均在現行商標法101年7月1日施行後，無同法第106條第1項及第3項規定之適用，故本件關於系爭商標是否有異議事由，應否作成異議成立處分之判斷，應依系爭商標註冊公告時即100年6月29日修正公布、101年7月1日施行之商標法為斷。

㈡「商標有下列情形之一，不得註冊：……十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。……」商標法第30條第1項第12款定有明文。從而，適用本款之要件，包括：1.相同或近似於他人先使用之商標。2.使用於同一或類似商品或服務。3.申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。4.未經他人同意申請註冊。5.須基於仿襲之意圖而申請註冊。又申請人是否因具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉先使用商標存在，並基於仿襲意圖而為不法搶註行為，應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則判斷申請人是否知悉他人先使用之商標，而襲以註冊。

㈢依行政訴訟法第189條第1項前段、第3項、第209條第1項第7款、第3項規定，行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據結果，依論理及經驗法則判斷事實的真偽，並將得心證的理由應記明於判決；判決書應記載理由，理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法的意見及法律上的意見。故凡當事人提出的攻擊或防禦方法，行政法院應斟酌全辯論意旨及調查證據結果，依論理及經驗法則判斷其真偽，將得心證之理由記明於判決。如對於當事人提出的攻擊或防禦方法未加以調查，並將其判斷之理由記明於判決者，即構成行政訴訟法第243條第2項第6款之判決不備理由，其判決當然違背法令。經查，原判決雖認定兩造商標為高度近似之商標，且據以異議商標於系爭商標104年6月11日申請時，已有先使用於菜單、招牌，系爭商標指定使用之服務類別及名稱與據以異議商標先使用之麻辣火鍋店等餐飲服務，係同一或高度類似之服務。然上訴人於原審一再主張係將其母所持有之表徵申請註冊商標，主觀上並無仿襲他人商標之意圖等語，而系爭商標之註冊是否違反商標法第30條第1項第12款規定，復以其申請係基於仿襲之意圖為要件，惟原審就此節未予調查認定，並未就上訴人之主張說明不採理由，即有判決不備理由之違法。

㈣綜上，原判決有判決不備理由之違背法令，上訴論旨求予廢棄，為有理由。本件事證有由原審再為調查審認之必要，本院尚無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審更為審理。

五、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

最高行政法院第三庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異