最高行政法院(含改制前行政法院)八十八年度判字第一九七一號

行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　　　　八十八年度判字第一九七一號

原告

德保有限公司

代表人

甲○○

被告

經濟部智慧財產局（原經濟部中央標準局）

右當事人間因新型專利舉發事件，原告不服行政院中華民國八十七年六月二十九日台

八七訴字第三二六一一號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰

主文

事實

緣原告之前手林宗慶於民國八十二年六月二十九日以其「隔熱浪板結構改良」係包括發泡棉層，為ＰＵ發泡劑，具隔熱及隔音效果，利用ＰＵ發泡劑發泡膨脹壓力及黏性，緊密黏合上、下層成一體；鋼板，為烤漆金屬浪板，設多處高凸緣加強鋼板強度，高起緣設左右兩側導引槽，預留搭擠之搭接部；裝飾紙，具裝飾花紋之化學品；利用ＰＵ發泡劑發泡將鋼板及裝飾紙黏合，主要特徵在於鋼板高凸緣之左右兩側導引槽及方便搭接之預留空間暨搭接部，可防止水分滲透而由導引槽排出，節省施工時間及材料功效等情，向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，於公告期滿審查確定後，發給新型第一○六二七三號專利證書，其間，林宗慶申准將本案專利權讓與原告。嗣李幸修、林薇芬、王游芳及謝文松以本案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，有違專利法第九十七條、第九十八條第一項第一款、第二款及第二項規定云云，檢具第00000000號「底層為鋁箔之三層式浪板」新型專利案及第00000000追加一號「防滲隔熱浪板之結構（追加一）」新型專利案專利說明書影本等，對之提出舉發。

案經被告審查，為「本案舉發成立，應撤銷其專利權。」之審定，發給八十六年四月二十二日台專（判）○五○二○字第一一五一八七號專利舉發審定書。原告不服，循序提起訴願、再訴願，遞遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：原告起訴意旨及補充理由略謂︰一、依系爭案專利說明書內容所載，系爭案係改良自第00000000號「防滲隔熱浪板之結構」專利案，而系爭案所據以改良之構造亦明確界定於申請專利範圍中，即系爭案係利用ＰＵ發泡劑發泡膨脹壓力及黏性而將上層金屬浪板及下層裝飾紙黏為一體，其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。經查，系爭案與該核准前案縱然其所採用之技術原理相近似，惟兩案創作之整體空間型態並不相同，且系爭案創作已明確改良該核准前案之缺點，是以，被告機關經由慎密之審查而終致肯定系爭案之創作性及進步性，並以系爭案符合新型專利要件而准予專利，足證兩專利案間是否屬「相同」者，應就其整體創作目的、功效及構造特徵予以綜合分析研判，方屬合於法理依據。二、有關原處分及訴願、再訴願決定理由指稱：舉發附件二之第00000000號「底層為鋁箔之三層式浪板」專利案具證據力，及系爭案不具新穎性；惟該舉發附件二專利前案之主要特徵在於：該鋁箔紙及發泡材料係配合烤漆金屬板凸槽設置而呈一體狀截面者，且事實上，該引證案所揭露之浪板結構並非系爭案之三層式ＰＵ浪板結構，而其創作目的及整體功效亦與系爭案完全不同，而系爭案之下層裝飾紙與中層ＰＵ間構成平整之平面，其兩案之特徵構造上則顯有不同，另該引證案之發泡材料層（聚乙烯材料）乃藉由貼合方式而分別貼附於烤漆金屬板及鋁箔紙之間，且其底層則非平整之平面而呈凹凸狀，顯然其並非藉由ＰＵ發泡膨脹壓力本身黏性而一體成型之結構，故由整體構造特徵及創作目的、功效而論，兩案自非屬相同之創作。原告為釐清事實真相，特將本件系爭案與舉發附件二引證案（第00000000號「底層為鋁箔之三層式浪板」專利案）一併聲請中國機械工程學會作異同分析鑑定，而該中國機械工程學會係司法院及行政院協調指定之專利侵害鑑定專業機構，而由該中國機械工程學會於八十六年五月二十四日所作之「專利技術內容鑑定分析意見書」（證四）結論觀之，該鑑定意見書之結論已敘明：「六、結論：新型專利106273號「隔熱浪板結構改良」之專利申請範圍與下列三案技術內容分別比較，結構上確實不同，且其功效上具有明顯之進步性。：１、．．．２、專利申請案第00000000號「底層為鋁箔之三層式浪板」；３、專利申請案第00000000A01號「防滲隔熱浪板之結構（追加一）。」，是以，足證該舉發附件二引證案並不具證據力，亦不足以證明本件系爭不具新穎進步性，先予敘明。有關本件系爭案與該舉發附件二在「結構及功效上」及「新穎性及進步性」之明顯不同處，則由該證四之「專利技術內容鑑定分析意見書」內容已詳盡地經由專業客觀立場予以論明，故而足證該舉發附件二引證案並不具證據力，亦不足以證明本件系爭案不具新穎進步性。反觀，原處分及訴願、再訴願決定理由均未就該證四之鑑定意見書予以比較說明，致關鍵爭議論點仍未釐清，而其徒以：「專利舉發有關技術異同之認定屬主管機關職權範圍，所舉鑑定機構本於其專業技術領域所提供之意見，對行政機關不具拘束效力。」之詞全盤否定該證四鑑定意見書之公正性，且事實上，對於主管機關以究泛之詞而完全否定中國機械工程學會所作鑑定意見之案情，則於另件行政訴訟判決（證五）案件中予以指正，且該證五之行政訴訟判決撤銷其訴願、再訴願決定，並要求主管機關另為適法之決定。三、再者，原告亦將本件系爭案與舉發附件三引證案（第00000000Ａ○一號「防滲隔熱浪板之結構（追加一）」一併聲請中國機械工程學會作異同分析鑑定，而由該中國機構工程學會於八十六年二月四日所作之「專利技術內容鑑定分析意見書」（證六）結論觀之，該鑑定結論已明確敘明：「專利申請案第00000000號「隔熱浪板結構改良」之技術內容與專利申請案第00000000Ａ○一號「防滲隔熱浪板之結構（追加一）」比較，其結構上確實具有新穎性，在防滲功能技術上具有明顯之進步性。」，是以，足證該舉發附件三引證案並不具證據力，亦不足以證明本件系爭案不具新穎進步性。有關本件系爭案與該舉發附件三引證案在「結構及功效上」或「新穎性及進步性」之明顯不同處，則由該證六之「專利技術內容鑑定分析意見書」理由中已詳盡地經由公正客觀立場予以論明。反觀，原處分及訴願、再訴願決定理由僅將該證六之鑑定意見書予以斷章取義，且完全否定系爭案圖式結構所具體揭示之搭接構造，致而對系爭結構所產生之「防治毛細管作用、抵抗風壓、減少隔熱浪板的搭接部份的移位」等功效竟全盤否定，而其所論則與該證六「專利技術內容鑑定分析意見書」之結論完全相左，對此，尚請大院詳察明鑑。四、依被告機關之答辯書第一項理由觀之，其顯然將中國機械工程學會於八十六年五月二十四日所作鑑定書之第五項第三至五行予以斷章取義，即該鑑定書之第五頁第三至五行係強調「但就兩者整體結構而言，兩案發泡材料及第三層紙一體成形之形狀不同，兩者整體結構並不相同。」，而非如該答辯書所斷章取義之理由。再者，該鑑定書之第九頁結論中亦明確指明：新型專利106273號「隔熱浪板結構改良」之專利申請範圍與下列三案技術內容分別比較，結構上確實不同，且其功效上具有明顯之進步性。１、．．．２、專利申請案第00000000號「底層為鋁箔之三層式浪板」；３、專利申請案第00000000A01 號「防滲隔熱浪板之結構」（追加一）。足證本案較該舉發引證案更具新穎進步性。至於，被告機關答辯書第一項所質疑中國機械工程學會八十六年五月二十四日所作鑑定之專利說明書及申請專利範圍之版本為何者，原告要強調該鑑定書係依據被告機關所公告核准之版本，故被告機關答辯書所質疑之理由顯屬多慮。而該鑑定分析書第六項所載之特徵構造皆可由說明書圖式中揭示，顯然，被告機關未能由本案說明書圖式中實質辨明本案之特徵構造，致而其所論顯不同於該中國機械工程學會之鑑定理由，且由專利法第一百零三條第二項規定：新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時，得審酌說明書及圖式；顯然，被告機關之答辯理由及原處分則並未審酌本案之圖式，而該中國機械工程學會之鑑定理由則明確地有審酌本案之圖式，故該中國機械工程學會之鑑定理由自較為詳細確實。而為釐清事實真相起見，則再請參閱證七係有關本案與舉發引證案之剖面結構比較說明，由該證七之圖示說明，足證本案之兩浪板間頂緣搭接嵌合結構更加穩固，而無該二舉發引證案之浪板間頂緣搭接端容易產生相對滑動之弊端，即該二舉發引證案之浪板搭接端在受到強風吹襲時，則其兩浪板頂緣搭接端因無相互嵌固卡合結構，故其上層搭接浪板會受強風吹動而產生掀折滑動之弊端，甚而嚴重影響浪板搭接結構及導水功效者，是以，本案顯然較該二舉發引證案更具有功效增進之事實，足證該中國機械工程學會之鑑定理由較具公正性與正確性。另有關原告於八十六年五月十五日提出本案專利說明書及申請專利範圍之更正案，其係依專利法第一百零五條準用第六十七條之規定，認為本案有「申請專利範圍過廣及不明瞭之記載」等情事，而在未變更實質之前提下，原告謹向被告機關提出更正案之申請，然而被告機關作不准更正之處分，惟該處分理由實有違誤，原告不服而另案依法提起訴願，業經訴願決定撤銷原處分，併予敘明。五、依被告機關之答辯書第二項理由觀之，其顯然有意規避本案圖式中有「搭接部分於上層金屬浪板高起緣兩端兩側皆具有凹陷之摺曲，可以緊密配合固定住下層金屬浪板高起緣之頂端」等特徵構造，而該中國機械工程學會之鑑定理由即實質審酌本案圖式，並作實質完整之異同比較鑑定理由，且明確指明本案具有上述特徵構造，反觀被告機關之答辯書及原處分僅作形式審查，且其並未實質審酌本案之圖式，故其於認事及用法上自有違誤而不足採信，至於舉發附件三與本案明顯不同處，則已敘明於起訴理由及該中國機械工程學會之鑑定理由中，茲不贅述。六、本案涉及各項事實及證據採證之爭議，因影響原告之權益至鉅，實有詳予辯明之必要，用特懇請於決定前准予依行政訴訟法第十九條之規定為言詞辯論，以利鈞院查明事實真相，以彰法制，而期公允。七、綜上所陳，本件再訴願決定、訴願決定及原處分，其於認事、用法上均顯有違誤之處，敬祈鈞院鑒核賜判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均予以撤銷等語。

被告答辯意旨略謂︰一、起訴理由強調：中國機械工程學會於八十六年五月二十四日所作之「專利技術內容鑑定分析書」已證明本案較舉發附件二之第00000000號專利案具有新穎性及進步性，主管機關未對該鑑定書予以比較說明僅以「對行政機關不具拘束力」空泛之詞而加以否定，有關鍵爭議點乃未釐清之情事；又舉發附件二並非本案之三層式ＰＵ浪板結構，其創作目的及整體功效和本案不同云云。然中國機械工程學會於八十六年五月二十四日之鑑定分析書第六頁「本案專利請求範圍所揭示之結構特徵中包括，在搭接部分之上層金屬浪板之高起緣頂端兩側具有凹陷，以緊密配合下層金屬浪板之高起緣頂端形狀，可以嵌住固定下層金屬浪板」等，但本案專利說明書、申請專利範圍並無該等特徵之記載或說明，查原告曾於八十六年五月十五日提出本案專利說明書及申請專利範圍之更正，本局於八十七年十月八日以（八七）台專（陸）○五○五一字第一三四○一五號函「不准更正」，本案無法確定中國機械工程學會於八十六年五月二十四日所作鑑定之專利說明書及申請專利範圍之版本為何者；舉發附件二係由「烤漆金屬板、發泡材料及鋁箔紙」等組成，和本案「係由鋼板、發泡棉層、裝飾紙之三層ＰＵ浪板結構」然由中國機械工程學會於八十六年五月二十四日所做鑑定書第五頁第三行「金屬浪板之結構相同」，且舉發附件二圖（三）、（四）之「烤漆金屬板（１）凸槽⑵兩側設有導槽；金屬板⑴一側凸槽⑵內端或金屬板⑴之前後端內面係設置為空白之搭接面」和本案申請專利範圍之特徵「鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽；左端之高起緣及後端搭接方便之預留空間及搭接部、」兩者之構造及技術手段實質相同，本案不具新穎性及進步性。二、起訴理由另指：中國機械工程學會於八十六年二月四日所作之「專利技術內容鑑定分析意見書」中有「丙案（本案）延用乙案（舉發附件三）下層金屬浪板之每一高起緣頂端兩側皆具有導水凹槽，但將乙案上層金屬浪板之簡單之梯形凸出改變為：高起緣頂端兩側亦皆具有凹陷；丙案在搭接部分於上層金屬浪板高起緣之預端兩側，皆具有凹陷之摺曲，可以緊密配合固定住下層金屬浪板高起緣之頂端，可以確實防止上、下層金屬浪板高起緣頂端移位，丙案較乙案具進步性」，而主管機關所論則與該鑑定書結論相左。然本案於八十二年六月二十九日專利說明書其創作背景說明並無記載延用八十年九月一日公告之第00000000Ａ○一號專利案（舉發附件三）之「兩側導水凹槽」之說明，且本案說明書、申請專利範圍並無「搭接部分於上層金屬浪板高起緣兩端兩側皆具有凹陷之摺曲，可以緊密配合固定住下層金屬浪板高起緣之頂端」等特徵說明，依行政法院七十三年判字第二七四號判決「專利保護對象以申請專利說明書之請求專利部分所聲請之範圍為限」，舉發附件三圖一（Ａ）「浪板⑴高起緣兩側設有導水凹槽、，浪板左端設搭接部之預留空間」、圖一（Ｂ）「浪板⑴高起緣兩側設有導水凹槽，浪板前端設搭接部之預留空間（未標號），和本案「鋼板凸起之高起緣左右兩側均設導引槽；左諯之高起緣及後端設欲相互搭接之預留空間及搭接部、」兩者之構造及技術手段實質相同，顯然本案不具新穎性及進步性。綜上所述，本局所為本案舉發成立，應撤銷其專利權之審定並無違法，本案原告之訴無理由，敬請駁回原告之訴等語。

理由

按有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者，不得申請取得新型專利，為專利法第九十八條第一項第二款之當然解釋。又同條第二項復規定，新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無同條第一項所列情事，仍不得申請取得新型專利。本件原告之前手林宗慶於八十二年六月二十九日以其「隔熱浪板結構改良」係包括發泡棉層，為ＰＵ發泡劑，具隔熱及隔音效果，利用ＰＵ發泡劑發泡膨脹壓力及黏性，緊密黏合上、下層成一體；鋼板，為烤漆金屬浪板，設多處高凸緣加強鋼板強度，高起緣設左右兩側導引槽，預留搭擠之搭接部；裝飾紙，具裝飾花紋之化學品；利用ＰＵ發泡劑發泡將鋼板及裝飾紙黏合，主要特徵在於鋼板高凸緣之左右兩側導引槽及方便搭接之預留空間暨搭接部，可防止水分滲透而由導引槽排出，節省施工時間及材料功效等情，向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，於公告期滿審查確定後，發給新型第一○六二七三號專利證書，其間，林宗慶申准將本案專利權讓與原告。嗣李幸修、林薇芬、王游芳及謝文松以本案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕勿完成且未能增進功效，有違專利法第九十七條、第九十八條第一項第一款、第二款及第二項規定云云，檢具第00000000號「底層為鋁箔之三層式浪板」新型專利案（以下稱引證一）及第00000000追加一號「防滲隔熱浪板之結構（追加一）」新型專利案（以下稱引證二）專利說明書影本等，對之提出舉發。案經被告審查，以引證一圖三及圖四烤漆金屬板凸槽兩側設導槽，金屬板一側凸槽內端或金屬板前後端內面設置搭接面；引證二圖一（Ａ）浪板高起緣兩側設導水凹槽，浪板左端設搭接部預留空間、圖一（Ｂ）浪板高起緣兩側設導水凹槽，浪板前端設搭接部之預留空間，均與本案鋼板凸起之高起緣左右兩側設導引槽，左端高起緣及後端設預留空間及搭接部之構造及技術相同，本案未具增進功效。又本案說明書第四頁所載優點並無加強鋼板強度一項，申請專利範圍係將「鋼板設多處凸起高起緣，為加強鋼板強度」列於特徵之前而為習知技術。本案鋼板二側設有凹槽，已見於引證一、二搭接之下方鋼板。所舉中央標準局台專（判）○六○○六字第一一五五三九號專利異議審定書理由（三）所論為第00000000號「金屬浪板之新穎結構」新型專利案，與本案引證一係屬不同之專利案，無法直接引用其審定意見；中國機械工程學會八十六年二月四日鑑定分析意見書第二頁第九行至第十五行以三層式浪板的基本組成結構，對其搭接部分防滲功能技術之新穎性與進步性並無影響，因此將不予以特別考量、第七頁第七行以本案與引證二下層金屬浪板之每一高起緣頂端兩側皆具有導水凹槽。至第九頁第二十二行雖以本案在搭接部分於上層金屬浪板高起緣之頂端兩側，皆具凹陷摺曲，可緊密配合固定住下層金屬浪板高起緣之頂端，防止上下層金屬浪板移位云云，以本案說明書及申請專利範圍並無搭接部分於上層金屬浪板高起緣頂端兩側皆具凹陷摺曲，緊密配合固定住下層金屬浪板高起緣之頂端之說明，所稱核不足採。本案鋼板凸起之高起緣左右兩側設導引槽，左端高起緣及後端設預留空間及搭接部之構造特徵已經引證一、引證二揭示，本案未具增進功效，不具新穎性及進步性，乃依專利法第九十八條第一項第二款及第二項規定，為本案舉發成立，應撤銷其專利權之審定。

一再訴願決定遞予維持，固非無見。惟查本件原告曾於八十六年五月十五日向被告提出本案專利說明書及申請專利範圍之更正，經被告函復「不准更正」。原告不服，提起訴願，經經濟部八十八年五月三日經（八八）訴字第八八六三二○九二號訴願決定「原處分撤銷」，著由被告重新審酌後另為適法之處分，有原告八十八年五月十一日補充理由所附經濟部前開決定書影本附卷可稽。則本案專利說明書及申請專利範圍是否准予更正﹖如准予更正，本案審查結果是否不同﹖即非無由被告重行審查之必要，爰將原處分及一再訴願決定均予撤銷，由被告重新審酌後，依法另為處分，以昭折服。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第二十六條前段，判決如主文。

行 政 法 院 第 二 庭審 判 長 評 事 徐 樹 海評 事 高 秀 真評 事 彭 鳳 至評 事 黃 合 文評 事 林 茂 權右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官 王 福 瀛