最高行政法院(含改制前行政法院)八十八年度判字第三七○三號

行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　　　　八十八年度判字第三七○三號

原告

瑞士商．大衛朵夫公司

原告

Davidof

代表人

恩斯特史區列得

代表人

E. Schn

代表人

喬治史屈克

代表人

G.Schel

訴訟代理人

劉法正 律師

訴訟代理人

陳文郎 律師

被告

經濟部智慧財產局（承受原經濟部中央標準局業務 ）

右當事人間因商標註冊事件，原告不服行政院中華民國八十七年十月六日台八十七訴

字第四九二七二號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰

主文

事實

緣原告於八十五年三月二日以「DAVIDOFF MILD & device（colour）」商標（如附圖一），指定使用於商品及服務分類表第三十四類之菸草、菸葉、雪茄、小雪茄、菸絲、鼻菸、香菸商品申請註冊，作為其註冊第二五五○三六號「DAVIDOFF」商標之聯合商標。原經濟部中央標準局以其商標圖樣上之圖形，依所檢送之廣告使用資料顯示為香煙外包裝盒圖，以之作為商標指定使用於香菸、菸草等商品，難謂能使一般消費者認識其為表彰商品之標識；另申請註冊圖樣上之英文FINE MILDNESS、MILD 為溫和不辛辣之意，為所使用商品之說明，乃於八十七年一月十五日依商標法第五條及第三十七條第一項第十款之規定予以核駁，發給第二三五八九三號商標核駁審定書。原告不服，提起訴願、再訴願均遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：原告起訴意旨略謂︰一、按中華民國八十六年五月七日公布之商標法修正條文業經行政院公告定於中華民國八十七年十一月一日實施。是參照鈞院五十七年判字第九十五號判例「商標在核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權，申請註冊之商標在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。」之判例要旨，當可確認，本案現應依民國八十七年十一月一日施行之商標法修正條文而為論斷。從而再訴願決定書中以原告所檢送之雜誌廣告之日期均在系爭商標申請註冊之後，而不予採認。顯已違背前揭判例，應依變更後事實而為認定之原則。此一違背判例之決定，顯屬違法自不待論。二、查原處分除引用商標法第五條第一項及同法第三十七條第一項第十款之規定以為核駁之依據外並指出「商品容器、包裝之表徵，不具商標態樣，如已為相關大眾所共知，則係屬公平交易法保護之範疇」等，惟公平交易法第二十條第一項相關之規定本即源自於八十二年修正前商標法第六十二條之一，是可知，其基本上即屬商標制度之衍生規定，自不得認其與商標無關，且公平交易法中亦無得排除商標法而逕為適用之規定。是原處分既承認系爭商標為相關大眾所共知之表徵，又認其不具備特別顯著之要件，在邏輯推理上顯欠週延。類此以公平交易法中不易確定之抽象規定而否決取得商標法中具體保護之要求，於法更屬無據，訴願決定與再訴願決定均已不再持此論點，是此一部分，自無再行論辯之必要。三、次查民國八十七年十一月一日施行之商標法第五條第一項之規定為：「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表徵商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」按此一條文之起始雖係於民國八十二年修法時所增例，惟考其源起乃係賡續該次修正前商標法第四條有關商標應具備特別顯著性之規定，更明確其意而改訂者。但因該次修法時以逕行刪除原第四條之規定，而另定第五條，致使得自有商標制度以來即明列於各相關條文中之「顏色」二字，突然消失。因之引起日後糾紛不斷，故於八十六年修法時特別再將「顏色組合」等文字增列，以補闕漏，並符社會之實際需求。是往昔有關商標特別顯著性之各種解釋、判例及案例等在不違背本條文立法本意之原則下，自應續予援用，乃理之必然。而不論商標或服務標章，於核准註冊後，均應依其核准之圖樣整體使用，乃屬商標註冊制度之基本原則，是就審查該等標章是否具備足資識別之特別顯著性時應以整體圖樣而為觀察判斷之基礎亦早經鈞院以七十七年判字第一六四○及二一九二號判決一再闡明在案。又所謂不具前揭法條所規定之特別顯著性，一般係指商標之本體過於簡陋無從作為區別之標誌或過於繁複而缺少辨別重心等等。總體來說，商標之特別顯著性係指商標圖樣應具顯明之特色，使一般人能一望而知其為表彰商品之標記；於交易上足以使一般人能辨別區分商品之一種特性。亦即所謂商標之識別性而言。

原告以銷售高級雪茄及煙草著名，自會於商標設計上特別加以注意之，系爭商標明顯可見設計重心在八角型形與顏色之變化，且消費者得以此一精心創意之設計之商標和他人商標加以區別，是故此實與商品之外包裝無。原告以色調深淺搭配八角形設計配合商品之推出，亦早已成為代表原告之特殊標誌，況商標法並無明文規定商品之外包裝盒圖，不得申請註冊。又參考近來方整合完後之經濟強權歐洲聯盟之商標法第二條「商標得由標誌、符號及記號所構成」：「商標得由任何圖形、特殊的文字來表現，即包含以特殊的人名、圖樣、字體、數字及以商品包裝之外形以呈現一標誌、符號及記號得與他人之商品及服務加以區別」之規定，亦可知原經濟部中央標準局、訴願決定機關及再訴願決定機關認原告以外包裝盒圖申請註冊難謂有使一般消費者認識其為表彰商品之標誌等之認定方式，顯已脫離社會現狀，於法自有未合。四、再查民國八十七年十一月一日施行之商標法第三十七條第一項第十款前段固有為：「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊。」惟此中所謂商品之說明需依一般社會通念均認其係以直接而明顯之方式，以表示該等指定使用之商品性質、品質、內容或其他有關事項之文字或圖形方屬之。依「商標註冊申請及審查基準」審查要點所示，商品之說明，應係直接而明顯者方屬之。凡非直接明顯之表示，而僅係隱含譬喻或自我標榜者，則非屬本款法條所稱之說明文字、本案中之「FINE MILDNESS 」與「MILD」固有好的、淡的、溫和之意，然查此等文字均係一般常見之形容詞，與菸類商品並無直接而密不可分之關聯，並非此等商品所專有之描述性文字、再訴願決定中所稱「一般香菸之濃度程度，常以MILD表示，為溫和的之意」等情，因香煙與溫和並無直接之關聯故其顯已自承以此等文字為菸類商品之標示僅屬一隱喻性之表達方式，非屬直接而明顯之說明文字。是在整體之商標圖樣中如包含有類似之文字，僅能稱之謂弱勢部分之形容詞。且此等文字亦早經原告與其主要部分之「DAVIDOFF」及專屬之設色聯用已久，凡此早經原告一再陳明在案。是其應屬可得註冊者。且縱認該等文字可能含有商品說明之意味。依本條但書之規定，亦非不得註冊者，最低限度亦僅屬商標法施行細則第二十八條所規定，是否應聲明放棄該部分專用權之範疇，是本案應無商標法第三十七條第一項第十款之適用，是為明顯，今原處分機關等逕為核駁之處分，於法自有未合。五、末就整體社會現象而論，規範經濟行為之經濟法規在法律適用上雖同具有一般之法律所具有之基本原則－屬地性。但經濟行為乃一無國界之社會制度，故其中及心證的範圍，自應適度採納世界上多數國家所能認同之標準。就商品外包裝而論，世界上多數國家均認可凡商標具有識別功能者，即使是以商品之外包裝盒圖樣亦同樣可取得註冊專用權。凡此參照附件二馬德里協定中，以商品之外包裝盒圖樣作為商標申請而經核准公告之相關案例（每一公告除附有墨色圖樣外並另附實際彩色圖樣）。可知此一情形已為多數國家所能接受與認同。他國之法規、案例雖無拘束中華民國之效力，但經濟行為無遠弗屆，不可劃地自限者，故在實務上應具重要參考價值。准此，系爭商標之應准予註冊，是極明確，故請求撤銷原處分及訴願、再訴願之決定。

被告答辯意旨略謂︰按商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，為核駁審定時商標法第五條第一項所明定。又凡商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者，不得申請註冊，復為核駁審定時商標法第三十七條第一項第十款所明定。而商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如為商品之說明或與商品之說明有密切關連者，即有該條款不得申請之適用，與習慣上是否通用無關（參照行政法院八十一年度判字第一○六六號及第一一五八號等判決）。本件「 DAVIDOFF MILD＆ device （colour）」商標，圖樣上之圖形，依原告所檢送之資料觀之，係香煙之外包裝盒圖，以之作為商標圖形，指定使用於菸草、菸葉、雪茄、香煙等商品，自不足以使一般消費者認識其為表彰商品來源、品質或信譽之標識，並得藉以與他人之商品相區別，自有違核駁審定時商標法第五條第一項之規定。又一般香煙之濃淡程度，常以「MILD」表示，為溫和的之意，原告以外文「FINE MILDNESS 」、「MILD」作為商標圖樣外文部分之一申請註冊，指定使用於菸草、菸葉、雪茄、香煙等商品，自易使一般消費者對其香菸商品之濃度程度產生聯想，自有首揭核駁審定時商標法第三十七條第一項第十款之適用。至原告所指此種色彩之特殊配置方式已呈現與眾不同之特殊覺效果，惟依其所檢送資料觀之係作為商品本身之外包裝盒圖，即使依現行商標法第五條第二項之規定，仍不具商標之特別顯著性。又本件商標圖樣圖形整體具顯著性，縱原告將外文「FINE MILDNESS 」及「MILD」部分，聲明不專用，仍有違反前揭核駁審定時商標法第五條第一項之規定，併予陳明。是原經濟部中央標準局依法核駁其註冊並無不合，故請求維持原處分並駁回原告之訴。

理由

一、按商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，為核駁審定時商標法第五條第一項所明定。又凡商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者，不得申請註冊，復為核駁審定時商標法第三十七條第一項第十款所明定。本件原告訴稱系爭商標圖樣係由一造形獨特之八角形圖搭配特殊設計之雙色圖案所組成，屬具高創性之標章，參以其長期獨家使用及大量行銷之事實，系爭商標在交易上已成為其營業上商品之識別標章，應准予註冊，況以類似之包裝盒圖申准註冊者比比皆是；又FINE MILDNESS 、MILD均屬通用性形容詞，並非菸類商品所專用，充其量僅能為一般性描述文字，該等文字經長久與DAVIDOFF及相關圖形合併使用，已建立獨特之認知形象；及一再訴願決定認其所提出之有關雜誌、廣告日期，均在系爭商標註冊申請之後，不予採認；經濟行為所涉及心證之範圍，應適度採納國際上多數國家所認同之標準，馬德里協定承認商品之外包裝可作為商標，應可供參考等語。二、「按商標在核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權，申請註冊程序未終結前，法律或事實有變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理」，此為本院五十七年判字第九十五號之判例意旨，徵諸中央法規標準法第十八條規定「各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質是用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規」，足見人民聲請商標註冊者，如聲請時之法律與主管機關處理終結時之法律不同者，主管機關應依從新從優之原則適用法律，反面言之，如主管機關處理程序終結前，法律並未變更者，主管機關僅能依當時現有法律之規定決定之。本件原告於八十五年三月二日向被告聲請以附圖一之商標圖樣作為其如附圖二業已註冊商標之聯合商標，指定使用於菸草、菸葉、雪茄、小雪茄、菸絲、鼻菸、香菸等商品。經被告於八十六年十二月十八日核駁，並於八十七年一月十六日於商標公報公告，是被告處理程序終結時，現行商標法（八十七年十一月一日開始施行）尚未開始施行，有關原告之聲請即應適用當時商標法之規定。按原處分核駁時，商標法第五條第一項規定，商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得以藉與他人之商品區別。並無有關「顏色組合」得為商標之規定，雖現行商標法第五條增列顏色組合得為商標之規定，惟原經濟部中央標準局在處理原告之聲請終結前，現行商標法既未開始施行，其不斟酌原告所提出之圖案中有關「色調深淺」部分之顏色組合，是否具備商標之特別顯著性，即無不合。

三、又原告聲請註冊如附圖一所示之圖樣，由一般人客觀之觀察，係香菸之外包裝盒，以之指定使用於菸草、菸葉、雪茄、小雪茄、菸絲、鼻菸、香菸等商品，為該等商品中通常可見之外觀，作為商標，缺乏足以使一般消費者認識其為表彰商品之標誌，並藉以與他人之商品相區別，實不具有特別顯著性。被告認該圖形不具備商標法第五條第一項規定之特別顯著性，並無違誤。又修正前商標法第五條第二項規定，「凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級及式樣之文字、記號、數字、字母等，如經聲請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標章者，視為具有特別顯著性」，其明文規定凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級及式樣之文字、記號、數字、字母等，始有發生第二層意義之可能，該條項並未就商品之包裝因交易上之使用而取得識別性為規定，故縱如原告主張，其包裝有長期使用之事實，亦因欠缺法律之規定，不能發生擬制之特別顯著性之效果。四、又「文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者」，不得聲請註冊，修正前商標法第三十七條第十款定有明文。原告聲請註冊如附圖一所示之圖樣，係作為如附圖二商標之聯合商標，其中二商標均有davidoff之外文，是附圖一之商標主要部分除前述之顏色及包裝圖形外，外文之Fine Mildness 及Mild亦為主要部分之一。查該二英文為溫和之意，常作為香菸濃淡程度之表示，以之作為菸草、菸葉、雪茄、香菸等商品之商標，自易使人對其香菸商品之濃淡程度產生聯想，與商品之說明實具有密切之關連，揆之前開說明，應不得准許其註冊。原告縱指該部份僅涉及是否應依商標法施行細則第二十八條第一項聲明不專用之問題而已，惟原告始終均未就該被指為說明性文字部分聲明不專用。且縱其為前述聲明，亦因商標圖樣不具特別顯著性，仍不能准許其註冊。五、末按經濟立法因各國發展之程度互異，本具有相當之屬地性。國際性條約除我國參加簽定，並經一定程序後，具備法律之效力外，對我國並無拘束力。原告所提出之馬德里協定，我國並未參與，為原告所不否認，該協定對我國自不具拘束力，縱其承認以商品之外包裝盒圖樣，作為商標，亦因與我國商標法之規定不同，而無參考之必要。至於一再訴願決定理由中雖曾提及，原告所提出「雜誌廣告之日期均在系爭商標申請註冊之後」等語，惟綜觀前述理由，本件系爭商標既不應准予註冊，再訴願決定書理由欄之上開用語，縱有不當，並不影響於本案之結論。原經濟部中央標準局據以核駁原告之聲請，訴願及再訴願均予維持，並無違誤，原告之訴為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。

行 政 法 院 第 三 庭審 判 長 評 事 曾 隆 興評 事 蔡 進 田評 事 鄭 淑 貞評 事 徐 瑞 晃評 事 張 瓊 文右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官 賀 瑞 鸞

附 圖 一~[g;h:\scn\88\00000000.1;;800]