最高行政法院(含改制前行政法院)九十年度判字第一○七九號

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　九十年度判字第一○七九號

原告

甲○○

訴訟代理人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦

右當事人間因新型專利異議事件，原告不服行政院中華民國八十八年五月七日台八八

訴字第一七八八六號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：

主文

事實

緣原告於民國（以下同）八十四年十月十三日以其「鎖心卡梢防撥、防敲結構改良追加㈠」係由鎖心之帶動塊頂於二卡梢之凹槽處；卡梢之凹槽旁設有斜面，接近彈簧處有一卡掣塊斜面，其斜面與帶動塊平行並接觸，凹槽另一側為垂直卡掣面塊，與卡掣塊斜面鉗掣帶動塊，而沒有餘隙，使卡梢受帶動塊卡掣不能內縮等情，向被告申請新型專利，作為其第00000000號「鎖心卡梢防撥、防敲結構改良」新型專利案（以下稱原案）之追加專利，經被告編為第00000000追加一號審查，准予專利。公告期間，黃女珍以本案卡梢向內縮合時，由於斜面太短使卡梢無法完全收合於鎖體內，鎖桿無法插扣於鎖體上，本案斜面應設於卡梢凹槽之另側，而非卡掣塊上，本案無法依其創作說明據以實施；又本案卡梢末段具倒鉤斜面，使卡梢穿經之穿槽必須加大，將使卡梢產生上下晃動，無法有效頂撐卡梢端面，進而造成鎖具損壞，不具進步性及產業利用性，有違專利法第九十七條、第九十八條第二項及第一百零五條準用第二十二條第三項規定云云，對之提起異議。案經被告審查，為「本案異議不成立。」之審查。黃女珍訴經經濟部經（八七）訴字第八七六三○四九八號訴願決定，將原處分撤銷。被告重行審查，為「本案異議成立，應不予專利。」之審定，發給（八七）台專（判）○五○一七字第一二六九○八號專利異議審定書。原告不服，依法提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂循序提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：原告起訴意旨略謂：一、今行政院一再維持原處分及原決定之理由如下：㈠本案獨立項與其附屬項皆係針對鎖心卡梢防撥、防敲結構之描述及規範，並非二個獨立之請求項。㈡本案卡梢之防敲、防晃動，主要在穿槽卡梢之導引與支撐，如穿槽加大，必使卡梢晃動，而無防敲之支持能力，易使鎖具損壞，此因若穿槽對卡梢無法支撐，而僅靠較遠處之帶動塊頂住，則必會晃動，防敲功能亦大為減退，足見本案未能達成其預期防敲、防盜之創作功效，難謂具有進步性。㈢又附件資料係將卡梢修正為凹設成一倒鉤狀斜面，係一新的實施例，已變更本案原申請之實質內容，況附件資料並未於異議時提出，當非本件訴願所應審究，遂駁回其訴願，經核並無不妥。二、今被告認定本案未能達到預期之防敲、防盜等功能，該部分結構特徵係記載於申請專利範圍第二項（附屬項）：「其中卡梢10末端104設有倒鉤狀斜面105，可與鎖桿2 內卡掣孔之卡掣斜面20相配合，並留有餘隙使卡梢10伸縮沒有妨礙，而卡梢10末端104 設有倒鉤狀斜面105 ，亦可單獨設置於卡梢10末端，達到防撥、防敲之功能為其特徵者。」，而申請專利範圍第一項（獨立項）：「係由鎖心之帶動塊100頂於二卡梢10之凹槽101處，其中於卡梢10之凹槽101旁設有斜面102，令其帶動塊100置於凹槽101處，卡梢10接近彈簧處有一卡掣塊斜面102，其斜面102與帶動塊100平行並接觸，且凹槽101另一側為垂直卡掣面塊103，與卡掣塊斜面102鉗掣帶塊100 ，而沒有餘隙，使卡梢10受帶動塊100 卡掣不能向內縮為其特徵者。」，該獨立項係可單獨達到防盜之目的，而附屬項之結構係可多一層防盜之效果，此說明見於本案專利說明書第三、四頁由此可知本案獨立項及附屬項分別具有防盜之功能，又根據附件三異議審定書內容，可看出獨立項之專利特徵部分的確具有進步性：「異議理由以證據二質疑本案卡梢10向內縮合時，由於斜面102 太短．．．並不足以據此認定本案不具進步性或產業利用性。又操作習慣，亦非認定不符新型之專利要件，．．．，是以上異議人之理由不足採」，故雙方所執爭論點係在該附屬項所揭露之結構特徵：「卡梢10末端104設有倒鉤狀斜面105」是否具有防盜等功能；而附屬項係附屬於獨立項之結構特徵，故附屬項之有無並不影響獨立項之進步性，因此本案如刪除附屬項，則並不破壞獨立項之完整性，而獨立項仍可單獨存在，並合乎專利申請要件，但本案原先經被告審定「異議不成立」，嗣經關係人提起訴願撤銷原處分，而被告又重行審定「異議成立」，但在此期間內，關係人提出訴願撤銷原處分之決定書並未提示原告，而原告又無從得悉其訴願進度，直到收到被告重新審定異議成立之審定書方才知悉，原告根本無任何機會提出答辯及修正專利範圍，因此對於原告之權益嚴重影響；又根據專利法第一百零五條準用第四十四條規定：「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：補充或修正說明書或圖式。」今被告未令原告補正或修正本案，即逕予審定，違反專利法第四十四條規定，蓋異議之目的，應僅在於使申請案中不符專利要件部分，無法獲准專利，因僅該部分足以影響他人之一般使用，若申請案中，確有部分內容符合專利要件，自仍應給予申請人專利之保護，又專利機關審查異議案件，其程序與專利之審查或再審查相同，而依專利法第四十條第二項：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」被告如認異議成立而不予原告專利情事時，即應依上述規定，在審定前先通知原告，限期原告申復，然被告未為通知，逕為異議不予專利之審定，違反上述規定；此配合有行政法院八六年度判字第二六八九號判決：「況其說明縱未盡詳細，依專利法第四十四條規定，應命申請人補正或修正，不得逕行審定。又專利申請中，如僅部分不符專利要件，部分內容符合專利要件者，其符合部分仍應給予申請人專利之保護，是異議程序中，令申請人刪修不符專利之部分內容，應已達立法目的，不得逕將全部專利撤銷。」今被告未依上述法條之規定，要求原告提出修正，使原告喪失修正專利範圍之時機，故原處分明顯具有違誤之處，並置原告之權益為不顧。三、又被告認定本案之穿槽加大，必使卡梢晃動，因為穿槽對卡梢無法支撐，僅靠遠處之帶動塊頂住，必會晃動，防敲功能大為退步；此點係為被告對鎖具之認識不足所致，由於卡槽與穿槽之間隙約1mm （專利說明書之圖式第五、六圖與實物約為一比一），而且卡梢長度約在5cm ，故其晃動距離有限，彈簧長度遠大於其間隙，故不可能剝離，使鎖具損壞，而且當敲擊鎖具時，因卡梢可受帶塊卡掣，不會前後左右晃動，當其上下晃動時，可受帶動塊之頂住，而且間距僅 1mm，故卡梢與穿槽壁間之撞擊力　亦相當小，鎖具根本不可能產生損壞，因此被告之認定係有失當之處。四、另原告所提附件資料之圖式，並非為一新的實施例，根據本案專利範圍第二項所載：「卡梢末端設有倒鉤狀斜面，可與鎖桿內卡掣孔之卡掣斜面相配合．．．」由該項專利特徵得知其卡梢末端並未界定為是「凹設成一倒鉤狀斜面」或「凸設成一倒鉤狀斜面」，故該圖式並非有任何實質上之改變；又該附件資料之圖式並未如被告所謂未於異議時提出，原告曾於八十六年五月十日向被告進行面詢，就曾提出此圖式作說明，以解決審查委員之疑慮，此有關係人於八十六年五月十六日所提出之異議補充理由書第七頁：「有關被異議案申請專利範圍第二項所稱之倒鉤狀斜面設計，．．．且於面詢當時，被異議人並明確辯稱圖面有誤而舉繪一正確圖面，．．．」及原告於八十六年七月十四日所提出之專利被異議補充答辯書第六頁：「異議補充理由書第五項所述本專利案之倒鉤狀斜面．．．。答辯人於前面詢時所繪一正確圖面，．．．」可為明證，因此該圖式確為異議程序中提出，而為被告所接受，方才於八十六年八月二十三日作出「異議不成立」之審定，而今原決定機關卻認為本圖式未於異議程序中提出，而不予審究，明顯與事實不符，又與被告先前首次之審定自相矛盾，而該份圖式對於系爭案之爭論具有相當大之影響，竟未經原決定機關予以審究，以致於對原告權益有不利之影響，故原決定等處分理應予以撤銷，重新查明認定，以維原告之權益。五、綜上所述，被告未依法要求原告修正專利範圍，而且又誤解本案之結構特徵，便逕自以不具進步性予以異議成立，又對於原告於異議面詢時所提出未變更實質之圖式，原決定機關竟未予以審究，嚴重影響原告之權益甚鉅，尤其被告於首次審定時，係為異議不成立，經關係人黃女珍不服提出訴願，原決定機關卻又為原處分撤銷，被告再為異議成立之審定，顯見被告對於本案在未提出新證據下，僅憑關係人片面之詞，而為大相逕庭之認定，且未敍明其相反審查之特別原因，故其審定係有所違誤，懇請鈞院明鑑，主持正義，迅為原處分、訴願決定及再訴願決定均撤銷之判決等語。

被告答辯意旨略謂：一、依專利法第九十八條規定，凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，．．．。其第二項復規定，新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無同條第一項所列情事，仍不得申請取得新型專利。第九十八條首先已揭示新型專利應具產業上利用性，進而亦須具新穎性及進步性。而新型若不具產業上利用性，未能達成其預期之創作功效，自難符新型專利要件。二、本件原告起訴理由，主要係指被告未給予修正專利範圍，及其所附圖式並非為一新實施例，未予審究云云。然按系爭案之申請專利範圍係為一獨立項及其附屬項，皆係針對鎖心卡梢防撥防敲結構之描述及規範，並非二個可獨立分割之請求項，尚無原告所述可予部分專利或得以修正（刪除）之情事，又專利異議事件為當事人進行主義，原告在異議審理階段，皆未依法繳費及提出任何之申請專利範圍修正本供被告審查，況本件在重為審查及歷次之訴願、再訴願決定書理由已指明「系爭案卡梢之防敲、防晃動，主要在穿棤對卡梢之導引與支撐，如穿槽加大，必使卡梢晃動，而無防敲之支持能力，易使鎖具損壞，此因若穿槽對卡梢無法支撐，而僅靠較遠處之帶動塊頂住，則必要晃動，防敲功能亦有為減退，足見本案未能達成其預期之防敲、防盜之創作功效，難謂具有進步性。」系爭案既已不符新型專利要件，自無修正之餘地。又附件資料之圖式，將卡梢修正為「凹設成一倒鉤狀斜面」已異於原專利申請案之圖式，顯然已變更原申請之實質內容，況該附件在異議時並未主張（另查卷存面詢資料亦無圖面），自非本件異議審究之範圍。原告之訴無理由。綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴等語。

理由

依專利法第九十八條第二項規定，新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無同條第一項所列情事，仍不得申請取得新型專利。故新型專利應具產業上利用性、新穎性及進步性，若不具產業上利用性，未能達成其預期之創作功效，尚難符合新型專利要件。本件原告以其「鎖心卡梢防撥、防敲結構改良追加㈠」係由鎖心之帶動塊頂於二卡梢之凹槽處；卡梢之凹槽旁設有斜面，接近彈簧處有一卡掣塊斜面，其斜面與帶動塊平行並接觸，凹槽另一側為垂直卡掣面塊，與卡掣塊斜面鉗掣帶動塊，而沒有餘隙，使卡梢受帶動塊卡掣不能內縮等情，向被告申請新型專利，作為其第00000000號「鎖心卡梢防撥、防敲結構改良」新型專利案之追加專利，經被告編為第0000000追加一號審查，准予專利，於審定公告中，關係人黃女珍以本案卡梢向內縮合時，由於斜面太短使卡梢無法完全收合於鎖體內，鎖桿無法插扣於鎖體上，本案斜面應設於卡梢凹槽之另側，而非卡掣塊上，本案無法依其創作說明據以實施；又本案卡梢末段具倒鉤斜面，使卡梢穿經之穿槽必須加大，將使卡梢產生上下晃動，無法有效頂撐卡梢端面，進而造成鎖具損壞，不具進步性及產業利用性，有違專利法第九十七條、第九十八條第二項及第一百零五條準用第二十二條第三項規定云云，對之提起異議。被告重行審查則以本案卡梢之防敲、防晃動，主要在穿槽對卡梢之導引與支撐，若穿槽加大，必使卡梢晃動，而無防敲之支持能力，易使鎖具損壞，因為若穿槽對卡梢無法支撐，而僅靠較遠處之帶動塊頂住，則必會晃動，防敲功能亦大為退步，顯然本案未能達成其預期之防敲、防盜之創作功效，不具進步性，乃依專利法第九十八條第二項規定，為「本案異議成立，應不予專利。」之審定，核與首揭規定尚無不合。原告不服，循序提起行政爭訟，起訴意旨詳如事實欄所載，要點略稱：㈠本案獨立項之結構特徵具有進步性及產業利用性，附屬項之卡梢末端之倒鉤狀斜面亦具有進步性。㈡被告未給予修正專利範圍，及其所附圖式（附件九）並非為一新實施例，被告未予審究，有所違誤等語。然查：㈠本案獨立項與其附屬項皆係針對鎖心卡梢防撥、防敲結構之描述及規範，並非二個可獨立分割之請求項，尚無原告所述可予部分專利或得以修正（刪除）之情事；又專利異議事件為當事人進行主義，原告在異議審理階段，皆未依法繳費及提出任何之申請專利範圍修正本供被告審查。㈡本案卡梢之防敲、防晃動，主要在穿槽對卡梢之導引與支撐，如穿槽加大，必使卡梢晃動，而無防敲之支持能力，易使鎖具損壞，此因若穿槽對卡梢無法支撐，而僅靠較遠處之帶動塊頂住，則必會晃動，防敲功能亦大為減退，足見本案未能達成其預期之防敲、防盜之創作功效，難謂具有進步性。㈢系爭案既已不符新型專利要件，自無修正之餘地。又附件資料（起訴附件九）之圖式，將卡梢修正為「凹設成一倒鉤狀斜面」已異於原專利申請案之圖式，顯然已變更原申請之實質內容，況該附件在異議時並未主張（另查卷存面詢資料亦無此圖面），自非本件異議審究之範圍。㈣專利侵害之鑑定乃屬刑事案件之認定，要難執為附件資料並未變更本案原申請實質內容之論據。綜上所述，原告上開所稱本案具進步性及起訴附件九所附圖式並非為一新實施例之詞，核與事實不符，尚不足採信，被告所為「本案異議成立，應不予專利」之審定，於法尚無不合，訴願決定及再訴願決定遞予維持該處分，並無違誤，原告起訴意旨經查無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

最 高 行 政 法 院 第 二 庭審 判 長 法 官陳　石　獅

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官　蘇　金　全