最高行政法院(含改制前行政法院)九十二年度判字第二一六號

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　九十二年度判字第二一六號

再審原告

建準電機工業股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

乙○○ ○師

再審被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生

右當事人間因新型專利異議事件，再審原告對於本院中華民國九十一年一月二十四日

九十一年度判字第一四九號判決，提起再審之訴。本院判決如左：

主文

事實

緣再審原告之前手洪慶昇於民國八十六年九月二十日以其「小型散熱扇定子感應元件易定位構造」（下稱系爭案）向再審被告申請新型專利，經編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，關係人協禧電機股份有限公司以系爭案有違專利法第九十八條第一項第一款、第二款及第二項規定云云，檢附申請在先並經核准專利之第00000000號「小型散熱扇之定子感應元件定位構造」新型專利案（下稱引證案）公告及說明書影本，對之提起異議。案經再審被告審查，為本件異議成立，應不予專利之審定，發給（八八）智專（八）○四○二○字第一一九二五○號專利異議審定書。洪慶昇不服，提起訴願，經遭駁回。嗣系爭案申請權申准轉讓予再審原告，再審原告提起再訴願，復遭決定駁回，提起行政訴訟。經本院九十一年度判字第一四九號判決駁回其訴，遂提起再審之訴，茲摘敍兩造訴辯意旨於次：再審原告起訴意旨略謂：一、原判決將「擬制新穎性」規定誤為「新穎性」規定，適用法規顯有錯誤：㈠、按所謂新穎性，乃指在申請專利之前，尚無相同之發明或新型公開而為公眾知悉而言，故若無公開問題，即無新穎性問題（含後述擬制新穎性）。

此基本專利觀念為各國所共認，別無例外，此有我國專利審查基準2-2-5頁第3至8 行規定及大陸專利法第二十二條規定：「授予專利的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。新穎性，是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知．．．」可證。行為時專利法第九十八條第一項各款規定即是有關新穎性之規定，此有我國專利審查基準2-2-6頁第3行以下所載可稽。㈡、所謂擬制新穎性，乃指在申請專利之前，雖然尚無相同之發明或新型公開而為公眾知悉，但其技術內容已見於他人申請在先之說明書或圖式，若該他人申請案之說明書或圖式在後案申請之後被公開，雖其公開日期在後案申請專利之後而與新穎性須公開在後案申請專利之前者有所不同，惟為維護「一新型一專利」及「最先申請」原則（專利法第一百零五條準用第二十七條參照），法律乃擬制為不具新穎性。亦即，基於法律之擬制，即原不屬新穎性之事項，同樣適用新穎性之效果規定而已，故曰「擬制新穎性」，俾與「新穎性」有所區別。此有我國專利審查基準2-2-12頁第12至19行及九十年十月二十四日修正公布之專利法第九十八條之一之立法說明可證。現行專利法第九十八條之一規定：「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」中國大陸專利法第二十二條第二項後段規定：「也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向專利局提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中。」及日本特許法第二十九條之二規定：「一發明專利申請之發明在該發明提出申請之日前，若有其他發明專利申請或新型專利申請於該發明專利提出申請後依第六十六條第三項規定將同項各款規定之事項揭載於專利公報（以下稱「專利揭載公報」），或將申請案公開或依新型專利法（昭和三十四年法律第一百二十三號）第十四條第三項規定將同項各款規定之事項揭載於新型專利公報（以下稱「新型專利公報」），該申請書最初所附具之說明書或圖式（依第三十六條之二第二項之外國語文件申請時，為同條第一項之外國語書面）所記載之發明或創作（該發明或創作之人若與該提出發明專利申請之發明人為同一人時，該發明或創作則不在此限。）與其相同時，對該發明而言，則不受前條第一項規定內容之限制，不得取得專利。但，該發明專利提出申請時之申請人與該另一發明專利申請或新型專利申請之申請人為同一人時，則不在此規定內容之中。」，即是有關「擬制新穎性」規定。㈢、由前二項說明可知，「新穎性」與「擬制新穎性」規定，除「須相同之技術內容被公開」要件部分係相同外，其他要件則不同。例如：甲、「新穎性」規定之公開時間須在後案申請之前；「擬制新穎性」規定則在後案申請之後。乙、「新穎性」規定之公開方式不限係載於前案之說明書或圖式中而被公開，凡載於一般刊物或係公開使用亦可；「擬制新穎性」規定之公開方式則僅限係載於前案之說明書或圖式中而被公開之情形，故二者之規定要件不完全相同！就我國法制而言，前者於九十年十月二十四日修正前之專利法第九十八條第一項早有規範，後者則於九十年十月二十四日修正公布之專利法第九十八條之一始第一次完成立法。故在適用上，自應特別留意其規範之生效日期。查系爭案係於八十六年九月二十日申請專利，並於八十七年十月二十一日審定公告，彼時前開「擬制新穎性」規定尚未完成立法程序，因此系爭案無「擬制新穎性」規定之適用，至為明顯！至於系爭案核准審定時，再審被告專利審查基準第2-2-12頁第12至19行雖曰：「．．．由於『申請在先並經核准專利』之新型，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，乃將此等先申請案所記載之新型以法律擬定為既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性．．．」云云。惟查前開基準雖重複曰「法律為顧及」及「以法律擬定為」云云，惟經查彼時我專利法尚無有關「擬制新穎性」規定，已如前述，則其所謂之「法律」根本不存在，自不可能以不存在之法律作為行政處分之依據！退而言之，若原處分所謂之「法律」，乃指前開基準而言。惟按「關於人民權利、義務之事項，應以法律定之」、「命令不得牴觸憲法或法律」，分別為中央法規標準法第五條第二款及第十一條所規定。查前開基準所規範者關係專利申請之准駁，屬於前開中央法規標準法第五條第二款規定應以法律規定之事項，則再審被告逕以該行政命令作為准駁之依據，自非適法！況其規定復與前開專利法第九十八條第一項第二款規定牴觸，亦已違反前開中央法規標準法第十一條規定！更何況，擬制新穎性規定並不適用於同一人申請之案件！㈣行為時專利法第九十八條第一項第二款「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」雖未如同項其他二款規定使用「申請前」字樣，惟在判斷有無新穎性之時點上，其所謂「申請在先」亦與前開「申請前」一樣，均指「申請當日之前」而言。除有前開第㈠項所述可參外，另有專利審查基準2-2-6頁第18至22行及2-2-12頁第7、12及13行可稽。又該款所謂「並經核准專利」，雖未如同項其他二款規定得自其規定之文義，如「已見於刊物或已公開使用」、「已陳列於展覽會」等直接顯示其所謂之先前技術僅侷限於已公開者；惟參以前開第㈠、㈢項所述，「須相同之技術內容被公開」既為「新穎性」及「擬制新穎性」規定之共同要件，故其所謂「並經核准專利」，自指業經核准並公告（行為時專利法第一百零五條準用第三十九條第一項）而言；否則，若未公告，即不符新穎性「須相同之技術內容被公開」之要件。

故根據前開說明，在後案申請當日之前，若申請在先之相同發明或新型僅核准而尚未公告者，仍不符該款「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」之規定，自無該款規定適用之餘地！按以上論斷，若再參以該款及第二十條第一項第二款民國八十三年一月二十一日修正公布之立法說明及專利審查基準2-2-12頁第12至15行所載：「．．．在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理」，益可證明其正確無訛。蓋該款及第二十條第一項第二款於八十三年一月二十一日修正之前原規定為：「有相同之發明或新型核准專利在先者」、「有相同之發明核准專利在先者」，若未將其「核准專利在先」解為「業經核准並公告」，即不符新穎性「須相同之技術內容被公開」及「公開時間須在後案申請之前」之要件。而修正時增訂「申請在先」（後者另增訂「新型」），既僅在更清楚地規範其業經核准並公告者，以申請日係在後案之前者為限，故其修正並不影響該款應指「先申請案在後案申請當日之前業經核准並公告」之旨趣。查系爭案係於八十六年九月二十日申請專利，在其申請當日之前，引證案雖已申請在先，但尚未核准公告（公告日期八十七年九月二十一日），則根據前開說明，其公告日期既在系爭案申請當日之後，根本不符「新穎性之公開時間須在後案申請當日之前」之要件，至多僅屬「擬制新穎性」之範疇！故原判決、訴願決定及原處分等猶為「不具新穎性」之判決、決定及處分，適用法規顯有錯誤！㈤次查引證案公告日期既在系爭案申請當日之後，根據前開第㈢項說明及再審被告實務上之作法，均認屬於「擬制新穎性」之範疇，異議人於其異議申請書第四頁倒數第五、六行亦已清楚揭載。故原判決、訴願決定及原處分等雖未明示係依「擬制新穎性」之規定辦理，惟自原判決、訴願決定及原處分所憑之基礎事實完全與專利審查基準第2-2-12頁第12至19行所載要件相同，已足以證明係依「擬制新穎性」之規定辦理。惟查依前開第㈢項所述，系爭案根本無「擬制新穎性」規定適用之餘地！故本件顯係原判決、訴願決定及原處分等誤將「擬制新穎性」規定當作「新穎性」規定而適用，自有「適用法規顯有錯誤」之情事！二、原判決認定系爭案與引證案之特徵實質相同，適用法規顯有錯誤：㈠按「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。」分別為行為時專利法第一百零五條準用第二十二條第四項及第一百零三條第二項前段所規定。雖後條同項後段規定「必要時，得審酌說明書及圖式。」但亦僅在申請專利範圍說明不詳之狀態下始有其適用，仍不得捨申請專利範圍於不顧而率以說明書及圖式所載者為準。此有再審被告專利審查基準第2-3-6 頁第九行以下之規定可稽。故行為時專利法第九十八條第一項第二款所謂「相同之新型」，應以申請專利範圍為判斷依據，乃屬當然。

㈡查系爭案與引證案之間仍存有差異，其差異在於：系爭案將引證案之感應元件與上極片極前端對齊，改為將該感應元件與下極片之極前端或極後端對齊，為原判決、訴願決定及原處分所審認。而前開差異，乃系爭案與引證案之申請專利範圍所載之事項，則依前項說明，應據為非相同新型之認定始為適法，惟原判決、訴願決定及原處分卻為相反之認定，適用法規顯有錯誤！㈢原判決雖以工業技術研究院電腦與通訊工業研究所於訴願程序所提供之鑑定意見，認系爭案不具新穎性云云。惟查訴願機關一向不曾提示當事人有關其決定所憑之鑑定意見，遑論交付辯論？而原判決亦未踐行調查證據之程序而後定其取捨，卻逕以「專業學術機構所為審查鑑定，具有專業性、客觀性及公正性，自足可信。」云云遽行採信，並未說明心證之理由。查該所對相關產業技術容有其專精之處，惟查專利審查經驗則非其所屬領域（以日本專利審查官為例，除須具備大學理工科畢業之學歷及高考及格之資格外，至少尚須經過四年三個月之專利審查實務訓練及格，始有資格擔任專利審查工作），則遽以其提供之鑑定意見為決定或判決依據，復未踐行調查證據之程序及載明心證之理由，難謂與行政訴訟法第一百四十一條規定（最高法院七十九年台上字第五四○判例參照）無違！三、綜上所述，本件原判決不論係適用「新穎性」或「擬制新穎性」規定，均有「適用法規顯有錯誤」之情事，請廢棄原判決並撤銷原處分及一再訴願決定等語。

再審被告答辯意旨略謂：一、系爭案「小型散熱扇定子感應元件易定位構造」其與異議引證案有完全相同之線圈座、電路板、軸管、上、下極片或其極前、後端，且各構件之設置位置亦完全相同，其間唯一的差異只是系爭案將引證案之感應元件與上極片前端之對齊，改為與下極片之極前端或極後端對齊，空間形態上並無改變，且其對齊之目的、功效上完全相同，故系爭案與該引證案乃相同之新型。二、系爭案所適用之八十三年一月修正公布之專利法第九十八條第一項第二款規定，取得新型專利需無違「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利」之情事，查異議引證案係於八十六年二月一日申請，較系爭案之申請日八十六年九月二十日係申請在先，並已於八十六年九月二十一日核准並公告，且如前項所述該引證案又與系爭案為相同之新型，故系爭案確已違反前揭法條之規定，原處分並無再審原告所指之「適用法規錯誤」之情事，且原處分亦完全以申請專利範圍為判斷依據。三、綜上，原判決及原處分並無違法，敬請駁回再審之訴等語。

理由

按行政訴訟當事人對本院之判決提起再審之訴，必須該判決具有行政訴訟法第二百七十三條第一項所列各款情形之一者，始得為之。而該項第一款所謂適用法規顯有錯誤者，係指原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規相違背或與解釋、判例有所牴觸者而言。至於法律上見解歧異，再審原告對之縱有爭執，要難謂為適用法規錯誤，而據為再審之理由。本件再審原告因新型專利異議事件，不服本院九十一年度判字第一四九號判決，主張原判決有行政訴訟法第二百七十三條第一項第一款，提起再審之訴。經查原判決係以：「按『凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：．．．二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。．．．』為行為時專利法第九十八條第一項第二款所明定，故有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者，自不得申請取得新型專利。本件原告（即再審原告，以下同）之前手洪慶昇於八十六年九月二十日以其『小型散熱扇定子感應元件易定位構造』係由一略成圓形之線圈座以軸管穿結上、下極片及電路板，線圈座之中心點與其下極片之極前端或極後端可連接形成直線，直線之縱向位上設感應元件，線圈座有對應記號供電路板以相對應記號嚙對結合，使電路板之感應元件可精確組裝於正確位置等情，向被告（即再審被告，以下同）申請新型專利，經編為第00000000號審查，准予專利。於公告期間，關係人協禧電機股份有限公司以系爭案有違專利法第九十八條第一項第一款、第二款及第二項規定云云，檢附八十六年二月一日申請，八十六年九月二十一日公告之第00000000號『小型散熱扇之定子感應元件定位構造』

新型專利案公告及說明書影本，對之提起異議。案經被告審查結果，以引證案電路板上之感應元件雖係設在線圈座中心點與上極片之極前端所連接形成直線之縱向位上，但與系爭案相較除對齊用之上、下極片之差異外，其餘構成完全相同，系爭案將引證案之與上極片極前端對齊，改為與下極片之極前端或極後端對齊，其對齊或設立基準線之標的仍為極片之極前、極後端，且其目的皆為方便組裝對齊及增強起動轉矩，故系爭案在實質之技術手段或創作目的、功效上，皆相同於引證案，系爭案不具新穎性，乃以系爭案違反專利法第九十八條第一項第二款規定，應不予專利之審定。原告以相同之新型，係指兩新型之技術內容相同，除考量申請專利範圍外，說明書或圖式之記載亦包括在內，非如原處分擴張解釋至實質之技術相同。系爭案與引證案申請專利範圍已明確規範其差異及特徵，可明確了解二者非同一或相同之新型，系爭案技術內容與引證案不同，感應元件方便對齊，具有增進之功效，系爭案並未違反一新型一專利原則云云，訴經一再訴願決定，以系爭案與引證案之差異僅在於其對應記號位於上極片或下極片，其餘構造完全相同，然無論是與上極片或下極片所設立的對應記號對齊，均是方便線圈座的中心點與上、下極片之極前端與感應元件可精確對正組裝，以達到方便組裝、對齊及增加起動轉矩之目的，系爭案與引證案之技術內容與功效相同，而引證案申請在先，並經核准公告，依專利法第九十八條第一項第二款規定，系爭案自不得申請取得新型專利，遂為訴願、再訴願駁回之決定，揆諸首揭規定，經核並無違誤。原告起訴主張詳如事實欄所載，經查本件於訴願、再訴願階段，經檢送原異議卷、訴願、再訴願理由書等相關卷證資料，函請財團法人工業技術研究院電腦與通訊工業研究所審查結果，認為系爭案與引證案之技術領域與目的相同，技術解決手段實質相同，而且引證案之申請日期較系爭案早，故系爭案不具新穎性，有該審查意見書附於訴願卷可稽，此項經專業學術機構所為審查鑑定，具有專業性、客觀性及公正性，自足可信。原告一再訴稱系爭案第一、二項之技術特徵在於電路板上之感應元件係設在線圈座中心點與下極片之極前端、極後端所連接形成之直線之縱向位上，其與引證案之感應元件對應在線圈座中心點與上極片或下極片位置之差異，係分別用以解決系爭案與引證案創作目的之主要技術內容，難謂該二新型技術內容相同。且系爭案在對正作業時，較引證案對應在上極片位置，有更易於對齊、判斷，以及誤差量減少等優點，故具有增進功效云云，殊無足採。至於被告八十九年十月十八日（八九）智專三（二）○四○二○字第○八九八九○○一七六二號審定書，就原告所申請第00000000Ｐ○二號「小型散熱扇之定子感應元件定位構造」專利案，因係同一引證案對不同專利案之比較，縱其審查結果有異，亦難執為系爭案具有增進功效之論據。原告援引上開該審定書之理由，指摘被告所為之審查顯已違反行政行為之自我拘束原則，尚無可採。原告起訴論旨，並無理由，應予駁回。」等語作為判決理由，經核原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無相違背，與解釋、判例均無相牴觸之情形。原判決既係依行為時專利法第九十八條第一項第二款規定為本件異議成立之審定，自與新修正之專利法第九十八條之一之規定無關，再審原告依上開新修正專利法第九十八條之一之規定據以主張原判決適用法規顯有錯誤，顯難採信。至多僅能視為法律上見解歧異，再審原告對之縱有爭執，要難謂為適用法規錯誤，而據為再審之理由。又原判決依據採證原則，參酌財團法人工業技術研究院電腦與通訊工業研究所專家之意見，而為系爭案不具新穎性之認定，係屬於取捨證據認定事實職權之行使，凡此均非再審之原因（本院四十六年裁字第三十八號判例參照）應認本件再審起訴意旨為顯無再審理由，應予駁回。

據上論結，本件再審之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百七十八條第二項、第九十八條第三項前段，判決如主文。

最 高 行 政 法 院 第 二 庭審 判 長 法 官陳　石　獅

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官　張　雅　琴