最高行政法院(含改制前行政法院)94年度判字第00054號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　94年度判字第00054號

上訴人

博新開發科技股份有限公司

代表人

丙○○

訴訟代理人

林秋琴律師（兼送達代收人）

訴訟代理人

陳彥希律師

訴訟代理人

乙○○

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

戊○○

參加人

荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司

代表人

甲○○○○○○

訴訟代理人

徐小波律師 （兼送達代收人）

　　　　　　宿文堂律師

　　　　　　丁○○

上列當事人間因發明專利舉發事件，上訴人不服中華民國92年5月8日臺北高等行政法院90年度訴字第6653號判決，提起上訴。本院判決如下：

主文

理由

一、參加人於民國（下同）77年6月11日以「可書寫型式之光學讀取記錄載體，製造此記錄載體之裝置，在此記錄載體上記錄資訊及（或）自此記錄載體上讀取資訊之裝置」向被上訴人申請發明專利，經編訂為第00000000號審查，准予專利，並於公告期間後，發給發明第34345號專利證書（下稱系爭案），上訴人向被上訴人提出舉發，經被上訴人審定舉發不成立，上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

二、上訴人於原審起訴主張：查美國專利第0000000號（下稱引證1），早於系爭案公告，且為同一申請人即參加人，其揭示技術內容涵蓋系爭案特徵項以前之所有構成要件，其於技術本質上完全相同，故系爭案相較引證1，當然有受引證教示之作用，且為熟此技藝之人士易於思及轉用，欠缺專利所需之進步性。美國專利第0000000號（下稱引證3），其技術揭示除涵蓋系爭案申請書範圍第1項所揭各構成要件，主要其技術揭示該搖擺軌道上之頻率直接相關於記錄位置，亦即光碟搖擺軌道上所載之頻率信號為位置信號，較諸系爭案，二者揭示具有實質相同手段、功能及結果，具明顯教示作用，故系爭案應不符合專利法新穎性及進步性之規定。相同地，於美國專利第0000000號（下稱引證2）申請專利範圍中亦明確揭示實質相同之利用搖擺軌道頻率載有記錄資訊之技術，對於系爭案有重大教示作用。美國專利第0000000號（下稱引證4），較諸系爭案之特徵於手段、功能及結果更為近似，而具重大教示作用。美國專利第0000000號（下稱引證5）則直接顯示一種習用之資料安排結構即如系爭案所主張之同步信號與位置－碼信號交替出現之結構，尤其是其所揭格式與系爭案實施例中一模一樣，更可證明系爭案之技術皆為習用，而僅予簡單組合。故結合引證1至5所揭較諸系爭案爭議之claim 1所主張之特徵項，無論就技術手段、功能及欲達成之效果皆相類同，而結合上述引證技術係為習此業者所輕易可轉用達成者，系爭案所主張之專利特徵技術較諸已公開之前案技藝並無符合發明之明顯功效增進，故系爭案應不符合進步性之要求。次按系爭案申請專利範圍之記載，其專利特徵可解析成兩大部分，即一為調變技術，另一則為編碼之格式，參照引證1、3、5之證據及財團法人工業技術研究院（下稱工研院）90年7月6日對系爭案之審查意見書之理由及結論，明白顯示系爭案並不具新穎性及進步性。而上訴人亦曾委請交通大學光電專家謝漢萍教授就系爭案與引證3進行專利分析，其亦認系爭案與引證3所揭之技術內容具有相同之標的、使用於相同之範疇，其具相同之目的，二者採用相同之技術，系爭案不具進步性。為此，求為判決撤銷原處分及訴願決定，並命被上訴人應對第00000000 號發明專利案為舉發成立之處分等語。

三、被上訴人則以：系爭案之特徵在於其軌調變之頻率被調變成與位置－資訊信號一致，此信號中包含有位置－碼信號，與位置同步信號交替出現。其與引證1至5並不相同，其中引證1之軌道調變係用來產生時鐘信號及軌道信號；引證3之搖動軌道未有任何頻率調變以編碼位置資訊，二者皆與系爭案特徵不同，另引證2以軌調變來記錄資訊，引證4之每一軌道中皆具位址區，引證5之位址信號包含同步碼與位址碼交替出現等，亦與系爭案不同，且各該證據亦並未如舉發理由所指對系爭案之特徵具重大教示作用，除不能證明系爭案不具新穎性外，併合各該與系爭案不同之證據亦不能證明系爭案不具進步性。原處分已就舉發證據詳實審酌，上訴人所指之專家意見之末段結論，事實上亦認為舉發證據未提及系爭案主張之技術特徵，但卻又在未附證據之情況下指系爭案之該特徵之技術內容為習用者，其理由自不足採等語，作為抗辯。

四、參加人於原審陳述：引證1僅能記錄資訊於記錄區 (9)內，因有記錄區與同步區之間隔，而無法達成系爭案可連續不斷地記錄資訊並避免表頭區浪費儲存容量之功效；引證2之記錄載體根本不是一可供使用者於日後記錄資訊之碟片，且未揭示「定位記錄資料」之技術。此外，引證2並未揭示載有位置資訊之預先成形之伺服軌道，與系爭案完全不同；引證3在資訊記錄程序進行之前，碟片上之資訊記錄區係沒有任何軌道圖案。引證3經記錄後方才產生軌道圖案且該軌道圖案並無法在記錄資訊時用以控制記錄程序，與系爭案完全不同；引證3根本未揭示系爭案之「位置－碼信號，與位置－同步信號交替出現」之技術特徵，上訴人對此一事實亦不否認。再者，引證3之記錄載體係一由廠商記錄固定資訊之僅讀型式之碟片，而被舉發案係一可供使用者於日後自由記錄資訊之碟片，二者根本截然不同。引證4並無法用以不間斷地記錄資訊，當然與系爭案不同；此外引證5顯然與系爭案不同且無法達成系爭案之功效。其次，上訴人質疑系爭案不具可專利性之理由一變再變，足見上訴人對各舉發證據之真正意涵並不了解，才會在不同的階段對相同的證據作不同的解讀。此外，其對所提呈之專家意見之解讀亦與事實有所出入。綜觀引證1至5，無論依其個別內容或其組合均無法預期或教示系爭案之技術內容，上訴人僅引用引證案中片斷文句，並未詳查該文句之實質意義即作出與事實不符之推論，此一推論實不可採。另上訴人已自承系爭案可達成連續存放資料之功效，惟須將此一特徵加入申請專利範圍第1項中。因此，系爭案確具新穎性及進步性顯無疑義。至於上訴人所質疑之申請專利範圍過廣之處，參加人認系爭案之連續存放資料之功效係由系爭案之特徵所達成。因此，該功能性之敘述不須加入系爭案之申請專利範圍第一項中。末依工研院之復函內容可知，工研院與上訴人確有利害關係，亦為工研院所自承。是以，工研院就本件而言並非適格出具專家意見之單位，其所出具之審查意見顯與事實相違，對於一項錯誤且與事實完全不符之意見當然應予排除。因此，訴願決定機關不予採用工研院所提供之意見的作法並無不當。參加人所補提之專家意見已說明引證1、3及5與系爭案間不同之處及引證1、3及5並無法達成被舉發案所能達成之功效，上訴人對該專家意見斷章取義，認為該專家意見錯認被舉發案之技術特徵，上訴人之此一論點顯與事實不符。

五、原審駁回上訴人在原審之訴係，以：引證1與系爭案軌調變之頻率被調變成與位置－資訊信號一致軌調變係位於資訊－記錄區域之內，資訊－記錄區域不再被同步區域間斷之技術內容顯有不同，引證1不能證明系爭案不具新穎性。且系爭案可解決習知技術（包括引證1）資訊－記錄區域被同步區域間斷之技術缺點，故引證1亦不能證明系爭案不具進步性。引證2係關於一種以主信號調變之類比軌道調變，系爭案則係關於數位信號之調變，兩者之技術內容並不相同，引證2不能證明系爭案不具新穎性，且引證2亦無前揭系爭案專利說明書記載所可解決習知技術之功效上增進，故系爭案非屬運用引證2之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效者，引證2不能證明系爭案不具進步性。引證3所產生一標準信號，其頻率固係依據該循軌裝置之位置而變化，其資訊軌道係沿同心圓或螺旋線擺動，而擺動之頻率相當於並同步於該標準信號之頻率。但其擺動軌道並未有任何頻率調變以編碼位置資訊，系爭案之伺服軌道及軌調變之頻率被調變成與位置－資訊信號一致，且此信號中包含有位置－碼信號與位置同步信號交替出現之特徵，與引證3並不相同，引證3不能證明系爭案不具新穎性。引證3擺動軌道信號其功能為提供光碟固定軌道之辨識之用，與系爭案就同一軌道提供資料區間定址的功能不同。上訴人所舉工研院審查意見，雖認引證3申請專利範圍第1項可達成系爭案所稱之增進功效第⑶項，但誠如上訴人所另提謝漢萍教授所提專家意見書所載，引證3未明確提及系爭專利主張之「位置－碼信號與位置同步信號交替出現」之技術內容，系爭案係77年間申請，自應以77年間之技術、知識作為判斷基礎，謝漢萍教授所指「位置－碼信號與位置同步信號交替出現」係屬系爭案申請時之習知之技術一節，並未舉出具體事證以實其說，雖上訴人於訴願行言詞辯論時提出引證5圖３Ａ已揭露教示完全一樣之格式，故屬習知之技術，但查，引證五無法獲致系爭案軌調變之頻率被調變成與位置－資訊信號一致軌調變係位於資訊－記錄區域之內，資訊－記錄區域不再被同步區域間斷之功效上增進，故上訴人主張系爭案此部分係屬習知技術，不具功效上之增進，尚難憑採，而系爭案將軌調變之頻率調變成與位置－資訊信號一致，此信號中包含有位置－碼信號，其與位置同步信號交替出現，故記錄軌道不會被伺服／表頭區域所中斷，其所可解決習知技術資訊－記錄區域常被同步區打斷此一技術缺點，已明載於系爭案之專利說明書，自足認系爭案較引證3具進步性。引證4與系爭案軌調變之頻率被調變成與位置－資訊信號一致軌調變係位於資訊－記錄區域之內，資訊－記錄區域不再被同步區域間斷之技術內容顯有不同，引證4不能證明系爭案不具新穎性。且系爭案可解決習知技術資訊－記錄區域被同步區域間斷之技術缺點，因此，引證4亦不能證明系爭案不具進步性。其次，專利新穎性之比對係引證資料與系爭專利技術一對一比對，並非將各個引證資料與系爭專利技術內容綜合比較，上訴人主張引證5結合前述引證3，兩證據所揭結合之功效，已可輕易達成系爭案之所謂新穎特徵一節，自屬無據。再查，引證5所包含於記錄資訊中之時間碼信號並非提供於伺服軌道，亦非產生於資訊記錄之前，且資訊信號亦不能被記錄於導入及導出區中。因此，引證5與系爭案之技術內容並不相同，引證5不能證明系爭案不具新穎性。又引證5資訊信號亦不能被記錄於導入及導出區中，縱其結合引證3主要技術「揭示該搖擺軌道上之頻率直接相關於記錄之位置」，亦即光碟搖擺軌道上所承載之頻率信號為位置信號，仍無法獲致系爭案軌調變之頻率被調變成與位置－資訊信號一致軌調變係位於資訊－記錄區域之內，資訊－記錄區域不再被同步區域間斷之功效上增進。亦即引證5綜合其他引證案之技術特徵，仍不足以證明系爭案係運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效，系爭案自具進步性。因此，系爭專利之技術特徵，並未揭露於前揭各引證案，且熟習該項技術之人亦難由前述引證案，輕易思及系爭專利之技術特徵，系爭案之技術內容所解決習知技術之缺點亦具有其產業上利用價值，故系爭案未違反核准審定時專利法第1條、第2條第1款及第5款之規定等由，為其判斷之基礎。

六、本院按「行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理法則及經驗法則判斷事實之真偽。但別有規定者，不在此限。」「依前項判斷而得心證之理由，應記明於判決。」行政訴訟法第189條定有明文。本件上訴人於原審提出：由訴願機關經濟部函請工研院就系爭案作成之訴願審查意見書，以及國立交通大學光電研究所謝漢萍教授之專家意見書，其結論俱認系爭案不符合專利之進步性，自屬重要攻擊方法（見原審卷第49至57頁、第305至308頁）。原審疏未斟酌上開訴願審查意見書及專家意見書之整體內容，竟摭捨其中片斷記載予以論述，又未敍明不足採取之所得心證理由，即有判決不備理由之違法。次按「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：一、申請前已見於刊物或已公開使用，他人可能仿效者。．．．五、運用申請前之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效者。」為系爭案核准時專利法第2條第1款及第5款所明定。本件系爭案乃雷射光學儲存系統及載體之精深複雜專利技術，是則有無違反該法條所稱「申請前已見於刊物或公開使用，他人可能仿效」及「運用申請前之習用技術、知識，顯而易見未能增進功效」之規定，涉及專業法律問題，非行政法院所能盡知，依行政訴訟法第162條第1項、第2項規定：「行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。」、「前項意見，於裁判前應告知當事人使為辯論。」原審就上訴人聲請囑託專業機構鑑定不予置理（見原審卷第174頁），而未徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上之意見，並告知當事人使為辯論，在未經專業技術鑑定或徵詢從事專業法律研究人員之意見前，遽認系爭案專利之技術特徵，並未揭露於各引證案，且熟習該項技術之人亦難由各引證案，輕易思及系爭專利之技術特徵，系爭案之技術內容所解決習知技術之缺點亦具有其產業上利用價值等詞，其認定事實及適用法律均嫌率斷，亦有判決不適用法規及判決不備理由之違法。是以，系爭案究竟有無違反行為時專利法第2條第1款及第5款規定之事實，自有再詳予調查審酌之必要。上訴論旨指摘原判決違誤，為有理由，應將原判決廢棄，發回原審法院。

據上論結，本件上訴為有理由，爰依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

第三庭審判長法 官　廖　政　雄

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異