最高行政法院(含改制前行政法院)96年度判字第01304號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 96年度判字第01304號

上訴人

利益得股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

黃章典律師

訴訟代理人

陳彩瑜律師

訴訟代理人

梁康祺

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○

上列當事人間因新型專利申請事件，上訴人不服中華民國94年10月20日臺北高等行政法院93年度訴字第3740號判決，提起上訴。本院判決如下：

主文

理由

一、上訴人於民國（以下同）90年5月11日以「一種可結合拆卸之工具架」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第0000000000號審查略以，87年12月21日公告之第00000000號「兼具包裝盒功能之工具架」新型專利案（以下簡稱引證一）中，即揭示與系爭案形狀、構造均近似之工具架，系爭案說明書自述欲達到的三個功效中，引證一亦具近似之結構及功效，系爭案僅展示架體與工具架係可分離之些微改變，整體技術囿於與引證一具相同之功效，是系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性，有違本件核駁處分時（以下同）專利法第98條第2項之規定為由，乃以91年9月11日（91）智專2（4）05073字第09183015849號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。上訴人不服，申請再審查，案經被上訴人略以，系爭案之工具架與引證一所示之工具架外型與結構均相似，唯一不同處僅是「工具架可分離於展示體而單獨攜行使用，使用後可再將工具架結合於展示體」之技術手段；而此種工具架得以可拆卸之方式結合於展示架體之技術手段，與85年8月8日公告之第00000000號「工具箱結構」新型專利案（以下簡稱引證二）中揭示該外殼體可利用凸柱嵌置不同工具盒，其工具盒可分離於外殼體而單獨使用之技術相同。故系爭案與引證二所採取之技術手段相似，所不同的僅是凸柱結合方式之些微變化，此為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性，系爭案有違專利法第98條第2項之規定為由，乃以93年2月12日（93）智專3（3）16026字第09320133170號專利再審查核駁審定書仍為「本案應不予專利」之處分。上訴人不服，循序提起訴願及行政訴訟，均遭駁回，乃提起本件上訴。

二、上訴人於原審起訴主張略以：由系爭案之申請專利範圍、說明書及圖示一併觀之，可知系爭案與引證二之結構組成並非相同，因此，系爭案相較於引證二，具有「新穎性」；且系爭案清楚界定「展示」之特徵及其工具架可單獨被取下而供使用者攜帶外出使用之特點，與引證二有別，且更具有功效上之增進，因此，系爭案相較於引證二，具有「進步性」。又系爭案之工具架，因組設於展示架體上，具有「揭示」的功能，故系爭案在銷售上當可另外掛上一廣告板以作宣傳，故當消費者購回系爭案產品後，係可將展示架體捨棄或另外擺放儲藏，而僅留下該工具架使用，以方便攜帶，因此，系爭案更具有大幅減少置放空間的功效；反觀引證二之結構，即便如同被上訴人所假設的情形，也就是工具盒可拆離於該二殼體，則使用上也不致將工具盒拆下後，即將該二殼體丟棄，況且，實際使用上，使用者也不可能直接攜帶該工具盒外出使用，因為即使加上該二殼體，亦不致使體積增加多少，反而更增加了美觀性及實用性。是系爭案顯具有功效上之增進，無論在進步性及產業利用性上皆超越引證二所提供之功效；故系爭案符合申請新型專利之要件。為此，求為判決撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人應將第00000000號「一種可結合拆卸之工具架」新型專利申請案，審定為核准專利或其他適法處分云云。

三、被上訴人則略以：引證二創作說明即揭示：「使本創作組合時可由外觀直接觀視內裝工具，並可於工具箱內組裝不同之工具盒」，因此引證二亦可供人員由外經由透明材質觀視內裝工具，其技術手段二者並無不同，所達到之「展示」效果相同。從引證二說明書第1頁第1段中即提及「並使用者可替換適當之工具盒，以便外出攜行使用」、以及第5頁中亦提及「本創作之外殼體內可組設容置不同工具之工具盒」，均明確說明引證二是利用凸柱套合定位工具盒，工具盒可取下分離使用，並非上訴人所言，只是繪圖上之說明或是凸柱焊死在工具盒上。不管是「工具盒」或「工具架」，系爭案與引證二所揭示之以凸柱卡固於外殼體或展示架之技術手段相似；又引證二之工具盒在收藏時以外殼體包覆，使用時可取出工具盒與外殼體分離置於他處及替換不同工具之工具盒，與系爭案「工具架」可單獨取下供使用者攜帶外出使用相似，其實是否「攜帶外出」只是應用範圍之不同，惟其「可取下分離」之功效相同。因此，系爭案之工具架與引證一所示之工具架外型與結構均相似，唯一不同處僅是「工具架可分離於展示體而單獨攜行使用，使用後可再將工具架結合於展示體」。又系爭案以凸設之定位柱卡固工具架於展示架體內，達到工具架可拆卸之方式結合於展示架體之分離功能，與引證二利用凸柱套合定位工具盒，使外殼體內可組設容置不同工具之工具盒，使工具盒可分離於外殼之技術手段及功效完全相同，且引證二亦可藉由外觀視內裝工具，達到與系爭案相同之「展示」功能，故系爭案係為習知裝置之單純轉用與組合，且此轉用及組合並未具顯著困難性，又其轉用後所生之效果，亦囿於既有之功效，故系爭案不具進步性，實不符合新型專利之要件等語，資為抗辯。

四、原審審酌全辯論意旨及調查證據之結果，略以：上訴人主張系爭案之工具架因組設於展示架體上，具有「揭示」的功能乙節；然查引證二創作說明即揭示：「使本創作組合時可由外觀直接觀視內裝工具，並可於工具箱內組裝不同之工具盒」等語，足認引證二亦可供人員由外經由透明材質觀視內裝工具，其技術手段二者並無不同，所達到之「揭示」功能效果並無不同。又系爭案之創作說明書雖揭示：「可將工具架之卡勾卡入展示架體之切口內，使工具架之一端可卡合於展示架體之卡固部內，而工具架另端之定位孔則恰可卡合於卡固部之定位柱」，與引證二之創作說明：「又於外殼體之容置槽內面端緣適當位置成型若干凸柱，並該凸柱可提供與後述工具盒之套孔套合定位」；比較二者可知，系爭案以凸設的定位柱卡固工具架於展示架體內，而引證二利用凸柱套合定位工具盒，兩者之凸柱結合方式相同，即結構組合相同；另上訴人主張引證二於說明書中並未提及「可分離單獨使用」乙節，惟引證二說明書第1頁第1段中即提及「並使用者可替換適當之工具盒，以便外出攜行使用」、以及第5頁中亦提及「本創作之外殼體內可組設容置不同工具之工具盒」等語；在在說明引證二是利用凸柱套合定位工具盒，工具盒可取下分離使用；上訴人上開主張，自難可採。綜上，系爭案之工具架與引證二所示之工具盒，就「工具架可分離於展示體而單獨攜行使用，使用後可再將工具架結合於展示體」，雖有差異，然二者外型與結構均相似。況引證二利用凸柱套合定位工具盒，使外殼體內可組設容置不同工具之工具盒，且引證二亦可藉由外觀視內裝工具，達到與系爭案相同之「展示」功能；故系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，自不具進步性等由，乃駁回上訴人在原審之訴。

五、上訴意旨略以：依據被上訴人所公告發行之新型專利審查基準（此屬行政程序法第159條第2項第2款所定之行政規則）第2-2-17頁明確指出：「申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性。」第2-2-21頁又謂：「獨立項之新型具有進步性者，其附屬項當然具有進步性。且不得因獨立項之新型不具有進步性，而對其附屬項逕予核駁，因其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判。」系爭案之申請專利範圍共有5項，惟被上訴人於審查系爭案時，僅針對系爭案申請專利範圍第1項獨立項與引證一及引證二進行比對，認不具進步性，即作成全部不予專利之審定，而未逐項審究系爭案申請專利範圍第2項至第5項之內容，與上揭專利審查基準之規定不合，其處分之理由尚屬不備；訴願決定及原判決未就此加以斟酌，即遞予維持原處分，並駁回上訴人在原審之訴，其判決自有不適用法規之違誤。況系爭案申請專利範圍第4項尤為全新之技術，且能以更簡便之結構、數量更少之元件，達成更佳之「可結合拆卸」之目的，為熟習該項技術者無法單純根據引證一及引證二而輕易完成。被上訴人全未考量系爭案申請專利範圍第2項至第5項是否具有可專利性，若其認為「易於思及」，則應以一再審查核駁先行通知書於作成處分前，通知申請人申復，若其認為「非為易於思及」，則應以一再審查核駁先行通知書於作成處分前，通知申請人將申請專利範圍第2、3、4或5項併入第1項，俾符合專利法第1條規定，惟被上訴人從未對各該項表示意見，使上訴人於系爭案審查過程中根本無從得知被上訴人審查意見之情形下，被上訴人即斷然駁回系爭案之全部申請，其採取之手段及方法，實難謂係選擇對人民權益損害最少者，是其於作成原處分時行政裁量權之行使，顯然不符行政法之比例原則，原判決亦未就此加以斟酌，顯有不適用法規之違誤。另本院歷來見解均認為，新型重在型之創新，雖其所用之原理相同，作用目的相同，惟其構造設計上有所不同，仍不失其為新型；比較兩新型專利是否同一，應就其目的、形狀、構造、功效等整體觀察，若一不同，即非同一；新型專利應用之手段，在原理上縱非全新，乃習知技術，但如在空間型態上係屬創新，並較原物品在形狀、構造或裝置上能增進某部之特殊功效時，即應認為合於新型專利要件（本院71年度判字第608號、78年度判字第516號及68年度判字第499號判決意旨參照）。另本院94年度判字第218號判決更進一步明確闡述新型專利之進步性判斷應從「空間結構之創新」加以考量。系爭案依其申請專利範圍所述，係於工具架之兩端分別採用「卡鉤結合切口」及「定位孔結合定位柱」，運用此兩種不同的卡合結構以使系爭案請求之工具架垂直吊掛於牆壁上時，可輕易將工具架穩固地安裝在展示架體而不會掉落，或可輕易拆下使用。相較而言，引證二之設計僅設有無法扣合之凸柱，當其工具盒垂直吊掛於牆壁上時，容易因風吹、地震而使工具架掉落。系爭案之結構並未揭示於引證一及引證二，且功效亦無法由引證一及引證二所能達成，具有進步性。是系爭案經由空間結構之創新及功效之增進，已具新穎性及進步性，應已符合新型專利要件，應准予專利。訴願決定及原判決不查，即遞予維持原處分，並駁回上訴人在原審之訴，顯有判決不備理由之違法云云。

六、本院按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」、「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：…。新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為專利法第97條、第98條第1項前段、第2項所明定。上開規定，涉及申請新型專利是否具備新穎性、進步性及產業利用性之判斷，事實審法院有衡情斟酌之權，苟已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，而未違背論理法則或經驗法則，不得遽指為違法。原判決以系爭案之工具架與引證二所示之工具盒，就「工具架可分離於展示體而單獨攜行使用，使用後可再將工具架結合於展示體」，雖有差異，然二者外型與結構均相似。況引證二利用凸柱套合定位工具盒，使外殼體內可組設容置不同工具之工具盒，且引證二亦可藉由外觀視內裝工具，達到與系爭案相同之「展示」功能；故系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，自不具進步性，不合新型專利要件，業已敘明其判斷之依據及得心證之理由，經核並無違背論理法則或經驗法則，自無上訴人主張之判決不備理由之違法情事。又依91年8月23日系爭案申請專利範圍修正本之記載，系爭案之申請專利範圍有5項，其中第1項為獨立項，其餘4項均為附屬項，附屬於第1項，因第1項獨立項並未載明全部技術內容、提示技術特徵，故無論是被上訴人、訴願決定機關或是原審，於判斷系爭案是否合於新型專利要件時，必定會審查第2項至第5項附屬項之技術內容及技術特徵，而與引證一、引證二之技術手段比對、綜合判斷，此觀諸本件專利一再審查核駁審定書、訴願決定書及原判決書均詳載第2項至第5項附屬項之技術內容及技術特徵自明，而此即係逐項審查之結果。故上訴人主張被上訴人審查系爭案時，未逐項審查，與上揭專利審查基準之規定不合，原判決未加斟酌，自有不適用法規之違誤云云，殊無足採。另系爭案申請專利範圍修正前原本有11項，其中第1項為獨立項，其餘10項均為附屬項，附屬於第1項，被上訴人因認第2項至第11項附屬項亦為系爭案之主要技術內容，非主要技術內容外之技術特徵，乃以91年6月27日（91）智專2（4）05073字第09111011586號函請上訴人提出系爭案申請專利範圍修正本，以有別於引證一及他案。上訴人雖於91年8月23日提出系爭案申請專利範圍修正本，惟其第1項獨立項仍未載明全部技術內容，技術特徵猶分散於第2項至第5項附屬項，被上訴人乃依系爭案申請專利範圍修正本內容審查，未於作成一再審查核駁審定書前，以一再審查核駁先行通知書通知上訴人補正，於法並無不合。故上訴人主張被上訴人未於作成一再審查核駁審定書前，以一再審查核駁先行通知書通知上訴人補正，不符行政法之比例原則，原判決未加斟酌，顯有不適用法規之違誤云云，委無足採。至於上訴人主張其餘各節，無非持其主觀歧異之法律見解，復對原判決取捨證據及認定事實之職權行使事項，妄加指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。

第四庭審判長法 官　鍾　耀　光

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異