臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十二年度訴字第一二四一號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十二年度訴字第一二四一號

原告

甲○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丁○○

參加人

台灣佳田紙袋股份有限公司

代表人

乙○○董事長

訴訟代理人

丙○○

右當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國九十二年一月二十二日經

訴字第○九二○六二○一○六○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：參加人於民國（下同）八十七年一月十三日以「蔬果保護袋結構改良」向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第一六一○二九號專利證書。嗣原告以其違反核准時專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於九十一年七月三十一日以（九一）智專三（一）○二○二二字第○九一八九○○一七七三號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定暨原處分均應予撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：如主文所示。

三、兩造之爭點：系爭專利是否違反核准時專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定？

㈠原告主張：

⒈按「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利『有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者』」、「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」係分別為專利法第九十八條第一項第二款及第二項所明文規定，且依同法第一百零四條規定：違反第九十七條至九十九條規定者，專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權。

⒉參加人之第一六一○二九號「蔬果保護袋結構改良」新型專利（以下簡稱系爭案）之核准申請專利範圍：一種蔬果保護袋結構改良，該保護袋主要係於一袋體上沖設有複數之框形孔結構；而預留一連接端成框形片，且該連接端的設置是在使用過程中呈朝上之狀態，俾令框形孔呈不完全透空狀態而具有啟閉性，藉以由框形孔供空氣流通而可被框形片所遮覆，達到通風、阻光又透氣的功效者。

⒊原告係檢附下列證據，證明系爭案不具新穎性、進步性，違反專利法第九十八條第一項第二款及第二項規定：

⑴引證一，係中華民國第00000000號「果實栽培袋之排水孔構造」專利，其申請日為「八十六年八月九日」，早於本件系爭案申請日「八十七年一月十三日」，引證一具有證據力。該引證一至少揭示有與系爭案相同之下列技術內容：

①構造同一。引證一於申請專利範圍第一項明白揭露以下構造及因此達成之效果：一種果實栽培袋之排水孔構造，係由袋本體1較大面積之一或二個面（即系爭案之「袋體1」）設有一個以上之排水孔2(即本系爭案之「框形孔11」），排水孔2係由貫穿之裂離線所形成，裂離線可成張閉（即系爭案之「令框形孔呈不完全透空狀態而具有啟閉性」）；引證一復於說明書創作說明⑴第十五、十六行明白揭露以下構造及因此達成之效果：排水孔2係可以利用沖製方式（即系爭案之「沖設」）形成貫穿孔之裂離線，其可以為十字形狀、一字形狀、‧‧‧等可張閉之設計（即系爭案之「框形孔11預留一連接端所成裂離線，令框形孔11呈不完全透空狀態而具有啟閉性」），因此，系爭案之框形孔11實為一裂離線，與引證一構造相同，此亦有「中國機械工程學會」之「專利侵害鑑定報告」第十頁：「由兩案裂離線形狀之比較，可知乙案為甲案之簡單形狀更改。」

②功能同一。兩案構造均同樣創造出排放效果，故其功能相同。

③創作目的同一。引證一之排水孔2，雖主要係供將聚集在袋本體內之水液向外排出之用，惟眾所周知該排水孔2亦可供長期日照所產生之袋內熱氣因熱漲而向外排出之用，故其創作目的與系爭案專供通風、透氣的創作目的相同。基於上述比較及說明，可知兩案實為同一技術內容，此亦有「中國機械工程學會」之「專利侵害鑑定報告」第十一頁：「乙案相關之產品特徵與甲案之第一項專利申請範圍內容相同。」，且引證一先申請並經核准專利，因此系爭案不具新穎性，有違專利法第九十八條第一項第二款規定，極為顯然。

⑵引證三，係中華民國第00000000Α○一號「蔬果保護袋結構改良追加（一）」專利，該引證二於說明書創作說明⑴第八-十四行明白揭露：「按，原案（即系爭案）係於保護袋體沖設複數開口朝上之框形孔，俾藉該複數框形孔提供保護袋之通風散熱、阻光及透氣功效者。‧‧‧但習用為求良好透氣功能，皆係以油紙構成保護袋體者。」復於創作說明⑵第十八-二十一行明白揭露：「爰是，保護袋10之袋體1表面具有膠膜層15藉以對抗鳥類之啄食或外界外力之破壞，並得同時具有複數框形孔11之透氣功能（紙質層14未沖設框形孔11乃係該紙質層14本身即已具備透氣效能），有效克服原案缺失，‧‧‧」。查，該段敘述明確指出紙質層14本身即已具備透氣效能，因此，系爭案於油紙袋體上沖設複數框形孔結構之舉，以期可達成通風散熱、阻光及透氣功效，顯屬多餘。因此系爭案不具進步性，有違專利法第九十八條第二項規定，極為顯然。

⑶引證一復於說明書創作說明⑴第十二行明白揭露：「袋本體1係可為習知構造，由一層以上之紙層所製成，‧‧‧」。由該段敘述，再參酌引證三明確指出紙質層14本身即已具備透氣效能，以及引證一之排水孔2構造所具有袋內熱氣因熱漲而向外排出之作用，可知系爭案「框形孔11」預留一連接端所成不完全透空狀態而具有啟閉性，專供通風、透氣的功效與引證案相同，且系爭案「框形孔11」所預留之連接端有方向性限制（請參閱附件四系爭案創作說明⑶第五-十二行），然引證一形成貫穿孔之裂離線，其可以為十字形狀、一字形狀、‧‧‧等可張閉之設計，不受使用方向之限制，因此，系爭案為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性，有違專利法第九十八條第二項規定，極為顯然。

⒋然訴願決定暨原處分略以：「經查，引證一於系爭專利案異議（一）事件及本件舉發（一）事件中，其實質內容相同，應屬同一證據；而原告於該兩案中就引證一所主張法條雖有不同，惟其係因引證一於系爭專利案異議（一）事件尚於審查中，於本件舉發（一）事件時，則已審定公告，故原告係因時點之不同，就引證一於該兩案中各引據可適用之法條，且原告有關系爭專利與引證一實質技術內容之比較部分。其主張相同，故可認定引證一所證明者應屬同一事實。而引證一業於系爭專利案異議（一）事件認定與系爭專利『‧‧‧難稱兩者為同一之創作』，經審查確定在案，依專利法第一百零五條準用第七十二條第二項之規定，不得再為舉發。至於原告舉引證一主張系爭專利有違專利法第九十八條第二項規定部分，查其雖非屬系爭專利案異議（一）事件之主張，惟引證一之審定公告日八十八年三月二十一日晚於系爭專利申請日八十七年一月十三日，非屬系爭專利『申請前既有之技術或知識』，尚與系爭專利核准時第九十八條第二項規定不符，不得作為主張系爭專利不具進步性之依據。另引證二鑑定報告雖可見『新型專利第一六一○二九號』（系爭專利權證書號）等字，然並未見原告所謂之實物以供審酌，則其所鑑定之物品是否為系爭專利即有疑義，自無法作為系爭專利不具新型專利要件之證據；況且舉發案件之審查與專利侵害鑑定二者性質不同，所採用之審查原則及判斷基準互異，亦難相提並論。又引證三之申請日八十九年十一月二十日及審定公告日九十年十二月十一日均晚於系爭專利八十七年一月十三日申請日，非屬『申請在先並經核准專利者』或『申請前既有之技術或知識』，尚與系爭專利核准時第九十八條第一項第二款及第二項規定不符，不得作為主張系爭專利有違前開專利法規定之依據。綜上所述，系爭專利自無核准時第九十八條第一項第二款及第二項規定之適用。」，惟查其認事用法有諸多違誤，茲說明如下：

⑴按，「異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據再為舉發。」，固為專利法第一百零五條準用第七十二條第二項所明文規定，惟其適用須以二案（異議案與本次舉發案）係為同一事實及同一證據，始得謂之。查，引證一於系爭專利案異議（一）事件中，係被用以主張系爭專利有違反專利法第一百零五條準用第二十七條之規定，即系爭專利與引證案一相較是否為同一申請案之事實？而「所謂同一之發明，係指申請專利範圍實質相同之發明而言。因此，二案說明書、圖式或圖說記載之內容實質相同之部分，未列入申請專利範圍時，不生二人以上有同一發明各別申請之情事。亦即本法條所爭執者係關於是否以同一申請專利範圍重複申請專利者，與新穎性、進步性之專利要件有所不同。」，而「所謂同一事實，係指同一待證事實而言。待證事實若非同一，縱然所舉證者為同一證據，仍無一事不再理規定之適用。例如，前一異議案以系爭案與公開於刊物上之先前創作為相同之創作，主張不具新穎性做為訴求的理由，之後另一舉發案係以該系爭案極容易由該公開在先之同一證據刊物中所記載之內容推知，主張不具進步性作為提出舉發之訴求理由時，應視為基於不同之事實依據所提出之舉發，而無違一事不再理之規定。」，此分別有被告於八十九年七月十日以（八九）智法字第八九八六○○七○號所公告施行之「專利審查基準第九章『異議、舉發、依職權審查』」原則中第1-9-9頁及第1-9-12頁所指明，是以被告於系爭專利案異議（一）事件中，並未審查系爭專利案是否具有新穎性、進步性之事實？此復可由系爭專利案異議（一）事件之異議審定書內隻字未提系爭專利案具有新穎性、進步性，予以證明；然於本次舉發案事件中，引證一係被用以主張系爭專利有違反專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定，即系爭專利與引證案一相較是否具有新穎性、進步性之事實？二案（異議案與本次舉發案）雖為同一證據及主張，但其待證事實不同，顯非為同一事實，仍難謂有專利法第一百零五條準用第七十二條第二項之適用。訴願決定暨原處分以「原告有關系爭專利與引證一實質技術內容之比較部分。其主張相同，故可認定引證一所證明者應屬同一事實。而引證一業於系爭專利案異議（一）事件認定與系爭專利『‧‧‧難稱兩者為同一之創作』，即不得再為舉發，」之認事用法顯有違誤。易言之，引證一得作為證據再為舉發，用以評斷系爭專利是否具有新穎性、進步性？

⑵次按，引證一既得作為證據再為舉發，用以評斷系爭專利是否具有新穎性、進步性？如前所述，引證一於說明書明白揭露「一種果實栽培袋之排水孔構造，係由袋本體1較大面積之一或二個面設有一個以上之排水孔2，排水孔2係可以利用沖製方式形成貫穿孔之裂離線，其可以為十字形狀、一字形狀、‧‧‧等可張閉之設計」等技術內容，該技術內容與系爭專利相較，除了裂離線與框形孔有所不同外，其餘全部相同，然查，系爭專利之框形孔結構有預留一連接端，實則為另一形狀之裂離線，為引證案一之「‧‧‧等可張閉之設計」所涵蓋，此亦可由具專業、公正之機構「中國機械工程學會」就系爭專利之物品所做之「專利侵害鑑定報告」第十頁：「由兩案裂離線形狀之比較，可知乙案（系爭專利）為甲案（引證一）之簡單形狀更改。」之意見，予以證明，系爭專利應不具新穎性；然訴願決定暨原處分對此全無審酌，復未循求其他具專業、公正機構之意見，略以：「‧‧‧未見訴願人所謂之實物以供審酌，則其所鑑定之物品是否為系爭專利即有疑義，自無法作為系爭專利不具新型專利要件之證據；況且舉發案件之審查與專利侵害鑑定二者性質不同，所採用之審查原則及判斷基準互異，亦難相提並論。」為由，率予駁回，其認事用法難謂無有違誤。

⑶再按，「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」係專利法第九十八條第二項所明文規定，而所謂「申請前」，係指申請日之前者而言，查，引證一申請日為「八十六年八月九日」早於系爭案申請日「八十七年一月十三日」，因此，明顯可見引證一為系爭案申請前既有之技術或知識，而該系爭案與引證一相較，為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，其應有違首揭法條規定，極為顯然；然訴願決定暨原處分略以：「‧‧‧引證一之審定公告日八十八年三月二十一日晚於系爭專利申請日八十七年一月十三日，非屬系爭專利『申請前既有之技術或知識』，尚與系爭專利核准時第九十八條第二項規定不符，不得作為主張系爭專利不具進步性之依據。」為由，率予駁回，其認事用法難謂無有違誤。

⒌綜上所析，系爭案專利之「袋體上沖設有複數之框形孔結構，實則為另一形狀之裂離線，為引證一之「‧‧‧等可張閉之設計」所涵蓋，引證一申請日為「八十六年八月九日」早於本系爭案申請日「八十七年一月十三日」，並經核准專利，系爭案專利顯有違反專利法第九十八條第一項第二款之規定；又，引證一為系爭案申請前既有之技術或知識，而該系爭案與引證一相較，為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，其亦應有違專利法第九十八條第二項之規定，極為顯然，請判決如訴之聲明。

㈡被告主張：

⒈原告訴稱引證一（第00000000號「果實栽培袋之排水孔構造」專利案）與系爭專利相較構造、功能、創作目的同一，兩案實為同一技術內容；「中國機械工程學會」之「專利侵害鑑定報告」第十一頁載明「乙案相關之產品特徵與甲案之第一項申請專利範圍內容相同」，因此系爭專利不具新穎性；引證三（第00000000Ａ○一號「蔬果保護袋結構改良追加（一）」專利案）創作說明指出「紙質層14本身即已具備透氣效能」，因此系爭專利於油紙袋體上沖設複數框形孔結構之舉，誠屬多餘，不具進步性；又，引證一於系爭專利異議（一）案中，係用以主張系爭專利違反核准審定時專利法第一百零五條準用第二十七條之規定，即系爭專利與引證一是否為同一申請案之事實；而於本件舉發（一）事件中則用以主張系爭專利違反核准時專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定，即系爭專利相較於引證一是否具有新穎性、進步性之事實，兩案所適用之法律條件不同，非屬同一事實。引證一申請日早於系爭專利之申請日，引證一為系爭專利申請前既有之技術或知識，故系爭專利有違專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定云云。

⒉經查，引證一於系爭專利異議（一）事件及本件舉發（一）事件中，其實質內容相同，應屬同一證據；原告於該兩案中就引證一所主張之法條雖有不同，惟其係因引證一於系爭專利異議（一）事件階段尚於審查中，於本件舉發（一）事件時，則已審定公告，故原告係因時點之不同，就引證一於該兩案中各引據可適用之法條，且原告有關系爭專利與引證一實質技術內容之比較部分，其主張相同，故可認定引證一所證明者應屬同一事實。而引證一業於系爭專利異議（一）事件認定與系爭專利「‧‧‧難稱兩者為同一之創作」，經審查確定在案，依專利法第一百零五條準用第七十二條第二項之規定，自不得再為舉發。至於原告舉引證一主張系爭專利有違核准時專利法第九十八條第二項規定部分，查其雖非屬系爭專利異議（一）事件之主張，惟引證一之公告日八十八年三月二十一日晚於系爭專利申請日，非屬系爭專利「申請前既有之技術或知識」，尚與系爭專利核准時專利法第九十八條第二項規定不符，不得作為主張系爭專利不具進步性之依據。另「中國機械工程學會」之「專利侵害鑑定報告」，其所鑑定之物品是否為系爭專利即有疑義；況且專利舉發案件之審查與專利侵害鑑定二者性質不同，所採用之審查原則及判斷基準互異，自難相提併論。又，系爭專利於油紙袋體上沖設複數框形孔結構，以達成通風散熱、阻光及透氣功效，仍具功效增進，非屬多餘；且引證三之申請日八十九年十一月二十日及公告日九十年十二月十一日均晚於系爭專利申請日，非屬「申請在先並經核准專利者」或「申請前既有之技術或知識」，不得作為主張系爭專利有違核准審定時應適用之專利法第九十八條第一項第二款及第二項規定，故起訴理由實難以成立。

⒊綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。

㈢參加人主張：引用被告之答辯。

理由

一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准時專利法第九十七條暨第九十八條第一項規定申請取得新型專利。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法第一百零五條準用第二十七條或違反第九十七條至第九十九條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

二、本件系爭第00000000號「蔬果保護袋結構改良」新型專利案，主要係於一袋體上沖設有複數之框形孔結構，而預留一連接端成框形片，且該連接端的設置是在使用過程中呈朝上之狀態，俾令框形孔呈不完全透空狀態而具有啟閉性，藉以由框形孔供空氣流通而可被框形片所遮覆，達到通風散熱、阻光又透氣的功效。原告所舉舉發附件二為八十六年八月九日申請、八十八年三月二十一日審定公告之第00000000號「果實栽培袋之排水孔構造」新型專利案（即引證一），舉發附件四為中國機械工程學會九十一年三月十五日出具之「專利侵害鑑定報告」（下稱引證二），舉發附件三為八十九年十一月二十日申請、九十年十二月十一日審定公告之第00000000Ａ○一號「蔬果保護袋結構改良追加

（一）」新型專利案（即引證三）。被告略以，引證一業於系爭專利異議（一）事件認定「‧‧‧兩者（本件引證一與系爭專利）構造有所不同‧‧‧引證案（本件引證一）藉裂離線張開形成排水孔，較不具排水、阻光效果，兩者功效亦明顯有別。故難稱兩者為同一之創作」，經審查確定在案，依專利法第一百零五條準用第七十二條第二項之規定，不得再據為舉發。引證二之鑑定報告，係參加人之「『佳果』商標之果實栽培袋」產品實物與引證一比較之鑑定報告，所鑑定之實物與系爭專利關係不明，無法據為系爭專利不具新穎性之證據；況系爭專利與引證一之異同業經前開異議審定書認定在案。引證三係於油紙袋體上沖設複數框形孔結構，以達成通風散熱、阻光及透氣功效，仍具功效增進，尚非多餘，並無與系爭專利為同一創作人，而有「禁反言原則」之情事，故引證三無法證明系爭專利不具進步性等理由，乃為舉發不成立之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造及參加人之主張，各如事實欄所載，其爭點厥為系爭專利是否違反核准時專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定？

三、經查，系爭專利於審定公告中，原告即檢具引證一提出異議，經被告審查，認：「‧‧‧兩者（本件引證一與系爭專利）構造有所不同‧‧‧引證案（本件引證一）藉裂離線張開形成排水孔，較不具排水、阻光效果，兩者功效亦明顯有別。故難稱兩者為同一之創作」，而為異議不成立之審定並確定在案，此有被告八十八年九月四日（八八）智專（七）０二００八字第一三一四八七號異議審定書附原處分卷可稽，依專利法第一百零五條準用第七十二條第二項之規定，原告自不得以同一證據即引證一再為舉發，不因原告於兩案中就引證一所主張之法條不同而有影響。至於原告舉引證一主張系爭專利有違核准時專利法第九十八條第二項規定部分，查引證一之審定公告日八十八年三月二十一日晚於系爭專利申請日八十七年一月十三日，非屬系爭專利「申請前既有之技術或知識」，尚與系爭專利核准時專利法第九十八條第二項規定不符，不得作為主張系爭專利不具進步性之依據。另引證二鑑定報告，係參加人之「『佳果』商標之果實栽培袋」產品實物與引證一比較之鑑定報告，所鑑定之實物與系爭專利關係不明，無法據為系爭專利不具新穎性之證據；況且專利舉發案件之審查與專利侵害鑑定二者性質不同，所採用之審查原則及判斷基準互異，亦難相提併論。又引證三之申請日八十九年十一月二十日及審定公告日九十年十二月十一日均晚於系爭專利八十七年一月十三日申請日，非屬「申請在先並經核准專利者」或「申請前既有之技術或知識」，尚與系爭專利核准時專利法第九十八條第一項第二款及第二項規定不符，不得作為主張系爭專利有違前開專利法規定之依據。

四、綜上所述，系爭專利無違核准時專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定。從而，被告為本件舉發不成立之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第一庭