臺北高等行政法院判決

原告

立貫國際實業有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

陳益軒律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

庚○○兼送達代收

訴訟代理人

辛○○

參加人

乙○○

參加人

丁○○

參加人

戊○○

參加人

己○○

兼上一人

訴訟代理人

丙○○

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國92年11月5日經訴字第09206223610號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國86年7月9日以「代木」商標（下稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第1類之未加工的人造樹脂，即：環氧樹脂、多元樹脂、石油樹脂、聚胺樹脂、熱固性樹脂、熱塑性樹脂、脲脂樹脂等商品，向被告前身即中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經審查准列為註冊第834024號商標，嗣參加人乙○○、丙○○、丁○○、戊○○及己○○以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第10款之規定，對之申請評定，經被告審查以92年7月29日（92）智商0202字第9280362170號發文之中台評字第910479號評定書為系爭商標之註冊應為無效，其聯合第865809號商標，應一併撤銷之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

⒈參加人戊○○未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

⒉參加人乙○○、丙○○、丁○○、己○○：

⑴駁回原告之訴。

⑵訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第1類之商品，有否商標圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明，而構成註冊時商標法第37條第10款之違反？

㈠原告主張之理由：

⒈凡商標圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊，為前揭商標法第37條第10款所明定。所謂商品之說明係指商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即有該款不得申請註冊之適用，並不以習慣上通用為必要。所謂習慣上所通用係指一般製造、經銷該項商品者所共同使用，或同業間就類似之商品已有反覆使用之事實，在意識上已失去其特別顯著性而言。經查，原告於86年7月9日以系爭商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第1類之未加工的人造樹脂，即：環氧樹脂、多元樹脂、石油樹脂、聚胺樹脂、熱固性樹脂、熱塑性樹脂、脲脂樹脂等商品，向被告申請註冊系爭商標前，業界乃以「樹脂」二字泛稱各個種類的樹脂，甚且至今「代木」二字仍非通用名詞，此觀新世紀化工化學大辭典，其中epoxy resin（環氧樹脂）、petroleum resin（石油樹脂）、polyurethane（聚胺基甲酸脂）、polyurethane foam（聚胺基甲酸酯泡沬）、resin（樹脂）、thermoplastic（熱塑性塑膠）、thermoplastic adhesive（熱塑性樹脂膠黏著劑）、thermoplastic resin（熱塑性樹脂）、thermosetting（熱固性塑膠）、thermosetting resin（熱固性樹脂）等之說明。南亞塑膠工業股份有限公司環氧樹脂產品系列簡介DM；長春人造樹脂股份有限公司環氧樹脂產品簡介DM；德芫股份有限公司目錄DM；廣奕工業股份有限公司簡介DM。舉凡專業辭典、各化工大廠產品簡介、MD等，就商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第1類之商品均未以「代木」二字形容之，顯見「代木」二字並非業界通用詞彙，無法使一般消費者立即聯想到系爭商標所指定之商品，故系爭商標之註冊並無違反前揭商標法第37條第10款之規定。

⒉按私文書影本固非不得為證據資料，然私文書應提出其原本；法院得命提出文書之原本；私文書應由舉證人證其真正。此觀行政訴訟法第176條準用民事訴訟法第352條第2項、第353條第1項、第357條之規定至明。原告於商標評定與訴願程序中多次指明，參加人據以提出評定之附件三發票影本似有重覆改寫的痕跡，以及從發票品名上也僅有二張是註明購買代木，尤其購買之代木數量亦不多，豈可就此認定「代木」二字已是一般樹脂之通稱。另從評定附件四發票影本觀之，亦可見該發票同時填寫「環氧樹脂」及「代木」兩種不同名稱，誠如參加人所言環氧樹脂即是代木，該發票又何須畫蛇添足重覆填寫兩種不同名稱，故附件三、四之發票影本上「代木」二字極能事後偽填，不足為憑。況該等發票僅係影本，原告既否認其為真正，被告自應就其真實性負舉證之責。原處分謂參加人等申請時提出之發票影本，縱屬私文書，然既經開立發票之營業人藍弘實業有限公司於其上加蓋統一發票專用章及公司印鑑章，依法應推定為真正，具有形式之證據力，尚不能逕否定其效力，以其係私文書而不採固非無據，惟此指私文書原本方有形式證據力可言，於原告否認其影本真實性情況下，被告逕認該發票影本具有證據能力即有違誤。

⒊原處分以參加人於92年4月3日檢送之廣告型錄（影本）雖無印製日期，然徵諸其上台北地區電話除區碼外皆為7碼，及台北地區電話號碼自87年1月1日升為8碼之事實，則該廣告型錄應係86年以前印製，亦不能否定其證據價值等語，認早於系爭商標86年7月9日申請註冊前，市場上已有生產、使用或行銷、販賣代木商品之事實。惟如前述，該證物既屬影本，其證據能力即有疑慮，退步言，縱該廣告型錄為真實，亦僅能視為87年1月1日前所印製，而非86年以前即印製完畢，於此，如何證明原告86年7月9日以系爭商標申請註冊前市場上已有生產、使用或行銷、販賣代木商品之事實。綜上，參加人所提之證物影本既無證據能力，依行政訴訟法第176條準用民事訴訟法相關規定，自應由被告舉證以實其說，否則依舉證責任分配之法理，被告應受敗訴判決。實者以86年間之市場而言，有關台灣地區所銷售之人造樹脂，即環氧樹脂、多元樹脂、石油樹脂、聚胺樹脂、熱固性樹脂、熱塑性樹脂等商品，其總市值不下百億之多，是縱認參加人所提出之文件係屬真正，然相較於當時之市場規模，只是參加人之區區之一、二張發票的開立，可否即認定市場上對「代木」之二個字，已可認定係對人造樹脂，即環氧樹脂、多元樹脂、石油樹脂、聚胺樹脂、熱固性樹脂、熱塑性樹脂等商品之通稱。

⒋參評定申請書事實及理由所陳：「工業產品及機械產品之設計，在正式生產之前，為求視覺上之實際感覺及準確，因而會先做模型來檢視，在模型材料之使用上，泥土無法做到精密尺寸，且會破裂，木材因有木紋關係，常會破裂，金屬材料加工又不易，因此，歐美在50年代研發以樹脂作為材料來代替木材，從事商品模型或檢具、治具之製作，引進國內後，業界乃因其可代替木材，因而以「合成代木」或「代木」來稱呼。」則環氧樹脂、多元樹脂、石油樹脂、聚胺樹脂、熱固性樹脂、熱塑性樹脂、脲脂樹脂等商品，其用途應不限於僅「代替木材」而已，其工業上之用途何其寬廣，是何能僅因其其中之環氧樹脂所製作之一小部分成品（非全部成品均是用做模型之用），確實有用在模型之用途上，取代原有木材之使用，即將系爭商標「代木」兩字解釋是產品本身之說明？蓋系爭商標係早在86年間即已申請取得註冊商標，如謂被告之見解係正確無誤，何以其在當時仍准原告對系爭商標之註冊申請，且當時亦無人異議，直至現今因原告對參加人提出侵害商標之告訴後，始向被告申請評定無效，是被告之解釋，實不無前後矛盾，自失立場之處。

⒌再者，如謂所謂代木即是代取木材之意思，是屬商品本身之說明，豈非現今所有木材之物品均可由環氧樹脂所取代。然觀諸現況，除一小部分之模型製作（非全部模型之製作），業者有以環氧樹脂之產品替代外，根本非全部模型之製作，均已由環氧樹脂之產品取替，且現今模型之製作材質尚有諸多用金屬、木材、塑膠、玻璃纖維、石膏、PU等諸多材質製作，是何來因環氧樹脂之其中一小部分之用途，確實有用以替代木質材料，即謂代木就是產品本身之說明。誠如參加人所稱，環氧樹脂、多元樹脂、石油樹脂、聚胺樹脂、熱固性樹脂、熱塑性樹脂等商品，其用途廣泛，於模型、冶具之製作上更可取代陶、瓷、木材、金屬等傳統材料，則何以環氧樹脂等商品獨以代木稱述，而非謂代土、代金、代銀、代銅等等，足見原告創造代木一詞並非如參加人所指係用以商品之說明，其理至明。

㈡被告主張之理由：

⒈系爭商標圖樣上之中文「代木」，係利用特殊之填充劑，摻入樹脂或塑膠當中，而形成之質材（合成樹脂），因其性質類似木材，利於模型之製作或加工等用途，故業者泛稱為代木。復觀參加人等申請評定時提出之發票影本及92年4月3日檢送之廣告型錄與發票影本等證據資料顯示，早於系爭商標86年7月9日申請註冊前，市場上已有生產、使用或行銷、販賣代木商品之事實。原告雖稱開立發票之公司為利害關係人、發票上之字跡似有改寫、代木二字可能係事後補上、廣告型錄無印製日期等情，主張參加人等提出者係不具證據力之私文書。惟查，文書之證據力，有形式上證據力與實質上證據力之分。前者係指真正之文書即文書係由名義人作成而言；後者則為文書所記載之內容，有證明應證事實之價值，足供為判斷之依據而言。形式上證據力，因其為私文書或公文書而分別依民事訴訟法第357 條、第358條或第355條規定決之，有最高法院91年台上字第2182號判決意旨可參。又私文書經本人或其代理人簽名、蓋章或按指印者，推定為真正，為民事訴訟法第358條第1項所明定，而上開民事訴訟法之規定依行政訴訟法第176條準用之結果，於行政訴訟程序中亦應有其適用。參加人等申請時提出之發票影本，縱屬私文書，然既經開立發票之營業人藍弘實業有限公司於其上加蓋統一發票專用章及公司印鑑章，依法應推定為真正，具有形式之證據力，尚不能逕否定其效力，以其係私文書而不採，亦有最高行政法院89年判字第984號、87年判字第455號判決意旨可參。

⒉其次，偽造、變造私文書，偽造或盜用印章、印文或署押，足生損害於公眾或他人者，為我國刑法所處罰之犯罪行為，且買賣雙方就開立發票或銷貨憑證之利害關係相反（買方可列報支出或費用；賣方則應申報所得），若無交易之事實，按諸常情，營業人應不致出具虛偽發票或銷貨憑證，否則即有遭刑事訴追或追徵稅款之危險。至於參加人等92年4月3日檢送之廣告型錄（影本）雖無印製日期，然徵諸其上台北地區電話號碼除區碼外皆為7碼，及台北地區電話號碼自87年1月1日升為8碼之事實，則該廣告型錄應係86年以前所印製，亦不能否定其證據價值。則系爭商標申請註冊前，市場上已有生產、使用或行銷、販賣代木商品之事實，足堪認定。從而原告以中文「代木」作為系爭商標圖樣申請註冊，並指定使用於未加工的人造樹脂，即：環氧樹脂、多元樹脂、石油樹脂、聚胺樹脂、熱固性樹脂、熱塑性樹脂、脲脂樹脂等商品申請註冊，顯係與其商品本身之說明具密切之關連性，依一般社會通念，自係表示所指定使用商品有關之說明文字。

㈢參加人乙○○、丙○○、丁○○、己○○主張之理由：

⒈代木的英文為BLOCK，原告另外也有以英文BLOCK申請。環氧樹脂的市場確實很大，但環氧樹脂不等同於代木。所謂代木是指從環氧樹脂中其中的一項原料加工而作成一種類似木頭的環氧樹脂板，其在於取代木頭，所以通稱為代木板。代木為固態，而環氧樹脂為液狀。

⒉發票上寫「代木」是應客戶要求的。代木為複合材質，取代木材。無論使用塑膠、橡膠或樹脂等材料，代木都為通稱，取代木頭的功用，只要於網路輸入「代木」，就會有多種關於代木的說明或功能。82年起業界就已經開始使用「代木」二字作為環氧樹脂產品的代號。所呈發票為85年間參加人委託印刷廠印製目錄時的發票，證明目錄並非臨訟製作。

理由

一、按評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定，為現行商標法第52條所明定。系爭商標係於88年1月16日核准註冊，有商標註冊簿影本在卷可憑。本件商標之評定應適用87年11月1日施行之商標法。又商標圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊，復為系爭商標註冊時商標法第37條第10款所明定。該款之立法意旨係在維護同業間之公平競爭秩序。而所謂「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要。

二、系爭商標係由單純之中文「代木」二字所構成，按系爭商標圖樣之中文「代木」一詞，係利用特殊之填充劑，摻入樹脂或塑膠當中，而形成之質材（合成樹脂），因其性質類似木材，利於模型之製作或加工等用途，故業者泛稱為「代木」，業據參加人提出之發票及廣告型錄影本等證據資料顯示，早於86年7月9日系爭商標申請註冊前，市場上已有生產、使用或行銷、販賣「代木」商品之事實。故原告以中文「代木」作為系爭商標圖樣指定使用於環氧樹脂等商品申請註冊，顯係與其商品本身之說明具密切之關連性，依社會一般通念，自係表示所指定使用商品有關之說明文字，系爭商標之申請註冊應有前揭法條規定之適用。原告雖主張其向被告申請註冊系爭商標前，業界乃以「樹脂」二字泛稱各個種類的樹脂，甚且至今「代木」二字仍非通用名詞，就前揭商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第一類之商品均未以「代木」二字形容之，顯見「代木」二字並非業界通用詞彙，無法使一般消費者立即聯想到系爭商標所指定之商品；且參加人據以提出評定之附件三發票影本似有重覆改寫的痕跡，以及從發票品名上也僅有二張是註明購買代木，尤其購買之代木數量亦不多，豈可就此認定「代木」二字已是一般樹脂之通稱。另從評定附件四發票影本觀之，亦可見該發票同時填寫「環氧樹脂」及「代木」兩種不同名稱，誠如參加人所言環氧樹脂即是代木，該發票又何須畫蛇添足重覆填寫兩種不同名稱，故附件三、四之發票影本上「代木」二字極能事後偽填，不足為憑。況該等發票僅係影本，原告既否認其為真正，被告自應就其真實性負舉證之責等等。經查，參加人丁○○就其評定時所提之發票影本雖未提出原本供核，尚不足認評定時丁○○所提之發票（即評定證據附件三）為真正（丁○○於審理時另提85年8月份、86年5月份之統一發票，其中雖有多張記載品名為環氧樹脂代木之發票，惟因與評定所提附件三之證據無關聯，係屬新證據，爰不予論究）。惟參加人丙○○於審理中提出發票原本五本，其中參加人丙○○於評定時所提出85年9月12日（買受人東美事業有限公司）、85年10月11日（買受人韋恆企業有限公司）發票影本核與存根聯原本相符，且其發票存根聯之日期、發票號碼聯貫，筆墨顏色相符，並無塗改痕跡，堪信為真，足見於85年間業者之間已有以代木作為交易之品名。

三、再依評定時參加人所提藍弘實業有限公司公司印行之合成代木等產品型錄，係該公司為介紹其產品之說明，亦為業界所常見，乃不特定之第三人均可取得者，自可推定屬一般人可共見共聞之公開宣傳廣告。該型錄雖未有印製日期之揭示，惟由其上所列台北地區聯絡電話為7碼及型錄上標有「光麗彩藝印刷」字眼觀之，依經驗法則當可判定該等型錄應係於87年1月1日台北地區電話號碼改為8碼前時已印製，參之參加人所提85年9月26日印製營業目錄而取得之發票，可證該廣告型錄應係86年以前所印製。原告雖指該廣告型錄屬影本，其證據能力即有疑慮，退步言，縱該廣告型錄為真實，亦僅能視為87年1月1日前所印製，而非86年以前即印製完畢，於此，如何證明原告86年7月9日以系爭商標申請註冊前市場上已有生產、使用或行銷、販賣代木商品之事實等等。經查，參加人於93年12月22日本院準備程序中補提前揭藍弘實業有限公司環氧樹脂合成代木板之型錄係正本，並非影本。且有參加人提出85年9月26日印製該型錄之發票原本供參。原告雖一再質疑該發票之型錄之關連性。但查，依參加人丙○○於審理時所提藍弘實業有限公司82年12月、85年9月、85年10月、85年11月85年12月之發票原本參互以觀，藍弘實業有限公司自82年間即有甚多以代木環氧樹脂、代木、代木硬化劑品名銷售貨品，堪認上開型錄所示之環氧樹脂合成代木板於原告86年7月9日以系爭商標申請註冊前市場上已有生產、使用或行銷、販賣代木商品之事實。另原告於評定答辯時所提出之審定第00000000號「代木及圖參PLASTIC WOOD」商標，該商標圖樣除另有圖形外，亦有「代木」及「PLASTICWOOD」之文字，且係81年9月19日申請，82年1月16日審定公告，指定使用於補土、填充劑、防水膠，由該商標圖樣使用「代木」、「PLASTIC WOOD」文字及指定使用之商品參互以觀，足見81年間起從事銷售補土、填充劑、防水膠商品之業者即有將塑膠或合成樹脂作為質材者稱之代木。

四、再依前揭說明，所謂「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要。而「代木」一詞，依前所述，既已為業者作為塑膠或合成樹脂質材之代稱，則原告僅以單純中文「代木」作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用於未加工的人造樹脂，即：環氧樹脂、多元樹脂、石油樹脂、聚胺樹脂、熱固性樹脂、熱塑性樹脂、脲脂樹脂等商品，依社會一般通念，自為表示該等商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連，依系爭商標註冊時商標法第37條第10款之規定，自不得申請註冊。原告主張代木一詞係其創造，並非如參加人所指係用以商品之說明一節，並非可採。

五、從而被告以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第10款之規定，而為系爭商標之註冊應為無效，其聯合第865809號商標，應一併撤銷之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第一庭審判長法　官 姜素娥