臺北高等行政法院判決

原告

廣緣實業有限公司

代表人

甲○○

送達代收人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

戊○○

參加人

河昌股份有限公司

代表人

丙○○

訴訟代理人

丁○○

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國94年7月7 日經訴字第09406131360 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（以下同）91年09月30日以「糖福」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第5 類之「礦物質、... 、月見草油膠囊」等商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為審定第0000000 號商標。嗣參加人（原公司名稱為糖福企業股份有限公司）於92年08月12及14日以該商標有違當時商標法第37條第11及14款規定對之提起異議。被告審查期間，適逢現行商標法於92年11月28日修正施行，乃依現行商標法第89條第1 項規定，逕予系爭商標註冊。案經被告審查，以94年02月16日中台異字第920965號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

甲、原告主張：

㈠系爭商標應無商標法第23條第14款之適用:

1.按「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，為商標法第23條第14款所明定；惟其適用須以相同或近似之標章指定使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）之標章者為前提要件，而類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之。

2.兩造商標非指定使用於同一或類似之商品，一般消費者不生混淆誤認:

⑴查系爭註冊第0000000號「糖福」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第05類之「礦物質、蛋白質、大蒜油丸、人蔘精、鯊魚軟骨粉、營養補充劑、營養補充膠囊、綜合礦物質劑、鮫魚油丸、靈芝、β胡蘿蔔素、卵磷脂粉、燕窩精、乳糖、虫草精、甲殼質膠囊、藍藻粉、魚粉營養補充品、月見草油膠囊」等商品；並自84年起投入大量廣告及行銷費用，致力於經營「糖福」商標，拓展糖福之知名度，故上述「糖福」第05類之商品，確實是由原告率先使用。

⑵又原告91年申請註冊當時，參加人僅有註冊第551016號商標，且其指定使用於第30類之「冰棒、冰淇淋、外附圓錐杯之冰淇淋」等商品，故依一般社會通念、市場交易情形判斷，兩造商標非指定使用於同一或類似之商品。

⑶原告得以使用「糖福」作為表彰其商品之標章，係經過參加人之授權，惟於84年起雙方所簽訂之品牌使用合約書中清楚約定其權利義務均由原告自行負責，行銷產品的廣告單上也標示係由原告行銷，故在有清楚標示產品來源之情況下，一般消費者於選購此類保健產品時，即不生容易混淆的情形。

⑷綜上，原告以相同或近似於他人先使用之標章指定使用於不同亦不類似商品之商標，一般消費者不生混淆誤認，雖標章圖樣非原告所自創，亦應無商標法第23條第14款之適用。

㈡系爭商標之使用不視為參加人公司之商標使用:

1.按「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。」「授權登記使用之商品或服務及授權期間，以商標權範圍為限。」分別為商標法第33條第1項及商標法施行細則第29條第4項前段之規定。則關於商標權之授權依上開規定必須商標權人確實依法申請註冊獲准並取得商標權後始能依其商標權註冊範圍及所註冊指定使用之商品範圍內一部或全部授權他人使用。

2.惟參加人並未依法取得商標法施行細則第13條第05類指定商品之商標權，亦未向被告申請授權登記，卻將其並無享有商標權之商品，授權予原告使用，並向原告收取大量的權利金，參加人應不敢否認。故參加人以本身並無享有之權利授權予他人使用，其授權行為應為無效，則此商標授權契約亦因該無效之授權行為而無效，無法受商標法之保護，因此商標法規定「商標使用，其被授權人之使用視為商標授權人之使用」，於此案亦不適用，故原告就該商標之使用，亦無法視為參加人之商標使用。

㈢系爭商標於亦無商標法第23條第16款之適用:

1.按「有著名之法人、商標或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊」；「商標法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」，分別為商標法第23條第16款及商標法施行細則第16條之規定。

2.今原處分以參加人為國內知名之「台糖」公司投資事業之一，且因「台糖」公司所生產之「健素糖、酵母菌、酵母粉產品」等商品，足稱國內家喻戶曉，而認參加人也屬著名之法人。惟上論述僅能推斷出「台糖」公司與「糖福」有關係，尚無法證明參加人為國內著名之法人；又一般消費者所普遍認知為著名之商標或法人者係為「台糖」並非「糖福」，因此參加人並非眾所皆知之著名公司，不至造成一般消費大眾或同業間對於其品質、來源或提供者發生混淆誤認之情形，故系爭商標於亦無商標法第23條第16款之適用。

㈣綜上所陳，懇請　鈞院鑒核，惠賜判決如訴之聲明，以維權益，俾符法制。

乙、被告主張：

㈠按「商標法修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以商標法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為現行商標法第90條之規定。本案係商標法修正施行前，已提出異議尚未異議審定之案件，而系爭商標所涉之修正施行前商標法第37條第11及14款，業經修正為商標法第第23條第1項第14、15及16款，合先敘明。

㈡系爭商標之申請註冊，有修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款規定之適用:

1.按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款規定。前條規定之意旨，主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。

2.兩造商標應屬近似之商標:查本件系爭註冊第0000000號「糖福」商標，與參加人據以異議之「糖福」商標（詳如申請書及實際使用證據資料等）相較，二者中文完全相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

3.原告基於契約關係，於系爭商標申請註冊前已知悉據以異議商標之存在:就兩造當事人所檢送之證據資料觀之，參加人早於58年成立，為「台糖公司職工福利委員會」投資事業之一，早於84年10月16日起即與原告簽訂「糖福」品牌使用合約書，使用於原告所產製之「靈芝、花粉及深海魚鮫油」等商品上，至93年10月25日止，授權使用之商品範圍更擴及「β胡蘿蔔素、鯊魚軟骨、胎盤素、冬蟲夏草茶、免冰優酪乳」等商品上；且於「糖福」授權使用期間，原告曾向參加人購買「糖福」品牌之「維他酵母粉、啤酒酵母、天然蜆精」等相關產品，此等事實為兩造當事人所不爭執，自可堪認原告基於契約關係，於系爭商標91年09月30日申請註冊前已知悉據以異議商標之存在。

4.參加人為國內知名之「台糖」公司投資事業之一，其所生產之「健素糖、酵母菌、酵母粉」等產品，堪稱國內家喻戶曉，與系爭商標所指定使用之礦物質、蛋白質等營養補充品，皆屬人體常用之保健食品，二者亦存在相當存在類似關係。

5.按商標有無使用乃事實認定問題，任何商標授權之使用，只要經商標權人與被授權人合意，即生授權效果，而被授權人之使用且經提出使用證據者，可認係商標權人之使用，不生迄未使用或繼續停止使用之問題。今本案審諸兩造當事人所檢送之「糖福」品牌使用合約書、權利金之發票影本、85年10月01日經濟日報，以及「台糖福利事業營養補給產品」、「台糖福利事業天然保健食品」、「台糖公司台糖福利事業生物科技產品」等商品型錄，可知參加人於84年10月16日起即授權原告使用「糖福」商標於「靈芝、花粉、深海魚鮫油」等商品上，原告於其行銷事證上亦作「經銷商/專賣店」之標示。據此，堪認據以異議商標有使用於「靈芝、花粉、深海魚鮫油」等商品。

6.綜上，原告於系爭商標申請註冊（91年09月30日）前，既與參加人有契約及業務往來關係，嗣後以完全相同之中文與類似之商品申請系爭商標註冊，復未徵得參加人之同意，其顯有以不正競爭行為而搶先申請註冊之情事，故系爭商標之申請註冊，自應有前揭修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款規定之適用。

㈢據上論結，本件系爭商標既有修正前商標法第37條第14款及現行專利法第23條第1項第14款規定之適用，依法自應撤銷其註冊，則其是否尚有修正前商標法第37條第11款及商標法第23條第1項第16款規定之適用，已不影響結果之判斷，無庸再予論究。被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

丙、參加人主張：「糖福」是台糖公司的投資，原告為台糖公司的總經銷，品牌使用合約中，原告去聲請商標登記係不對的。台糖公司在變成參加人名稱之前，就已經將商標權轉讓給台糖公司職工福利委員會；是以，原告上開主張無理由。餘如同被告所述。

理由

一、按「商標法中華民國92年04月29日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以商標法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為商標法第90條所明定。又商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款本文所明定。

二、本件係原告前於91年09月30日以「糖福」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第5 類之「礦物質、... 、月見草油膠囊」等商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為審定第0000000 號商標。嗣參加人於92年08月12及14日以該商標有違當時商標法第37條第11 及14款規定對之提起異議。被告審查期間，適逢現行商標法於92年11月28日修正施行，乃依現行商標法第89條第1 項規定，逕予系爭商標註冊。案經被告審查，以94年02月16日中台異字第920965號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告則不服，為如事實欄所載之主張。提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

三、本院判斷如下：

㈠本件系爭註冊第0000000 號「糖福」商標圖樣與據以異議商標圖樣相較，均有相同之中文「糖福」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

㈡系爭註冊第0000000 號「糖福」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第05類之「礦物質、蛋白質、大蒜油丸、人蔘精、鯊魚軟骨粉、營養補充劑、營養補充膠囊、綜合礦物質劑、鮫魚油丸、靈芝、β胡蘿蔔素、卵磷脂粉、燕窩精、乳糖、虫草精、甲殼質膠囊、藍藻粉、魚粉營養補充品、月見草油膠囊」等商品，而據以異議之商標係先使用於「靈芝、花粉、深海魚鮫油」等商品，與系爭商標指定使用之「靈芝、藍藻粉、綠藻粉、鮫魚油丸」等商品相較，應屬同一或類似商品。

㈢查依台糖公司職工福利委員會於86年11月13日簡報資料，足認參加人之前身即糖福企業有限公司早於53年成立，為「台糖公司職工福利委員會」投資事業之一，於84年10月16 日起即與原告簽訂「糖福」品牌使用合約書，使用於原告所產製之「靈芝、花粉及深海魚鮫油」等商品上，至93年10月25日止，授權使用之商品範圍更擴及「β胡蘿蔔素、鯊魚軟骨、胎盤素、冬蟲夏草茶、免冰優酪乳」等商品上，有品牌使用合約書影本在卷可稽；該品牌使用合約書明訂略以：甲方（即參加人）於合約期間同意以「糖福」品牌使用於乙方（即原告）產製之「靈芝、花粉、深海魚鮫油」等產品（嗣後授權範圍更擴大至「β胡蘿蔔素、鯊魚軟骨、胎盤素、冬蟲夏草茶及免冰優酪乳」等商品）；且甲方於合約期間不能同時將「糖福」品牌授權給第三人產銷同種商品，而乙方除前揭產品外，若有新產品需使用「糖福」品牌，必須另行簽約後方得使用等語。是以，原告於基於契約關係，於系爭商標91年09月30日申請註冊前已知悉據以異議商標之存在。另揆諸原告所提85年10月1 日經濟日報廣告影本觀之，原告於行銷廣告時亦稱「台糖福利事業公司（簡稱糖福公司）推出胎盤素、胡蘿蔔素、鯊魚軟骨膠囊等天然健康食品，該產品現由廣緣公司代理經銷。... 」、「糖福公司...84 年底曾推出靈芝、花粉、深海魚鮫油等健康食品... 今年再接再厲，生產具養顏美容的『胎盤素』... 」等語；而「台糖福利事業天然保健食品」、「台糖福利事業營養補給產品」、「台糖福利事業生物科技產品」等三份型錄，封面均有「台糖福利事業（TAIWAN SUGAR CORPORATION）」等字樣，內文介紹亦強調「糖福公司為國營事業，所推出之一系列營養補給產品，品管嚴謹可靠，衛生安全品質看得見，敬請安心使用」等語，文末並標示原告為「經銷商/ 專賣店」。縱系爭「糖福」商標，其商品之產製、廣告行銷等費用均由原告負擔，尚不能遽認原告係使用自己的商標。

四、綜上所述，原告基於契約及業務往來關係知悉參加人先使用於「靈芝、花粉、深海魚鮫油」等商品之「糖福」商標，嗣後以相同之中文「糖福」作為系爭商標圖樣指定使用於同一或類似之「靈芝、藍藻粉、綠藻粉、鮫魚油丸」等商品申請註冊，復未徵得參加人之同意，自違反修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定，原處分依法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

五、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第七庭審判長法 官　黃　本　仁