臺北高等行政法院判決

原告

甲○○

訴訟代理人

陳啟舜律師（兼送達代收人）

複代理人

錢師風律師

複代理人

楊翠玲律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

丙○○

參加人

協禧電機股份有限公司

代表人

乙○○

訴訟代理人

廖正多律師

上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國93年12月1日經訴字第09306230350號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：緣參加人於民國87年1 月23日以「低壓降單相全波直流風扇電路」（下稱系爭案）向被告前身即中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局）申請新型專利，經其編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以其不符核准審定時專利法第98條第1 項第1 款、第2 款及第2 項之規定，對之提起異議。經被告審查後為「異議成立，應不予專利」之處分，參加人不服，乃向經濟部提起訴願，經經濟部撤銷原處分，責由被告另為適法之處分。案經被告重為審查後為「異議成立，應不予專利」之處分，參加人不服，乃向經濟部提起訴願，經經濟部決定予以維持，遂向本院提起行政訴訟。經本院於92年9 月16日以91年度訴字第3211號判決為訴願決定及原處分均撤銷，並命被告再為審查。經被告再為審查後為異議不成立之處分，原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.訴願決定、原處分均撤銷。

2.被告對於系爭案應為異議成立之處分。

3.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭案是否有違前揭專利法第98條第1項第1款、第2款及第2項之規定，而不符新型專利要件？

㈠原告主張之理由：

1.按原處分、訴願決定及本院91年訴字第3211號判決可知，若系爭案相對於86年3 月1 日審定公告之第00000000號「超薄短小型散熱風扇馬達之改良構造」新型專利案（下稱引證案），引證案減少2個電晶體實質不構成具進步性之要件時，則原處分、決定及判決欠缺正當性。此外，前案的判決只拘束被告，並沒有拘束原告，本院也可以另為不同的判斷。

2.系爭案相對引證案減少2 個電晶體必然不構成具進步性之要件：

⑴按原告於起訴狀所提附件4 ，被告所編專利審查基準第2-2-19頁，相關新型類型之進步性判斷中，其構成要件變更之新型內容為：「構成要件置換之新型，係指將他新型之構成要件之一部分，以其他已知之構件來置換之新型而言。... 。惟如此之置換如未能產生某一新功效或增進某種功效時，則視為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者。」是以，若系爭案係將引證案構成要件之一部分，以其它已知構件來置換之新型，且未能產生某一新功效或增進某種功效時，系爭案必然視為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者。

⑵按原告於起訴狀所提附件5 ，大行出版社出版最新電子名詞辭典之工具用書之電子名詞：「第185 頁之達靈頓放大器或達靈頓對係一種電晶體電路，其原始形式係由兩電晶體（NPN 型）組成... ；又，第558 頁之NPN 電晶體。」可知，無論達靈頓對之NPN 型複合電晶體或NPN 型電晶體皆屬習用電子元件，其間相互替換（亦即將達靈頓對之NPN 型複合電晶體置換成NPN 型電晶體，或將NPN 型電晶體置換成達靈頓對之NPN 型複合電晶體）並不需要突破任何技術或克服任何技術瓶頸。最重要的是，系爭案原始說明書及原始申請專利範圍從未指明屬於構件置換所增進之某種功效，反觀系爭案原說明書第6 頁第2 至6 行：「本創作之主要目的在於提供一種低壓降單相全波直流風扇電路，主要為將驅動定子單線圈的驅動迴路改變為以兩兩呈PNP 與NPN 對之電晶體構成，而藉由迴路的變化，得以大幅降低電晶體的壓降」可知，系爭案原始主張改善電晶體配置迴路，藉此達成降低電晶體之壓降功效，此一事實絕對明確，惟參加人卻在異議程序上又改口謊稱系爭案係主張減少電晶體總數量，其對系爭案的主張態度反覆。又由本院91年訴字第3211號判決可知，被告針對系爭案相對引證案減少2 個電晶體之事實，採不爭執態度係屬積極配合前開判決原告（即本件參加人）不當主張，是被告明顯刻意引導本院誤認系爭案相對引證案減少2 個電晶體構成具進步性之要件，構成本院當時判決理由違誤之全部原因。

⑶承上，系爭案原始說明書及原始申請專利範圍絕非主張將引證案之達靈頓對之NPN 型複合電晶體改善置換成NPN 型電晶體之新型，以達成減少電晶體總數目之功效。在技術實施上，倘若將引證案達靈頓對之NPN 型複合電晶體（兩個電晶體對）簡單選擇置換成NPN 型電晶體（單一電晶體），卻被誇大為具有減少1 個電晶體；二組達靈頓對之NPN 型複合電晶體簡單選擇置換成2 個NPN 型電晶體，卻再被誇大為具有減少2 個電晶體，令人不解。惟被告及原決定卻採信系爭案之5 個電晶體比引證案之7 個電晶體明顯少2 個電晶體（約占全部電晶體總數之三分之一），據此認定具有進步性。退萬步言，按專利審查基準第2-2-19頁，相關新型類型之進步性判斷，其中構成要件變更之新型內容可知，縱使系爭案將引證案之達靈頓對之NPN 型複合電晶體置換成NPN 型電晶體，由於系爭案不能因此產生某一新功效，故必然視為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者。惟被告及原決定皆不採系爭案係屬不具進步性的構成要件變更之新型事實，反而改採系爭案係屬構成要件省略之新型，其審查有違常理。

⑷此外，系爭案原始說明書及原始申請專利範圍絕非主張所謂「直接」輸出訊號的技術，且完全未記載於原始說明書及原始申請專利範圍。再者，系爭案創作之兩兩呈PNP與NPN對之電晶體（降低電晶體之壓降）與「直接」或「間接」輸出訊號完全無涉，此為明顯瑕疵。其次，按原告於起訴狀所提附件6 ，系爭案第1 圖與引證案第6 圖比對圖可知，引證案之霍爾元件3 必須將訊號輸出至達靈頓對之NPN 型複合電晶體（兩個電晶體對21、22）時，必然選擇其一電晶體輸入，即兩個電晶體對21、22屬於半橋式驅動電晶體之元件，惟訴願決定卻將電晶體21曲解為另一電晶體，意指該電晶體21為不屬於半橋式驅動電晶體之元件，顯屬有誤。

3.系爭案相對其先前技術增加電晶體可認定具進步性之要件係前後矛盾：

⑴按系爭案第3圖所示，被告審定系爭案時已確認系爭案之先前技術具有4 個電晶體，且系爭案之創作卻具有5 個電晶體，是系爭案相對其先前技術明顯多了1 個電晶體（約占全部電晶體總數之四分之一），故相對其先前技術不具進步性。在此審查標準下，被告卻不採系爭案相對其先前技術明顯多了1 個電晶體之事實，以及專利審查基準第2-2-20頁構成要件省略之新型的進步性判斷，反而改認定系爭案相對其先前技術具有進步性，實前後矛盾。又如果以電晶體比較的話，系爭案還多1 個，可見並非以電晶體的數目為判斷是否具有功效的增進。電晶體的數目並非系爭案技術特徵所在。此外，於參加人專利說明書中沒有提到電晶體少2 個，於沒有提及的情況下，被告不應以此理由認定系爭案具有進步性。

⑵被告反覆遊走在專利審查基準第2-2-20頁構成要件置換之新型與構成要件省略之新型的進步性判斷，導致我國專利審查基準淪為玩法弄權之工具。

4.究竟系爭案申請專利範圍是否等同於引證案？

⑴按原告所提附件7，美國Practising Law Institute出版之「專利範圍撰寫技巧」工具書第11頁，其註釋The word"comprises" has been construed to mean, in patentlaw, "including the following elements but notexcluding others."亦即「包括」一詞之解讀在專利法上係表示包含下述元件但不得排除另包含其他元件。簡言之，其包含下述元件外，允許加入其他元件。

⑵系爭案申請專利範圍第1項之轉折語（transition）採用「包括（comprising）」，此一事實被告不爭執。在專利實務上，系爭案申請專利範圍第1項之界定元件必然不只5 個電晶體而已，即前述5 個電晶體外，允許增加其他電晶體。況且，被告及訴願決定俱認系爭案與引證案之功能相同，此有本院91年度訴字第3211號判決書理由第二點可稽，不能否認系爭案申請專利範圍第1 項不包含引證案之技術內容。

⑶綜上所述，系爭案申請專利範圍第1 項必然等同於引證案之技術內容。

5.系爭案之申請專利範圍各項皆可由引證案及系爭案先前技術輕易完成，系爭案至少不具進步性，此有原告於行政訴訟辯論狀所提附件1及2之比對圖進行比對可稽：

⑴關於系爭案與引證案之比對：

①系爭案與系爭案先前技術比對：A.按系爭案第1 圖，系爭案申請專利範圍第1 項揭示下列特徵：（A）一霍爾感應器10，接收風扇轉子轉動狀態，送出呈高低電位之振盪性訊號；（B）一電晶體反相器11（即NPN型電晶體），接收霍爾感應器10之輸出訊號，送出相反於霍爾感應器10之訊號輸出；（C）二組半橋式驅動電晶體21、22及23、24，各組之二電晶體21、22及23、24為PNP及NPN 型式，其一組直接受霍爾感應器10驅動，及另一組受控於電晶體反相器的輸出訊號，使二組半橋式驅動電晶體21、22及23、24呈交替式導通；及（D）一定子單線圈60，其二端與該二組半橋式驅動電晶體21、22及23、24的輸出端連接。系爭案係利用電晶體反相器11使二組半橋式驅動電晶體21、22及23、24交互導通，以控制單一線圈60，使單一線圈1 具有正反交互導通之電流，以驅動轉子轉動，因此系爭案之散熱風扇馬達具有壓低電壓損失、提升電源利用率及風扇效能之功效，此有系爭案說明書第8頁可稽。再者，系爭案原說明書完全未揭示其具有「減少電晶體數量」之功效，故該「減少電晶體數量」之功效核屬系爭案異議答辯時始提出之新主張，不應採納。B.反觀系爭案第3 圖，系爭案先前技術揭示下列特徵：（A）二組半橋式驅動電晶體51、52、53、54，各組分別包含二NPN型電晶體；（B）一定子單線圈60，其二端與該二組半橋式驅動電晶體51、52 、53、54的輸出端連接。系爭案說明書第4頁之先前技術揭示：「…如第3圖所示，於直流無刷風扇內部之用以驅動風扇定子單線圈60即以一控制電路50 及4個驅動電晶體51至54所組成，該4個驅動電晶體51 至54係以互為交錯之二電晶體為一組，透過控制電路50的控制，使該二組驅動電晶體呈交替式導通」。C.比對結果如下：系爭案申請專利範圍第1 項之「二組驅動電晶體各包含2 個電晶體」可由系爭案先前技術輕易完成。系爭案先前技術與系爭案申請專利範圍第1 項創作特徵的差異僅在於：系爭案申請專利範圍第1 項利用電晶體反相器11取代第3 圖之控制電路50，及各組電晶體同時包含PNP及NPN 型電晶體而已。惟上述差異可由下列引證案輕易完成。再者，雖然系爭案在各組電晶體中包含2 個電晶體的特徵，但系爭案先前技術第3 圖揭示之二組電晶體亦各僅包含2 個電晶體。

②系爭案與引證案之比對：A.按引證第6 圖可知，引證案揭示下列特徵：（A）一霍爾感應器3，接收風扇轉子轉動狀態，送出呈高低電位之振盪性訊號；（B）一NPN 型電晶體24（即電晶體反相器），接收霍爾感應器3 之輸出訊號，送出相反於霍爾感應器3 之訊號輸出，此有引證案說明書第4 頁第2 段所載可稽；（C）二電晶體組群（21、22、23）及（25、26、27），各組群包含1 個PNP 型電晶體23（27）及2個NPN 型電晶體21、22（25、26），其一組直接受霍爾感應器3 驅動，及另一組受控於NPN 型電晶體24（即電晶體反相器）的輸出訊號，使二電晶體組群（21、22、23）及（5 、26、27）呈交替式導通；及（D）一定子單線圈1 ，其二端與該二電晶體組群（21、22、23）及（25、26、27）的輸出端連接。引證案揭示在二電晶體組群（21、22、23）及（25、26、27）之間設置一NPN型電晶體24，且各電晶體組群皆分別同時包含PNP及NPN型電晶體，使單一線圈3具有正反交互導通之電流，以驅動轉子轉動，其同樣可達到壓低電壓損失、提升電源利用率及風扇效能等功效。B.比對結果：由引證案之「在二電晶體組群（21、22、23）及（25、26、27）之間設置一NPN型電晶體24，且各電晶體組群皆分別同時包含PNP及NPN型電晶體」組合系爭案先前技術第3 圖之「二組驅動電晶體各包含2 個電晶體」特徵，即可輕易完成系爭案「在二組驅動電晶體21、22及23、24之間設置一NPN 型電晶體反相器11，且各組驅動電晶體各包含2 個電晶體（同時具有PNP 型及NPN 型電晶體）」之所有技術概念及其壓低電壓損失、提升電源利用率及風扇效能之功效。因此，系爭案申請專利範圍第1 項相對引證案及系爭案先前技術至少不具進步性。

⑵引證案第6圖揭示：「各電晶體組群之PNP電晶體3、27與正電源V+連接，NPN電晶體22、26與負電源連接」與系爭案申請專利範圍第2項相較，引證案仍可輕易完成系爭案申請專利範圍第2 項之技術概念，且系爭案申請專利範圍第2 項相對第1 項並未進一步增進功效，故系爭案申請專利範圍第2 項相對引證案及系爭案先前技術亦至少不具進步性。

6.此外，系爭案及引證案在各組電晶體中包含2個或3個電晶體的些微差異，其顯然可由系爭案先前技術第3圖輕易克服，系爭案先前技術第3 圖之二組電晶體確實各僅包含2 個電晶體，因此系爭案主張其第1 項相對引證案具有增進「減少電晶體數量」之功效並非事實，該「二組電晶體各含2個電晶體」之架構早已為習知技術，且顯然可由系爭案先前技術第3 圖輕易完成。又參加人於系爭案異議答辯時主張藉由「各組減少1 個電晶體」的手段達到「減少電晶體數量」的功效，是熟悉該項技術者可輕易理解及輕易達成之手段，該功效亦為減少數量所必然會產生之簡單功效而已，因此相對於引證案及系爭案先前技術，系爭案實際上並未產生任何不可預期之新功效，絕非屬無法輕易完成之新型。簡言之，系爭案第1 項之「交互導通二組電晶體，且各組皆含PNP 及NPN 型電晶體」之技術概念及功效，其相對於引證案及系爭案先前技術第3 圖確實不具進步性。另一方面，被告在先前二次異議審查時，分別審定系爭案不具新穎性及進步性。然而本院後來卻因原告未於行政訴訟出庭，而受參加人出庭片面詞的刻意誤導，進而撤銷原異議成立之處分。被告審定立場前後不一致，顯然係受系爭案申請人誤導而忽視先前技術比對事實，被告述審查實屬缺失。

7.原告於行政訴訟辯論狀所提附件1 及附件2 之比對圖所示的作動狀態如下：

⑴附件1之第一種作動狀態：

①當系爭案之電晶體反相器11（NPN型電晶體）導通時，僅第一組之PNP驅動電晶體21及NPN驅動電晶體22呈導通狀態而作動，但第二組之PNP驅動電晶體23及NPN驅動電晶體24呈截止狀態而不作動。此時，Vcc輸入之電流依序經由PNP電晶體21、單一線圈60及NPN電晶體22，以驅動該單一線圈60。

②當引證案之NPN型電晶體24（電晶體反相器）導通時，僅第一組群之PNP型電晶體23及NPN型電晶體21、22呈導通狀態而作動，但第二組群之PNP型電晶體27及NPN型電晶體25、26呈截止狀態而不作動。此時，V+輸入之電流依序經由PNP電晶體23、單一線圈1及NPN電晶體22，以驅動該單一線圈1。

⑵附件2之第二種作動狀態：

①當系爭案之電晶體反相器11（NPN型電晶體）截止時，僅第二組之PNP驅動電晶體23及NPN驅動電晶體24呈導通狀態而作動，但第一組之PNP驅動電晶體21及NPN驅動電晶體22呈截止狀態而不作動。此時，Vcc輸入之電流依序經由PNP電晶體23、單一線圈60及NPN電晶體24，以驅動該單一線圈60。

②當引證案之NPN型電晶體24（電晶體反相器）截止時，僅第二組群之PNP型電晶體27及NPN型電晶體25、26呈導通狀態而作動，但第一組群之PNP型電晶體23及NPN型電晶體21、22呈截止狀態而不作動。此時，V+輸入之電流依序經由PNP電晶體27、單一線圈1及NPN電晶體26，以驅動該單一線圈1。

⑶綜上，系爭案與引證案之二組電晶體及電晶體反相器的架構及作用完全相同，系爭案除了各組減少1 個電晶體而產生可預期之減少構件簡單功效外，並未進一步產生其他不可預期之特殊新功效，且各組包含2 個電晶體亦為系爭案先前技術第3 圖早已揭示之習知手段。

8.綜上所述，系爭案確不具進步性，違反前揭專利法第98條第1項第1款、第2款及第2項規定。

㈡被告主張之理由：本件係依本院91年度訴字第3211號判決意旨重為審查。又系爭案申請專利範圍之獨立項界定了電路中包括5 個電晶體，其中4 個電晶體組成二組驅動電路，另一電晶體係作反相器使用。再參照系爭案第1 圖，更明確知道系爭案之電路只有5 個電晶體，與引證案第6 圖比較，引證案之電路有7 個電晶體，明顯少了2 個電晶體（約占全部電晶體總數之三分之一），足見系爭案較引證案少了2 個電晶體卻仍保有引證案原有之功能，屬非能輕易完成者，本院91年度訴字第3211號判決書論述甚明，系爭案自具進步性。

㈢參加人主張之理由：

1.系爭案的先前技術沒有反向器，而系爭案加了一個標號11的反向器，所以為5 個電晶體。引證案第6 圖標號21、24、25都是反向器，引證案須3 個反向器而系爭案只需1個反向器就可以達到相同的功效，系爭案有功效的增進。又系爭案除了電晶體的數量較少外，其重點在於整個線路結構不僅與習知技術不同，也與引證案不同，具有進步性。

2.按91年度訴字第3211號判決書：「如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示送達前提起上訴者，應於判決送達20日內補提上訴理由書（按他造人數附繕本）。」可知，若原告對前揭判決不服，自可提起上訴，惟原告並未針對前揭判決提出上訴，該訴訟案件即告確定，故前揭判決具有確定力、對世效力以及行政機關拘束力。今被告既依前揭判決重為審定，原告原不得再針對被告重為之審定提起訴願及行政訴訟，故原告之訴自應駁回。

3.原告係91年度訴字第3211號訴訟事件之參加人，其於訴訟階段已盡所能提出有利事證及主張，法院作出對其不利之判決後，原告就當時之參加人身分若有不服，自得上訴至最高行政法院，惟原告於當時既未上訴，基於判決之既判力及一事不再理，所訴之爭點自可視為判決確定，對原告有拘束力，不得再有爭執。若許其提起行政救濟，訴願決定機關亦不能做出有違原判決之訴願決定，則原爭點重行審理，即有違行政訴訟法第216 條（參加人誤植為第206條）之規定。

4.又本院91年度訴字第3211號判決主文除撤銷訴願決定及原處分外，係令「被告應就第00000000號新型專利異議案為『異議不成立』之處分」，對被告有拘束力，故被告針對本件異議事件重為之審定係依據行政訴訟判決所為，被告行政裁量權已縮減至零，非基於被告本身之行政裁量所為之行政處分，應屬觀念通知，非屬行政處分，原告原不得提起訴願及行政訴訟，且被告之審定書原不需再依行政程序法第96條教示救濟方法。

理由

一、按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」、「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者... 二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」、「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為系爭案核准審定時專利法第97條、第98條第1項第1款、第2款及第2項所明定。又撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力。原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。行政訴訟法第216條定有明文。

二、本件原告於系爭案公告期間，以其不符核准審定時專利法第98 條第1項第1款、第2款及第2項之規定，對之提起異議。經被告審查後為「異議成立，應不予專利」之處分，參加人不服，乃向經濟部提起訴願，經經濟部撤銷原處分，責由被告另為適法之處分。案經被告重為審查後為「異議成立，應不予專利」之處分，參加人不服，乃向經濟部提起訴願，經經濟部決定予以維持，向本院提起行政訴訟。經本院於92年9 月16日以91年度訴字第3211號判決意旨略以：系爭案之獨立項具體界定了電路中包括五個電晶體，其中四個電晶體組成兩組驅動電路，另一電晶體係作反相器使用，再參照其第一圖，更明確知道系爭案之電路只有五個電晶體，核與引證案第六圖比較，引證案之電路有七個電晶體，明顯少了二個電晶體（約占全部電晶體總數之三分之一），此項事實，被告亦不爭執。足見，系爭案與引證案比較，少了二個構件，仍保有引證案原有之全部功能，揆諸上開說明，系爭專利自應視為非能輕易完成，而具進步性。而將訴願決定及原處分均撤銷，並命被告應就第00000000號新型專利異議案為「異議不成立」之處分。

三、經查，被告及參加人就本院91年度訴字第3211號判決並未表示不服上訴，該案業於92年10月22日確定，此有該案卷可憑。依前揭行政訴訟法第216 條之規定，本院上述撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件自有拘束被告之效力。則被告於原處分及決定經本院判決撤銷後，而重為處分時，應依本院上述判決意旨為之。因此，被告於93年3 月24日重為審查時，依本院所記載明之法律見解而為異議不成立之處分，於法即無不合。原告於本件雖再就系爭案及引證案之技術內容進行比對據以主張系爭案與引證案之二組電晶體及電晶體反相器的架構及作用完全相同，系爭案除了各組減少1 個電晶體而產生可預期之減少構件簡單功效外，並未進一步產生其他不可預期之特殊新功效，且各組包含2 個電晶體亦為系爭案先前技術第3 圖早已揭示之習知手段，系爭案確不具進步性，違反前揭專利法第98條第1 項第1 款、第2 款及第2項規定等等。

四、惟查，系爭案與引證案比較，少了二個構件，仍保有引證案原有之全部功能，因此，系爭專利自應視為非能輕易完成，而具進步性，業經本院91年度訴字第3211號判決意旨揭明。且被告及原告就該案並未表示不服上訴，該案業於92年10月22日確定，已如前述。被告依行政訴訟法第216 條之規定，既受本院上述判決效力之拘束，且已依本院所記載明之法律見解而重為異議不成立之處分，於法即無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。就系爭案與引證案之技術內容之見解，應受本院91年度訴字第3211號判決之拘束，本院於本件已無再次比對說明之必要。原告仍執前詞，就系爭案與引證案技術內容加以比較，主張系爭案不符專利要件，非屬可採，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法　官 姜素娥