臺北高等行政法院判決

原告

臺灣固網股份有限公司

代表人

甲○○（董事長）

訴訟代理人

戊○○

訴訟代理人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

訴訟代理人

己○○

參加人

臺發奈米科技股份有限公司

代表人

丁○○（董事長）

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國94年10月12日經訴字第09406137380 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：參加人於民國（以下同）92年08月07日以「TFN及圖」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第40類之「奈米光觸媒水溶液表面塗裝處理」服務，向被告申請註冊。嗣現行商標法於92年11月28日修正施行，依據該法第85條第2項規定，系爭服務標章申請案，視為商標註冊申請案，經被告審查，核准列為註冊第0000000號商標。原告於93年05月14日以該商標之註冊違反商標法第23條第1項第12款之規定，對之提起異議。案經被告審查，以94年05月05日中臺異字第930540號商標異議審定書為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷，並判命被告就註冊第0000000號「TFN及圖」商標評定案作成評定註冊為無效之處分。

2.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

甲、原告主張：

㈠「TFN」商標確屬原告專用之著名商標，依據商標法第23條第1項第12款之規定，系爭商標應不得註冊:

1.商標圖樣「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者」，為系爭商標異議審定時商標法第23條第1項第12款所明定。所稱著名之商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為同法施行細則第16條所明定，合先敘明。

2.原告於88年至92年間陸績取得「TFN設計圖」、「TFN」、「TFNet」及「TFNet台灣寬頻網」等原告已註冊公告商標之商標專用權。查參加人申請註冊之系爭第0000000號「TFN及圖」商標圖樣，與原告據以異議之「TFN設計圖」、「TFN」、「TFNET」及「台灣寬頻網TFNET」等商標相較，被告及訴願決定機關既均肯認兩造商標屬於相同或近似之商標，則據以異議商標除較早完成商標註冊外，於系爭商標申請註冊（即92年08月07日）前即經原告持續公開使用而斟著名。

3.茲將據以異議諸商標之相關使用情形說明如下，可證依「著名商標或標章認定要點」第6條之規定，「TFN」確係原告專有之著名商標:

⑴原告開台營運後為提供廣大投資人、相關事業與消費者公開閱覽，所印製之90年年報（91年04月20日印製發行）、91年年報（92年03月13日印製發行）及93年度年報（94年05月11日公開發行），於封面公開正式使用「TFN」商標，可見於系爭商標申請日（即92年08月07日）前，原告已持續多年公開且正式使用專有之「TFN」商標。一般消費者均已普遍認知「TFN」商標係為原告持續使用，依前揭認定要點第6條第5項之規定，「TFN」自屬原告專有之著名商標。

⑵原告於91年提供電信消費者及相關國際電信同業瀏覽之國際公開英文網站頁面中，亦公開使用「TFN」商標，依前揭認定要點第6條第2項之規定，於系爭商標申請日前，「TFN」商標早已是代表原告之國際著名商標。

⑶由國際電信同業帳單內容，可見國際電信同業對原告均直以「TFN」相稱，可見原告專有之「TFN」商標已廣為國際相關事業普遍認知接受，依前揭認定要點第5條第1項之規定，係屬相關事業普遍知悉之原告專有著名商標。

⑷原告於91年02月12日世貿聯誼社聯誼廳，舉辦「2003新春記者聯誼會」所贈送之手提袋，印有原告專有之「TFN」商標，依前揭認定要點第6條第5項之規定，係原告持績使用「TFN」商標之證明。

⑸原告於91年11月30日委請「範亞公關行銷集團」於京華城地下3樓舉辦「講一分鐘抓千金」活動，廣邀電信、百貨消費、影劇線媒體參加，此次活動5千份玩具熊贈品公開使用原告專有之「TFN」商標，係符合前揭認定要點第6條第2、5項著名商標規定之證明。

⑹原告於89年公司籌備階段，原告公司員工名片均印有「TFN」商標，以至其後原告員工名片申請表及印製之名片樣式，可知原告一直以原告專有之「TFN」商標持續作為原告對外正式使用之服務標章，凡此均係符合前揭認定要點第6條第5項著名商標規定之證明。

⑺原告於89年08月31日至89年09月03日世貿中心舉行之「台北國際電信展」活動中，約有二萬餘人至原告攤位參觀，原告於活動中出具「經銷商基本資料表」1,3500份之公司簡介與DM、現場活動照片、現場贈送之3千份手提袋樣式，均係原告依前揭認定要點第6條第5項持續公開使用「TFN」商標之證明。

⑻電信總局於89年12月01日至89年12月10日邀集中華電信、新世紀資通、東森寬頻電信等相關同業，於世貿中心舉辦「2000年資訊展覽」，活動中原告出具之「經銷商基本資料表」、發給各媒體之新聞稿格式、現場活動照片、現場發給消費者之贈品兌換券、1萬份公司簡介、現場活動8,500份贈品滑鼠墊等，亦係原告依前揭認定要點第6條第5項持續公開使用「TFN」商標之證明。

⑼原告於90年02月22日臺北敦南富邦大樓B2國際會議中心A廳，舉辦「台灣固網全新服務優惠活動記者會」，會中共126位媒體記者出席、會後共有71則報導、相關現場活動照片、經濟日報報導、Money雜誌報導等內容，係依前揭認定要點第6條第2、5項持續公開使用「TFN」商標於原告廣告資料之證明。

4.據上事證，可知原告自開台迄今即一直大量公開使用「TFN」商標，「TFN」商標已成為依商標法施行細則第16條之廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，系爭商標蓄意抄襲原告之據以異議商標，自有令一般消費者產生混淆誤認之虞，則訴願決定所稱「...原告於訴願階段所檢送之證據資料，尚無法證明據以異議諸商標於系爭商標申請註冊時已廣為相關事業或消費者所普遍認知」，顯與事實不符，被告與訴願決定機關未詳加探究，即以證物無日期標示或標示日期於92年08月07日之後即遽予核駁，殊屬可議。

㈡依據商標法第23條第1項第13款規定，系爭商標亦不得申請註冊，且被告對於原告此部份訴願請求漏未審酌而未作全面重新審查，其適用法規顯有違誤:

1.訴願決定機關適用法規顯有違誤:查「受理訴願官署，應就訴願人聲明不服之範圍而為審查決定」為最高行政法院57年判字第304號判例著有明文，因此由訴願決定所指「訴願人於訴願理由中所主張系爭商標亦有違同條項第13款規定，係屬訴願階段之新主張，既未經原處分機關審酌並作成處分，自非本件訴願審議範圍」，可知訴願決定機關適用法規顯有違誤。

2.被告適用法規顯有違誤:

⑴按「利害參加人提出異議，只須將其據以異議之基礎事實提出即為合法，並不以將其所違反之法條一併列出為必要。...被告對於商標異議案件，關於原審定有無違法情事，以及法條之適用，自應以利害參加人所提出據以異議之基礎事實同一之範圍內依職權予以適用，以為審定，並不受利害參加人所引法條之拘束。」為最高行政法院77年度判字第851號判決所載。原告前於異議程序中雖未主張系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第13款之規定而係於訴願程序提出，惟基於異議基礎事實同一之範圍內，皆為主管機關本於職權所應調查者。被告及訴願決定機關雖未就該等條款予以論究，然鈞院依職權就同一事實範圍內全面審核後，如認系爭商標有違該等條款之違法情事，得不受所引法條拘束，變更引用法條予以判決。

⑵按「提出異議者，應以異議書載明事實及理由，並附副本。...。」為商標法第41條第1項之規定，則提出異議並不須載明法條，只須載明事實及理由即可，故被告當依職權全面審查審定商標有無違反商標法之規定，而不以異議人所舉法條或事實理由為限；再依同法第42條之規定「異議應指定未曾審查原案之審查人員審查之」，既為重新審查，則該未曾審查原案之審查人員，即應對系爭商標作全面審查，而非拘泥於原告於異議程序所引之法條或事實理由。由此可見，被告適用法規顯有違誤。

3.系爭商標依商標法第23條第1項第13款規定應不得申請商標註冊:

⑴參加人於據以異議商標著名後，始以相同或類似之商標圖樣設計系爭商標而申請商標註冊，顯係抄襲使用在先之據以異議商標，以違令消費者誤認誤購之搭便車不法目的，不論其是否與原告使用於同一或類似之商品或服務，均有違商標法第23條第1項第13款而不得准其註冊。

⑵被告及訴願決定機關未查及此，亦未就原告提出之證據何以不足以證明系爭商標異時異地觀察，可能使相關大眾或消費者誤認系爭商標商品為原告或與原告有關連公司所生產製造之系列產品，或參加人與原告間有代理或授權關係之虞為論斷，而遽為不利於原告之處分，自難謂無悖於依法行政原則之違法。

㈢被告基於就兩造商標指定使用之服務與商品之錯誤認知而為論斷，已非適法，系爭商標有違商標法第23條第1項第12款、第13款之規定:

1.被告係認:「兩造商標所指定使用之服務與商品，分別為『奈米光觸媒水溶液表面塗裝處理』服務及『絨布套、電話卡、玩具』等商品，二者客觀上並不存在可替代競爭關係、功用依存特性、或其他重要交易因素，是兩造商標縱使相同或近似，應不致使一般相關消費者對商品或服務之來源產生混淆誤認之虞。」

2.被告基於就兩造商標指定使用之服務與商品之錯誤認知而為論斷，已非適法:查系爭商標指定使用之服務與商品應係「材料處理」，而據以異議商標指定使用之服務與商品則涵蓋多種類別，被告基於就兩造商標指定使用之服務與商品之錯誤認知而為論斷，已非適法。況商品或服務分類係行政機關為便於行政管理及檢索之用，服務與商品類似與否之認定尚非絕對受該分類之限制，此即何以商標法第17條第6項亦明確規定「類似商品或服務之認定，不受商品或服務分類之限制」；況依商標法第23條第12款之規定，旨在加強對著名商標或標章之保護，與「兩造商標指定使用之服務與商品」無關，而且依商標法第23條第13款規定之構成要件觀之，系爭商標如「相同或近似於他人申請在先之商標，有致消費者混淆誤認之虞者」，即不得申請註冊，至於兩造商標指定使用之服務與商品是否存在不可替代競爭關係根本無庸論斷。

3.按「商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。...。」「先權利人如有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品/服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品/服務分別比對，而應將該多角化經營情形總括的納入考量。尤其如有事證顯示可能跨入同一商品/服務市埸經營者，更應予以考量。...。」「相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。」分別為被告頒布之「混淆誤認之虞審查基準」第5.3.1、5.4、5.6.2所載。為先權利人之原告之營業項目既本即有多種材料之批發及零售，則系爭商標指定使用之服務與商品類別「材料處理」，是否與原告之營業項目不具關聯性已有疑問；且據以異議商標相較於系爭商標為被熟悉之商標，由據以異議商標較早註冊並自89年起經原告持績使用於廣宣文件資料及各種促銷活動時提供予消費者之贈品，並不斷持續進行廣告促銷廣泛宣傳等情應屬無疑，則系爭商標蓄意抄襲原告之據以異議商標，客觀而言，自有令一般消費者產生混淆誤認之虞，進而違反商標法第23條第1項第12款、第13款而不得准其註冊。被告及訴願決定機關未查及此，而遽為不利於原告之處分，自難謂無適用法規顯有不當之違法。

㈣據上所陳，被告諸多認事用法均有違誤，懇請鈞院詳加審酌，並賜予如訴之聲明之決定，以維原告合法權益，實感法便。

乙、被告主張：

㈠按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第12款規定。本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為商標法施行細則第16條所明定；所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言；判斷是否有混淆誤認之虞，被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準，列有各項相關參考因素。又商標近似及據爭商標是否著名二項要素，依前揭法條規定為必須具備之要件，其他參酌要素則視個案中是否存在而為斟酌。

㈡參加人以系爭「TFN及圖」商標申請註冊，應無商標法第23條第1項第12款規定之適用:

1.查系爭註冊第0000000號「TFN及圖」商標圖樣，與原告據以異議之註冊第862050號「TFN設計圖」、第930881號「TFN」、第993251號「TFNET」及第993252號「臺灣寬頻網TFNET」等商標相較，兩造商標之外文全部或大部分相同，異時異地隔離觀察，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

2.原告為知名之電信及通訊業者，具有高知名度，惟依原告所檢附之相關實際使用資料，如90、91年度之年報封面及91年原告於提供電信同業瀏覽之國際公開英文網站上公開使用之商標，除「TFN」外，尚搭配幾何圖形商標聯合使用；而93年度之年報封面甚至晚於系爭商標申請日；另所檢附之廣告單、電信帳單、網站資料、分公司看板相片；「臺北國際電信展」活動所出具之公司簡介、DM、現場活動照片、贈送之手提袋及於敦南富邦大樓B2國際會議中心所舉辦之「臺灣固網全新服務優惠活動記者會」之相關活動照片、報章雜誌報導等證據資料，亦多是聯合使用中文「臺灣固網」、「臺灣固網股份有限公司」、外文「TAIWAN FIXED NETWORK」或紅白相間之幾何圖形商標；至有關單獨使用本案據以異議之「TFN」商標，則僅見於原告之外文網站、公司人員之外文名片及便條紙贈品等，而依國人一般社會交易習慣而言，該等物件日常生活之使用機率較低，足證原告於實際使用時並未主打「TFN」商標，是「TFN」商標所予人之印象尚不如「臺灣固網」、「TAIWAN FIXED NETWORK」等商標深刻，故原告所著名者應僅係「臺灣固網」、「TAIWAN FIXED NETWORK」商標等部分，而非知名度較低之據以異議「TFN」等系列商標。

3.復考量兩造商標所指定使用之服務與商品，分別為「奈米光觸媒水溶液表面塗裝處理」服務及「絨布套、電話卡、玩具」等商品，二者客觀上並不存在可替代競爭關係、功用依存特性、或其他重要交易因素，是兩造商標縱使相同或近似，應不致使一般相關消費者對商品或服務之來源產生混淆誤認之虞。

4.衡酌上述各項客觀因素，兩造商標雖屬近似，然審酌據爭商標之知名度及兩造商標所指定使用商品或服務之性質，應無使人產生混淆誤認之虞，亦無減損著名商標之識別性或信譽之虞，是參加人以系爭「TFN及圖」商標申請註冊，自無前揭規定之適用。

㈢至有關原告於訴願階段所主張系爭商標亦違反同條項13款規定一節，經查原告於訴願階段始提出之違法條款，早逾異議之03個月法定期間，自不在被告審究範疇，併予陳明。

㈣綜上所述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

丙、參加人未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為主張。

理由

一、按商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，為商標法第23條第1 項第12款所明定。

二、本件係參加人前於92年08月07日以「TFN 及圖」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第40類之「奈米光觸媒水溶液表面塗裝處理」服務，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第0000000 號商標。嗣原告於93年05月14日以該商標之註冊違反商標法第23條第1 項第12 款 之規定，對之提起異議。案經被告審查，以94年05月05日中臺異字第930540號商標異議審定書為異議不成立之處分。原告則不服，為如事實欄所載之主張。是本件於判斷系爭商標有無違反商標法第23條第1 項第12款之規定，首應審究據以異議商標是否屬著名商標。

三、本院判斷如下：

㈠按商標法施行細則第16條規定：「本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定為相關事業或消費者所普遍認知者。」，其認定標準雖不以在我國註冊、申請註冊或已使用為前提要件，但仍需為國內相關事業或消費者所知悉為要件，且不以使用於相同或類似商品為限。

㈡就原告於異議階段所檢送之證據資料觀之，其中有據以異議諸商標標示者，附件九係原告公司網站英文版首頁、附件十為原告職員名片乙份、附件十一為贈送客戶之便條紙乙份、附件十二為原告公司91年度年報乙份、附件十三為股東會股東贈品乙份、附件十四係企業簡介光碟乙份；其中異議附件

九、十同附件三、六；查揆諸原告上開實際使用資料，如上開原告公司網站英文版首頁、原告職員名片、便條紙、原告公司91年度年報及企業簡介光碟等資料，除「TFN 」外，尚搭配幾何圖形商標聯合使用；且附件十一、十四無日期之標示；附件十二、十三無發行日期、數量及期間、範圍及地域等資料。另原告所檢附之廣告單、電信帳單、網站資料、分公司看板相片；「臺北國際電信展」活動所出具之公司簡介、DM、現場活動照片、贈送之手提袋及於敦南富邦大樓B2國際會議中心所舉辦之「臺灣固網全新服務優惠活動記者會」之相關活動照片、報章雜誌報導等證據資料，亦多是聯合使用中文「臺灣固網」、「臺灣固網股份有限公司」、外文「TAIWAN FIXED NETWO RK 」或紅白相間之幾何圖形商標。；至有關單獨使用本案據以異議之「TFN 」商標，則見於原告之外文網站、公司人員之外文名片及便條紙贈品等，已如上述；然「TFN 」外文，係原告外文名稱「TAIWAN FIXED NETWORK」之縮寫，尚難認原告以商標來使用；是原告於異議階段所提資料，尚無法證明據以異議諸商標於系爭商標申請註冊時已廣為相關事業或消費者所普遍認知。是原告主張「TFN 」商標屬原告專用之著名商標乙節，自不足採。

㈢另商標法第23條第1 項第12款所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品/ 服務為同一來源之系列商品/ 服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/ 服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。查系爭商標係指定使用於「奈米光觸媒水溶液表面塗裝處理」服務，而據以異議商標乃指定使用於「絨布套、電話卡、玩具」等商品，比較二者商品，在客觀上並不存在可替代競爭關係、功用依存特性、或其他重要交易因素，應不致使一般相關消費者對商品或服務之來源產生混淆誤認之虞。

㈣綜上所述，依原告所檢附證據資料尚無法證明據以異議諸商標於系爭商標申請註冊時已為著名之商標，且兩造商標所指定使用商品或服務之性質，應無使人產生混淆誤認之虞等情；被告為異議不成立之處分，依法並無不合。至二者商標是否近似，已不影響被告之審定，是本院毋庸予以審究。

四、另原告主張系爭商標亦有違商標法第23條第1 項第13款規定乙節。查本件原告原係以系爭商標違反商標法第23條第1項第12款規定向被告提出異議，此有附卷原告異議申請書可稽；是原告於本件行政訴訟中所主張系爭商標亦有違同條項第13款規定，係屬新主張，既未經被告審酌並作成處分，本院自亦毋庸予以審究，併予指明。

五、綜上所述，原處分以系爭商標無違商標法第23條第1 項第12款之規定，而為異議不成立之處分，依法自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，及命被告為撤銷系爭商標註冊之處分，均為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第七庭審判長法 官　李　得　灶