臺北高等行政法院判決

原告

日商‧吉田股份有限公司

代表人

甲○○○

訴訟代理人

乙○○ 律師

訴訟代理人

楊憲祖 律師

訴訟代理人

黃闡億 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

丁○○

參加人

尚立國際股份有限公司

代表人

丙○○

訴訟代理人

崔君瑋 律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年1月24日經訴字第09506161150 號願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：參加人尚立國際股份有限公司（下稱參加人）之前手祥記實業股份有限公司（下祥記公司）於民國（下同）83年7 月1日以「PORTER DASH ！及圖」商標作為註冊第674336號「PORTER及圖」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第41類之「靴鞋、膠鞋、皮鞋、運動鞋、馬靴、海灘鞋、休閒鞋、涼鞋、拖鞋」商品，向前中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局准列為註冊第674407號聯合商標（下稱系爭商標，如圖所示），嗣於91年間申准移轉登記予參加人。而後原告以該系爭商標有違註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定，對之申請評定。案經原處分機關審查，核認系爭商標並未違反註冊時商標法第37條第1 項第7 款之規定，乃以94年10月11日中台評字第920558號商標評定書（系爭評定書）為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，惟遭訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈原處分及訴願決定均撤銷。

⒉被告應做成「註冊第674407號「PORTER DASH!及圖」商標之註冊應予撤銷」之處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明求為判決：

⒈原告之訴駁回。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭商標有無違反註冊時商標法第37條第1項第7 款之規定？

㈠原告主張之理由：

⒈法規適用：

⑴按現行商標法第91條第1 項規定，本法修正施行前已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。查本案係屬現行商標法施行前已申請評定，尚未評決之評定案件，須系爭商標有同時違反現行商標法修正施行前及修正施行後規定之情形者，始撤銷其註冊。再依本案申請評定時（即92年11月26日）商標法（即91年5 月29日修正公布之商標法）第77之1 條第2 項規定，商標評定案件適用註冊時之規定，而系爭商標係於84年3 月16日獲准註冊，是依現行商標法第91條第1項規定，本案商標評定須同時違反82年12月22日修正公布之商標法（即系爭商標註冊時商標法）及現行商標法之規定，始撤銷其註冊。

⑵原告係以系爭商標違反該商標註冊時商標法（即82年12月22日修正公布之商標法）第37條第1 項第7 款之規定，對之申請評定，而參酌86年5 月7 日修正公布之商標法立法理由中關於第37條第7 款部分記載：「第七款，保護著名商標或標章，為世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之原則且為世界各國趨勢，現行條文未將著名商標或標章明列，易致誤解，爰將其明定於本款中。」（86年5 月7 日修正公布之商標法部分條文修正草案條文對照表），可知86年5 月7 日修正公布之商標法第37條第7 款僅增加著名性要件，又86年5 月7 日修正公布之商標法第37條第7 款即與現行商標法第23條第1 項第12款本文前段之規定相同。因此，系爭商標註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定即相當於現行商標法第23條第1 項第12款之規定，系爭商標須同時違反上開二規定，始撤銷其註冊，合先敘明。

⒉綜觀原處分及訴願決定全文，可知原處分及訴願決定係以：依祥記公司與原告於1988年12月5 日起至2000年5 月所簽訂之協議書內容觀之，原告就其設計之皮包系列商品同意祥記公司於日本、香港以外之地區註冊取得「PORTERDASH! 」等商標之註冊，而本案系爭商標於83年7 月1 日申請註冊，尚在前開協議書有效期間內，合於前開協議書之約定範疇。則系爭商標申請註冊時已獲得原告之允許，主觀上自無基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，則系爭商標之申請註冊，自無系爭商標註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定之適用云云為由，而分別為申請不成立及訴願駁回之決定，惟查：

⑴系爭商標並不在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意註冊之商標範圍內：

①原告與祥記公司曾分別於西元1988年12月、1993年5月、1996年1 月及2000年5 月間簽訂授權契約書，其中第2 份授權契約書（即1993年5 、6 月間所簽訂者）之有效期間為西元1993年1 月1 日起至1995年12月31日止，雖然系爭商標申請註冊日（民國83年7 月1日）在該份授權契約書有效期間內，惟該契約書第2條僅明列「Porter」、「Porter Dash 」、「Luggage Label 」等三件文字商標，並未包含系爭商標圖樣中作奔跑狀之侍者圖形商標，該契約書第4 條雖記載「The above trademarks can be registeredworldwide by Gallant except Japan.」（中譯：上述商標可由祥記公司於日本以外之其他國家註冊），惟其中所謂「The above trademarks」（中譯：上述商標）僅指第2 條中所記載之「Porter」、「PorterDash」、「Luggage Label 」等三件文字商標，並未包含系爭商標圖樣中「作奔跑狀之侍者」圖形商標。

②原告並未將「PORTER DASH!」外文與「作奔跑狀之侍者」圖形相結合作為商標向日本商標專責機關申請註冊，原告僅於日本分別註冊「PORTER DASH!」文字商標（日本註冊第0000000 號）及「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖形商標（日本註冊第0000000 號）。

③是由上開授權契約書中之記載及原告實際於日本註冊商標之情形，可知系爭商標乃祥記公司擅自將「PORTER DASH!」文字商標與「作奔跑狀之待者」圖形商標所組合而成之商標，該商標圖樣並未在原告與祥記公司間上開授權契約中所約定之同意註冊範圍內，原處分及訴願決定認為系爭商標之申請註冊曾經原告同意云云，顯與事實不符，其以系爭商標之申請註冊曾獲得原告之允許為由，認定系爭商標並無該商標註冊時商標法第37 條 第1 項第7 款規定之適用云云，顯有違誤，應予撤銷。

⑵原處分及訴願決定未調查、判斷系爭商標所指定使用之靴鞋、膠鞋、皮鞋、運動鞋等商品是否屬於原告與祥記公司間之授權契約中同意註冊商品範圍，有違行政程序法第43條之規定：對於原告所為「系爭商標所指定使用之靴鞋、膠鞋、皮鞋、運動鞋等商品並未在前揭協議書中同意註冊商品範圍內」之主張，原處分及訴願決定則以「原告是否同意系爭商標註冊使用於靴鞋、膠鞋等商品，因事涉雙方對協議書上關於同意註冊商品範圍之認定，核屬另案私權糾紛，自應循民事訴訟解決，於爭議未釐清前，尚難遽指祥記公司有抄襲據以評定諸商標之意圖」為由，對「系爭商標所指定使用之靴鞋、膠鞋、皮鞋、運動鞋等商品是否在前揭協議書中同意註冊商品範圍內」，未進行調查、判斷，惟查：按行政程序法第43條規定：「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」該條立法理由表示：「考量行政著重專業、機動、效能等特質，賦予行政機關自由心證應較法定證據為優。特明定行政機關經斟酌全般意見陳述內容及調查證據之結果，得依自由心證，判斷事實之真偽。」原處分機關竟以「此同意註冊商品之範圍究係為何，二造各執一詞，應屬另案私權紛爭」為理由，而對原告是否同意祥記公司以系爭商標圖樣指定使用於袋類以外之商品申請註冊乙事，未加以判斷，即遽為申請不成立之處分，顯已違反行政程序法第43條之規定。原告是否同意祥記公司註冊系爭商標，亦屬私權紛爭，亦事涉契約之解釋，惟原處分機關竟一方面依據原告與祥記公司間之授權契約，認定原告曾同意祥記公司註冊系爭商標，一方面卻又怠於解釋契約，怠於判斷系爭商標之申請註冊是否逾越原告原同意註冊之商品範圍，原處分所謂「此同意註冊商品之範圍究係為何，二造各執一詞，應屬另案私權紛爭」之理由，實為一卸責之詞，怠忽行政機關根據行政程序法第43條規定，依據全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實真偽之職責。綜上所述，原處分機關應依法判斷「系爭商標之申請註冊是否逾越原告原同意註冊之商品範圍」，請鈞院逕就此涉及系爭商標之註冊是否合法之重大事項為判斷，或發回原處分機關就此事項詳加調查、判斷。

⑶祥記公司逾越授權註冊商品範圍，襲用據以評定商標：原告與祥記公司間所簽訂的四份授權契約均係針對袋類商品而訂，此由表明四份授權契約主要意旨的第1 條約定即明，該條明定原告授權祥記公司製造、行銷之對象為「BAGS COLLECTIONS」，以西元1988年12月間簽訂的第一份授權契約為例，其第1 條即開宗明義規定：「雙方希望祥記公司有於日本以外地區製造且行銷原告公司所設計之袋類商品之專屬權利」（原文：WHEREAS THEPARTIES DESIRE THAT GALLANT HAVE THE RIGHT OFEXCLUSIVELY TO MANUFACTURE AND MARKET THE BAGSCOLLECTIONS DESIGNED BY YOSHIDA TO ALL OVER THEWORLD EXCEPT JAPAN.），授權契約中同意註冊條款既屬第1條立約意旨下之具體實施方法的約定，則其同意註冊範圍自僅限於袋類商品，而不及於其他類別商品，祥記公司未得原告同意，擅自申請註冊系爭商標於靴鞋、膠鞋、皮鞋、運動鞋等商品，已超出授權契約中同意註冊商品範圍。於祥記公司申請註冊系爭商標當時有效存在的第2份授權契約（即西元1993年5、6月間簽訂之契約）前言部分亦明載其締約目的：「為了使原告公司授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利（原文：for the purpose of havingYoshida grants exclusive right to Gallant tomanufacture and market the Bag collectionsdesigned by Yoshida）」其下各條款則記載實施此項締約目的的各項具體措施，其中包括允許祥記公司在日本以外地區註冊Porter Dash等商標。祥記公司擅自申請註冊系爭商標於靴鞋、膠鞋、皮鞋、運動鞋等商品，已逾越授權契約中同意註冊商品範圍，原處分及訴願決定認定系爭商標之申請註冊事先已得原告同意云云，顯有違誤，應予撤銷。

⑷縱認系爭商標包含在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意註冊之商標及商品範圍內，惟雙方授權契約早已終止，倘使祥記公司之後手尚立公司繼續保有系爭商標專用權，不符商標法立法目的：

①原告與祥記公司間之商標授權契約關係已於西元2001年5 月間中止。

②我國相關消費者所認識之「PORTER」、「PORTERDASH」等系列商標所表彰者為原告公司之信譽：

③尚立公司有攀附原告公司商譽之行為：尚立公司曾於另案審定第00000000號「PORTER DASH!及圖」聯合商標異議案件等提出許多宣傳廣告資料，其廣告以「Porter哈日包燒上身」、「......其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也是可想而知。」、「目前台灣正式代理的Porter包，是所謂的『海外版』」、「Porter於1962年由Kichizo Yoshida 所創立」、「日本超人氣背包～PORTER」「PORTER是一個源自日本的背包品牌，最初由YOSHIDA 吉田背包於1962所推出」、「日本街頭流行的引領品牌」、「世紀之作　一針入魂　吉田包」、「PORTER從日本的原宿地區崛起，瞬間開始流行於整個日本，.... .. 在台灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街頭所無法缺少的流行配件，一般PORTER風早已開始吹襲。」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」、「PORTER受觀迎的程度扶搖直上，在日本的街頭幾乎隨處可見，現在你也可以輕鬆擁有PORTER包包。」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「1962年於東京創立的PORTER，雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代流行文化的重量級代表。」... 等為訴求，促銷「PORTER」相關系列商標商品，其顯然意圖使消費者認為「PORTER」相關系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為原告，其攀附原告商譽之意圖明顯，有使消費者對同樣含有「PORTER」字樣的系爭商標所表彰之商品來源或產銷主體與原告產生混淆誤認之虞。

④保障商標權及消費者利益，維護巿場公平競爭，促進工商企業正常發展，乃商標法第1 條所揭示之立法目的。倘使尚立公司保有系爭商標專用權顯然有使消費者繼續對系爭商標商品之產製來源產生混淆而發生誤購及減損原告公司商譽之虞。退萬步言之，縱認系爭商標應包含在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意註冊之商標及商品範圍內，惟雙方授權契約早已終止，倘使祥記公司之後手尚立公司繼續保有系爭商標專用權，將有礙巿場公平競爭秩序並損害消費者利益。因此，原告雖曾同意祥記公司註冊「PORTER DASH 」文字商標，惟不得以此為由排斥系爭商標該當其註冊時商標法第37條第1 項第7 款不得註冊事由之規定。

⑸系爭商標違反該商標註冊時商標法第37條第1 項第7款及現行商標法第23條第1 項第12款之規定：系爭商標註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定，商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依83年7 月15日修正公布之商標法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。再者，商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，為現行商標法第23條第1 項第12款所明定。商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。又所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。經查，系爭商標即違反前揭系爭商標註冊時商標法第37條第1 項第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款之規定：

①兩造商標構成近似：系爭商標與據以評定之「PORTER」、「PORTER DASH!」及「YOSHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」等商標圖樣相較，均有相同之外文「PORTER」、「PORTER DASH!」或衣著打扮相同之待者圖形，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。

②據以評定商標為著名商標：原告早於西元1962年即首創「PORTER」商標，使用於背包、皮包、手提袋等商品上，並於西元1977年起陸續於日本申請註冊「PORTER」系列商標，為促銷據以評定商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌長期持續廣告外，並有下列客觀證據資料足以證明據以評定商標之著名性：Ａ西元1984年至2003年間據以評定標商品展售會相關資料影本。Ｂ販售據以評定商標商品之賣場照片。Ｃ日本皮包公會及23家販售皮包零售商所出具之證明據以評定商標於西元1980年代中期已為著名商標之文件影本。Ｄ西元1989~1991 年「皮革製品及關連企業業績速報820 社」、1990~1992 年「皮革產業有力企業業績速報920 社」等客觀統計刊物中有關原告公司之介紹。原告並透過代理商銷售據以異議商標商品至香港地區，而台灣與日本間雖隔海相鄰，但以現代交通工具往來，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，兩地的商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛，台灣的金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店，及遍佈於大街小巷的便利超商均有展示與販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌（關於此事實為鈞院90年訴字第3766號判決所肯認），我國相關消費者除經由觀光旅遊或閱讀日本流行雜誌而認識據以評定商標外，自西元1988年12月起至2001年5 月止原告並曾授權祥記公司在台灣行銷標示據以評定商標之背包類商品，台灣消費者所認識之據以評定商標所表彰者乃原告公司之信譽及產品品質，祥記公司於台灣使用據以評定商標之效果，應歸於原告。而且依吾人一般生活經驗，我國銷售背包、皮包、手提袋類相關業者及據以評定商標商品主要訴求對象之年輕消費族群均普遍留意日本流行資訊。因此，綜合上開證據資料，堪認據以評定商標於系爭商標申請註冊前已廣為相關事業或消費者所普遍認知，符合現行商標法第23條第1 項第12 款所謂之著名商標。再者，由尚立公司於另案審定第00000000號「PORTERDASH! 及圖」聯合商標異議案件等提出之雜誌廣告或報導內容，亦得以明瞭據以評定商標商品受歡迎之程度，其廣告內文亦說明PORTER品牌背包類商品受歡迎的情形。

③兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞：兩造商標圖樣高度近似，且如前述，尚立公司於另案審定第00000000號「PORTER DASH!及圖」聯合商標異議案件等提出之許多宣傳廣告資料中均一再記載使相關消費者誤認其產製的商品源自原告公司之文字。兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞，足堪認定。

⒊參加人提出參加人前手祥記實業股份有限公司（英文名：Gallant Industries Co., Ltd.）（以下稱祥記公司）與原告間之往來信函16紙，主張由該等信函得以證明原告曾同意祥記公司申請註冊系爭註冊第674407 號 「PORTERDASH! 及圖」商標（以下稱系爭商標）中之「作奔跑狀之待者」圖形，惟查：

⑴參加人提出之上開往來信函所載日期為西元1988年10月3 日至10月17日間，乃在參加人與祥記公司於西元1988年12月間簽訂第一份授權契約之前，而系爭商標則係在民國83年（西元1994年）7 月1 日申請註冊。由上開信函時間與系爭商標申請註冊時間相隔6 年之久可得推論，系爭商標之註冊應與上開信函內容無關。

⑵參加人提出之上開往來信函中，僅記載祥記公司對原告所有之「PORTER」系列商標圖樣不甚清楚，而請求原告提供圖樣原本予祥記公司，而原告應祥記公司之請求，提供商標圖樣原本予祥記公司。在上開信函中，原告公司並未表示授權祥記公司申請註冊系爭商標圖樣。

⑶由原告與祥記公司以上開信函聯絡後不久，雙方即初次簽署授權契約，約定原告授權祥記公司於日本、香港以外地區製造、行銷原告設計之袋類商品（關於授權契約內容，請見評定申請書附件六及原證七）可知，祥記公司於上開往來信函中請求原告提供商標圖樣原本予祥記公司，係為確認原告所有之商標圖樣，以便製造原告設計之皮包商品。上開信函本身實無從證明原告曾同意祥記公司以系爭商標圖樣申請註冊，；參加人之主張，並不足採。

⒋參加人主張：原告實際使用時，即是結合「PORTER DASH!」之文字與圖形併同使用，故原告同意祥記公司註冊商標之範圍，理當包含「作奔跑狀之待者」圖形，且原告與祥記公司所簽署之協議書，其第2 條約定記載之「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGUGE LABEL 」只是用以統稱原告當時在日本國所發展之三大品牌系統「產品」，且為例示規定，而非列舉規定云云，惟查：參加人上開主張僅為其主觀臆測之詞，關於同意註冊商標範圍本應依據契約之記載，而雙方間授權契約書第2 條僅明列「Porter」、「Porter Dash 」、「Luggage Label 」等三件文字商標，並未包含系爭商標圖樣中作奔跑狀之侍者圖形，而且原告並未將「PORTER DASH!」外文與「作奔跑狀之侍者」圖形相結合作為商標向日本商標專責機關申請註冊。系爭商標乃祥記公司擅自將「PORTER DASH!」文字商標與「作奔跑狀之待者」圖形所組合而成之商標，該商標圖樣整體並未在原告與祥記公司間授權契約中所約定之同意註冊範圍內，足堪認定。

⒌關於「系爭商標所指定使用之靴鞋、膠鞋、皮鞋、運動鞋等商品是否屬於原告與祥記公司間之授權契約中同意註冊商品範圍」之爭點：

⑴參加人援引原告與祥記公司間第一份授權契約（西元1988年12月間所簽訂者）中第1 條及第4 條之約定，主張原告同意祥記公司註冊系爭商標，並未限制註冊之商品類別，祥記公司除了製造銷售袋類商品外，亦得製造銷售其他商品，並主張祥記公司早在其他國家註冊「PORTER」等系列商標於多種商品類別，原告在十餘年的合作期間從未表示過反對的意見，顯見原告對於祥記公司註冊系爭商標之同意，並無任何註冊商品類別之限制，且為達契約目的，避免他人搶註商標，因而在協議書第4 條同意註冊條款中，並未限制祥記公司得註冊之商品類別云云，惟查：一、於祥記公司申請註冊系爭商標當時有效存在的第2 份授權契約（即西元1993年5 、6月間簽訂之契約）緊接在締約當事人雙方公司名稱及地址之記載後，即明載其締約目的：「為了使原告公司授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利（原文：for the purpose of having Yoshidagrants exclusive right to Gallant to manufactureand market the Bag collections designed byYoshida ）」，可見該份授權契約所授權之標的為原告公司所設計之袋類商品，其下各條款則記載實施此項締約目的的各項具體措施，其中包括允許祥記公司在日本以外地區註冊PORTER、PORTER DASH 等商標，則祥記公司所得註冊PORTER、PORTER DASH 等商標之商品範圍自僅限於袋類商品。西元1988年12月間簽訂的第一份授權契約亦有前述相同記載，其下第1 條所謂「PRODUCTSUNDER LIGHT ZONE AND ALL THE OTHER COLLECTIONSUNDER THE BRANDNAME AND TRADEMARKS OF YOSHIDA &CO., LTD. 」（中譯：LIGHT ZONE品牌產品及標示原告公司所有之品牌及商標的其他系列產品）自應限於袋類商品，且事實上原告公司僅生產袋類商品，所謂「ALLTHE OTHER COLLECTIONS UNDER THE BRANDNAME ANDTRADEMARKS OF YOSHIDA & CO., LTD. 」（中譯：標示原告公司所有之品牌及商標的其他系列產品）事實上僅有袋類商品。該款係將「PRODUCTS UNDER LIGHT ZONE」與「ALL THE OTHER COLLECTIONS UNDER THEBRANDNAME AND TRADEMARKS OF YOSHIDA & CO., LTD.」並列，係表明「LIGHT ZONE品牌產品」與「非LIGHTZONE品牌產品」，並非記載「BAG COLLECTIONS （袋類商品）AND ALL THE OTHER COLLECTIONS 」，參加人以該款有「ALL THE OTHER COLLECTIONS 」即主張，祥記公司依該契約除得製造銷售袋類商品外，亦得製造銷售其他類商品云云，顯然誤解該款文義。

⑵ 授權契約第4 條約定：「THE ABOVE TRADEMARKS CANBE REGISTERED ALL OVER THE WORLD BY GALLANTEXCEPT JAPAN, HONG KONG.」（中譯：上述商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊）雖未明載限制註冊於袋類商品，惟該條約定既屬前述締約目的條款下的具體實行措施，自無再贅述該契約授權標的（即原告公司所設計之袋類商品）的必要。總之，雙方締約目的既在授權祥記公司得製造及行銷原告公司所設計之袋類商品，允許祥記公司在日本、香港以外地區註冊PORTER、PORTER DASH 等商標乃實行此項目的之方法之一，則解釋契約、探究當事人真意，祥記公司依約在日本、香港以外地區註冊PORTER、PORTER DASH 等商標時自應限於指定使用在袋類商品。

⑶參加人雖主張原告在十餘年的合作期間對系爭商標之註冊從未表示過反對的意見，顯見原告對於祥記公司註冊系爭商標之同意，並無任何註冊商品類別之限制云云。惟查，關於契約真意為何，首應探究契約文義，而如前述，雙方締約目的乃在授權祥記公司得製造及行銷原告公司所設計之袋類商品，該份授權契約所授權之標的為原告公司所設計之袋類商品，祥記公司依約在日本、香港以外地區註冊PORTER、PORTER DASH 等商標時自應限於指定使用在袋類商品。又，參加人並未舉證證明其曾提交系爭商標註冊資料予原告並經原告同意註冊之證據資料，且如原告當時代表人吉田滋於歐盟異議案所提出之宣誓書（如參加人提出之參證九）第13點中所述：「I genuinely believed that Max Lin and Gallanthad understood that all of Gallant'sregistrations of Yoshida's trade marks would bereturned to Yoshida upon termination of theagreement. It did not occur to me that Gallantmight try to misappropriate Yoshida's trademarks.」（中譯：我真誠地相信林明燈《註：祥記公司董事長》及祥記公司了解所有祥記公司所註冊的吉田公司的商標應於契約終止後返還吉田公司。我從未想到祥記公司會試圖侵佔吉田公司的商標。）顯見在雙方合作期間，原告公司相當信任祥記公司，祥記公司逾越授權範圍註冊系爭商標於非袋類商品，並非原告所預見，參加人前述主張實不足採。

⑷事實上，祥記公司除在台灣註冊PORTER等商標於多類商品並在歐盟註冊「PORTER DASH!及圖」商標於第18類之袋類及第25類之衣服商品外，其在美國、英國、法國、義大利、大陸、香港、馬來西亞、新加坡等其他國家，均僅註冊PORTER等商標於第18類之袋類商品，此有參加人提出之參證十八可稽。參加人並未在其他國家廣泛註冊PORTER、PORTER DASH 等商標於袋類以外商品，參加人以原告在合作期間未對祥記公司在其他國家註冊PORTER DASH 等商標表示反對意見為由，即主張原告對於祥記公司註冊PORTER DASH 等商標之同意，並無任何註冊商品類別之限制云云，並不可採。

⑸參加人提出參證七，主張原告在日本發展的「PORTER」相關品牌商品種類，除袋類外，亦含括手錶、裝飾品、手機吊飾、衣服等，顯見原告亦未以袋類商品自限，而是積極發展多樣化商品云云，惟查：如原告以96年1 月4 日提呈之陳報狀所附證據資料所示，原告公司係專門產製袋子類商品之業者，參加人提出之參證七中衣服、玻璃杯、煙灰缸等商品上所標示之商標名稱為「Rock Steady 」，該品牌商品之產製者為「RockSteady」酒吧，並非原告公司，關於「Rock Steady 」介紹，請見原證八。

⒍參加人援引最高行政法院92年判字第1331號判決及現行商標法第52條規定，主張系爭商標於84年3 月16日獲准註冊時，既合於商標法第23條第1 項第12款但書規定，而無任何違法事由，則縱然祥記公司與原告間之協議關係嗣後向將來終止，亦不影響原核准系爭商標註冊處分之適法性云云，惟查：按現行商標法第52條雖規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。」惟該規定係有關法規判斷基準時點之規定，並非事實判斷基準時點之規定，又最高行政法院92年判字第1331號判決表示：「撤銷訴訟判斷行政處分合法性之基準時，為原處分發布時之事實或法律狀態。」查，本案原處分為被告機關於94年10月11日所為之中台評定第H00000000 號商標評定，則以上開判決見解，判斷本案原處分合法性之基準時，應為94年10 月11 日原處分發布時之事實或法律狀態，惟參加人竟援引上開判決見解，卻又以系爭商標84年3 月16日獲准註冊時點作為事實判斷基準時，其主張顯然相互矛盾。

⒎參加人主張，原告與祥記公司之協議關係乃由於原告之重大違約，而遭祥記公司終止雙方協議關係云云。惟查：

⑴原告與祥記公司間之契約關係係因祥記公司以書面通知終止契約（終止函影本請見起訴狀原證三）而於西元2001年5 月間中止，祥記公司於該終止函中表明係依據雙方間授權契約第13條規定而通知終止契約，並未言及原告有違約情事，於終止契約後，祥記公司亦未曾要求原告負擔任何違約責任，應予指明。

⑵原告否認有參加人所指之違約情事。參加人提出之參證九：「原告於歐盟異議案所提出之宣誓書影本」中記載，造成原告與祥記公司合作關係惡化的原因係祥記公司隱瞞其在香港註冊PORTER系列商標之事實及祥記公司在台灣販售標示PORTER系列商標的劣質品，原告並無違約情事，參加人竟以參證九及單純記載在美國首次使用日之參證十：「原告在美國申請註冊『PORTER』商標資料影本」作為證據，主張原告重大違反協議書之約定云云，實屬無稽。

⒏參加人主張，原告曾向祥記公司要約價購系爭商標，已承認祥記公司對於系爭商標之所有權云云，惟查：原告以金錢為代價，請求祥記公司移轉其已獲准註冊之PORTER、PORTER DASH 等商標之專用權，不過是為避免訴訟勞費，儘早解決與祥記公司間之商標爭議，不得因此即謂「原告對祥記公司註冊取得之系爭商標權，無任何商標法上權利可資主張」。參加人之主張，並不可採。

⒐參加人主張：原告與祥記公司間所簽訂之協議書並非商標授權契約，協議書中同意商標註冊之意思表示，屬於一次性之意思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題，由協議書內容可知，原告顯然放棄在日本國之外的商標權及經營權，而概括同意由祥記公司享有相關商標註冊申請權云云，惟查：

⑴檢視祥記公司致原告之信函內容（原證九），祥記公司以「吉田ブランドライセンス契約」（中譯：吉田商標授權契約）或「ライセンス契約」（中譯：授權契約），稱呼其與原告所簽訂之契約，顯然詳記公司主觀上亦認識雙方所簽訂者為商標授權契約。且西元2000年5 、6 月間簽訂之最後一份合約，其封面亦載明「LICENSEAGREEMENT 」（中譯：授權契約）（請見評定申請書附件六）。

⑵根據原告與祥記公司簽訂之授權契約，原告係授予（契約原文：grant ）祥記公司在日本、香港以外的亞洲地區、美國、加拿大及歐洲地區獨家製造、行銷及經銷原告創用之「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGAGE LABEL」等商標產品的權利（請見原告與祥記公司簽訂之授權契約書第1 條、第2 條及第3 條），原告對於日本、香港以外國家係授權祥記公司進行行銷事宜，並非放棄日本國之外的商標權及經營權。三、原告與祥記公司前後共簽訂四份授權契約，每份契約均記載同意註冊條款（請見合約第4 條約定），顯然雙方當事人認識並有意使該同意註冊條款於雙方契約關係存續期間內有效，隨契約關係消滅而失效，非如參加人所稱原告一次放棄註冊商標之權利（何等重大的權利放棄），否則僅於第一份合約記載同意註冊條款即可，何須四份授權契約均為相同記載。

⑶按契約之解釋，應探求當事人之真意（最高法院43年台上字第577 號判例參照）。將原告於授權契約中概括同意祥記公司於日本，香港以外國家申請註冊原告創用的「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGUGE LABEL 」等多款商標之約定，解釋為一次放棄日本國以外的所有商標權及經營權，對原告是何等重大的不利益。除非原告有具體、明確的放棄商標權、經營權的表示，否則不應如此解釋契約。

⑷以西元1988年12月間簽訂的第一份授權契約為例，原告與祥記公司所簽訂的四份授權契約的核心部分應為第1條之規定：「原告授予祥記公司獨家製造、行銷及經銷LIGHT ZONE及在原告品牌及商標下之所有其他系列產品的權利」（原文：YOSHIDA GRANTS TO GALLANT THEEXCLUSIVE RIGHTS OF MANUFACTURING, MARKETING ANDDISTRIBUTION OF PRODUCTS UNDER LIGHT ZONE ANDALL THE OTHER COLLECTIONS THE BRANDNAME ANDTRADEMARKS OF YOSHIDA & CO., LTD. ）具體實施辦法包括祥記公司得在香港、日本以外之國家申請註冊原告所有之「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGUGELABEL 」等多款商標（第4 條）、原告控制祥記公司生產的產品品質（如第5 條約定原告應寄送樣本予祥記公司，為維持品質，祥記公司應寄送每一指定（或選定）設計款之一件原樣予原告；第6 條約定原告應提供祥記公司必要之技術協助；第7 條約定祥記公司應向原告顯示其製造每樣產品的物件編號；第8 條約定祥記公司有修改任何設計之權利，但應經原告同意；第9 條約定原告得派代表參觀祥記公司正在製造產品時的工廠等等）、祥記公司每年依出售原告商標商品銷售額的一定比例支付權利金（原文為royalty ）（第11條），但不得低於一定金額（第12條）。原告與祥記公司間之授權契約關係已於西元2001年5 月間消滅，祥記公司已喪失製造、行銷及經銷原告所有之「PORTER」、「PORTER DASH」、「LUGGUGE LABEL 」等多款商標產品的權利，同意註冊條款亦應隨契約中止而失效。

⑸ 按契約之解釋，應探求當事人之真意（最高法院43年台上字第577 號判例參照）。原告與祥記公司所簽訂之授權契約之主要內容為祥記公司每年支付權利金、原告授權祥記公司製造、行銷及經銷原告所有之「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGUGE LABEL 」等多款商標商品及同意祥記公司在日本、香港以外國家申請註冊商標，其間具有對價性（亦即在祥記公司支付權利金的前提下，原告才允許祥記公司製造、行銷及經銷原告所有之「PORTER」、「PORTER DASH 」等商標產品及在日本、香港以外國家註冊商標），此由西元1988年12月間簽訂的第一份授權契約中之第11條第1 項之約定：「為作為根據本契約被授予權利之代價，祥記公司應支付以FOB售價計算之一定比例權利金予原告，但不得少於最低權利金金額」（AS COMPENSATION FOR THE RIGHTSGRANTED HEREUNDER, GALLANT SHALL PAY TO YOSHIDAA PERCENTAGE ROYALTY ON GALLANT'S FOB SALESPRICES, BUT NOT LESS THAN THE MINIMUM ROYALTY.），亦可明瞭。倘認為雙方契約關係消滅後，祥記公司未支付權利金的情形下，祥記公司及參加人仍得保有已註冊之商標專用權，進而以該等已註冊之商標使用於商品上行銷、販售，則顯然違背原告與祥記公司當初簽訂授權契約之原意。若參加人前開主張可採，則豈非在原告與祥記公司間之授權契約關係已經消滅、祥記公司無庸支付權利金的情形下，祥記公司及參加人仍得在日本及香港以外國家繼續保有原告創用的「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGUGE LABEL 」等多款商標專用權，並據其商標專用權繼續製造、行銷標示上開多款商標的商品。捌、如原告起訴狀所述，系爭商標並不在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意註冊之商標範圍內；祥記公司逾越授權註冊商品範圍，襲用據以評定商標；雙方授權契約早已終止，倘使祥記公司之後手尚立公司繼續保有系爭商標專用權，不符商標法立法目的；系爭商標應有該商標註冊時商標法第37條第1 項第7款及現行商標法第23條第1 項第12款規定之適用，原處分及訴願決定顯有違法及不當，為此懇請　鈞院鑒核，賜判如訴之聲明，以保原告權益。

⒑綜上所述，系爭商標並不在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意註冊之商標範圍內；原處分及訴願決定未調查、判斷系爭商標所指定使用之靴鞋、膠鞋、皮鞋、運動鞋等商品是否屬於原告與祥記公司間之授權契約中同意註冊商品範圍，有違行政程序法第43條之規定。祥記公司逾越授權註冊商品範圍，有襲用據以評定商標之意圖，系爭商標應有該商標註冊時商標法第37條第1 項第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定之適用，原處分及訴願決定顯有違法及不當，請判如訴之聲明，以保權益，並藉維法制。

㈡被告主張之理由：

⒈商標法第91條第1 項規定，本法修正施行前已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。查本案係屬修正施行前已申請評定，尚未評決之評定案件，依前項之規定，仍應續行評決，惟須系爭商標有同時違反本法修正施行前及修正施行後規定之情形者，始撤銷其註冊，至程序則依修正後之規定辦理。再依本案申請評定時商標法第77之1 條第2 項規定，商標評定案件適用註冊時之規定，系爭商標係於83 年7月1 日獲准註冊，其商標評定所應適用之本法修正施行前規定，為82年12月22日修正公布之商標法，合先敘明。

⒉按系爭商標註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定，商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依同法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。經查：

⑴前揭條款所謂之襲用，係指主觀上基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊而言（最高行政法院92年度判字第157 號判決參照）。在判斷是否有違反前揭規定之事由，係以系爭商標本身有無該當該條款之構成要件以為論斷，與商標權人是否為原始申請人或是經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標權之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標權移轉之法律行為完成後，當然由受讓人予以概括承受（最高行政法院91年度判字第1382號判決參照）。

⑵本件據原告檢送其與關係人之前手祥記實業股份有限公司自西元1988年12月5 日起至2000年5 月間所簽定之契約書四份，該等契約書上均明定「PORTER」、「PORTER DASH 」、「PORTER DASH ！及圖」等商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊，是本件參加人之前手於83年7 月1 日，依契約書之規定，以系爭商標於我國申請註冊，客觀上自無以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用商標申請註冊之情形，自無註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定之適用。又系爭商標本身既無前揭條款規定之不得註冊之事由，則參加人嗣後受讓取得系爭商標權即無違法情事可言。

⑶至於原告主張其與參加人之前手祥記公司所簽訂者係授權契約，且授權契約已失效，商標權應即歸還。經核本件原告與祥記公司所簽之前述協議書之性質，究屬授權契約或合作協議，雙方雖各有不同之主張，並各舉不同之理由支持其說，惟不論該契約之性質如何，該契約明白載有同意註冊之條款，亦為原告所承認。至原告主張未同意祥記公司於系爭商標所指定使用之靴鞋、膠鞋、皮鞋、運動鞋、馬靴、海灘鞋、休閒鞋、涼鞋、拖鞋商品申請註冊乙節，經核此同意註冊商品之範圍究係為何，二造各執一詞，應屬另案私權紛爭，參加人之前手主觀認定得原告同意，且因信賴該契約之約定，亦積極拓展市場，除於我國申請註冊外，亦於世界其他國家，例如美國、英國、法國、義大利等20多個國家申請註冊，其間原告並無任何反對之意思表示，嗣後復有出資購買該等商標之意願，更加確信其同意註冊之初衷，是本件系爭商標之申請註冊自無襲用之情形。況且商標註冊乃屬持續性之效力，其專用權期間為10年，且可不限次數延展，全球皆然，原告於簽約當時，應可預見其「同意註冊」可能衍生之法律效果，若如原告所言，僅係單純的授權商標權人使用，自當以自己為申請人申請註冊，待取得商標權後，再以授權方式，進行期間及地域之控制。

⑷再者，原告所舉對參加人申請註冊之商標提出爭議之案例，經核各該案之系爭商標，係原告與祥記公司所簽訂之契約終止後，由參加人所單獨提出註冊申請，此與本件系爭商標係祥記公司得原告之同意而提出申請者不同，兩者之具體案情有異。又兩者之申請註冊時間既各有不同，於判斷是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞時之時點自各有不同，不能依相同之證據，做同一之判斷，自難執為本案應為相同論處之依據。

⒊綜上所述，系爭商標之註冊，既無違反本法修正施行前規定，則其是否尚有違本法修正施行後之規定，即毋庸論究，併予敘明。綜上論述，原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

㈢參加人主張之理由：

⒈系爭商標「PORTER DASH ！及圖」原為祥記公司與原告簽訂協議書所同意由祥記公司申請註冊之標的，雙方對此從未有過爭議，乃至於原告在本件評定及訴願階段亦未提出爭執。詎原告竟起訴主張前開協議書所約定之商標僅有文字，而未包含圖形，顯係斷章取義，臨訟翻覆，無足可採：

⑴原告曾以書面將「PORTER DASH ！」之圖樣（含文字及圖形）提供給祥記公司，協助祥記公司申請註冊之用，顯示原告確實同意祥記公司註冊系爭「文字與圖形商標」：

① 按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。則對於原告是否曾同意祥記公司註冊系爭商標之文字與圖形？協議書第4 條約定之同意註冊範圍是否包含「作奔跑狀之侍者」圖樣？在解釋時，應綜合判斷協議書之上下文及一切相關情狀，合先敘明。

②查祥記公司與原告合作期間，祥記公司為在台灣申請註冊前開商標，曾幾度去函原告，請求原告提供「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGAGE LABEL 」等商標圖樣( 函文為：the copy logo of "Luggage Label","Porter" and "Porter Dash") ，而原告也回函將各該商標圖樣設計圖稿提供給祥記公司，而其設計圖稿中即含有「PORTER DASH ！」文字及其圖形（請詳參證1 ）。參證1 所附西元1988年10月3 日之信函第4 點已清楚表明，祥記公司請原告提供相關圖樣之目的，係為協助祥記公司「註冊系爭商標」，其原文為AS FOR THECOPY LOGO OF "LUGGAGE LABEL"; "PORTER"; AND"PORTER DASH" THAT WE HAVE IS NOT CLEAR ENOUGHFOR US TO APPLY TRADE MARK IN TAIWAN, WOULD YOUPLEASE FAX AND MAIL THESE ORIGINAL TO US AT YOUREARLIER CONVENIENCE.。原告既然回函將各該商標圖樣設計圖稿提供給祥記公司作商標註冊之用，顯見原告同意祥記公司註冊商標之範圍確實包括該商標圖樣，否則原告豈有不表示異議，反而協助祥記公司申請商標註冊之理？

③雖然原告在日本國係將「PORTER DASH ！」文字與圖形分開申請商標註冊，但原告曾將其在日本國註冊PORTERDASH! 及圖之登記資料提供給祥記公司參考（請詳參證2 ），並以細字筆將「PORTER DASH!」之文字與圖形劃圈，表明該圖形即是表彰「PORTER DASH!」系列商標之圖樣。

④是原告自始同意祥記公司得申請註冊之範圍包括「PORTER DASH ！」之文字與圖形，彰彰甚明。

⑵原告實際在使用本件據以評定之「PORTER DASH ！」商標時，即是結合「PORTER DASH ！」之文字與圖形併同使用，故原告同意祥記公司註冊商標之範圍，理當包含「PORTER DASH ！」圖形：

①查原告在日本國申請註冊「PORTER DASH ！」商標時，雖係將文字與圖形分開申請，但其實際在日本國使用「PORTER DASH ！」之商標，均係將文字與圖形併同使用，此有原告所提評定申請書附件一、附件五等資料可證（請詳參證3 ）。

②此外，原告在香港及歐盟均係以系爭商標之樣式，結合「PORTER DASH ！」之文字與圖形併同申請商標註冊（請詳參證4 ）。

③ 是故，該圖形即是表彰「PORTER DASH 」之系列商標。原告以其在日本國將該文字與圖形分別註冊乙節，企圖將該文字與圖形切割，而辯稱其僅同意祥記公司註冊「PORTER DASH 」之文字，但未同意祥記公司註冊該圖形部分云云，顯係以偏蓋全，扭曲當事人之意思表示，完全不實。

⑶查原告與祥記公司所簽署之協議書，其第2 條約定記載之「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGAGE LABEL 」只是用以統稱原告當時在日本國所發展之三大品牌系統「產品」，且為例示規定，而非列舉規定，更無限制祥記公司僅得註冊各該「文字」之意：

①查祥記公司與原告於西元1988年12月簽訂協議書後，分別於西元1993、1996及2000年續訂新約（請詳參證5 ），依該協議書第4 條約定，祥記公司有權在日本國及香港以外的世界各地，申請註冊各項相關商標，其原文為"THE ABOVE TRADEMARKS CAN BE REGISTERED ALL OVERTHE WORLD BY GALLANT EXCEPT JAPAN, HONG KONG."。

②復以協議書前言揭示祥記公司在日本以外之地區，專有製造、行銷吉田所設計商品之權。其原文為"THAT GALLANT HAVE THE RIGHT OF EXCLUSIVITY TO MANUFAC TUREAND MARKET THE BAGS COLLECTIONS DESIGNED BYYOSHIDA TO ALL OVER THE WORLD EXCEPT JAPAN."。

③再參照第1 條約定，吉田授與祥記專屬權利，得製造、行銷及經銷LIGHT ZONE產品，及其他標貼吉田公司品牌之商品。其原文為"YOSHIDA GRANTS TO GALLANT THEEXCLUSIVE RIGHT OF MANUFACTURING, MARKETING ANDDISTRIBUTION OF PRODUCTS UNDER LIGHT ZONE AND ALLOTHER COLLECTIONS UNDER THE BRANDNAME ANDTRADEMARKS OF YOSHIDA & CO., LTD."。

④因而協議書第2 條約定中，例示祥記公司有權製造銷售之「 產品」為所有出自吉田公司之商品，包括LIGHTZONE、PORTER 、PORTER DASH 、LUGGAGE LABEL 、與吉田公司所發展之任何新產品。其原文為"PORDUCTINCLUDING ALL COLLECTIONS FROM YOSHIDA & CO., LTD.INCLUDING:LIGHT ZONEPORTERPORTER DASHLUGGAGE LABELAND ANY NEWLY DEVELOPED AND RUNNING COLLECTIONS BYYOSHIDA."則本條約定之意旨是在敘述祥記公司得製造販賣原告當時已有之所有商品，以及將來新開發之商品，而非限制祥記公司有權註冊之特定商標。

⑤而原告亦曾發函向祥記公司解釋其當時在日本國所發展之品牌系統有三（請詳參證1 ，西元1988年10月11日原告所發之信函）：「PORTER」：在「PORTER」系列商標下之商品有TANKER、GRIPPER 、CHAMBER 、IMPACT等款式。「PORTER DASH 」：在「PORTER DASH 」系列商標下之商品有PROPERTY之款式。「LUGGAGE LABEL 」：在「LUGGAGE LABEL 」系列商標下之商品有LINER 、RESCUE、HARNESS 、LIGHT ZONE等款式。在原告自己製作之品牌體系表上，亦是用「PORTER 」 、「PORTER DASH 」、「LUGGAGE LABEL 」等文字來代稱其商標系統，雖未附加各該圖形，但絕無表示其商標體系僅有文字而無圖形之用意。

⑥是知，協議書第2 條約定列出「PORTER」、「PORTERDASH 」、「LUGGAGE LABEL 」之用意，並非在限定祥記公司得申請註冊之「商標」，而是統稱當時原告在日本國所發展之三大品牌商品系統，只是一種代稱，以省卻逐一詳載各款商品名稱之繁複。

⑦故綜合考量協議書前言及第1 條約定祥記公司得製造銷售原告所擁有之任何品牌商品，以及第2 條約定例示原告當時在日本國所發展之三大品牌系統商品等情，應認為不得將第4 條約定之"THE ABOVE TRADEMARKS"限縮解釋為僅包含「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGAGE LABEL 」三項文字商標，而不及於各該圖形商標。

⑷綜上論述，原告與祥記公司簽署協議書時，其所同意祥記公司註冊商標之範圍，除了系爭「PORTER DASH ！」文字外，更包括該圖形，此一事實已為台北高等行政法院95年度訴字第64號判決所肯認（請詳參證6 ）。況查，原告自始知悉祥記公司係結合文字與圖形申請系爭商標註冊，在雙方協議關係進行期間，原告均認可祥記公司之行為，從未提出任何異議，甚至在本件評定及訴願階段亦無任何爭執，則原告於本件起訴時始辯稱前開協議書同意註冊之範圍不包含系爭商標圖樣中之圖形商標云云，顯係臨訟翻覆，顛倒是非，完全不實，不可採信。貳、 原告同意祥記公司註冊「PORTER」相關商標（含本件系爭商標），並未限制註冊商品類別，則原告起訴主張祥記公司逾越協議書同意註冊商品範圍，襲用據以評定商標云云，並非實在：

①查祥記公司與原告於西元1988年12月簽訂協議書，並分別於西元1993、1996及2000年續訂新約（請詳參證1 ）。依該1988年協議書第4 條約定，祥記公司有權在日本國及香港以外的世界各地，申請註冊各項相關商標（按：即包含本件系爭商標之「PORTER」系列商標），其原文為"THEABOVE TRADEMARKS CAN BE REGISTERED ALL OVER THEWORLD BY GALLANT EXCEPT JAPAN, HONG KONG."。是知，原告同意祥記公司註冊系爭商標，並未限制註冊之商品類別，亦非針對「特定商標申請案件」所為之個案同意，而係「概括同意註冊」之意思表示。故原告辯稱其所同意祥記公司註冊系爭商標之範圍僅限於袋類商品云云，毫無根據，完全不實。

②次查，祥記公司與原告簽訂協議書後，早自西元1989年起即積極在我國及大陸、美國、英國、法國、義大利、香港、馬來西亞、歐盟十五國、新加坡等二十多國申請註冊相關商標，取得商標專用權多達三十餘件（請詳下述），註冊類別橫跨袋類、服飾、配件、珠寶等相關商品類別。原告在十餘年的合作期間從未表示過任何反對的意見，顯見原告對於祥記公司註冊系爭商標之同意，並無任何註冊商品類別之限制，彰彰甚明。

③第查，祥記公司與原告簽署協議書之目的，係為「PORTER」相關品牌之經營發展，由原告保留日本市場，自行申請商標註冊，並從事商品銷售；而其他世界各國則由祥記公司經營，將「PORTER」相關商標推向國際市場。為達此契約目的，祥記公司在台灣除了在袋類商品申請註冊外，更必須在其他相關商品類別亦申請商標註冊，始能防止狡黠之徒仿冒搶註，以保護「PORTER」相關商標，使消費者免於對商品來源發生混淆誤認，因而雙方在協議書第4 條同意註冊條款中，並未限制祥記公司得註冊之系爭商標商品。否則，若有第三人在其他相關商品類別搶註商標時，祥記公司恐將受不肖廠商之挾持或敲詐，「PORTER」相關商標之價值亦將隨之減損，無以達成協議書之目的。

④原告徒以祥記公司與其在西元1993年簽署之協議書前言：「為了達成YOSHIDA 給予GALLANT 獨家製造及行銷YOSHIDA 所設計袋類系列款之權利的目的（原文：forthe purpose of having Yoshida grants exclusiveright to Gallant to manufacture and market the Bagcollections designed by Yoshida.）」，欲擴張解釋為「祥記公司不得製造銷售袋類商品以外之產品」，從而間接推導「祥記公司得申請註冊系爭商標之商品類別應以袋類為限」云云，實係斷章取義，曲解契約當事人之意思，參加人謹扼要指駁如下：按解釋契約條文之原則，在探究當事人雙方權利義務之內容與範圍時，應以契約內文之條款為準，而契約前言所記載之事項，僅為雙方締約之緣由，可有可無，並非規範權利義務之依據；縱無前言之記載，亦不影響契約當事人之權利義務。故解釋契約意思表示時，斷不能本末倒置，無視於契約內文之明文約定，而擴張解釋前言之敘述，致誤解契約當事人之真意。雙方並無要求祥記公司不得製造銷售袋類商品以外產品之意思：查前開西元1993年協議書之前言固記載"forthepurpose of having Yoshida grants exclusiveright to Gallant to manufacture and market theBag collections designed by Yoshida." ，惟雙方權利義務確切之範圍應從協議書第1 條及第2 條加以解釋，此由協議書第1 條重複記載與前言相同，但更為詳細、精確之約定，即可得知契約當事人就是怕契約前言的記載有所不足，甚至遭受曲解，因而必須在契約內文中詳為規定當事人間確切之權利義務範圍，所以在解釋本件意思表示時應詳為分析第1 條及第2 條之約定。析言之，西元1988年及1993年簽訂之協議書第1 條及第2條都分別約定，祥記公司有權獨家製造銷售的商品是包括標貼Yoshida & Co., Ltd. 品牌的所有商品(allproducts, or all collections) ，而非以袋類商品為限。請詳下表之條文對照：年份協議書有關內容19881.YOSHIDA GRANTS TO GALLANT THE EXCLUSIVE RIGHTOF MANUFACTURING, MARKETING AND DISTRIBUTION OFPRODUCTS UNDER LIGHT ZONE AND ALL THE OTHERCOLLECTIONS UNDER THE BRANDNAME AND TRADEMARKSOF YOSHIDA & CO., LTD.2.PRODUCTS INCLUDINGALLCOLLECTIONS FROM YOSHIDA & CO., LTDINCLUDING:LIGHT ZONE PORTER PORTER DASH LUGGAGELABEL AND ANY NEWLY DEVELOPED AND RUNNINGCOLLECTIONS BY YOSHIDA 1993 1.Yoshida grantsGallant the exclusive right to manufacture,market and distribute all Yoshida products underthe brandnames and trademarks of Yoshida & Co.,Ltd.2.The products includeAll collections fromYoshida & Co., Ltd., including but not limitedto Porter Porter Dash Luggage Label And anynewly developed and/or running collection byYoshida 次查，雙方在1996年及2000年續約時，協議書第1 條及第2 條更明確約定，該協議書所稱之商品(products) 包括由祥記公司自行開發而標貼Yoshida品牌的商品( 原文：Collections developed byGallant with Yoshida brandnames)。由是可之，雙方合作經營相關品牌時，並未劃地自限，要求祥記公司只能製造銷售原告當時現有的產品；雙方真正的意思應係期待原告及祥記公司在未來都可能開發新的產品，只要是受市場歡迎，能為雙方都帶來商業利益的產品，均得由祥記公司製造銷售，而無加以限制之必要。茲將該協議書相關條文表列如下，以便對照：年份協議書有關內容1996 1.Yoshida grants Gallant the exclusiveright to manufacture and market the bagscollections designed by Yoshida and alsocollections developed by Gallant using Yoshidabrand names.2.The products include allcollections from Yoshida, including:PorterPorter Dash Luggage Label And any newlydeveloped and running collection byYoshidaCollections developed by Gallant withYoshida brandnames.2000 1. Yoshida grants Gallant the exclusiveright to manufacture and market the bagscollections designed by Yoshida and alsocollections developed by Gallant using Yoshidabrand names.2. The products include allcollections from Yoshida, including: Porter PorterDash Luggage Label And any newly developed andrunning collection by Yoshida Collectionsdeveloped by Gallant with Yoshida brandnames. 矧原告在日本發展的「PORTER」相關品牌商品種類，除袋類外，亦含括手錶、裝飾品、手機吊飾、鑰匙圈、文具、衣服、iPod保護套等（請詳參證7 ），顯見原告亦未以袋類商品自限，而是積極發產多樣化商品。是故，由前開協議書條款清楚表明：「產品包括原告或祥記公司將來開發出的新產品」，可知原告與祥記公司當初並無限制祥記公司只能製造銷售袋類商品，而不能發展其他商品之意思。因此，原告間接推論祥記公司得申請註冊系爭商標之商品類別應以袋類為限云云，完全無理由。矧原告所援引西元1993年協議書之前言，亦僅是正面記載祥記公司所擁有的權利，而非負面限定祥記公司之義務或業務範圍；就該前言文義最大可能之解釋範圍，實無從推得祥記公司不得製造銷售其他商品之結論。故西元1988年及1993年簽訂之協議書前言雖說明祥記公司有權製造且行銷原告所設計之袋類商品，但僅屬於例示之說明，而非限制祥記公司只能製造銷售袋類商品，不得製造銷售其他相關商品，更非限制祥記公司得註冊「PORTER」相關商標之商品類別。

⑤綜上所論，祥記公司與原告所簽訂之協議書並未限制祥記公司得註冊系爭商標之商品類別，則祥記公司基於協議書之註冊同意，申請註冊系爭商標，並非以不公平競爭之目的，亦無抄襲他人商標之客觀行為。故系爭商標之註冊並無註冊時商標法第37 條 第1 項第7 款規定之違法情事。

理由

一、按現行商標法（92年4 月29日立法院三讀通過）第91條第1項規定，本法修正施行前已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。查本件係屬現行商標法施行前已申請評定，尚未評決之評定案件，故系爭商標需同時有違反現行商標法修正施行前及修正施行後規定之情形者，始撤銷其註冊。又，依本案申請評定時（即92年11月26日）商標法（即91年5 月29日修正公布之商標法）第77之1 條第2項規定，商標評定案件適用註冊時之規定，而系爭商標係於84年3 月16日獲准註冊，是依現行商標法第91條第1 項規定，本案商標評定需同時違反82年12 月22 日修正公布之商標法（即系爭商標註冊時之商標法）及現行商標法之規定，始撤銷其註冊，合先敘明。

二、次按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標公告註冊時商標法第37條第1 項第7 款所明定。該款之適用，指以不公平競爭目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。復為同法施行細則第31條所明定。故假如商標申請人主觀上並無基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人先使用之商標或標章於國內申請商標註冊之情形，自無該款規定之適用。又判斷是否有違反前揭規定之事由，係以系爭商標本身有無該當該申請條款之構成要件以為論斷，與商標權人是否為原始申請人或經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標移轉之法律行為完成後，當然由受讓人予以概括承受。

三、查參加人之前手祥記公司於83年7 月1 日以系爭商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第39類之冠帽、領帶及襪子等商品，向前中央標準局（88年01月26日改制為智慧財產局即被告）申請註冊，經被告核准，並於91年4 月間申准移轉登記予參加人。嗣原告以系爭商標有違註冊時商標法第37條第1 項第7 款之規定，對之申請評定。惟被告審查期間，適逢現行商標法於92 年11 月28日修正公布施行，依該法第86條第1 項規定，系爭商標自該法修正施行之日起，視為獨立之註冊商標。又依同法第91條之規定，本件原評定主張之條款，業經修正為現行商標法第23條第1 項第12款及第14款之規定。被告審查後，核認系爭商標並未違反註冊時商標法第37條第1 項第7 款之規定，而於94年9 月27日以系爭評定書為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟之事實，有系爭商標註冊證（84年4 月16日）及註冊簿、91年3 月1 日收文之移轉登記申請書、參加人公司基本資料查詢單、93年10月1 日延展註冊申請書、92年11月26日收文之原告評定申請書、93年1 月16日及93年6 月17日收文之補呈理由書與補充理由書等、93年4 月9 日及93年9 17月日收文之參加人評定答辯理由書等、參加人所提參證5 合約書（1993.6.02，下稱系爭合約）影本、系爭評定書及訴願書等，各附原處分卷足稽，堪認為真實。兩造主要爭執在：系爭商標有無違反商標法註冊時商標法第37條第1 項第7 款之規定？

四、經查：

㈠參加人之前手祥記公司曾分別於西元1988年12月5 日、西元1993年6 月2 日、西元1996年1 月及西元2000年5 月與原告簽訂4 份協議書，其中與本案有關之西元1993年6 月2 日所簽訂之協議書即系爭合約，有效期間為西元1993年1 月1 日至西元1995年12月31日。依系爭合約第2 條「The productsinclude All collections from Yoshida & Co.Ltd,including but not limited to Porter, Porter Dash,Luggage Label, And any newly developed and/orrunning collection by Yoshida.（產品包含所有吉田公司之系列商品，包括但不限於Porter、Porter Dash 、Luggage Label 及任何由吉田公司新開發及（或）經營之產品）」及第4 條「The above trademarks can beregistered worldwide by Gallant except Japan. （前述商標可由祥記公司於日本以外之世界各國註冊）」之約定內容，有原告所不爭執之系爭合約影本一份附原處分卷足徵（見原處分卷參證5 ），可知參加人之前手祥記公司就原告先使用之「PORTER」及「PORTER DASH 」商標，得在日本以外之世界各國申請註冊。祥記公司乃在前揭系爭合約有效期間，依據系爭合約之約定，於83年7 月1 日以系爭「PORTERDASH！及圖」商標（如附圖系爭商標）向我國申請註冊，在其主觀認知上，係基於雙方系爭合約之約定，而提出申請註冊。故祥記公司就系爭商標而言，自無基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲原告已使用之商標或標章而申請註冊之情事，應無首揭法條規定之適用。又系爭商標既無首揭法條規定之適用，參加人嗣後受讓取得系爭商標權自亦無「襲用他人商標」之違法情事可言。

㈡原告雖主張系爭合約只同意祥記公司以系爭商標註冊在「袋」類的商品，並未同意祥記公司將該商標註冊於「冠帽、領帶、手套、襪子、褲襪」商品，祥記公司申請系爭商標之註冊係抄襲據以評定商標云云。惟查上開系爭合約除載明締約目的：「for the purpose of having Yoshida grantsexclusive right to Gallant to manufacture and marketthe Bag collections designed by Yoshida.（為了使原告公司授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利）」外，並緊接載明「1.Yoshida grants Gallantthe exclusive right to manufacture, market anddistribute all Yoshida products under the brandnamesand trademarks of Yoshida & Co., Ltd. （原告公司授與祥記公司專屬權利，得製造、行銷及經銷原告吉田公司所有品牌的產品）」、「2.The products include Allcollections from Yoshida& Co.Ltd, including but notlimited to Porter, Porter Dash, Luggage Label, Andany newly developed and/or running collection byYoshida.（產品包含所有吉田公司之系列商品，包括但不限於Porter、Porter Dash 、Luggage Label 及任何由吉田公司新開發及（或）經營之產品）」，足見本件原告是否僅同意系爭商標註冊使用於袋類商品，確存有解釋的空間，參加人主張原告當初同意系爭商標註冊之範圍，不限於袋類商品，尚非全然無據。雙方僅係對協議書上關於同意註冊商品範圍之認知，有所不同，核屬私權爭執，自應循民事訴訟途徑解決，於爭議未釐清前，尚難遽指祥記公司有抄襲據以評定諸商標之意圖。況且，原告於訴願書亦自承，依其與祥記公司所簽訂之系爭合約，原告同意祥記公司可就「PORTER」及「PORTER DASH 」商標申請註冊等語，此更可印證祥記公司就系爭「PORTER DASH ！及圖」商標，於我國申請註冊時，乃係基於信賴上揭系爭合約之約定，主觀上認定其有權就「PORTER DASH ！及圖」商標於我國提出註冊申請，是祥記公司就系爭商標之申請註冊，在主觀上並無如原告所稱係非出於自創而有意襲用據以評定諸商標之情事，原告所訴核不足採。

㈢原告雖主張其公司僅生產袋類商品，簽立系爭合約目的是為了要參加人前手祥記公司製造及行銷原告公司所設計的「袋」類的商品，所以祥記公司註冊系爭商標，也應限定在「袋」類商品云云。惟查原告在日本行銷的「PORTER」相關品牌商品種類，除袋類外，亦含括透明水晶筆鎮（PorterCrystalbar）、小瑞士刀（Porter）及拉鍊金屬頭（Porter）、T 型杉及1987年紀念酒（1987, Autumn and WinterCollection, Porter, Luggage Label, Porter Dash! ）等商品，此有原告所提出公司70週年及2005年新系列產品專輯一冊影本附本院卷可稽，參以上開系爭合約第2 條載明「產品包含所有吉田公司之系列商品，包括但不限於Porter、Porter Dash 、Luggage Label 及任何由吉田公司新開發及（或）經營之產品」及協議書第4 條同意祥記公司在日本以外地區註冊Porter、Porter Dash 等商標之條文中，並未限制祥記公司指定使用商品之範圍等情觀之，足見原告同意祥記公司註冊系爭商標時，並未限定其使用在「袋」類商品，尚及於新開發或經營之產品。

㈣原告起訴時另主張前開系爭合約所約定之商標僅有文字，而未包含圖形云云。惟查祥記公司與原告合作期間，祥記公司為在台灣申請註冊系爭商標，曾幾度去函原告，請求原告提供「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGAGE LABEL 」等商標圖樣( 函文為：the copy logo of "Luggage Label","Porter" and"Porter Dash" ) ，而原告也回函將各該商標圖樣設計圖稿提供給祥記公司，而其設計圖稿中即含有「PORTER DASH ！」文字及其圖形。此有各該往來信函附本院卷（參證1 ）可稽，其中西元1988年10月3 日之信函第4 點已清楚表明，祥記公司請原告提供相關圖樣之目的，係為協助祥記公司「註冊系爭商標」（AS FOR THE COPY LOGO OF"LUGGAGE LABEL"; " PORTER"; AND"PORTER DASH" THAT WEHAVE IS NOT CLEAR ENOUGH FOR US TO APPLY TRADE MARKIN TAIWAN, WOULD YOU PLEASE FAX AND MAIL THESEORIGINAL TO US AT YOUR EARLIER CONVENIENCE. ）。又雖然原告在日本國係將「PORTER DASH ！」文字與圖形分開申請商標註冊，但原告曾將其在日本國註冊PORTE RDASH!及圖之登記資料提供給祥記公司參考，並以細字筆將「PORTERDASH! 」之文字與圖形劃圈，表明該圖形即是表彰「PORTERDASH! 」系列商標之圖樣（本院卷參證2 ）。且原告實際在日本國使用「PORTER DASH ！」之商標，均係將文字與圖形併同使用（本院卷參證3 ）。此外，於前開系爭合約終止後，原告在香港及歐盟申請註冊之商標，均係以系爭商標之樣式，即結合「PORTER DASH ！」之文字與圖形併同申請（本院卷參證4 ）。揆諸該圖形係一穿守門人制服的人呈跑步狀，與「PORTER（守門人）DASH（短跑）」之觀念相同，兩者屬同一系列商標，難以分割。足見原告自始同意祥記公司得申請註冊之商標範圍包括「PORTER DASH ！」之文字與圖形，甚為明顯。原告以其在日本國係將該文字與圖形分別註冊為由，主張其僅同意祥記公司註冊「PORTER DASH ！」之文字商標，而未同意祥記公司註冊該圖形部分云云，不足採信。

㈤綜合前述，參加人之前手祥記公司於83年7 月1 日申請註冊系爭「PORTER DASH ！及圖」商標當時，係依其與原告於西元1993年6 月2 日簽定系爭合約之約定，並無基於不公平競爭之目的，而有意抄襲據以評定商標之事實，是系爭商標之註冊自無註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定「襲用他人之商標」之情形。從而，被告以系爭商標既未違反前揭條款之規定，其是否尚有違現行商標法之規定，即毋庸論究，所為本件申請不成立之處分，於法並無不合。

五、綜上所述，原處分認事用法既無違誤，訴願決定予以維持，即無不合，原告仍執前詞及個人主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告做成系爭商標之註冊應予撤銷之處分云云，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第六庭審判長法　官 林 文 舟