臺北高等行政法院判決

原告

尚立國際股份有限公司

代表人

甲○○（董事長）

訴訟代理人

崔君瑋律師

訴訟代理人

練家雄律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丁○○

訴訟代理人

戊○○

參加人

日商‧吉田股份有限公司

代表人

乙○○○

訴訟代理人

丙○○律師

　　　　　　黃闡億律師

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國95年05月24日經訴字第09506168550號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告前手廖淑真於民國（以下同）93年04月12日以「PORTER及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之「衣服、...、圍裙」等商品，向被告申請註冊，旋即將本件商標申請權讓與原告。經被告審查，認本件商標圖樣上之「PORTER」及圖形與參加人使用於「背包、皮包、手提袋」等商品之「PORTER」、「PORTER 及人形圖」、「YOSHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」、「PORTER DASH！」及人形圖等著名商標構成近似，有致相關公眾混淆誤認之虞，應不准註冊，乃以94年11月22日商標核駁第289364號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項、第3項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.被告應為准予本件商標註冊之處分。

3.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

甲、原告主張：

㈠按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽者」，不得申請註冊，固為商標法第23條第1項條第12款之規定。惟其構成要件，除他人之商標在我國為著名商標外，尚須申請註冊之商標有致公眾混淆誤認之虞，始足當之。所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，而所謂著名雖不以在我國註冊為必要，然終究須在我國境內達到著名之程度始可。而所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」係指商標所表彰之商品構成與著名商標產生聯想，致使相關公眾誤認該二商標為同一來源或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。

㈡被告所引據之參加人據以核駁商標，並非我國著名商標：1.原處分及訴願決定所採信之主要資料，乃據以核駁商標「於外國」使用之情形，無法證明其於我國之著名程度：

⑴按「商標法為國內法，應以維護本國之市場秩序為其主要功能，...我國商標法所要保護者當然僅限於我國國內之公共利益，國外之著名商標必須在我國已達到著名之程度，對我國公共利益造成影響，商標法才有保護該外國著名商標之必要性。」為最高行政法院92年判字第562號判決所載。是商標法第23條第1項第12款所稱之「著名商標」，雖不以在我國註冊為必要，然終究須在我國境內達到著名之程度始可。

⑵查被告引據參加人之「PORTER」、「PORTER及人形圖」、「YOSHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」、「PORTER DASH!」及人形圖等商標核駁本件商標，而訴願決定所採認：「參加人早於西元1981年起即陸續於日本申准註冊，為促銷據以核駁商標之商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據以核駁商標商品至香港地區販售，經長期廣泛宣傳促銷，西元2001年之銷售金額已逾日幣1百億元，銷售數量逾170萬件，並於網路上經國內網友踴躍討論，則據以核駁商標所表彰之信譽於本件商標93年04月12日申請註冊前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度。」亦均屬於據以核駁商標於國外之使用情形，而與據以核駁商標於國內是否著名無關，其與前揭最高行政法院判決意旨不符，而有適用法律及認定事實之違誤。

⑶按「本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」商標法施行細則第16條定有明文。查原處分及訴願決定用以認定事實之資料，均出自參加人於他案檢送之公司簡介、商品型錄、於日本之販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港銷售量統計表等資料，均屬參加人自行製作之內部文書，不具公信力，而非前開條文所要求之「客觀證據」。尤以西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表部分，參加人並未檢附相關銷售憑證，亦無會計師簽證之財務報告，實無從採憑，更何況參加人亦於同一時期銷售其他品牌商品，並非僅銷售據以核駁商標商品而已，亦無從探知參加人就據以核駁商標商品之銷售量若干。是原處分及訴願決定並未依據客觀證據，驟為認定據以核駁商標為「著名商標」，實與法不合。

2.本件並無客觀證據足資證明據以核駁商標「於我國」已達著名商標之程度：

⑴按「我國與美國及日本之民間文化及貿易交流固屬頻繁，但對美式與日式文化並非全盤吸收，仍有取捨，因此並非美日風行之產品在我國一定風行，尤以衣飾、配件等類產品，除特別之流行風潮或極為突出之產品話題外，鮮少能在未實際廣泛促銷之情況下，單以口碑流傳之方式即獲致遍及全台之高知名度。又我國青少年間雖有『哈日風』及『哈美風』之次文化，但並非遍及各個階層，且現代傳媒訊息傳播速度固然快捷，然在傳媒眾多、資訊爆炸之現況，能在眾多資訊中，予社會大眾深刻而持久之印象或話題或廣告者，並不多見，除非業主能夠投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體大量播放及刊登，方有使外國知名商標亦成為國內著名商標之可能。」「我國旅遊於美加、日本雖屬頻繁，但與全部人口比，仍屬少數，於外國僅作短暫停留之遊客，更難就國外之著名商標一一知悉，...除非業主投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體均大量播放及刊登，方有使外國知名商標成為國內著名商標之功能。」分別為最高行政法院92年判字第562、839號判決所載。

⑵依前揭最高行政法院92年判字第562、839號判決所載，據以核駁之外國商標欲成為我國著名商標，該商標權人實應具備在我國建立著名程度之具體行為，例如，該商標權人是否投入鉅額成本?是否以長期持續之方式，在國內主要媒體大量播放及刊登其外國知名商標?斷不能空言文化交流頻繁、在外國風行、口碑流傳、青少年間之哈日風潮，或旅遊頻繁為由，無證據推定該商標係屬「著名」。是知，原處分及訴願決定以我國與日本、香港之地理位置相近，經貿旅遊往來密切，哈日風潮盛行等情，即推論據以核駁商標為我國著名商標，全無積極證據可資佐證，猶嫌率斷。且訴願決定驟指「前揭最高行政法院92年判字第562、839號判決與本件案情不同，尚難比附援引執為本件應為相同認定之論據」，殊不知前開判決意旨在於強調外國知名商標如欲成為國內著名商標，必經商標權人投入鉅額成本，以長期持續之方式，在國內主要媒體大量播放及刊登宣傳資料，始足當之；否則，單憑文化交流、資訊傳播等因素，尚不足以認定外國知名商標直接在國內可達到「著名」之程度。此一判決意旨乃認定「著名商標」之一般原則，不因個案事實之不同，而有無法適用之疑慮。

⑶查參加人雖在「non-no」、「men's non-no」、「MORE」、「POPEYE」、「Men's Club」、「Smart」、「Very」、「Spring」、「Olive」等日文雜誌上亦有刊登據以核駁商標之相關資料，然被告及訴願機關均未查證前開日文雜誌刊登有據以核駁商標資料之特定期別是否曾在台灣販售?販售數量若干?何以證明透過前開日文雜誌之宣傳廣告，據以核駁商標在吾國境內已建立普遍之通路並擁有廣大之讀者群?且前開資料均為日文雜誌資料，國人受限於語言能力之不同，閱讀外文雜誌之習慣不若中文雜誌普遍，且日文雜誌在我國一般的銷售數量甚少，則前開日文雜誌絕非我國國內之主要媒體，故原處分及訴願決定所舉前開日文雜誌資料顯不足以證明據以核駁商標在我國已達「著名」之程度。

⑷再就原處分及訴願決定所引據網友討論之網頁觀之，僅以數十人在網路上討論同一個商標，即認定該商標在我國已為著名商標，亦嫌荒謬率斷。

3.歐盟商標局之相關異議審定對於「著名商標」之認定基準，與前開我國最高行政法院之判解若節符合，亦足以推斷本件據以核駁之外國商標於我國尚未達到著名之程度：

⑴參加人針對原告於歐盟商標局提出之「PORTER及圖」商標申請案（No 0000000），亦曾於92年05月02日提出異議（案號：No B606246），案經該局審理後，認參加人之異議無理由。其審定理由認參加人雖曾在英國倫敦的單一商店銷售價格昂貴之PORTER商品，然而六年多來販賣數量僅有275個，該實際使用狀態僅能認為是地區性使用，尚不足以形成消費者普遍認知，而參加人所稱之銷售產品，並非全部都是PORTER品牌，其中並包含有其他品牌商品。該局認定參加人未能提供足夠之證據，證明在英國已有積極並廣泛使用「PORTER」系列商標之行為，或已建立相當程度商譽或已達到著名之事實，因此對於註冊圖樣不相同之本件商標，無由主張權利。

⑵雖然各國對於商標案件之審認，固有其獨立之考量因素及判斷依據，惟對於「著名商標」之認定基準，歐盟商標局之審定理由與前開我國最高行政法院之判解若節符合，則對照歐盟異議案與本件商標申請事件可知，參加人在英國達6年之銷售商品行為，因銷售數量與行銷行為的不充分，尤遭認定為不構成積極、廣泛之使用，未達到消費者普遍認知之程度，而遭該商標專責機關駁回異議。反觀參加人在我國從未有任何銷售相關商品之行為，多年來在國內均由原告及訴外人祥記實業股份有限公司（以下簡稱祥記公司）使用本件商標及其系列商標，根本無從建立消費者對其之廣泛認識。

㈢據以核駁商標「PORTER」、「PORTER及人形圖」、「PORTERDASH!」及人形圖等商標在我國之所有權係歸屬於原告，經原告在國內長期大量使用「PORTER」系列商標，已建立相關事業及消費者之廣泛認識，市場上普遍知悉原告與參加人並無事業合作關係，台灣「PORTER」與日本「PORTER」乃不同體系，則相關公眾均不會混淆誤認本件商標與參加人之外國商標：

1.緣祥記公司與參加人自西元1988年起即締結有協議書，協議書前言開宗明義揭示祥記公司於日本以外的世界各地，專有製造與行銷參加人所設計皮包產品之權利，參加人應提供祥記公司必要之產品技術，而祥記公司應依銷售數量支付權利金，以為對價。該協議書第4點更特別約定商標權利之歸屬，雙方明示各項商標（包括據以核駁商標）由祥記公司在世界各地申請商標註冊，而日本、香港地區除外。其後祥記公司與參加人於西元1993年續簽之協議書，雙方合意擴張祥記公司申請註冊各項商標之區域，將香港地區讓給祥記公司，由祥記公司在香港申請註冊包括本件據以核駁商標之各項商標。是知，祥記公司與參加人當年簽訂協議書之契約標的可分為二部分：第一部分關於產品製造銷售，由祥記公司製造銷售相關產品，而參加人負責產品設計及技術協助，並按祥記公司銷售產品之數量取得權利金，至於祥記公司有無申請商標註冊，則與參加人應取得之權利金無涉；第二部分乃相關商標註冊申請權之分配（包括本案據以核駁商標），參加人僅保有其日本地區之相關商標註冊申請權，全世界其他地區之相關商標註冊申請權則歸祥記公司所有（香港地區自西元1993年開始歸祥記公司），由祥記公司投入自己之成本費用，在世界各地經營相關商標，投資相關商標之風險均由祥記公司自行負擔，參加人全無任何補償之義務。是故，自雙方簽署協議書後，本件據以核駁之「PORTER」系列商標在我國之註冊申請權即移轉於祥記公司，經祥記公司申准註冊後，即由祥記公司取得該商標之所有權，祥記公司自得正當使用及處分各該商標，毋須參加人另為授權或同意之意思表示，此有雙方歷年來簽訂之協議可稽。

2.由是，「PORTER」系列商標早自西元1989年起即由祥記公司指定使用於國際分類第18類之「皮箱、皮包」等商品在美國、英國、法國、義大利、中國大陸、香港及馬來西亞等國家註冊，並以近似之「PORTER及人形圖」商標指定使用於「衣服、冠帽、靴鞋、皮帶、手提箱袋」等商品，在我國及中國大陸請准註冊，取得註冊第468237、683346、674336、730178、847427號商標專用權在案。嗣祥記公司將其國內外「PORTER」系列商標專用權全部移轉予原告，原告即致力於該品牌之行銷，銷售據點遍及全省北中南各地達22處之多，國人對原告之「PORTER」商標已有普遍之認識，原告隨業務拓展乃另行設計創用圖樣文字極富特色之本件商標申請註冊並使用，藉以深耕台灣市場，增進「PROTER」系列商標之價值，實屬一般商標權人正當權利之行使。

3.經原告多年來在我國境內廣泛使用「PORTER」系列商標，從事商品行銷販賣，戮力經營本件商標，相關消費者均能普遍認知本件商標屬於原告所有之「PORTER」系列商標；反觀參加人於設立前期即無致力於日本國以外市場之經營，而參加人在與祥記公司簽署協議書後，更未曾以參加人之名義在我國積極宣傳本件據以核駁之商標（原處分書第2頁第三點第10行以下亦肯認之），則消費者在國內各大百貨公司、媒體雜誌廣告上所接觸見聞「PORTER」系列商標商品及訊息，均為原告所為，而與參加人或本件據以核駁之外國商標無關。今系爭「PORTER」系列商標既已為原告所繼受，並大量廣告使用，早已建立消費者廣泛認識，可清楚區辨本件商標為國內商標，絕無造成混淆誤認之可能，茲有「PORTER」系列商標使用資料可以參酌。

4.末查「PORTER」系列商標在祥記公司時代，固然是源自於參加人，但自從雙方合作關係終止後，台灣「PORTER」與日本「PORTER」即已分道揚鑣，迨原告繼受台灣「PORTER」系列商標後，更是推陳出新，發展具有本土特色的新一代台灣「PORTER」，因而申請本件商標註冊，更加強相關消費者對於台灣「PORTER」的認識，有助於防免混淆誤認之可能。尤其在原告與參加人商標爭議不斷之特殊情形，原告主動發展可資區別之商標，更應為我國商標法所鼓勵；否則，原告只得墨守成規，沿用其所繼受之「PORTER」系列商標，而與參加人在日本使用之「PORTER」系列商標相同，反倒使消費者產生混淆誤認，雙方陷入惡性循環之低度均衡，實乃原告所最不樂見。

㈣原告申請本件本件商標註冊，乃基於其所擁有台灣「PORTER」系列商標之所有權，屬於「工商企業正常發展」，而為我國商標法立法宗旨所肯定：

1.被告及訴願機關謂：「祥記公司與參加人縱有合作關係，並依合作協議書中之約定取得多件『PORTER』系列商標註冊，且原告繼受該等商標，但本件商標與該等商標圖樣並不相同，其申請註冊，自無法排除商標法第23條第1項第12款之適用。」惟查祥記公司與參加人當年簽署協議書時，雙方即已認知國際市場上必然出現相同或近似商標分別由不同人使用、行銷之結果，亦即日本市場由參加人保有「PORTER」系列商標之商標權，而其他市場（包括台灣）由祥記公司擁有「PORTER」系列商標權，祥記公司自行負責投資、管理及經營該系列商標，則祥記公司應具有發展「PORTER」系列商標之完整權利，包括延伸其他相近似之商標，以增加「PORTER」系列商標之整體價值。

2.嗣原告既已合法繼受「PORTER」系列商標在台灣所有權，縱使被告及訴願機關均認定本件商標與據以核駁之「PORTER」系列商標近似，基於原告所擁有之台灣「PORTER」系列商標所有權，仍應准許其申請註冊本件商標，蓋對照原告所擁有之「PORTER」系列商標，與參加人所擁有之「PORTER」系列商標，前者為我國合法註冊之著名商標，後者為外國商標，兩相比較之下，即應優先保護前者，不宜無端限制原告在台灣發展「PORTER」系列商標，而應認為原告申請本件商標註冊，乃「工商企業正常發展」，靈活運用商標圖樣，而為我國商標法立法宗旨所肯定。

㈤原處分與訴願決定顯有引用證據矛盾及違反平等原則：1.原處分及訴願決定僅以原告所提關於「PORTER」系列商標之使用資料，部分晚於本件商標申請註冊日，及未佐以發行量多寡及區域是否廣泛等相關資訊，即排除該使用資料之證明力，則顯有引用證據矛盾及違反平等原則之違失。蓋原告所提之使用資料縱使部分晚於本件商標申請註冊日，仍不失為證明原告在我國使用「PORTER」系列商標已建立消費者廣泛認識之有力證據，因而本件商標並無導致相關消費者混淆誤認之虞。

2.原處分及訴願決定於審認據以核駁商標之著名程度時，未詳查該些雜誌發行地區及數量，僅憑參加人於他案當中提出之日文雜誌資料，即審定該些資料足以證明據以核駁商標為我國著名商標；反觀對於原告所提之使用資料，卻以「其發行量多寡及區域是否廣泛，均乏證可酌，自不得執為本件商標之申請註冊無使相關公眾產生混淆誤認之虞之論據...」，則原處分及訴願決定立場嚴重偏頗，顯難維持。

㈥綜上論述，本件據以核駁商標非我國著名商標，且據以核駁商標之權利在台灣為原告所有，應無導致相關公眾混淆誤認之虞，則本件商標並未構成商標法第23條第1項第12款規定之要件，應准予註冊，訴願決定及原處分均有違法，狀請鈞院鑒核，賜判如原告訴之聲明，俾符法制，而維權益。

乙、被告主張：

㈠按商標「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，但「得該商標或標章之所有人同意申請註冊者」，不在此限，為商標法第23條第1項第12款所明定。所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者；而「有致相關公眾混淆誤認之虞」，係指商標或標章所表彰之商品或服務會與著名商標權人間產生聯想，有造成所申請註冊之商品或服務係由著名商標權人所參與、授權或贊助之印象，而使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞者而言。又商標近似及據以核駁商標著名二項要素，為前揭法條規定必須具備之要件，其他參酌要素則視個案中是否存在而為斟酌，合先敘明。

㈡本案存在之相關因素之審酌：

1.商標是否近似暨其近似之程度：

⑴商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（被告審查基準5.2.1參照）。而商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。

⑵本件原告申請註冊之「PORTER及圖」商標圖樣上之外文「PORTER」及圖形，與參加人之「PORTER」、「PORTER及人形圖」、「YOSHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」、「PORTER DASH！」及人形圖等商標圖樣上之外文及人形圖相較，二者均有相同之外文「PORTER」，及以雙手前後擺開、昂首闊步之戴帽人形圖為主體之圖形，予人構圖意匠極相彷彿之印象，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

2.據以核駁商標是否為著名之商標或標章：經查據以核駁商標係參加人首先使用於「背包、皮包、手提袋」等商品之商標，早於西元1981年起即陸續於日本申准註冊，為促銷據以核駁商標之商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據以核駁商標商品至香港地區販售，並長期廣泛宣傳促銷，西元2001年之銷售金額已逾1百億日幣，銷售數量逾170萬件。至商標權人雖無直接進口據以核駁商標商品至我國銷售，然衡諸我國與港、日經貿旅遊往來密切，據以核駁商標商品長期以來經日本流行雜誌大幅報導，而該等雜誌大部分在我國亦有販售，且於日本、香港地區因大量銷售而享有極高知名度，並於網路上經國內網友踴躍討論等情，復參酌據以核駁商標權人於另案審定第0000000、0000000、0000000、0000000號等商標異議案中所檢送之公司簡介、商品型錄、於日本之販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表、在我國亦有販售之「non-no」、「men's non-no」、「MORE 」、「POPEYE」、「Men's club」、「Smart」、「Very」、「Spring」、「Olive」等日文雜誌上刊登據以核駁商標之相關資料、據以核駁商標商品經網友討論之網頁資料、日文雜誌廣告及報導等附卷可稽之證據資料影本觀之，足堪認定據以核駁商標所表彰之信譽於本件商標93年04月12日申請註冊前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度（經濟部經訴字第9306215920、0000000000、0000000000、0000000000號訴願決定書及大院第000000000、000000000、000000000、000000000號判決參照）。

3.是本件原告於其後始以相同外文「PORTER」搭配極相彷彿之人形圖作為本件「PORTER及圖」商標圖樣申請註冊，指定使用於「衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、服飾用皮帶、圍裙」等商品，與據以核駁商標知名之「背包、手提袋」等商品同可作為服飾配件，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體產生混淆誤認之虞，自有首揭法條規定之適用。

㈢原告訴稱「依最高法院92年判字第562、839號判決意旨，本件據以核駁商標於他案檢送之證據資料等尚不足遽認為我國著名商標、而據以核駁之系列商標在我國之所有權應歸屬原告，本件商標係基於企業正常發展而申請註冊、及本件證據採認違反平等原則」，核不足採憑，說明如下：

1.查本件據以核駁商標業經他案認定為著名商標，並經大院93年度訴字第4010號判決指出，著名商標之認定，不須以一般消費者所普遍認知為要件，如已為相關事業或消費者所普遍認知者，即應認定為著名之商標。且著名商標之認定，應就個案情況衡酌各相關證據並考量各案相關因素以為斷，所稱最高法院92年判字第562、839號判決內容與本件案情不同，自難比附援引執為相同認定之論據。況本件據以核駁商標於日文雜誌、香港雜誌及在台灣發行之日文雜誌上刊載之「PORTER」商品之系列相關廣告及報導，業於該案異議程序時提出附卷，且查據以核駁商標所表彰之商品，其主要訴求對象即相關消費者本係年輕消費族群，而此一族群由於兩國地理位置接近、人民膚色身材相仿及國人易於收視日本電視節目等緣故，留意日本流行資訊者不在少數，是縱使相關業者或消費者閱覽日文雜誌，可能受限於文字之隔閡及數量之因素，然而依雜誌本係重圖片而輕文字之特性，加以上述大量廣告及報導後，採認據以核駁商標已達於廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度，即無不合。

2.至原告之前手祥記實業股份有限公司與參加人之間曾有之協議，姑不論其內容、效力及範圍如何，概與原告本件商標註冊申請案並無關聯，所述其繼受註冊商標權，而發展本件近似商標申請註冊等語，若仍有影響他人既存商標權益而致混淆誤認之虞，在未取得他人同意之前，自不足採。

3.末查原告所檢附之多紙刊登於雜誌之廣告及報導影本，固可佐證其於本件商標申請註冊前已有使用「PORTER」系列商標之事實，惟上述資料所使用商標之圖樣中之人形圖與本件商標之人形陰影圖不同，反觀據以核駁商標業經他案認定為著名商標，並檢附如前所述證據資料，二者所檢附證據既非同一，不同之案情自有不同之認定，原告自不得相提並論，難謂本案之證據採認有違平等原則之情事。

㈣據上論結，本件原告申請註冊之「PORTER及圖」商標有首揭法條規定不得註冊情形之適用，且訴訟理由皆不得執為本件商標應准註冊之有利論據，是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合，謹檢卷答辯，敬請核判。

丙、參加人主張：

㈠原處分及訴願決定認系爭商標違反商標法第23條第1項第12款規定，並無違誤：

1.兩造商標構成近似：

⑴按商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察（前揭審查基準5.2.1、5.2.5點參照）。

⑵查系爭商標上之外文「PORTER」及圖形與參加人之「PORTER」、「PORTER及人形圖」、「YOSHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」、「PORTER DASH!」及人形圖等商標圖樣上之外文及人形圖相較，二者均有相同之外文「PORTER」及構圖意匠極相彷彿之搬行李服務生人形圖，予人印象極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極可能會有所混淆而誤認兩造商標商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，兩造商標應屬構成近似之商標。

2.據以核駁商標為著名商標：

⑴按「曾具體舉證並經認定為著名商標或標章，得不要求商標或標章所有人提出相同證據證明之。但因個案審查需要，仍得要求其檢送相關證據證明之。」為被告著名商標或標章認定要點第11點所載。查據以核駁商標已經鈞院93年訴字第1660、1877、1916、1917、1933、1934號等判決認定著名在案，被告援引上開判決及相關商標異議審定書、訴願決定，認定據以核駁諸商標為著名商標，符合上開規定，並無違誤。

⑵查參加人早於西元1962年即首創「PORTER」商標，使用於「背包、皮包、手提袋」等商品上，並於西元1977年起陸續於日本申請註冊「PORTER」系列商標。為促銷據以核駁商標之商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數十家直營店，且透過代理商銷售據以核駁商標商品至香港地區，並於香港地區長期廣泛宣傳促銷，自西元2000年起參加人公司之營業額已逾百億日幣，凡此有被告另案審定第0000000、0000000、0000000、0000000號等商標異議案中檢送之公司簡介、日本商標註冊資料、商品型錄、於日本之販售據點表、1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表、在臺灣亦有販售「Men's non-no」、「With」、「MORE」、「non-no」、「mini」、「Zipper 」、「COOL TRANS」、「Boon」、「spring」、「smart」等相關日文雜誌、據以核駁商標商品經網友討論之網頁資料、日文雜誌廣告及報導等證據資料影本附該等案卷可稽（鈞院93年訴字第1660、1877、1916、1917、1933、1934號等商標異議案亦附有據以核駁商標之使用資料）。臺灣與日本間雖隔海相鄰，但以現代交通工具往來，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，兩地的商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛，臺灣的金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店，及遍佈於大街小巷的便利超商均有展示與販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌（關於此事實，為鈞院90年訴字第3766號判決所肯認），前揭刊登據以核駁商標商品相關廣告、報導之「Men's non-no」等日文雜誌於臺灣網路書店亦有販售，被告亦曾派員至金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店調查，發現長期以來報導據以核駁商標商品的日本流行雜誌大部分在該等連銷書店均有展示及販售（關於此事實，經被告於鈞院93年訴字1877號有關審定第00000000號「PORTER」商標異議事件中94年05月17日準備程序及其他相關案件中供述在案）。再參酌知名藝人木村拓哉、金城武於電視劇及電影中，拿著據以核駁商標商品，引起我國消費者之注意（詳參「PORTER哈日包燒上身」及「流行教主,非我莫屬!日本超人氣背包~PORTER」報導內容），自西元1988年12月起至2001年05月止參加人並曾授權祥記實業股份有限公司在臺灣行銷標示據以核駁商標之背包類商品，臺灣消費者所認識之據以核駁商標所表彰者乃參加人公司之信譽及產品品質，該祥記公司於臺灣使用據以核駁商標之效果，應歸於參加人。而且依吾人一般生活經驗，我國銷售背包、皮包、手提袋類相關業者及據以核駁商標商品主要訴求對象之年輕消費族群均普遍留意日本流行資訊，堪認據以核駁商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，符合前揭商標法第23條第1項第12款所謂之著名商標。

⑶由原告於審定第00000000號「PORTER」商標等異議案中提出的雜誌廣告或報導內容中，如「Porter哈日包燒上身」、「SUBCULTURE SCREAM次文化尖叫」、「流行教主，非我莫屬！日本超人氣背包～PORTER」、「世紀之作 一針入魂 吉田包」及「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」等文章，亦得以明瞭據以核駁商標商品受歡迎之程度；另標題為「最具大人氣品牌PORTER在台熱烈販售中」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「機能┼實用主義＝時尚的另一種可能性」等廣告內文亦說明PORTER系列品牌背包類商品受歡迎的情形；又由據以核駁商標商品在日本、香港雜誌上之廣告、報導及「SHOES&BAG有力企業名鑑」2001年版及2003年版、「吉田カバン完全讀本」部分影本等證據資料，皆可證明據以核駁諸商標之著名性。原告於另案提出之2006年03月號「nana」雜誌廣告中亦記載：「日本人氣NO.1!超強收納功能&時尚新元素就是"Porter"。」又參加人發現原告於2004年08月號「mina」雜誌廣告及2004年11月22日網際網路上以「紅遍日本的Porter『吉田包』，概念店千呼萬喚終於現身台北東區，這個因日劇『戀愛世代』木村拓哉飾演的上班族吉田先生，而聲名大噪的休閒品牌」，宣傳PORTER系列商品。

3.系爭商標有致相關公眾混淆誤認之虞：

⑴衡諸據以核駁商標使用於「背包、手提袋」等商品已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，從而原告於其後始以相同之外文「PORTER」搭配極相彷彿之人形圖，作為系爭商標圖樣，指定使用於「衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、冠帽」等商品申請註冊，與據以核駁商標知名之「背包、手提袋」等商品同可作為服飾配件，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，系爭商標應有前揭法條規定之適用。

⑵檢視前揭原告於審定第00000000號「PORTER」商標等異議案中提出的雜誌廣告或報導內容，及原告於2006年03月號「nana」雜誌廣告中之記載，發現其以「Porter哈日包燒上身」、「目前臺灣正式代理的Porter包，是所謂的『海外版』」、「世紀之作 一針入魂 吉田包」、「1962年於東京創立的PORTER，雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代流行文化的重量級代表」等為訴求，促銷「PORTER」系列商標商品，顯然意圖使消費者認為「PORTER」系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為參加人，非如原告所稱「以自己之名義行銷推廣『PORTER』系列商品」，其攀附參加人商譽之意圖明顯，有使消費者對系爭商標所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，足堪認定。

㈡按「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」為行政程序法第43條之規定，其立法理由：「考量行政著重專業、機動、效能等特質，賦予行政機關自由心證應較法定證據為優。特明定行政機關經斟酌全般意見陳述內容及調查證據之結果，得依自由心證，判斷事實之真偽。」原告訴稱「參加人於他案檢送之公司簡介、商品型錄、於日本之販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表等資料，屬參加人公司自行製作之內部文書，不具公信力」，惟查參加人提呈之公司簡介、商品型錄、於日本販售之據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表等證據資料雖為參加人所自行製作，惟並非不得作為被告審查據以核駁商標是否著名時之證據；且將公司簡介及商品型錄內容與參加人另行提呈之香港、日本流行雜誌上大量廣告、報導等內容相互勾稽，足以判定其內容正確無誤；又參加人提呈之「SHOES&BAG有力企業名鑑」2001及2003年版，即記載參加人公司自西元2000年起銷售額已超過1百億元，且於高島屋、三越、丸井、大丸、西武、小田急、阪急、伊勢丹等百貨公司販售其商品，該證據資料亦足以證明參加人提出之日本販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表所載內容與事實相符。茲再檢附據以核駁商標商品銷售至香港之部分發票影本，用以證明參加人確實持續行銷據以核駁商標商品至香港地區。

㈢按「前項第12款、第14款至第16款及第18款規定之情形，以申請時為準。」為商標法第23條第2項之規定。是以，判斷是否符合商標法第23條第1項第12款所規定之不得註冊事由，應以系爭商標申請註冊時為事實判斷基準時點。原告訴稱「原告所提之使用資料縱使部分晚於系爭商標申請註冊日，仍不失為證明原告在我國使用『PORTER』系列商標已建立消費者廣泛認識之有力證據，因而系爭商標並無導致相關消費者混淆誤認之虞」，惟原處分認為：「...（原告）所附雜誌廣告大多晚於本件商標申請註冊日之後，其中僅2004年02月刊登於『lover情人』之影本1紙稍早於1、2個月，惟其發行量多寡及區域是否廣泛，均乏證可酌，自不得執為本件商標之申請註冊無使消費者產生混淆誤認之虞之論據。」符合商標法第23條第2項有關事實判斷基準時點之規定，並無違誤。原告上開主張並不可採。

㈣綜上所述，系爭商標確有違反商標法第23條第1項第12款之規定，原處分及訴願決定並無違法或不當，懇請 鈞院鑒核，依法駁回原告之訴。

理由

一、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第12款所規定。而本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為同法施行細則第16條所明定。又所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使商品相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。

二、本件係原告前手廖淑真於93年04月12日以「PORTER及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之「衣服、... 、圍裙」等商品，向被告申請註冊，旋即將本件商標申請權讓與原告。經被告審查，認本件商標圖樣上之「PORTER」及圖形與參加人使用於「背包、皮包、手提袋」等商品之「PORTER」、「PORTER及人形圖」、「YOSHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JA PAN 及圖」、「PORTER DASH ！」及人形圖等著名商標構成近似，有致相關公眾混淆誤認之虞，應不准註冊，乃以94年11月22日商標核駁第289364號審定書為核駁之處分。原告則不服，為如事實欄所載之主張。是本件應審究者，厥為系爭商標是否有商標法第23條第1 項第12款所規定，不得申請註冊之情形，亦即：⑴系爭商標與據以核駁商標是否構成近似，是否有致公眾混淆誤認之虞？⑵據以核駁商標於系爭商標申請註冊前是否為著名之商標？

三、本院判斷如下：

㈠本件原告申請註冊之「PORTER及圖」商標圖樣，係由外文「PORTER 」疊置於「手提行李之門僮側影圖」之上所組成，與參加人之「PORTER」、「PORTER及人形圖」、「YOSHIDA& COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」、「PORTER DASH ！」等商標圖樣相較，二者均有相同之外文「PORTER」，雖本件商標外文「PORTER」係疊置於「手提行李之門僮側影圖」之上，惟「PORTER」之中文字義即為「門房」、「挑伕」之意，與據以核駁商標圖樣上之外文「PORTER」，均予消費者寓目印象為「PORT ER 」即「門房、門僮」之意，在外觀及觀念上相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，應屬構成近似之商標。

㈡本件原告於其後始以「PORTER及圖」商標，指定使用於「衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、冠帽、禦寒用耳罩、襪子、服飾用手套、腰帶、服飾用皮帶、圍裙」袋」等商品；與諸據以核駁商標使用於「背包、皮包、手提袋」等商品相同或類似，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體產生混淆誤認之虞。

㈢查據以核駁之「PORTER」等商標，係參加人首先使用於「背包、皮包、手提袋」等商品之商標，早於西元1981年起即陸續於日本申准註冊，為促銷據以核駁商標之商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據以核駁商標商品至香港地區販售，經長期廣泛宣傳促銷，西元2001年之銷售金額已逾日幣1 百億元，銷售數量逾170 萬件，並於網路上經國內網友踴躍討論，凡此有據以核駁商標權人於審定第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號等商標異議案中所檢送之公司簡介、商品型錄、於日本之販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表、在我國亦有販售之「non-no」、「men's non-no」、「MORE」、「POPE YE 」、「Men'sclub 」、「Smart 」、「Very」、「Spring」、「Olive 」等日文雜誌上刊登據以核駁商標之相關資料、據以核駁商標商品經網友討論之網頁資料、日文雜誌廣告及報導等證據資料影本附各異議案卷可稽；再者，揆諸由原告於審定第00000000號「PORTER」商標等異議案中提出的雜誌廣告或報導內容中，如「Porter哈日包燒上身」、「SUBCULTURE SCREAM次文化尖叫」、「流行教主，非我莫屬！日本超人氣背包～PORTER」、「世紀之作一針入魂吉田包」及「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」等文章，亦得以明瞭據以核駁商標商品受歡迎之程度；另標題為「最具大人氣品牌PORTER在台熱烈販售中」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「機能┼實用主義＝時尚的另一種可能性」等廣告內文亦說明PORTER系列品牌背包類商品受歡迎的情形；又由據以核駁商標商品在日本、香港雜誌上之廣告、報導及「SHOES&BAG 有力企業名鑑」2001年版及2003年版、「吉田カバン完全讀本」等雜誌上刊載之「PORTER」商品之系列相關廣告及報導；其所表彰之商品，其主要訴求對象即相關消費者乃係年輕消費族群，而此一族群由於兩國地理位置接近、身材相仿及國人易於收視日本電視節目等由，留意日本流行資訊者不在少數，本於雜誌重圖片而輕文字之特性，加以上述大量廣告及報導後，足認核駁商標已達於廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度；且據以核駁商標業經本院93年訴字第1660、1916、1917、1933、1934號等判決認定著名在案；是原告主張據以核駁商標非我國著名商標，自不足採。

㈣至原告主張自77年起參加人曾授權祥記實業股份有限公司（下稱祥記公司）在臺灣行銷標示據以核駁商標之背包類商品，臺灣消費者所認識之據以核駁商標所表彰者非屬參加人公司之信譽及產品品質乙節。惟查，參加人授權祥記公司行銷之商品者，乃係表彰據以核駁商標之商品，而非表彰原告自己之商標，此由上開原告所為之廣告其商標均屬有關「PORTER」商標，而非系爭申請註冊之「PORTER及圖」商標圖樣自明；是原告上開主張，容有誤解，亦難可信。

四、綜上所述，系爭商標之申請註冊，有審定時商標法第23條第1 項第12款規定不得申請註冊之情形；原告所訴，核不足採。從而，被告所為系爭商標之應不予註冊之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告應為准予本件商標註冊之處分，為無理由，應予駁回。

五、本件事證己明，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，故不予逐一論述，附此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第七庭審判長法 官　李得灶