臺北高等行政法院判決

原告

甲○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

丁○○

參加人

美商‧卡斯登製造公司

代表人

乙○○

訴訟代理人

丙○○ 律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國97年3月12日經訴字第09706103050 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人美商‧卡斯登製造公司參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告前於民國（下同）89年6 月12日以「PING EYE及圖」商標，作為其註冊第499042號「品艾及圖PING EYE」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第28類之高爾夫球、高爾夫球桿、高爾夫球座、高爾夫球桿頭、網球拍、乒乓球、球桌、兒童玩具、羽毛球、足球、運動用具袋、高爾夫球具袋等商品，向被告智慧財產局申請註冊，經被告審查，核准列為審定第944355號聯合商標（下稱系爭商標，詳見附圖㈠），並於90年7 月1 日註冊公告，專用期間自90年6 月1 日起至99年9 月15日止。其後商標法於92年11月28日修正公布施行，被告爰依現行商標法第86條第2 項及第89條第1 項規定，將系爭審定聯合商標視為獨立商標。依同法第91條第2 項規定，對本法修正施行前註冊之商標，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。嗣參加人美商‧卡斯登製造公司於95年9 月28日以系爭商標有違註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款之規定，並檢具如附圖㈡所示商標（註冊第00000000、000000 00 號商標，下稱據以評定商標），對之申請評定，案經被告審查，認原告申請系爭商標註冊係屬惡意等由，以96年9 月27日中台評字第950354號商標評定書為系爭「第944355號『PING EYE及圖』商標（原聯合商標）之註冊應予撤銷」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部97年3 月12日經訴字第09706103050 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

㈡被告聲明：原告之訴駁回。

三、兩造之爭點：

⑴系爭商標與據以評定商標是否構成近似？

⑵據以評定商標是否為著名商標？

⑶系爭商標是否有致相關公眾混淆誤認之虞？

⑷系爭商標之註冊是否屬惡意？

㈠原告主張：

⒈按商標法（92年5 月28日修正，下同）第50條規定：「商標之註冊違反第23條第1 項或第59條第4 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。商標註冊前，侵害他人之著作權、專利權或其他權利，於註冊後經法院判決侵害確定者，準用前項之規定。」惟系爭商標於89年6 月12日申請註冊前，並未侵害參加人之著作權、專利權或其他權利。本件商標評定案，不符商標法第50條之規定，原處分顯有違誤。次按商標法第51條第1 、2 項規定：「商標之註冊違反第23條第1 項第1 款、第2 款、第12款至第17款或第59條第4 項規定之情形，自註冊公告之日起滿5 年者，不得申請或提請評定。前條第2 項規定之情形，於其判決確定之日起滿5 年者，不得申請或提請評定。」同條第3 項規定：「商標之註冊有第23條第1 項第12款情形係屬惡意者，不受第1 項期間之限制。」惟系爭商標圖樣，係沿襲原告所有註冊第00000000號與註冊第00000000號「品艾PING EYE及圖」商標圖樣中之外文「PING EYE」，顯然與據以評定商標之存在與否無涉；而參加人所有據以評定之2 件所謂「著名商標」，既無在任何國家申請註冊，從引證證據中，也看不出參加人有依一般市場習慣使用過據以評定商標，這二件所謂之「著名商標」，實際是由參加人所偽造，原處分及訴願決定卻予以配合認定。系爭商標之註冊，並無商標法第51條第3 項規定之情事甚明。原處分及訴願決定指稱系爭商標圖樣，沿襲原告所有註冊第00000000號與註冊第00000000號「品艾PING EYE及圖」商標圖樣其中之外文「PING EYE」，係屬惡意，顯然有不依證據認定事實之違法，違反商標法第51條第1 、2 項之規定。另按商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，為系爭商標於89年6 月12日申請註冊時，商標法第37條第7 款所明定。現行商標法第23條第1 項第12款則規定商標有相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得申請註冊。而衡酌商標圖樣是否近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，同法修正前施行細則第15條第1 項及第31條第1 項亦定有明文。系爭商標申請註冊時，據以評定商標與「PING EYE」及「PING EYE2 」這2 件「非商標」，依法不足以認定為著名商標，謹分述如后。

⒉本件卷存評定申請書中所提出的證據，均不具證據力：

⑴參加人在本件卷存評定申請書中所提出的證據均非正本，也均未經相關主管機關認（驗）證，依法不具證據力。

⑵參加人雖然在本件卷存評定申請書中自稱有使用據以評定「PING EYE」及「PING EYE2 」這2 件所謂之「著名商標」，在高爾夫球具商品，但是在其臨訟製作的本件卷存評定申請書附件2 「PING」商標註冊資料中，卻看不到有任何「PING EYE」或「PING EYE2 」這二件商標註冊證據。如上所述，據以評定「PING EYE」及「PINGEYE2」商標，實際是由參加人所偽造，原處分卻據以認定為著名商標，其認事用法，均有違誤，訴願決定卻未予糾正，顯然亦有違誤。

⑶參加人在本件卷存評定申請書所提出的據以評定商標之申請日期與註冊日期，均晚於原告所有註冊第00000000號「品艾PING EYE及圖」商標之申請日期與註冊日期。

⑷參加人在本件卷存評定申請書所提出的附件5 係西元2006年3月17日網路下載的資料。

⑸參加人在本件卷存評定申請書所提出的附件6 ，原處分記載「依據1989年高爾夫球市調公司Darrell （達瑞爾）之調查，據以評定商標係美國高爾夫球友使用率最高之鐵桿品牌。」經查，參加人根本未曾在任何國家申請註冊過「PING EYE」及「PING EYE2 」商標，指定使用於高爾夫球、高爾夫球桿、高爾夫球座、高爾夫球桿頭、網球拍、乒乓球、球桌、兒童玩具、羽毛球、足球、運動用具袋、高爾夫球具袋等運動器具類商品，上開所謂西元1989年高爾夫球市調公司Darrell （達瑞爾）的調查內容，也看不出是針對使用「PING EYE」及「PINGEYE2」商標之商品所作之調查；上開證據係一非公開，亦未經官方認證之打字影印本，係屬於可以隨時製作之私文書，依法不具證據力。

⑹參加人在本件卷存評定申請書所提出的附件7 ，係西元2006年3 月17日網路下載的資料，日期晚於原告所有註冊第00000000號商標之註冊日期。其中附件8 、9 ，係其臺灣代理商之商品目錄，屬私文書，參加人可以自行製作，無證據力。

⑺參加人在本件卷存評定申請書所提出的附件10之高爾夫文摘證據，其中固記載有「Pin 型推桿」，惟與據以評定商標無關。

⑻參加人在本件卷存評定申請書所提出的附件11之高爾夫文摘證據，其中固刊載有「PING EYE2 5 號鐵桿」字樣，實際「EYE2 5號鐵桿」字樣是型號，「PING」是商標；因參加人根本未曾在任何國家申請註冊過或使用過「PING EYE2 」商標；「PING EYE2 」既非「商標」，顯然亦非我國商標法所謂之「著名商標」，上開附件11之高爾夫文摘證據，無證據力。

⑼參加人在本件卷存評定申請書所提出的附件12至22之外文高爾夫雜誌證據，顯然均未在國內發行，並且均係影印資料，不具證明著名商標之證據力。

⑽參加人在本件卷存評定申請書所提出的附件3 至22之證據中，沒有一件比本件商標訴願書所提出的註冊第000000 00 號「賓補PING」商標，更早使用「PING」這個外文。

⑾大法官會議釋字第104 號解釋：「商標法第2 條第8 款所稱世所共知，係指中華民國境內，一般所共知者而言。」本件申請評定理由欠缺系爭商標申請註冊日前，據以評定商標及「PING EYE」或「PING EYE2 」商標之「商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料」、「國內、外之報章或電視等大眾媒體廣告資料」、「商標在國內市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料」、「具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料」、「行政或司法機關所為相關認定之文件」及「其他證明商標或標章著名之資料」等認定著名商標或標章之證據。參加人在本件卷存評定申請書所提出的證據，既欠缺上開認定著名商標或標章之證據，並且均非正本，也均未經相關主管機關認（驗）證，顯然均不足以證明據以評定商標係著名商標。

⒊本件商標並無修正前商標法第37條第7款規定之適用：

⑴參加人雖然在本件卷存評定申請書中自稱有使用據以評定之「PING EYE」及「PING EYE2 」這2 件所謂之「著名商標」在高爾夫球具商品，但是在其臨訟製作的本件卷存附件2 「PING」商標註冊資料中，卻看不到有任何「PING EYE」或「PING EYE2 」商標的註冊證據。原處分卻據以認定系爭商標與據以評定之「PING EYE」及「PING EYE2 」商標構成近似，其認事用法，均有違誤。訴願決定配合認定，未予糾正，顯然亦有違誤。

⑵本件系爭商標與據以評定商標，在外觀、讀音、含義及給消費者帶來異樣的視覺感受整體效果方面皆不相同，二商標並未構成相同或近似：

①按判定商標能否得以核准公告、註冊的關鍵在於該申請商標與已經註冊之商標是否屬於使用在同一商品或類似商品上的相同或近似商標。而判斷二商標是否相同或近似，應從二商標的外觀、讀音、含義及整體效果進行上比較判斷，其中二商標間含義不同，整體外觀有別，給消費者帶來異樣的視覺感受，是判斷二商標是否相同或近似的關鍵。

②系爭商標與據以評定商標之組成要素，表現形式及整體外觀上完全不同：系爭商標是由「PING EYE」及圖形組成，是文字加圖形的組合商標。而據以評定商標商標只有1 個「PING」字，並且無任何修飾。顯然系爭商標與據以評定商標在結構組成上存在著明顯的差異。

③系爭商標與據以評定商標在設計風格上也迥然不同，整體外觀毫無相同或近似可言：系爭商標的文字與圖形在設計風格上趨於一致，菱形的外輪廓將象徵著「球洞」的眼睛圖案與首尾漸小、中心突起的文字部分包含其中，各部分間互為映襯、相得益彰，形成一個完美和諧的整體。同時，這一設計又貌似精美的小徽章，格外引人注目並令人難以忘懷；而據以評定商標僅為「PING」字，係一極普通體之設計，看上去印象平平，從以上逐一對比中不難看出，由於系爭商標與據以評定商標在組成要素及設計風格上的顯著不同，使它們的整體外觀有很大的差異，帶給人們的視覺感受也相去甚遠，因此消費者是很容易將它們予以區分的。

④系爭商標與據以評定商標讀音不同：因系爭商標與據以評定商標組成內容及形式的不同，其在讀音上亦不相同，消費者完全可以分辨。

⑤就含義而言，系爭商標與據以評定商標完全不同：由於原告對系爭商標與參加人對據以評定商標融入的情感不同，自然商標組成要素也就不同。系爭商標之英文為「PING EYE」，而據以評定商標僅為「PING」，儘管兩商標中都有「PING」字，但表達意境卻全然不同。經查，「PING」是一個固有且常見的「象聲詞小」或稱「狀聲詞」，按照國語發音應為「砰」，被廣泛使用在被告核准的註冊商標及網路上，由此來看「PING」並非參加人所獨創，被告與參加人不能將別人帶有「PING」字眼的商標視為抄襲之作；由於系爭商標在「PING」後多加了「EYE 」，就使得系爭商標與據以評定商標所要突顯出的主題大相徑庭，帶有不同的色彩，這才真正體現了文字變換的無窮魅力。僅就系爭商標而言，其超乎尋常的文字組配可以使人產生許多聯想，而原告選用「PING」即「砰」，係打高爾夫球揮桿擊球時所發出的聲響，來展現揮桿時果敢與有力的動作，以此象徵自信與成功。另外，系爭商標中酷似眼睛的圖案，與「EYE 」字含義相一致，影射注入的「球洞」或「靶心」，由此便知系爭商標所要體現的是「揮桿即中」時的喜悅心情，而這一酣暢淋漓的滿足感，又是通過產品的優異與操控者技法的高超來實現的。由此可見，系爭商標是一經過精心策劃的、蘊含深刻意義且獨創性極強的商標。它的設計非常絕妙，初看便撩人無限遐思，在瞭解系爭商標背後的真正含義後，無不為這一看似普通之商標設計，但卻展現原告獨有創意的藝術表現力，豈非絕妙。而據以評定商標只有「PING」字，其寓意的表達遠不及系爭商標那樣深厚。由此來看兩商標所渲染的藝術感染力及給人們的感悟完全不同，消費者可以通過系爭商標與據以評定商標之外觀與讀音，以及自己的聯想與理解來判斷兩商標的不同而免於混淆。另外，「PING」這個字為一現實生活中常見的「象聲詞小」或稱「狀聲詞」，因此如原起訴狀所示，參加人選用「PING」這個字作為商標並不是獨創，阻止他人的合法使用也是不合理的，更何況系爭商標是「PING」與「EYE 」這兩個字與酷似眼睛的圖案組合而形成帶有特殊含義的商標，這樣區別就更加明顯，對於此類情形的商標由於彼此形態各異，表現手法有別，在整體外觀上的區別就尤為顯著，系爭商標與據以評定商標的共存不會給消費者帶來任何混淆，因此系爭商標申請註冊時，未被被告審定與據以評定商標近似，被告與參加人亦不否認，諸如此類含有「PING」這個字的商標不勝枚舉。由此來看，只要兩商標各自的表現手法不同，商標的含義不同，顯現的整體外觀不同，給人們的視覺效果有明顯差異，應是判定非近似的重要條件。

⑥參加人以本案相同之理由，向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局申請異議西元2002年10月22日原告在該國註冊之同一「PING EYE及圖」商標，西元2008年6 月10日經中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局以（2008）商標異字第03957 號「PING EYE及圖」商標異議裁定書裁定異議不成立，有參加人所提商標異議申請書、中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局（2008）商標異字第03957 號「PINGEYE 及圖」商標異議裁定書及「PING EYE及圖」商標該准註冊之公告資料可證（見本院卷第63至71頁）。系爭商標與據以評定商標顯然非屬近似商標。

⑦綜上所述，系爭商標與據以評定商標在圖形、英文字母組成，讀音及含義上皆不相同，兩商標完全不同的設計風格及表現形式，使得兩商標整體外形上存在著很大的區別。特別是系爭商標為文字加上圖形之組合，已足以使消費者對系爭商標與據以評定商標產生完全不同的視觀感受，兩者根本無法相提並論。因此，系爭商標的申請註冊並無修正前商標法第37條第7 款、現行商標法第23條第1 項第12款之情事及商標法第51條第3 項規定之適用，這一點僅從被告給予系爭商標審定准予註冊多年這一事實也可以得到證明。次按系爭商標是原告精心設計，並經過多年的使用與宣傳，在社會上已有一定知名度的商標，況且據以評定商標之申請日期與註冊日期，均晚於原告所有註冊第00000000號「品艾PING EYE及圖」商標之申請日期與註冊日期。由系爭商標的實際使用、申請註冊情況可以清楚地看出，系爭商標確為原告首創，而且這一創意帶有很強顯著特點，足以同其他企業商標相區別，被告與參加人有何理由誣陷系爭商標是摹仿、抄襲參加人所舉自稱「著名商標」之據以評定商標呢？況且參加人無法證明據以評定商標為「著名商標」，因此這一說辭純粹是一種妄稱，是為阻擋他人商標合法註冊，阻礙別人企業發展，企圖獨霸市場氛圍而製造出的牽強附會的理由。然而，原告就系爭商標申請註冊，也是在尋求法律保護的前提下，以守法經營為基礎更加擴大發展自己的企業。如果系爭商標經評定撤銷確定，原告及所經營企業也就無法繼續將系爭商標使用在所經營的商品上得到更廣大範圍內的保護，這會使原告的切身利益帶來重大損失，同時消費者因無法購買到真正屬於系爭商標的產品而在自身的利益上也將受到嚴重影響。原處分昧於上開事實，認定系爭商標與據以評定商標係近似商標，並據以作為撤銷系爭商標註冊之理由，其認事用法，均有違誤。訴願決定未予糾正，顯然亦有違誤。

⑶被告在核准據以評定商標前後，所核准使用於各種商品或服務，商標圖樣含有外文「PING」的註冊商標超過240 件，其中外文部分單純使用「PING」的註冊商標有10件（見本院卷第15、16頁），上開被告所核准，序號86至89商標圖樣外文部分單純使用「PING」的註冊商標申請人係世界知名的迪士尼企業公司，據以評定商標豈會比上開迪士尼企業公司使用其所有的「PING」商標更具知名度？上開迪士尼企業公司所有序號86至89「PING」商標申請註冊時間均比據以評定商標晚，是否即有致相關公眾混淆誤認之虞？如果沒有，據以評定商標與由參加人所偽造的「PING EYE」及「PING EYE2 」這2 件所謂之「著名商標」，如何能被採認為著名商標？本案卷存評定申請書所附「PING」商標於各國申請註冊資料之註冊日期（包括據以評定商標），及廣告資料登載日期，顯示絕多數均晚於原告所有註冊第00000000號「品艾PING EYE及圖」商標獲准註冊之日期。在此網際網路時代，任何人隨時隨地都可以上網看到原告所有註冊第00000000號「品艾PING EYE及圖」商標及系爭商標（原聯合商標／正註冊號00000000）使用於相關商品。而維基百科Wikipedia 則解釋：「ping是一個電腦網路工具，用來測試特定主機能否通過IP到達。ping的運作原理是向目標主機傳出一個ICMP echo 要求封包，等待接收echo回應封包。程式會按時間和反應成功的次數，估計失去封包率（丟包率）和封包來回時間（網路時延）。」西元1983年12月，Mike Muuss寫了這個程式，在IP網路出問題時方便找出其根源。因為這個程式的運作和潛水艇的聲納相似，他便用聲納的聲音來為程式取名。David L. Mills曾提出一個backronym ：Packet InternetGrouper ／Gopher（後者指地鼠）。」網路上則有「Ping的漂亮小窩」、「ping媽咪的育兒田野筆記」、「ping的網路名片：PINGHWW 的名片：優仕網」…等部落格。顯見本件據以評定之商標圖樣上之外文「PING」為一般常見詞彙，且客觀上已成為一般人普遍慣用之口語，並不具獨創性，其商標識別性依前開審查基準5.1 規定應屬弱勢商標。本件商標並無修正前商標法第37條第7款規定之適用，訴願決定及原處分未綜合就有無混淆誤認之虞之各項客觀因素加以判斷，僅憑商標近似性此一因素作為單一參酌因素，即遽為二商標有致消費者混淆誤認之虞，顯有違論理法則及經驗法則，原處分認定據以評定商標與由參加人偽造的「PING EYE」及「PING EYE2 」這二件所謂之「著名商標」，係著名商標，顯然有不依證據認定認定事實之違法。訴願決定卻未予糾正，顯然亦有違誤。

⒋綜上所述，本件商標評定案，不符商標法第50條之規定，原處分顯有違誤。系爭商標之註冊，並無商標法第51條第3 項規定之情事，原處分顯然違反商標法第51條第1 、2項之規定。系爭商標與據以評定商標，經通體觀察，二商標並未構成相同或近似。參加人在本件卷存評定申請書中所提出的證據均非正本，也均未經相關主管機關認（驗）證，依法不具證據力。又本件據以評定之商標圖樣上之外文「PING」為一般常見詞彙，且客觀上已成為一般人普遍慣用之口語，並不具獨創性，其商標識別性依前開審查基準5.1 規定應屬弱勢商標。原處分卻據以認定據以評定商標與實際是由參加人偽造的「PING EYE」及「PING EYE2」這2 件未註冊、亦未經使用之「商標」，於系爭商標89年6 月12日申請註冊時，已為相關事業及消費者所普遍認知而達著名商標之程度，係著名商標，並據以作為撤銷系爭商標註冊之理由，其認事用法，均有違誤。訴願決定未予糾正，顯然亦有違誤。

㈡被告主張：

⒈按商標法第50條第1 項規定，「商標之註冊違反第23條第1 項或第59條第4 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊」。同法第51條第1 項規定，「商標之註冊違反第23條第1 項第1 款、第2 款、第12款至第17款或第59條第4 項規定之情形，自註冊公告之日起滿5 年者，不得申請或提請評定」。又同法條第3 項復規定「商標之註冊有第23條第1 項第12款情形，係屬惡意者，不受第1 項期間之限制」。而商標之註冊是否「有第23條第1 項第12款情形」及商標權人是否「係屬惡意」，均為其評定申請案件得否排除申請評定之5 年除斥期間規定適用之要件。至該項所稱之「惡意」，當非僅指單純之知悉，而應指申請人有「仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖」者而言（經訴字第09506171300 號訴願決定書參照）。本件系爭商標自90年7 月1 日註冊公告迄今雖已逾5 年期間，然查本件據以評定之「PING」、「PING EYE」、「PING EYE2 」等商標之信譽於系爭商標申請註冊當時已為國內相關事業及消費者所普遍認知而達著名商標之程度，又原告明知據以評定商標之存在，而以與之極為近似之系爭商標申請註冊，堪認有仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖，系爭商標之註冊應有第23條第1 項第12款規定情形且屬惡意，依商標法第51條第3 項規定，不受同條第1 項5 年除斥期間之限制，參加人自得對系爭商標申請評定，合先敘明。

⒉商標法第91條第2 項規定，對本法修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件系爭商標係於90年6 月1 日註冊，屬現行商標法修正施行前註冊之商標，其商標評定應適用註冊時規定，核為87年11月1 日公布施行之商標法。又本件系爭商標所涉註冊時商標法第37條第7 款規定，業經修正為現行商標法第23條第1 項第12款規定，於系爭商標註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由，再予敘明。

⒊按系爭商標註冊時商標法第37條第7 款本文規定，商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；現行商標法第23條第1 項第12款本文規定，商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」者，係指系爭商標所表彰之商品會與著名商標權人間產生聯想，有造成所申請註冊之商品係由著名商標權人所參與、授權或贊助之印象，而使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞者而言。而判斷是否有混淆誤認之虞，被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準，列有各項相關參考因素，茲分述如下：

⑴據以評定商標是否為著名之商標：商標法施行細則第16條規定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。又著名商標或標章之認定，不以在我國註冊或申請註冊為必要。查本件依據參加人檢送之商標註冊資料、商品型錄及價目表、調查報告、相關報導網頁、西元1979年至1990年間國內外雜誌等證據資料觀之，參加人早於西元1959年起即以「PING」作為商標使用於高爾夫球、球桿等商品，嗣分別於西元1979、1982年推出「PING EYE」、「PING EYE2 」等「PING」系列商標商品。參加人除以「PING」商標自西元1959年起陸續於美國、澳大利亞、瑞士、墨西哥、紐西蘭、加拿大、德國、日本、英國、韓國、法國、泰國等世界多國申准商標註冊，80年間在我國取得註冊第509974、511953號商標權外，並持續於「高爾夫天下雜誌」、「高爾夫文摘」、「GOLFWORLD 」、「Country Club Golfer 」、「U.S.Amateur Program 」、「MITSUKOSHI LADIESOPEN 」、「Asahi Golf Weekly 」、「GOLF LINK 」、「SCORE MAGAZINE」、「GOLF MAGAZINE 」、「The Golf Reporter 」、「The Golf Supplies Report er 」等國內外雜誌上廣告宣傳「PING」、「PING EYE」、「PING EYE2 」等商標之高爾夫球、球桿等商品，其商品亦於西元1984年間經由臺灣代理商於臺灣廣告銷售。另據高爾夫球市調公司Darrell （達瑞爾）之調查，西元1986至1989年高爾夫球鐵桿之市佔率連續4 年皆以據以評定之「PING」、「PING EYE2 」商標之產品為當年度最高，甚至於西元2003年之調查仍以據以評定商標為美國本土高爾夫球友使用率最高之鐵桿品牌，凡此堪認據以評定商標所表彰之品質與信譽，於系爭商標89年6 月12日申請註冊時，已廣為相關事業及消費者所普遍認知而達著名商標之程度。

⑵商標是否近似暨其近似之程度：商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品／服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品／服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（「混淆誤認之虞」審查基準5.2.1 參照）。本件系爭商標與據以評定之「PING」、「PINGEYE 」、「PING EYE2 」等商標相較，二者均有相同之外文「PING」或「PING EYE」，又系爭商標圖樣上之圖形設計與參加人所檢送之附件5 網頁資料、附件8 商品型錄、附件11高爾夫文摘等之廣告等影本所揭示使用之「PING EYE」、「PING EYE2 」等商標之商品上球頭背面凹陷內設計圖樣亦相彷彿，是以二造商標以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。

⑶相關消費者對商標之熟悉程度：相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之，如相關消費者對衝突之二商標僅熟悉其中之一，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護（「混淆誤認之虞」審查基準5.6 參照）。如前所述本件據以評定商標經參加人長期宣傳使用，已在相關消費者及事業間建立相當程度之商譽。然而，原告並未檢具相關使用事證以供審酌，系爭商標之使用情形無法審認。是以，據以評定商標較諸系爭商標而言，係消費者較熟悉之商標一節足堪認定。

⑷系爭商標之申請是否善意：經查原告為「正聖工業有限公司」之代表人，該公司所營事業即為「高爾夫球桿、高爾夫球具用品及各種運動器材裝配組合買賣及進出口業務」，有該公司基本資料查詢網頁影本附卷可稽，原告身為競爭同業，應較一般消費者更積極於瞭解及取得同業品牌及相關產品資訊而不難知悉據以評定商標之存在。且據參加人檢附之附件24刑事判決影本可知，原告曾於84、85年間涉有製造及販賣仿冒他人註冊商標之高爾夫球具商品之犯行，該判決書中並有「仿冒PING高爾夫球鐵桿」之記載，原告自亦可從中獲悉據以評定商標，其後竟未徵得參加人同意，以獲取不正利益之意圖，於89年6 月12日以與之極為近似之本件系爭商標申請註冊，復指定使用於同一或類似之高爾夫球、高爾夫球桿等商品，實難諉為巧合，堪認其申請註冊係屬惡意。

⒋衡酌上述相關因素綜合判斷，據以評定商標使用於高爾夫球、球桿等商品已臻著名，且為消費者較為熟悉之商標，而二造商標構成高度近似，又系爭商標之申請非屬善意，復指定使用於同一或類似之高爾夫球、高爾夫球桿等商品，其註冊應有使相關消費者產生聯想，造成所申請註冊之商品係由參加人所參與、授權或贊助之印象，而使相關公眾對其所表彰之商品來源發生混淆誤認情事，有前揭法條規定之適用。

⒌至原告訴稱以外文「PING」作為商標之外文獲准註冊者眾，其中有申請註冊日早於據以評定之註冊509974、511953號商標申請註冊或廣告登載日期者，亦有世界知名之迪士尼企業公司所註冊者，本案據以評定商標應不如其著名，且於參加人取得據以評定之註冊509974、511953號商標權及使用據以評定商標前，原告已以「品艾PING EYE及圖」商標指定使用於高爾夫球、高爾夫球桿等商品，取得註冊第499042、516484號商標權，於網際網路上隨時可查得其相關商品之使用，又查「ping」於維基百科解釋為電腦網路工具、「PING」已成為一般常見字彙識別性較弱等節，經查外文「PING」（「ping」）固有其字義，惟參加人以之使用於高爾夫球、高爾夫球桿等商品，並非該等商品相關說明文字，復經參加人長期廣泛使用而臻著名，應難謂其識別性不高，又原告所舉以外文「PING」作為商標或商標之一部分之註冊案例，除本案二造當事人所註冊者外，其餘均指定使用於與本案迥異之商品，復無該等商標使用是否已達著名程度之證據資料，自不影響本案就據以評定商標使用於高爾夫球、球桿等商品已臻著名之認定，而原告前述2 件註冊商標，其中註冊第516484號商標為79年8月24日申請，已晚於據以評定商標在我國申請註冊之79年6 月2 日，另據參加人檢附證據資料中，並不乏使用日期或國外註冊日期早於註冊第499042號「品艾PING EYE及圖」商標79年1 月10日申請日者，原告縱訴稱於網際網路上隨時可查得上述2 件商標相關商品之使用，惟並無記載系爭商標較早使用日期之證據，復未能證明系爭商標已為相關消費者所知悉，而無使人與據以評定商標產生混淆誤認之情形，自難執原告有於我國先申請註冊第499042號商標之事實作為系爭商標註冊無前開規定適用之論據，併予敘明。

㈢參加人主張：與被告相同。

理由

一、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；又商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款本文所規定。又按「商標之註冊違反第23條第1 項第1 款、第2 款、第12款至第17款或第59條第4 項規定之情形，自註冊公告之日起滿5 年者，不得申請或提請評定。」、「商標之註冊有第23條第1 項第12款情形係屬惡意者，不受第1 項期間之限制」，復為商標法第51條第1 項及第3 項所明定。

二、原告前於89年6 月12日以「PING EYE及圖」商標，作為其註冊第499042號「品艾及圖PING EYE」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第28類之高爾夫球、高爾夫球桿、高爾夫球座、高爾夫球桿頭、網球拍、乒乓球、球桌、兒童玩具、羽毛球、足球、運動用具袋、高爾夫球具袋等商品，向被告智慧財產局申請註冊，經被告審查，核准列為審定第944355號聯合商標（下稱系爭商標，詳見附圖㈠），並於90年7 月1 日註冊公告，專用期間自90年6 月1 日起至99年9 月15日止。其後商標法於92年11月28日修正公布施行，被告爰依現行商標法第86條第2項及第89條第1 項規定，將系爭審定聯合商標視為獨立商標。依同法第91條第2 項規定，對本法修正施行前註冊之商標，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。嗣參加人美商‧卡斯登製造公司於95年9 月28日以系爭商標有違註冊時商標法第37 條 第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款之規定，並檢具如附圖㈡所示商標（註冊第00000000、00000000號商標，下稱據以評定商標），對之申請評定，案經被告審查，認原告申請系爭商標註冊係屬惡意等由，以96年9 月27日中台評字第950354號商標評定書為系爭「第944355號『PING EYE及圖』商標（原聯合商標）之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：

⑴系爭商標與據以評定商標是否構成近似？

⑵據以評定商標是否為著名商標？

⑶系爭商標是否有致相關公眾混淆誤認之虞？

⑷系爭商標之註冊是否屬惡意？

三、關於⑴系爭商標與據以評定商標是否構成近似部分：

㈠按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：⑴以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；⑵商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；⑶商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。

㈡又判斷商標之近似與否，固以總括全體隔離觀察為原則，惟若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同（最高行政法院73年判字第1144號判決參照）。

㈢系爭商標與據以評定之「PING」、「PINGEYE 」、「PING EYE2 」等商標相較，二者均有相同之外文「PING」或「PINGEYE 」，又系爭商標圖樣上之圖形設計與參加人所檢送之附件5 網頁資料、附件8 商品型錄、附件11高爾夫文摘等之廣告等影本所揭示使用之「PING EYE」、「PING EYE2 」等商標之商品上球頭背面凹陷內設計圖樣亦相彷彿，是以二造商標以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。

四、關於⑵據以評定商標是否為著名商標部分：

㈠所謂著名之商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，修正前及現行商標法施行細則第31條及第16條均定有明文。又著名商標或標章之認定，並不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，且商標或標章之使用證據，有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料者，並不以國內為限，經濟部頒布之「著名商標或標章認定要點」訂有明文。

㈡參加人早於西元1959年起即以「PING」作為商標使用於高爾夫球、球桿等商品，於西元1979、1982年復推出「PING EYE」、「PING EYE2 」系列商標之商品。該據以評定等商標除於美國、加拿大、德國、日本、韓國、墨西哥、瑞士、紐西蘭、泰國、英國等世界多國獲准商標註冊外，80年間並在我國取得註冊第509974、511953號商標權，其商品亦於西元1984年間曾經由臺灣代理商東方聯合股份有限公司於臺灣廣告銷售，並在國內之79年9 、10及12月「高爾夫天下雜誌」、西元1989年9 月、西元1998年2 及7 月、西元1999年12月之「高爾夫文摘」及國外西元1979年至1990年間之「GOLF WORLD」、「Country Club Golfer 」、「U.S.Am ateur Program」、「MITSUKOSHI LADIESOPEN 」、「Asah i Golf Weekly」、「GOLF LINK 」、「SCORE MAGAZINE」、「GOLF MAGAZINE 」、「The Golf Reporter 」、「The Golf Supplies Reporter」等雜誌上持續宣傳廣告「PING」、「PING EYE」、「PING EYE2 」等高爾夫球、球桿等商品。又據高爾夫球市調公司Darrell （達瑞爾）西元1989年所做之調查，參加人西元1986至1989年高爾夫球鐵桿之市佔率連續4 年皆以據以評定之「PING」、「PING EYE2 」商標之產品為各年度最高，甚至於西元2003年之調查仍以包括據以評定「PING EYE2 」商標為美國本土高爾夫球友使用率最高之鐵桿品牌。凡此有參加人檢送之商標註冊資料、產品型錄、網路報導、西元1979年至1999年間國內外雜誌等證據資料附原處分卷可稽。綜上，據以評定等商標已早於系爭商標在國內外地域申請註冊，並透過雜誌廣泛持續廣告與在市場上之評價等因素觀之，應堪認據以評定等商標於系爭商標89年6 月12日申請註冊時已為相關事業及消費者所普遍認知而達著名商標之程度。

㈢原告雖稱：參加人提出的證物為影本，不具證據力云云。然查參加人提出用以證明著名商標的證據資料，或為國內外雜誌資料，或為網路報導資料（參原處分卷第40頁到第144 頁），其客觀真實性較高，不能僅因影本，即全然否定其不具證據力，是原告指摘參加人所提證據不足以證明據以評定商標為著名商標乙節，核不足採。

五、關於⑶系爭商標有無致相關消費者混淆誤認之虞部分：

㈠按所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

㈡系爭商標指定使用於高爾夫球、高爾夫球桿、高爾夫球座、高爾夫球桿頭等商品，與據以評定等商標指定使用之高爾夫球桿、高爾夫球、高爾夫球桿桿頭套等商品，復屬同一或類似之高爾夫球桿、高爾夫球商品。再者，系爭商標雖原為原告作為其註冊第499042號「品艾及圖PING EYE」商標之聯合商標申請註冊，而該註冊第499042號商標，縱有外文「PINGEYE」之揭示，及使用於高爾夫球、高爾夫球桿等商品，且於網際網路上隨時可查得該二商標相關商品之使用；惟依參加人所檢送之據以評定等商標使用證據資料，其中亦不乏使用日期早於原告所有註冊第499042號商標於79年1 月10日申請日之前者，外文「PING EYE」顯非原告首先使用。又如前述，據以評定等商標於系爭商標申請註冊時已屬著名，原告又未檢具相關使用證據以證明系爭商標已為相關消費者所知悉，故據以評定等商標應予消費者印象較深刻。經衡諸二商標圖樣高度近似，復指定使用於同一或類似之高爾夫球、高爾夫球桿等商品，而且據以評定等商標使用於高爾夫球、球桿等商品之證據資料所示，於系爭商標申請註冊前應屬著名商標，系爭商標之註冊應有致相關消費者誤認二商標之商品為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事。

㈢原告訴稱：以外文「PING」作為商標之外文獲准註冊者眾，其中有申請註冊日早於據以評定之註冊509974、511953號商標申請註冊或廣告登載日期者，亦有世界知名之迪士尼企業公司所註冊者，本案據以評定商標應不如其著名，且於參加人取得據以評定之註冊509974、511953號商標權及使用據以評定商標前，原告已以「品艾PING EYE及圖」商標指定使用於高爾夫球、高爾夫球桿等商品，取得註冊第499042、516484號商標權，於網際網路上隨時可查得其相關商品之使用，又查「ping」於維基百科解釋為電腦網路工具、「PING」已成為一般常見字彙，識別性較弱，不能認系爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞云云。惟查：

⒈外文「PING」（「ping」）固有其字義，惟參加人以之使用於高爾夫球、高爾夫球桿等商品，並非該等商品相關說明文字，復經參加人長期廣泛使用而臻著名，應難謂其識別性不高，又原告所舉以外文「PING」作為商標或商標之一部分之註冊案例，除本案二造當事人所註冊者外，其餘均指定使用於與本案迥異之商品，復無該等商標使用是否已達著名程度之證據資料，自不影響本案就據以評定商標使用於高爾夫球、球桿等商品已臻著名之認定。

⒉而原告前述2 件註冊商標，其中註冊第516484號商標為79年8 月24日申請，已晚於據以評定商標在我國申請註冊之79年6 月2 日，另據參加人檢附證據資料中，並不乏使用日期或國外註冊日期早於註冊第499042號「品艾PING EYE及圖」商標79年1 月10日申請日者，原告縱訴稱於網際網路上隨時可查得上述2 件商標相關商品之使用，惟並無記載系爭商標較早使用日期之證據，復未能證明系爭商標已為相關消費者所知悉，而無使人與據以評定商標產生混淆誤認之情形，自難執原告有於我國先申請註冊第499042號商標之事實作為系爭商標註冊無前開規定適用之論據。

六、關於⑷系爭商標之註冊是否屬惡意部分：

㈠系爭商標係於89年6 月12日申請，90年7 月1 日註冊公告，參加人係在現行商標法修正施行後，於95年9 月28日主張系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款之規定，對之申請評定。依商標法第91條第2 項規定，以修法前後之規定，均有違法事由為限。而參加人主張系爭商標有違前揭商標法第23條第1 項第12款規定之部分，固因系爭商標自註冊公告之日起已滿5 年；惟按商標法第51條第3 項之立法說明：商標之註冊違反修正條文第23條第1 項第12款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第6 條之1 第3 項，不應受有期間之保護，爰明定不受第1 項期間之限制。至如何判定為「惡意」，參酌上述巴黎公約第6 條之2(3)評釋(l) 說明：一般而言，註冊專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為「惡意」。亦即，商標法第51條第3 項所稱之「惡意」，當非僅指單純「知悉」他人著名商標之存在，而仍須以商標權人有「欲獲取不正競爭利益之意圖」，始足當之。故如商標權人係與著名商標權人具有同業競爭關係，知悉著名商標，郤仍以相同或近似之商標申請註冊，以依附該商標著名聲譽，即有逾越正常競爭領域造成二者混淆，欲獲取不正競爭利益之意圖，並該當前揭商標法第51條第3 項規定之「惡意」要件，則不受同條第1 項5 年除斥期間之限制。

㈡本件根據參加人95年9 月28日評定申請書所檢送附件23之正聖工業有限公司之基本資料，可知原告為該公司之代表人，該公司所營事業亦有從事高爾夫球桿、高爾夫球具用品及各種運動器材裝配組合買賣及進出口業務，是原告應與參加人具有同業競爭關係，較一般消費者更易瞭解及取得據以評定商標之資訊，而不難知悉據以評定商標之存在。復據參加人檢送附件24之臺灣高等法院85年度上易字第3816號刑事判決可知，原告亦曾於84及85年間涉有製造及販賣仿冒他人註冊商標之高爾夫球具商品，該判決書後附表1 之第4 至5 行中並有「仿冒PING高爾夫球鐵桿」之記載，原告難謂不知悉據以評定商標，卻未徵得參加人同意，仍於89年6 月12日以與據以評定等商標極為近似之系爭商標申請註冊，復指定使用於同一或類似之高爾夫球、高爾夫球桿等商品，實難謂為偶然之巧合，應有明顯之抄襲，並欲獲取不正競爭利益之惡意意圖，系爭商標之註冊應屬惡意，揆諸前揭商標法第51條第3 項規定，參加人自得對系爭商標申請評定。

七、從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，揆諸首揭法條規定及說明，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

八、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第二庭