臺灣臺北地方法院96年度智字第56號

臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　　　96年度智字第56號

原告

天賜爾生物科技股份有限公司

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

徐偉峯律師

被告

甲○○

訴訟代理人

邱昱宇律師

上列當事人間確認專利申請權存在事件，本院於中華民國96年12月19日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

甲、程序部分

一、按訴狀送達後，原告不得將原訴為變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。查，原告於民國96年5月15日民事起訴狀原載聲明為：㈠確認專利申請案號000000000號、發明名稱「真菌類植物有益成分酵素釋放之生物過程」，申請日94年5月11日，申請人甲○○之專利申請案之申請權屬原告所有；㈡確認專利申請案號000000000號、發明名稱「含人參皂甘植物皂甘代謝物生產之微生物製程」，申請日94年5月25日，申請人甲○○之專利申請案之申請權屬原告所有；

㈢確認專利申請案號000000000號、發明名稱「微藻類植物雜菌抑制異味消除及有益成分酵素釋放之微生物製程」，申請日94年6月13日，申請人甲○○之專利申請案之申請權屬原告所有；㈣確認專利申請案號000000000號、發明名稱「利用益生菌來生物吸附代謝物螯合礦物質暨微量元素之微生物製程」，申請日94年8月11日，申請人甲○○之專利申請案之申請權屬原告所有，嗣於96年9月15日民事一部撤回狀將原聲明變更為：確認專利申請案號000000000號、發明名稱「微藻類植物雜菌抑制異味消除及有益成分酵素釋放之微生物製程」，申請日94年6月13日，申請人甲○○之專利申請案之申請權屬原告所有。核原告所為乃減縮應受判決事項之聲明，揆諸前開規定，原告減縮請求聲明並無不可，應予准許。

乙、實體部分

一、原告主張：伊為研發、製造及銷售保健食品、生物性保養品、婦潔保養品及環保生物製劑系列產品之生技公司，研發出多項技術級產品，包括利用益生菌酵解破壁螺旋藻、益生菌酵解破壁靈芝、益生菌酵解生參皂甘等原料開發出益生菌酵解製程，並藉此製造出「藻源」產品對外銷售；以及利用益生菌活化鈣、益生菌活化鎂、益生菌活化硒、益生菌活化鐵、益生菌活化鋅、益生菌活化鉻等原料開發出益生菌活化微量元素及礦物製程，並藉以製造出好吸鈣等產品對外銷售，製程及產品之研發過程十分艱辛，長達數年之久。被告於任職伊公司研發總監之期間內，利用伊公司之設備及人力資源研發完成前開發明。詎料，被告於離職後，竟將前開發明成果據為己有，以專利發明人及申請人自居，向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請微藻類植物雜菌抑制異味消除及有益成分酵素釋放之微生物製程專利（下稱系爭專利）。系爭專利係被告任職期間與研發部門及公司各部門人員相互配合下，利用公司之資源所完成之創作發明，被告未經伊同意即擅自向智財局提出發明系爭專利之申請，且該申請案尚在早期公開中，被告尚未申請實體審查而為獲核准公告，依照專利法所規定之異議舉發程序均是專利核准公告始得為之，於此階段伊無從依專利法所規定之異議或舉發程序主張權利，伊唯有透過確認之訴藉以排除伊於私法上之地位受侵害之危險，是伊當有確認利益；又伊於93年11月5日起至95年3月31日聘僱被告為研發部門之研發總監，於該期間內伊均按期支付被告薪資及績效獎金等適當之報酬，並投入巨額資金、人力設備及提供廠房、實驗設備等資源使被告得以完成系爭專利之技術。被告僅提供創意構想，再由伊公司專業團隊合力完成，是以系爭專利乃被告於受僱於伊並於職務上所完成之發明，依專利法第7條之規定系爭專利之申請權及專利權均應歸屬於僱用人即伊所有。系爭專利申請權既屬伊所有，被告以系爭專利發明人及申請人自居而於94年6月13日向智財局申請系爭專利，致伊私法上地位有受侵害之危險，當有確認利益，為此提起確認之訴以除去此項危險，並聲明：確認專利申請案號000000000號、發明名稱「微藻類植物雜菌抑制異味消除及有益成分酵素釋放之微生物製程」，申請日94年6月13日，申請人甲○○之專利申請案之申請權屬原告所有。

二、被告則以：其已向智財局為系爭專利之申請，縱原告有申請權利，原告在私法上地位所受侵害之危險，不能因本件確認判決而得以除去，難認原告即受確認判決之法律上利益。其僅為原告公司之顧問，協助事務性質工作為原告公司業務實質需求提供諮詢及教育人員，藉以提昇公司外觀，俾整頓提昇原告公司之專業形象；況系爭專利事涉跨各領域之專利知識，並非其於原告公司職務事項，更遠非原告公司內之研發範疇所可比擬。再者，其任原告公司顧問僅領取車馬補助費，且未與原告作成系爭專利研發之權利歸屬之約定。原告既非委聘其研發職務，更無給付其研發系爭專利之報酬，是原告公司之研發內容與其申請之系爭專利並無關聯性等語，資為抗辯，並聲明：原告之訴駁回。

三、兩造不爭執之事項

（一）被告自93年11月5日起至95年3月31日止任職於原告公司，惟兩造並未約定智慧財產權之歸屬，被告嗣於94年6月13日以系爭專利之發明人及申請人之身分向智財局為系爭專利之申請。

（二）被告向智財局為系爭專利之申請後，由智財局於95年12月16日以0000000000號公開編號之發明公開公報（A）早期公開中，被告尚未申請實體審查，而智財局尚未為核准之公告。

四、兩造之爭點及論述：原告主張系爭專利為被告任職於原告公司期間，於職務範圍所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於原告所有，被告卻以專利權人自居申請系爭專利，其自得訴請確認系爭專利之申請權屬原告所有等情，為被告所否認，並以前揭情詞置辯，故本件之主要爭點厥為：㈠原告提起本件訴訟，是否有確認利益存在；㈡又系爭專利是否屬被告於受雇期間於職務上所完成之發明，致使原告享有專利申請權。現就本件之主要爭點析述如后：

（一）關於原告是否有提起本件訴訟之確認利益部分：按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同。前項確認法律關係基礎事實存否之訴，以原告不能提起他訴訟者為限。民事訴訟法第247條第1、2項定有明文。所謂「即受確認判決之法律上利益，」係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對被告之確認判決除去之者而言，故確認法律關係成立或不成立之訴，茍具備前開要件，即得謂有即受確認判決之法律上利益。復按，專利法第10條規定：「僱用人或受僱人對第7條及第8條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。」。經查，本件系爭專利是否為被告受雇於原告期間所為職務上所完成之發明，兩造間有所爭議，而智財局雖為專利專責機關，其對申請專利權之人是否為專利申請權者有認定之職權，然其職權惟於該具體案件有權為之。於專利申請權人誰屬發生私權爭執時，並無確定職權，自無從予以裁斷，依據目前審查實務，智財局尚難遽依當事人提出之引證資料否定之，乃為異議不成立之審定，通知當事人宜檢具具有確定私權效果之文件申請變更權利人方得名義。且系爭專利目前尚在早期公開中，尚為審請實體審查，亦未進入核准公告階段，原告即便對於專利申請權之歸屬有所爭議，亦無從專利法規定之異議或舉發程序主張權利，僅有透過民事訴訟程序提起確認之訴，以除去原告在私法上地位有受侵害之危險，自應認原告有提起本件訴訟之確認利益。

（二）系爭專利是否屬被告受雇於原告時所為之職務上發明：次按，受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。專利法第7條第1、2項定有明文。復按，當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。民事訴訟法第277條亦定有明文。被告辯稱其所申請之系爭專利項目，非任職原告期間職務上所為之發明，自應由原告就此部分舉證以明其說。經查：

⒈被告雖否認其有擔任原告之研發總監，辯稱其僅擔任原告公司顧問，協助事務性質工作云云。然被告係於93年11月間開始受雇於原告擔任研發部門之研發總監，除有原告公司人事資料卡及被告於訴外人拜寧生物科技公司經歷簡介等件在卷可稽（見本院卷第8、197頁），另原告並於每月初給付4萬元之薪資及月中給付金額不等之獎金給被告，亦有薪資帳戶及扣繳憑單影本附卷可參（見本院卷第10、11頁），故無論被告所擔任者係為被告所稱之顧問抑或原告所稱之研發總監，均應認被告確實於93年11月至95年3月31日間與原告成立僱傭契約。

⒉即便兩造間確實有僱傭契約，但原告仍應證明系爭專利係屬被告於職務上所完成之發明，依法方為系爭專利之申請權人。自不能因被告職務名稱為「研發總監」遽認定被告所研發之任何專利內容，均屬「職務上」之發明。

⒊又原告雖以其公司內部之研發日誌、證人廖智勇、楊邦雯之證言及原告早於94年6月間即將系爭專利產品對外銷售予客戶暨原告委請訴外人台美檢驗科技有限公司、食品工業發展研究所、台灣檢驗科技股份有限公司等所為之檢驗報告，作為系爭專利確實屬被告職務上發明之證明方法。然查：

⑴原告所提出之工作日誌，雖於一開始以1至4之數字，分別標示「益生菌酵解破壁螺旋藻」、「益生菌酵解人蔘皂甘」、「益生菌酵解破壁靈芝」、「益生菌活化微量金屬金屬及礦物質」（見本院卷第14頁）。其項目恰與被告向智財局所申請之四項專利相符，倘原告本身有其研發能力時，除現被告提出申請之專利外，應有其他關於益生菌之專利研發。然綜觀其工作日誌中，並未有其他其他專利之研發紀錄。且被告係於94年6月13日即申請系爭專利，而前開原告所提出之工作日誌中，無法證明其有任何與系爭專利有關之實驗進行依據，自難僅由原告片面提出其所擷取之工作日誌，遽認定系爭專利之研發確實屬被告於原告任職時之職務上發明。

⑵至於廖智勇、楊邦雯均為原告公司之員工，其中證人廖智勇所證述其為負責從事螺旋藻除臭實驗工作，然其學歷為國立成功大學航太所碩士班畢業，顯不具備生技研發專業背景。又其雖證稱原告公司內部之螺旋藻除臭之製程的概念與被告之專利申請內容相同，惟廖智勇確無從說明或瞭解被告專利申請書之專利製程內容，足稽證人所述並無可採且明顯不實，更無從證明被告之專利發明係職務服務範疇之內。另證人楊邦雯部分，楊邦雯自承僅係負責各種菌種之控管，既不知工作日誌與系爭專利是否相關，亦稱其無法就被告之專利與其實驗之製程核對起來，證人對於系爭專利之瞭解顯然有限。綜上，自無從由證人廖智勇、楊邦雯之證詞證明被告之專利發明係職務服務範疇之內。

⑶另原告除未能證明其所提出之產品出貨單上之產品屬系爭專利製程所生產之物品外，且倘如原告所稱其早已使用系爭專利製程製造商品時，如經其評估該製程有申請專利之必要與實益，應會主動積極向主管單位申請專利，然原告卻未申請，卻遲至被告申請系爭專利後，方主張為其被告職務上之發明，顯有違常情。又原告既無法證明其確實有使用系爭專利製程製造商品，自不得以其有將自稱之專利商品送請訴外人檢驗，遽認定其確實有從事系爭專利之研發過程。

五、綜上所述，原告既無法證明系爭專利為被告於受雇期間職務上所為之發明，自不得訴請確認系爭專利之申請權屬其所有。從而，原告提起本件確認之訴，為無理由，應予駁回。

六、因本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。

七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。