臺灣高等法院93年度上易字第923號

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　 93年度上易字第923號

上訴人

劦鵬實業有限公司

法定代理人

甲○○

訴訟代理人

林重宏律師

複代理人

柯智炫律師

被上訴人

台灣潤霸股份有限公司

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

陳光龍律師

複代理人

丙○○

上列當事人間損害賠償事件，上訴人對於中華民國93年8月5日臺灣臺北地方法院92年度訴字第5920號第一審判決提起上訴，本院於98年4月28日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、本件被上訴人公司業於民國93年12月9日解散（ 見本院卷第3卷第95頁之公司及分公司基本資料查詢表），並已於94年9月8日選任清算人林士佳， 且於94年10月11日完成向法院呈報清算人程序（見本院卷第3卷第5頁之本院94年度重上更㈠字第136號判決）， 並由林士佳以被上訴人公司法定代理人身份，續行訴訟（見本院卷第2卷第41頁）。合先敘明。

二、被上訴人起訴主張： 兩造於90年12月6日訂定專利授權合約，約定由伊提供伊所有專利產品自動注脂器之專利技術及智慧財產權予上訴人， 上訴人則應每3個月給付伊技術權利金人民幣125,000元， 合約自91年1月1日起生效。詎伊已依約履行給付，上訴人竟自92年2月1日起即未依約按期給付上開權利金，共積欠人民幣332,500元，如以人民幣與新台幣1：4.1匯率計算，上訴人共積欠新台幣（下同）1,363,250元。伊屢次催請上訴人給付，均未獲置理，故伊已於92年10月間依系爭合約第7條第16點約定， 終止兩造間系爭合約等情，爰本於技術權利金請求權， 求為命上訴人給付1,363,250元，及自92年11月2日起至清償日止，按年息5% 計利息之判決。並願供擔保以代釋明，請准宣告假執行。上訴人則以：本件被上訴人所請求者係合約第4條所約定之技術權利金， 惟該條約定，權利金之計算基礎，係以伊設廠完畢，開始投產日，惟被上訴人並未依系爭合約第7條約定， 將專利技術及生產技術全部完整移轉，且已移轉部分，亦有瑕疵迄未改善，致伊無法正式投產，故伊尚無給付技術權利金之義務。縱認伊有開始投產，惟被上訴人始終未將授權產品之控制裝置技術移轉予伊（例如未提供其中調節壓力程式以便上訴人能調整產品輸出壓力至正常值）、未提供齒輪組圖說、材料規格、轉速比等技術參數、又未能使系爭產品之適用溫度達到雙方約定之標準即攝氏零下20度、及所交付系爭產品油杯出口壓力未達型錄所定之技術規範要求（ 即於攝氏0度至50度之情形下，壓力值應介於每平方公分5公斤至7公斤之間），且有油杯崩裂、不合等瑕疵，故伊得行使同時履行抗辯權拒絕給付權利金，或主張以瑕疵損害金額抵銷上開權利金。此外被上訴人有違反重複授權之約定，伊依約得請求被上訴人賠償違約金5,000,000元，業經本院94年度重上更㈠字第1346號民事判決確定， 伊亦得以之與上開權利金抵銷等語，資為抗辯。

三、經查本件被上訴人主張兩造於 90年12月6日訂定專利授權合約，由被上訴人授權上訴人在大陸地區生產組裝及銷售自動注脂器，並得使用被上訴人所擁有自動注脂器之所有智慧財產權及著作權，上訴人則應按期給付技術權利金，以及系爭合約自91年1月1日生效之事實，業據其提出專利授權合約書為證（見原審卷外放臺灣桃園地方法院92年度訴字第1275號損害賠償事件卷宗第7頁至第12頁）， 且為上訴人所不爭執，自堪信為真實。又被上訴人有違反重複授權約定，應給付上訴人違約金5,000,000元及法定遲延利息 ，亦經本院94年度重上更㈠字第1346號判決確定在案（見本院卷第3卷第123頁至第134頁之本院該判決及最高法院 98年度台上字第35號裁定），故此部分之事實亦堪認定。至被上訴人主張上訴人依約應每3個月給付伊技術權利金人民幣125,000元，但上訴人自92年2月1日起即未依約按期給付上開權利金，共積欠人民幣332,500元，折計新台幣為1,363,250元之事實，則經上訴人以前揭情詞置辯。故本件首應探討者為依系爭合約第4條約定，被上訴人是否已得向上訴人請求技術權利金？其次則為上訴人是否得行使同時履行抗辯權？如以上二者之認定均對被上訴人有利， 則應審酌上訴人以違約金5,000,000元抵銷系爭技術權利金後，被上訴人是否仍得請求1,363,250元權利金本息。爰分述於下：

（一）上訴人雖不爭執尚未給付技術權利金1,363,250元之事實（見原審卷第191頁至第192頁之筆錄及第214頁背面之原審判決），但抗辯依系爭合約第4條約定，被上訴人須於其設廠完畢，開始投產日起，始得請求技術權利金云云，並提出系爭合約書為憑（見台灣桃園地方法院92年度訴字第1275號卷第7頁）。 惟查上訴人於簽訂系爭合約後，即於91年6月間成立上海潤鼎機電設備有限公司，並在同年7月間開始投產，生產商品並對外銷售，嗣於同年8月1日起即依系爭合約約定， 給付被上訴人第1期技術權利金人民幣125,000元， 及於同年11月1日給付同額第2期技術權利金等情，有上訴人自己提出之兩造往來信函為證（見原審卷外放證物冊第11頁至第13頁），堪認上訴人確已設廠且開始投產， 否則不會繳付2期之技術權利金。此外，上訴人委請律師發函予被上訴人表示暫時拒付技術權利金之內容，亦明載上訴人於91年底即有投產銷售產品之事實（見前揭證物冊第1頁至第2頁之律師函），益見上訴人於訂定系爭合約後，已在上海設廠並開始投產。故上訴人此部分所辯，即非可取。至上訴人另抗辯因被上訴人未依系爭合約第7條約定，將專利技術及生產技術全部完整移轉， 且已移轉部分，亦有瑕疵迄未改善，致伊無法正式投產，故伊尚無給付技術權利金之義務云云，則全屬上訴人是否得行使同時履行抗辯權拒絕給付權利金或以瑕疵損害賠償抵銷權利金之事宜，尚難執此即認定上訴人並未設廠或開始投產之事實。

（二）上訴人抗辯被上訴人未依系爭合約第 7條約定將控制裝置技術移轉予上訴人（例如未提供其中調節壓力程式以便上訴人能調整產品輸出壓力至正常值）、未提供齒輪組圖說、材料規格、轉速比等技術參數、又未能使系爭產品之適用溫度達到雙方約定之標準即攝氏零下20度、及所交付系爭產品油杯出口壓力未達型錄所定之技術規範要求（即於攝氏0度至50度之情形下，壓力值應介於每平方公分5公斤至7公斤之間）， 且有油杯崩裂、不合等瑕疵，故上訴人得行使同時履行抗辯權云云，則均為被上訴人所否認，並陳稱：其僅授權上訴人使用其所擁有自動注脂器所有智慧財產權及著作權，並非讓與或使上訴人承受其在大陸地區所取得之專利權，況系爭專利權乃新型專利權，乃新型構造之創作專利權，並非製造方法之創作專利權，故專利權效力僅及於新型構造而非以製造方法直接製成之物品，故上訴人依約僅取得使用自動注脂器之新型專利權組裝及銷售，並不包括各該組件、構造或裝置之製造方法及技術等語。經查：

⒈ 按新型專利，係指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，專利法第93條定有明文。故新型專利必佔據有一定空間的物品實體，為其形狀、構造或裝置上的具體創作或改良，非僅屬抽象的技術思想或觀念，也非方法、用途、動、植物、微生物、生物材料及不具確定形狀之物質（最高行政法院90年度判字第1798號判決參照）。而依專利法第106條第1項規定，新型專利權人，除專利法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，係賦予專利權人合法獨占之權利，其排除之對象應包含製造商、販賣商及使用者（ 最高法院85年度台抗字第125號裁判參照）。又新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式，同條第2項亦定有明文。

⒉本件被上訴人所擁有者係新型專利權，依兩造所不爭執之新型專利說明書所載，系爭新型專利乃具改良結構之自動注脂器，而其專利範圍則為殼體、機板架座、驅動裝置、控制裝置、推動件及油脂容器所組成之自動注脂器，並非程式或各該組件之製造方法（ 見本院卷第1卷第35頁及第46頁至第47頁所附上訴人提出之系爭新型專利說明書）。次查兩造所訂定之系爭專利授權合約書主旨首揭：「甲方（指被上訴人）完全授權乙方（指上訴人）可在中華人民共和國境內生產組裝及銷售（自動注脂器），並同意乙方可完全使用甲方所擁有自動注脂器之所有智慧財產權及著作權。」（見前揭臺灣桃園地方法院卷第7頁）， 故上訴人依合約約定所取得之權利乃得在大陸地區生產組裝及銷售系爭自動注脂器，而依該合約書第7條所記載之被上訴人契約義務則有：①提供自動注脂器之專利技術及智慧財產權予上訴人使用，②提供被上訴人在台灣生產自動注脂器之整廠規劃及技術和模組具之開發予上訴人，③提供上訴人設廠所需之所有支援，④協助上訴人在大陸地區找尋製造自動注脂器所需零配件之供應廠商，並提供零配件產品品管及生管等技術，⑤設廠生產初期，被上訴人應定期駐派技術人員，教育訓練上訴人人員，並教導生產流程中所產生問題之解決及故障排除之方法，包括零配件進廠之檢查及產品出廠最終品管檢驗之技術轉移，⑥無條件提供上訴人所需之工作方面支援人員，⑦上訴人享有被上訴人授權產品在大陸地區專利所有權之使用權（見上開卷第8頁至第10頁）。惟由上開契約約定之義務及前揭被上訴人所取得之新型專利範圍，並無從得出被上訴人應將控制裝置之製造技術移轉予上訴人，或提供其中調節壓力程式以便上訴人能調整產品輸出壓力至正常值之結論，亦無被上訴人應提供齒輪組圖說、材料規格、轉速比等技術參數予上訴人之約定。況上訴人所提出之被上訴人新型專利說明書影本內所附圖說，亦僅係圖式而已，並無上訴人所云之齒輪圖說、材料規格、轉速比等技術參數（見本院卷第1卷第48頁至第54頁），故被上訴人依其取得之新型專利範圍，亦僅得提供上訴人上開圖式，而非上訴人所云之齒輪圖說、材料規格及轉速比等技術參數資料。因此上訴人所辯被上訴人未依約提供上開技術移轉及圖說技術資料等，伊得行使同時履行抗辯權，拒絕給付權利金云云，殊非可取。

⒊又系爭合約第7條第17點約定 ：「甲方（指被上訴人）同意乙方（指上訴人）要求為本產品的性能及功用做技術升級，最重要為產品工作溫度之提升，應達攝氏零下15度至60度為基本要求，若未達到乙方要求，甲方願放棄超技術權利金」（見前揭臺灣桃園地方法院卷第10頁），堪認兩造關於產品適用溫度如無法達到攝氏零下15度時，僅約定被上訴人不能請求超額技術權利金，並非不能請求一般技術權利金。故上訴人所辯被上訴人未使系爭產品適用溫度達到雙方約定之標準即攝氏零下20度，故得拒絕給付系爭技術權利金云云，亦非可取。至上訴人指稱被上訴人所交付系爭產品之組件油杯，有出口壓力未達型錄所定之技術規範要求（即於攝氏0度至50度之情形下， 壓力值應介於每平方公分5公斤至7公斤之間），且有油杯崩裂、不合等瑕疵，固為被上訴人所不爭執， 惟主張業已另交付3千個油杯予上訴人，上訴人則自承有於92年 6月29日受領上開油杯（見原審卷第113頁）， 是上訴人自不得再以油杯有瑕疵，行使同時履行抗辯權，拒絕給付系爭技術權利金。

（三）末查上訴人抗辯被上訴人有違反系爭合約關於禁止重複授權之約定， 應給付上訴人違約金5,000,000元及法定遲延利息，故其得以之與上開技術權利金債權抵銷等語，雖仍為被上訴人所否認。惟查上開被上訴人違約重複授權部分業經本院94年度重上更㈠字第1346號判決認定被上訴人應負違約損害賠償責任5,000,000元本息， 並經最高法院以98年度台上字第35號裁定駁回被上訴人之上訴確定在案（見本院卷第3卷第5頁至第13頁及第133頁至第134頁），故上訴人所為此部分抵銷之主張，即合於民法第334條第1項前段之規定，應予准許。

四、綜上所述， 被上訴人之技術權利金1,363,250元債權，已因上訴人以其對被上訴人之違約金債權抵銷而消滅，是被上訴人請求上訴人給付1,363,250元，及自民國92年11月2日起至清償日止按年息5%計算之利息，已屬無據，不應准許，其假執行之聲請亦應駁回。從而，原審就此部分所為上訴人敗訴之判決，即有未合。上訴論旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由。

五、至兩造其餘攻擊或防禦方法（包括其他因產品瑕疵得以損害賠償金額抵銷等權利金等），及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無庸一一詳予論駁之必要，併此敘明。

六、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。

民事第十六庭