臺灣高等法院94年度重上更㈠字第136號

臺灣高等法院民事判決　　　　　　 94年度重上更㈠字第136號

上訴人

台灣潤霸股份有限公司

上訴人

法定代理人即

上訴人

選任清算人 乙○○

訴訟代理人

陳怡勝律師

被上訴人

劦鵬實業有限公司

法定代理人

甲○○

訴訟代理人

顏文正律師

訴訟代理人

楊祺雄律師

複代理人

蘇燕貞律師

訴訟代理人

黃世瑋律師

上列當事人間請求給付違約金事件，上訴人對於中華民國92年9月24日臺灣臺北地方法院92年度重訴字第1180號第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院於97年3月4日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、本件上訴人台灣潤霸股份有限公司於民國（下同）93年12月9日經核准解散登記，於選任清算人前，依法以其全體董事乙○○、林士桓、卓君萍為清算人並為該公司之負責人，嗣於本院審理中選任清算人林士佳於94年9月8日就任，經台灣桃園地方法院准予備查在案，有該院民事庭94年10月11日桃院興民純 94年度司字第179號函影本可稽 （見本院卷18頁），並由該選任清算人乙○○聲明承受訴訟 （見本院卷16頁），核無不合，先予敘明。

二、被上訴人起訴主張：上訴人於90年12月6 日與伊簽訂專利權授權合約書（下稱系爭合約），授權伊在中國大陸生產其在中國大陸擁有之專利品自動注脂器（專利證書號碼353354號，專利號碼為ZL00000000.5號）。約定由伊給付上訴人專利權利金新台幣（下同） 500萬元，且每年至少應產銷2萬5千台系爭專利品，並按季給付技術權利金，上訴人就系爭專利品則不得在中國大陸重複授權，否則應賠償伊授權金之10倍即5000萬元之懲罰性違約金。詎上訴人竟早在對伊為授權前之89年11月21日，即將系爭專利品授權訴外人德國柏馬公司（perma-tec GmbH & Co.）下稱柏馬公司）在中國大陸產銷該專利品，且未告知被上訴人，顯已違反系爭合約第 7條第10款禁止重複授權之約定，自應給付伊違約金等情。爰求為命上訴人給付1000萬元及自起訴狀繕本送達翌日即92年7月8日起加付週年利率百分之5 計算法定遲延利息之判決。（被上訴人原請求5000萬元之本息，其中超過上開金額本息之請求，業經原審判決被上訴人敗訴確定）。並於本院答辯聲明：上訴駁回。

三、上訴人則以：於兩造簽訂系爭合約之前，因柏馬公司自行研發之產品中，有部分結構與伊之專利品所配「電動馬達驅動之潤滑劑配給器」可能近似，雙方為避免訟累，乃簽訂許可合約（下稱系爭與柏馬公司合約），約定伊與柏馬公司各自保有研發製造及產銷自己產品之權利。簽約目的係供再發明之實施，伊未提供生產技術及相關資料予柏馬公司，或授權柏馬公司產銷系爭專利品，該許可合約僅屬伊與柏馬公司間商業糾紛之調解，且此事發生於系爭合約簽訂前，亦為被上訴人所明知，伊即無重複授權之違約情事可言。況柏馬公司始終未曾實施系爭專利，亦未對被上訴人主張權利，被上訴人投資之上海潤鼎機電設備有限公司（下稱上海潤鼎公司）迄今仍繼續在中國大陸製造、販賣系爭專利之商品，原審判決之違約金額1000萬元仍屬過高，應再予核減。故被上訴人請求伊給付違約金，自非有理等語，資為抗辯。並上訴聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

四、兩造不爭執之事實：下列事實，有系爭合約書（見原審卷14至19頁）、上訴人與柏馬公司合約書及中譯本（ 見原審卷22至25頁、本院卷318至322頁）、技術權利金支付證明（ 見本院卷326至328頁）等為證，且為兩造所不爭執（見本院卷 301至302、324頁反面、349、398頁），堪信為真實。

㈠上訴人與訴外人柏馬公司於89年11月21 日簽訂「LICENSINGAGREEMENT」（授權契約），其附表1（ Annex1 ）列有中國大陸專利號ZL00000000.5「自動注脂器」實用新型專利（以下稱「系爭專利」）。

㈡上訴人與柏馬公司就系爭專利於90年2月27 日在中國大陸之國家智識財產局辦理「專利許可合同備案登記」。

㈢上訴人與被上訴人於90年12月6 日簽訂系爭專利授權合約，授權被上訴人可在中華人共和國境內生產組裝及銷售系爭專利之自動注脂器。

㈣依系爭合約第7條第10 項約定，上訴人不得在中國大陸重複授權，否則應賠償被上訴人專利授權金 500萬元10倍之懲罰性違約金。

㈤被上訴人依系爭合約，已給付專利授權金新臺幣 500萬元予上訴人，另已給付技術權利金人民幣292,500 元（換算約新台幣1,239,000元）予上訴人。

㈥柏馬公司並未有實施系爭專利或製造、銷售系爭專利之商品，且柏馬公司之產品與上訴人所擁有系爭專利權之商品並不相同。

五、本件爭執點：（見本院卷398頁反面之言詞辯論筆錄）

㈠上訴人於89年11月21日與柏馬公司簽訂之合約，是否構成系爭合約第7條第10款之重複授權？

㈡如上訴人違約，約定之違約金額是否過高？如應核減，核減之數額以多少為相當？

六、本院之判斷：

㈠按「解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解。（參見最高法院17年上字第1118 號判例意旨 ）。查本件依據被上訴人所提出其上網查詢下載資料，上訴人與柏馬公司確有於 90年2月27日向中國大陸國家智識產權局辦理「專利實施許可合同備案」之登記（ 見本院卷282、288頁 ），本院據此依被上訴人聲請命上訴人提出在中國大陸辦理授權登記之文件，依上訴人所陳報中國大陸國家智識產權局協調管理司市場監督處回函上訴人及柏馬公司之回執所載：「 今收到自動注脂器 （00000000.5）獨家許可合同1 份，已在我處備案。我處備案號為000000000，備案日期為2001年2月27日。特此函告」（見本院卷317頁），且備案所附之授權合約書中譯本第1.1條：「授權人獲准繼續製售如附件1 所載列之財產權適用的所有產品。授權人茲授與被授權人一項有關本合約適用之財產權的獨家授權。此授權使被授權人有權在本合約適用之財產權生效的區域內的本身或外包工廠製造本合約適用的商品，交由第三者製造該等商品，對該等商品報價、行銷或使用，或為前述的進口及擁有該等商品。」（ 見本院卷318頁），及第2.2 條：「授權人承諾，對於本合約適用的財產權，並已向授與機關的專利登記官辦理獨家授權給被授與人的登記。如附件1 所載之財產權適用的所有產品，准許授權人繼續製售。」（見本院卷319 頁）之約定，已載明為「獨家授權」，再觀諸中國大陸對於「專利實施許可」之方式，僅有下列三種：⑴獨占實施許可：在約定許可實施專利之範圍內，將專利權許可一個被授權人實施，授權人不得實施該專利；

⑵排他實施許可：將專利權許可一個被授權人實施，但授權人可以自行實施該專利；⑶普通實施許可：授權人授權他人實施，並且可以自行實施該專利（ 見本院卷294頁），並無「再發明」之許可方式，足徵上訴人與柏馬公司在中國大陸辦理之登記，確為上述縱使授權人本身亦不得實施該專利之「⑴獨占實施許可」方式之專屬授權無訛。系爭上訴人與柏馬公司簽訂之「獨家許可合同」於 90年2月27日向中國大陸國家智識產權局辦理之專利授權登記後，同年 12月6日上訴人再將系爭專利重複授權予被上訴人，致被上訴人在中國大陸不能登記為系爭專利被授權人，而無法得到大陸專利法之保障，再參以上訴人依其與柏馬公司於89年11月21日所簽訂之合約，在我國智慧財產局辦理豋記之項目為「專利權授權實施登記」，且授權內容為「全部」（見本院卷247、249頁），足見柏馬公司與上訴人簽約之目的是取得授權，且須向各國之主管機關辦理授權登記。上訴人之行為顯已違反系爭兩造契約第7條第10項約定之重複授權甚明。

㈡雖上訴人一再辯稱：伊與柏馬公司於89年11月21日所簽訂「LICENSI- NGAGREEMENT」為「許可協議書」（見原審卷22至25頁；另向中國大陸國家智識產權局辦理「專利實施許可合同備案」登記所附之簡體字中譯本，見本院卷318至322 頁），係柏馬公司自行研發之商品，其中某一結構與系爭專利產品之「電動馬達驅動之潤滑劑配給器」可能近似，為避免不必要之訟累及可能之再發明專利權遭撤銷，始協議與柏馬公司各自保有研發、製造及產銷自已產品之權利。該協議書並未如系爭合約書明定「專利授權地域」，亦未提及授權予柏馬公司得以在「專利授權地域」實施「系爭專利商品」之產銷，與技術移轉及權利金之協議等事項，實為近似專利商業糾紛之調解協議（或備忘錄性質），非重複授權等語（見原審卷40、76至77頁；本院前審卷15至16頁；本院卷42、46至48、261至264、303至311、355至356頁）。惟查：

⑴上訴人與柏馬公司所簽訂系爭 「LICENSING AGREEMENT」，中文翻譯即為「授權契約」，此為兩造所不爭執，該授權契約尚載有諸多特別約定，諸如合約第1.2 條約定柏馬公司有優先購買之選擇權；第2.2 條約定上訴人需向專利登記機關辦理該合約所述財產權獨家授權之登記事宜；第4.2 條約定上訴人如放棄該合約所述之財產權時，柏馬公司即有權免費接收該合約所述之財產權；第5 條約定柏馬公司得以自己名義對侵害該合約所述財產權之第三者提出侵權訴訟等（見本院卷318至320頁）。以上之約定並非再發明實施之同意所可比擬，其中尤以第4.2 條所載：「如果授權者有意放棄本合約適用財產權的其中一項時，即應適時以書面通知被授權人。收到該書面通訊時，被授權人即有權免費接管本合約適用的該項財產權。對於轉讓該項財產權所需的簽章，授權人承諾免費和迅速提供。該項轉讓的費用應由被授權人負擔。」（見本院卷319 頁）之文義觀之，其約定顯非調解或再發明之同意實施之意，而為授權契約至明，其約定在授權人放棄該專利權時，被授權者不用再支付任何費用（即柏馬公司依約支付之美金10萬元），即可取得該專利權，性質上更見為授權合約無疑。

⑵雖兩造間之專利授權合約第1條至第4 條分就「授權產品」、「專利權利金」、「權利年限」、「技術權利金」為約定，似與上訴人與柏馬公司間之許可合約條款有間，惟：

①就「授權產品」而言，兩造間之授權合約第1條約定：自動注脂器（中國大陸專利證號353354號）；而上訴人與柏馬公司間之合約第0.2條則約定：電動馬達驅動之潤滑劑配給器。然上訴人與柏馬公司間合約所稱之電動馬達驅動之潤滑劑配給器，即為兩造間合約所稱之自動注脂器。蓋自動注脂器即係依電動馬達驅動，將潤滑劑注入機器上之商品。②就「權利年限」而言，兩造間之授權合約第 3條約定：至該專利在中國大陸專利到期日止；而上訴人與柏馬公司間之合約第6.1 條則約定：至本合約所述財產權中最長效期者期滿後終止。然依上訴人與柏馬公司間之合約附件1中所載之「VR-China,ZL00000000.5」之專利權（見本院卷322 頁），即為被上訴人於原審起訴時所附之中國大陸實用新型專利證書，其專利號為：ZL00000000.5，證書號為第353354號（見原審卷第12頁）。因其申請日為西元1998年11月30日，其專利權限為自申請日起10年，且依上開附件1 所示之各項專利中，以中國大陸之專利申請日為最晚，亦即柏馬公司之被授權期限為西元2008年11月29日，與被上訴人之被授權期限相同。③就「專利權利金」而言，兩造間之授權合約第2條約定：新台幣500萬元；而上訴人與柏馬公司間之合約第3.1 條則約定：美金10萬元，差距不大。且上訴人字承其於89年間發現柏馬公司之德國及美國專利與其專利有雷同之處，而委由亞美專利商標聯合事務所調閱資料評估進行訴訟之勝算，經該事務所於同年8月24 日具函向上訴人之法定代理人乙○○稱「1.對方美國專利在審查時，已引證貴公司之美國專利，足證其申請專利範圍應係已迴避貴公司之美國專利，方能核准專利。又，通常審查時既已引證貴公司專利，於請求再審查時持同一理由，恐難以被接受。2.再由對方專利圖式觀之，該案使用電池、馬達及螺桿之方式係與貴公司專利相同，但其它構造? 屬不同，例如其未設有減速齒輪組，螺桿直接與馬達輸出軸同軸連接，在活塞與馬達5 之間設有符號17、27、18、13等組件，在紐14設有指部25與開關15接觸…等等，均屬不同構造。3.依本所初步分析淺見，對方美國專利整體構造與貴公司美國專利間之差異性，恐會造成爾後訴訟之很大阻礙，亦即提起訴訟勝訴之機會應該不大。」等語（見本院卷98頁），已見上訴人在專業之專利事務所提出之法律意見中得知，倘採取訴訟方式勝算不大，且上訴人於88年12月6 日因財務陷入困境，無力清償貨款，而與各債權人取得協議，其中債權人台灣今品股份有限公司之貨款債權高達107萬6,864元，約定自89年12月31日起分12期按月給付（ 見本院卷98頁)，益徵上訴人89年間之財務狀況不良，且自同年底起，必須開始清償所積欠之債務，其壓力之大，可見一斑，而柏馬公司又願意支付美金10萬元之授權金，上訴人同意乃屬正常，並無其所稱不可拿那麼低之授權金之情。綜上可見上開二合約中其相同項目之約定，僅係其用語不同而已，其同為授權合約之性質則無不同。

⑶另系爭合約第7條第1至7 款尚約定上訴人對被上訴人須提供其專利技術及智慧財產權；工廠規劃、模具組開發及設廠支援等內容，似與上訴人與柏馬公司間之許可合約條款亦屬有間。惟兩造系爭合約所指之技術權利金，乃因上訴人授權被上訴人在中國大陸境內生產、組裝及銷售，並可完全使用上訴人所擁有自動注脂器之所有智慧財產權及著作權（見原審卷第14頁之合約主旨），是以上訴人要提供其專利技術、智慧財產權、其在台生產之整廠規劃、技術、模組具之開發、設廠所需之支援、尋找在中國大陸製造自動注脂器所需配件之供應廠商、零配件產品品管、生產技術、駐派技術人員指導、解決問題、零配件進廠檢查、出廠品管檢驗之技術移轉等，故而被上訴人有義務每年支付技術權利金。而柏馬公司為全世界最大注脂器製造商，上訴人與柏馬公司間之合約自無技術移轉問題，毋庸約定技術權利金之給付，自不能執此遽認非專利授權契約。

⑷又上訴人就中國大陸之專利授權予柏馬公司，並未向我國主管機關為授權之登記，即未為公示之程序，且上訴人在我國之主管機關並未授權柏馬公司為登記，是被上訴人主張上訴人隱瞞上開已授權柏馬公司之事實，致被上訴人與上訴人洽商專利授權事宜時無從查知，尚非無據，換言之，上訴人為順利取得專利授權金500萬元及技術權利金（7年，約計 1,400萬元），而隱瞞未告知上開重複授權之事實，並非不可能，自不能以上訴人簽約即已違約而推論上訴人之訂約真意。至上訴人空言被上訴人於簽訂系爭合約時即已明知伊與柏馬公司簽約一事云云，為被上訴人所否認，復未能舉證以實其說，自不足採。

⑸上訴人在台灣所擁有之專利申請日為西元 1998年11月2日，公告日期為西元2000年1月1日，專利公告號為378734之「具改良結構之自動注脂器」之新型專利（ 見本院卷153頁），且上訴人就其在台灣所取得之378734號專利之同一專利，在中國大陸係於西元1998年11月30日申請專利，經審核後於西元1999年9月11日授予專利權（見本院卷154頁）。柏馬公司之perma star之專利在德國於西元1997年12月18日獲得專利（即公告日，則其申請日更早於此），專利證號為DE00000000ul、在美國於西元1999年10 月26日獲得美國專利，專利證號為DE0000000(以上見本院卷46頁之上訴人95年2月21日準備書狀第2頁第5至第8行) ，可見柏馬公司之專利（1997年）在上訴人之專利（1998年）之前，是上訴所人指柏馬公司有引證其在美國、德國之專利，顯為訴外人弘琦貿易有限公司如編號1、2之德國、美國專利，而非上訴人於1998年方才申請之系爭專利。否則，焉有專利在前者（德國柏馬公司），需要專利在後者（上訴人）之同意再發明之實施之可能情，從而上訴人所辯伊與柏馬公司之合約屬再發明實施之同意云云，顯與事實不符，不足採信。

⑹又柏馬公司之perma star專利之公告日期西元1997年12月18日，而上訴人之系爭專利在台灣之申請日為西元1998年11月2日，在中國大陸之申請日期為西元1998年11月30 日，因此，依時序觀之，柏馬公司之perma star於西元1997年取得專利後，即開始製造、銷售，即柏馬公司之專利產品較系爭專利權產品為早，而上訴人與柏馬公司簽訂系爭合約之日期為西元2000年11月21日，是在柏馬公司的產品，早已取得專利權且已製造銷售三年後。又依該合約載明上訴人將在西元1998年11月30日在中國大陸申請，而於西元1999年9月11日取得系爭專利（ZL00000000.5 ）排他性授權予柏馬公司使用（見本院卷322 頁）。而上訴人復於西元2001年12月23日將在中國大陸之同一專利授權予被上訴人獨家使用，就被上訴人而言，上訴人之行為仍屬法律上之重複授權。

⑺依專利法第106條第1項：「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」之規定，專利權實施之態樣為「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」、「為上述目的而進口」。查依上訴人與柏馬公司就專利權授權登記事宜，於經濟部智慧財產局所為之登記資料顯示，其授權之範圍為「全部」（ 見本院卷 247頁 ），經濟部智慧財產局函復上訴人及柏馬公司之函亦載明「全部授權」之意旨（ 見本院卷248頁）。又經濟部智慧財產局 96年5月1日（96） 智專一㈠13029號第00000000000號函所附資料中之「專利申請文件變更事項紀錄表」，亦載明上訴人於 90年3月23日「授權」柏馬公司（見本院卷252 頁），足見上訴人所為者為一般之專利授權，而非再發明之同意實施。又依上訴人與柏馬公司向經濟部智慧財產局辦理授權登記所附之授權合約書中譯本第2.2 條約定「授權人承諾，對於本合約適用的財產權，業已向授權機關的專利登記官員辦理『獨家授權』給被授權人的登記。如附件1 所載之財產適用的所有產品，准許授權人繼續製售。」（見本院卷253 頁），其雙方所認定之合約為專利之「獨家授權」甚明，上訴人辯稱是再發明之同意實施云云，顯不足採。

⑻至柏馬公司雖並未有實施系爭專利或製造、銷售系爭專利之商品，且柏馬公司早在上訴人取得系爭專利權前之西元1996年間，已在中國大陸地區產銷其商品，其自始產銷之商品與上訴人所擁有系爭專利權之商品並不相同一節，固為兩造所不爭執（見本院卷178 頁），惟柏馬公司已取得專利授權並向中國大陸國家智識產權局登記備案，目前雖不主張權利，但不代表日後不會主張權利，亦不能執此認上訴人未重複授權。

⑼綜上，上訴人辯稱其與柏馬公司之授權（或許可）合約書為調解協議或稱其為再發明之同意實施云云，與兩造明文約定契約內容不符，均不足採。

㈢被上訴人另主張上訴人在本件原審於 92年9月24日判決其敗訴後，即於92年10月24日將系爭專利轉讓予上訴人法定代理人乙○○為股東，上訴人法定代理人之配偶簡美惠（亦係上訴人之監察人）任負責人之弘琦貿易有限公司（見本院卷37頁），嗣即由弘琦貿易有限公司授權予中國大陸之太平洋石油有限公司在大陸地區生產銷售，再改授權予意凱廈門貿易有限公司，以脫法違反誠信原則之授權，對被上訴人造成二度傷害云云（見本院卷341至345、358至366頁、401至403頁）。惟為上訴人所否認，並否認被上訴人所舉太平洋石油有限公司之型錄或意凱廈門貿易有限公司之使用說明書之真實性。本院觀兩造間就系爭專利授權合約於92年初即生爭執，爭執之端即在被上訴人指上訴人「重複授權」，而上訴人已於93年12月9 日經核准解散登記，已不能繼續業務，且早於辦理解散登記前業務即陷於停頓，對照上開被上訴人所舉太平洋石油有限公司之型錄或意凱廈門貿易有限公司之使用說明書，並不能證明係在92年間之資料，其中尤以意凱廈門貿易有限公司之使用說明書是 97年2月12日才列印自網頁者，自不得據以指上訴人「於92年間將系爭專利之商品授權大陸地區之太平洋石油有限公司，嗣又授權意凱廈門貿易有限公司銷售」。況系爭專利授權合約是否已於92年10月20日合法終止（見本院卷380至381頁所附台灣臺北地方法院92年訴字第5920號民事判決第14頁倒數第2行至第15頁第2行）？倘上訴人有再授權行為是否違約？因該台灣台北地方法院92年訴字第5920號民事判決業經上訴，尚未確定，現仍在本院以93年易字第923 號另案審理中，有待該案審酌判斷。被上訴人於本案雖執為攻擊方法之主張，但本件審理範圍僅為上訴人與柏馬公司簽訂之合約，是否重複授權及應否違約賠償，並不包括上訴人另有無其他重複授權行為，且被上訴人亦未追加或擴張起訴聲明，故此部分爭執既不在本件審理範圍內，尚無審酌之必要，併此敘明。

㈣按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，為民法第252 條所明定，此規定乃賦與法院得依兩造所提出之事證資料，斟酌社會經濟狀況並平衡兩造利益而為妥適裁量、判斷之權限，非因此排除債務人就違約金過高之利己事實，依辯論主義所應負之主張及舉證責任。是以違約金之約定，既為當事人契約自由、私法自治原則之體現，雙方於訂約時，應已盱衡自己履約之意願、經濟能力、對方違約時自己所受損害之程度等主、客觀因素，本諸自由意識及平等地位而為自主決定，除非債務人主張並舉證約定之違約金額過高而顯失公平，法院得基於法律之規定，審酌該約定金額是否確有過高情事及應予如何核減至相當數額，以實現社會正義外，當事人均應同受該違約金約定之拘束，法院亦應予以尊重，始符契約約定之本旨（ 參見最高法院93年度台上字第909號、94年台上字第2230號判決意旨）。查系爭專利授權合約第7條第10 項約定，上訴人不得在中國大陸重複授權，否則應賠償被上訴人授權金 500萬元10倍即5000萬元之懲罰性違約金，而上訴人與柏馬公司所簽訂專利授權契約（ LICENSINGAGREEMENT）有違兩造間系爭專利授權合約第7條第10項之約定，已如前述。然上訴人主張伊與柏馬公司間之合約，因柏馬公司並未有實施系爭專利或製造、銷售系爭專利之商品，且柏馬公司之產品與上訴人所擁有系爭專利權之商品並不相同，並未對被上訴人有造成損害，若有亦甚為有限，且被上訴人投資之上海潤鼎公司迄今尚繼續在中國大陸製造、販賣系爭專利之商品，被上訴人仍繼續享受系爭專利與上訴人移轉之技術之利益，原審酌減為專利授權金之2倍即 1000萬元，仍屬過高應再予核減等語；被上訴人則以：上訴人與柏馬公司間之授權合約為獨家授權，並向中國大陸國家智識產權局辦理備案登記，致被上訴人在中國大陸無法登記為系爭專利被授權人，而無法得到大陸專利法之保障，被上訴人所投資之幾千萬元廠房、設備喪失競爭利基，損害甚鉅，原審判決酌減違約金為1000萬元，已屬過低（被上訴人原請求5000萬元，其中超過1000萬元之請求，業經原審判決被上訴人敗訴確定）等語置辯。故本院將倘上訴人違約，約定之違約金額是否過高？如應核減，核減之數額以多少為相當？列為本件爭執點，於兩造就該違約金是否「過高」之爭點，善盡攻擊防禦並為充分辯論後，認本件兩造約定之違約金應酌予核減為500萬元，較為公允，理由如下：

⑴當事人約定契約不履行所應支付之違約金過高者，法院固得依民法第252 條規定，減至相當之數額，惟是否相當，須依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，暨債務人若能如期履行債務，債權人可得享受之一切利益，為酌定之標準（ 參見最高法院49年台上字第807號、51年台上字第19號判例意旨）。查系爭專利因柏馬公司取得獨家授權並已向中國大陸國家智識產權局登記備案，致被上訴人在中國大陸不能登記為系爭專利被授權人，而無法得到中國大陸專利法之保障，觀被上訴人所投資之上海潤鼎公司迄今尚依約繼續在中國大陸製造、販賣系爭專利之商品，自不能謂未對被上訴人造成損害，然柏馬公司並未有實施系爭專利或製造、銷售系爭專利之商品，且柏馬公司早在上訴人取得系爭專利權前之西元1996年間，已在中國大陸地區產銷其商品，其自始產銷之商品與上訴人所擁有系爭專利權之商品並不相同，被上訴人及所投資在中國大陸境內製造、銷售系爭專利之商品之上海潤鼎公司，迄未曾遭柏馬公司為任何主張或追訴一節，亦為兩造所不爭執（見本院卷178 頁），從而被上訴人未預為考量上訴人重複授權所受之損害，畢竟較為有限，與一般獨家專利授權所產生之排他性獨佔市場之競爭態勢，終究不能等同而論。

⑵依系爭合約第7 條約定之權利義務事項觀之，上訴人就被上訴人授權產銷之系爭專利品，須因設廠、購買設備、開發模具及從事人員訓練等事項而投入大量之資力。而被上訴人於取得上訴人之系爭專利在大陸地區生產、銷售之獨家授權後，即開始投資設廠，購買生財設備，並投下大量人力、資金去開發大陸市場，此有被上訴人所提出其所投資之上海潤鼎公司之2003年經大陸之會計師簽證並經財團法人海峽交流基金會認證之財務報表（見本院卷22至36頁）為憑，可見被上訴人確以已依系爭合約投注相當大之人力物力。至上開會計報表雖顯現上海潤鼎机公司迄今仍屬虧損狀態，然海外投資設廠開發新市場，初期難免虧損不易獲利，是該投資初期呈現虧損之短暫財務現象，並不足以證明上訴人所受有損失乃因上訴人之重複授權所致，不過，被上訴人在大陸地區之獨家授權生產、銷售優勢卻已盡失，面對柏馬公司尚可憑藉其為全世界最大注脂器製造商之龐大經濟勢力在大陸銷售，被上訴人面臨嚴苛市場經競爭，又無法主張獨家授權保護，造成損害實屬無法避免。

⑶被上訴人依系爭專利授權合約，已給付專利授權金 500萬元予上訴人，另已給付技術權利金人民幣292,500 元（新台幣1,239,000 元）予上訴人等情，有被上訴人提出之技術權利金支付證明影本 3紙為憑，且為兩造所不爭執（見本院卷324頁反面、326至328頁 ），而柏馬公司僅依合約支付上訴人美金10萬元，上訴人因違約重複授權獲利不大。然本件係專利授權契約，就立約關係而言，於訂約之初資訊大都均掌握在上訴人手上，立於弱勢者為被上訴人，授權者即上訴人究有無完全公開及揭漏其資訊，尚非被上訴人所可以探知，尤其本件所設定之授權地區為中國大陸，被上訴人更難以取得充分資訊。再依系爭專利授權合約觀之，本件授權係要被上訴人在中國大陸設廠，並以更快速的時間及更有利之競爭條件，推廣於中國大陸（詳系爭合約之主旨欄），可見被上訴人願支付 500萬元授權金予上訴人，並約定每年支付 200萬元之技術權利金，共須支付至專利年限屆止之西元 2008年11月，合計7年為1400萬元，乃著眼於被上訴人在中國大陸係獨家被授權者，迨發覺上訴人在一年前已另獨家授權授權柏馬公司，則兩造立約時之以更快速之時間、更有利之競爭之條件推廣於中國大陸之立基已不存在，更遑論被上訴人於取得授權後已投資數千萬元在大陸上海市購地設廠，亦無從抽身而退，從而縱使柏馬公司並未實施系爭專利或製造、銷售系爭專利之商品，亦未曾主張享有獨家授權之權利，亦無法解免上訴人重複授權所造成之損害。

⑷按契約不履行後，當事人之一方，是否因他方之違約不履行而終止或解除契約致更受其他損害，則為該一方得否另請求損害賠償之問題，尚不屬酌減違約金數額所應斟酌之範疇。查本件重複授權之違約爭議發生後，被上訴人拒絕依系爭合約給付上訴人其後之技術權利金，上訴人另訴主張已終止系爭合約並請求被上訴人給付技術權利金（見本院卷367頁至391頁所附台灣臺北地方法院92年訴字第5920號民事判決），被上訴人於該案則以本件違約金抵扣應支付技術權利金資為抗辯（ 見本院卷271頁反面），該案仍未確定，現仍在本院以 93年易字第923號另案審理中，姑不論上訴人主張終止系爭合約是否合法，請求支付技術權利金之請求有無理由，均尚待該案審理判決；另系爭合約簽訂後，上訴人有否另行違約重複授權太平洋石油有限公司或意凱廈門貿易有限公司在中國大陸銷售系爭專利產品？及被上訴人主張上訴人於該案一審主張終止系爭合約後，被上訴人迄今僅就前所出售之系爭專利商品為售後服務而已，並未續為實施或製造、販賣等語（見本院卷324 頁反面、400 頁），非屬本件審理範圍，亦如前述，均不屬本件酌減違約金數額所應斟酌之範疇。

七、綜上所述，被上訴人請求上訴人給付 1,000萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即92年7月8日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（ 被上訴人原請求5,000萬元之本息，其中超過上開金額本息之請求，業經原審判決被上訴人敗訴確定），於500萬元及自92年7月8日（見原審卷 37頁之送達證書）起算之法定遲延利息部分，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。至於被上訴人敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。原審就超過上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，並為假執行之宣告，自有未洽。上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，自應由本院將原判決此部分予以廢棄，改判如主文第 2項所示。至於上開應准許部分，原審判命上訴人給付，並依兩造聲請為准免假執行之宣告，核無違誤，上訴意旨就此部分，仍執陳詞指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及所提證據，經審酌後認均無礙判決之結果，爰不予一一論述。

九、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條，判決如主文。

民事第五庭

附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。