重點摘要專利法第 78 條規定,同一專利權有多件舉發案時,智慧財產局得合併審查、合併審定,達成紛爭一次解決,避免分次審查產生矛盾認定。
Q · 我的專利同時被兩三家公司舉發,會被怎麼處理?
依專利法 78 條可能被合併審查,一張審定書定多人命運
依專利法第 78 條,同一專利權遭多件舉發時,智慧財產局認有必要時得合併審查、並得合併審定。實務上「紛爭一次解決」是常態,分開審查申請幾乎都被駁回。對專利權人而言,第一份答辯會成為整場戰爭的基調;對舉發人而言,自己的證據可能被其他人的弱主張稀釋,也可能搭強主張的順風車。策略決策必須在合併決定下達前完成。
當一個專利被多個競爭對手分別舉發時,很多人以為這是幾場獨立的戰爭。智慧財產局可以不這樣玩。這條給了它一個權力:把這些舉發案合在一起審,而且可以用一張審定書決定所有人的命運。對專利權人來說這是雙面刃:撐住就一次擊退所有敵人,倒下就一次全部完蛋。對舉發人來說更微妙:你辛苦準備的證據可能被另一個舉發人的弱主張拖累,但你也可能搭上強主張的順風車。「認有必要時」五個字給了機關極大的裁量空間,實務上想申請分開審查幾乎被拒,因為「紛爭一次解決」就是這條的立法初衷。
專利法第 78 條為專利舉發程序之合併規範,授權智慧財產局在同一專利權遭多件舉發時,得依職權合併審查,並得合併審定。本條於民國 100 年新增,立法理由參考訴願法第 78 條之紛爭一次解決政策,避免同一專利被分次審查產生前後矛盾的認定。
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看情況。合併審查的好處是一次解決爭議,但也是雙面刃。如果各件舉發的理由都不強,合在一起審有機會一次駁回所有攻擊;但如果其中一件證據特別有力,其他本來可能各自駁回的舉發,可能會搭順風車一起成立。內行人提示:建議先分析每件舉發的引證資料與主要理由,找出共通點和致命威脅點。第一件的答辯要特別精雕,因為那通常會變成合併案的基礎文件,後續答辯空間會被它框住。
理論上可以主張,實務上機關很少同意。因為「紛爭一次解決」就是第 78 條的立法目的。如果你要爭取單獨審查,必須具體說明為什麼你的主張不宜和其他舉發合併,例如舉發理由完全不同、引證技術領域差異很大。內行人提示:更務實的做法是確保你的舉發申請書內容足夠獨立完整,讓合併審查時你的主張仍能被清晰辨識,而不是把力氣花在申請分開這件幾乎注定失敗的事情上。
智慧財產局把同一專利的多件舉發案合在一起審理,並以一張審定書一次決定所有舉發人的結果,立法目的為紛爭一次解決。
同一專利權有多件舉發案,且智慧財產局認有必要時。實務上只要有多件就傾向合併,分開是例外。
我國現行專利法已無公告期內異議制度,只有舉發。舉發無時效限制(專利存續期間及消滅後五年內),日本仍區分異議與無效審判。
效力相同,但對所有合併進來的舉發人都生效,當事人不服得依行政訴訟法救濟。
查詢專利資訊檢索系統確認所有舉發案、盤點各舉發人引證資料、規劃整體答辯策略,第一份答辯要從合併視角寫。
於收到舉發通知後具體陳明各舉發主張與技術領域差異極大、不宜合併之理由。實務上多半被駁回,要有心理準備。
每件舉發各繳規費 NT$10,000(請求項另計),合併審查不退費不合併計費,多件舉發成本同步增加。
提出先前技術引證(專利、論文、產品說明書)、實驗報告或專家鑑定,主張不具新穎性、進步性或違反專利要件。
本身防禦力強選合併一次擊退全部;本身防禦力弱、想各個擊破則希望分開。但機關幾乎不准分開,所以策略要回到「合併下如何抗辯最有力」。
可以,且常常同時進行。舉發在智慧財產局行政程序,侵權在智慧財產及商業法院民事程序,互不停止但結果會相互影響。
| feature | merged_review | separate_review | civil_litigation |
|---|---|---|---|
| 審查單位 | 智慧財產局單一審查委員或合議 | 智慧財產局分別審查(不同案號不同委員) | 智慧財產及商業法院民事庭法官 |
| 結果文件 | 一張合併審定書 | 多份審定書 | 判決書(不影響行政審定) |
| 舉發人間互動 | 證據主張交互影響 | 各自獨立 | 不直接互通 |
| 救濟管道 | 對審定書提行政訴訟 | 各別救濟 | 上訴最高行政法院或最高法院 |
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專利權人在應繳專利年費之期間內未繳費時,得於該期限後六個月內補繳之。但應按前二條規定之費增加一倍。
專利權人在應繳專利年費之期限內未繳費時,得於該期限後之六個月內補繳之。但應按前二條規定之費增加一倍。
專利權人在應繳專利年費之期間內未繳費時,得於該期限後之六個月內補繳之。但應按規定之費增加一倍。
立法理由配合第七十七條之刪除,爰刪除但書中「前二條」三字。
為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時,專利專責機關得依申請,特許該申請人實施專利權。其實施應以供應國內市場需要為主。 專利權人有不公平競爭之情事經法院判決或行政院公平交易委員會處分者,雖無前項之情形,專利專責機關亦得依申請,特許該申請人實施專利權。 專利專責機關接到特許實施申請書後,應將申請書副本送達專利權人,限期三個月內答辯;逾期不答辯者,得逕行處理。 特許實施權,不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權。 特許實施權人應給與專利權人適當之補償金,有爭執時,由專利專責機關核定之。 特許實施權,除應與特許實施有關之營業一併移轉外,不得轉讓、授權或設定質權。 第一項或第二項所列舉特許實施之原因消滅時,專利專責機關得依申請終止特許實施。
為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時,專利專責機關得依申請,特許該申請人實施專利權;其實施應以供應國內市場需要為主。但就半導體技術專利申請特許實施者,以增進公益之非營利使用為限。 專利權人有不公平競爭之情事經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定者,雖無前項之情形,專利專責機關亦得依申請,特許該申請人實施專利權。 專利專責機關接到特許實施申請書後,應將申請書副本送達專利權人,限期三個月內答辯;逾期不答辯者,得逕行處理。 特許實施權,不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權。 特許實施權人應給與專利權人適當之補償金,有爭執時,由專利專責機關核定之。 特許實施權,應與特許實施有關之營業一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。 特許實施權之原因消滅時,專利專責機關得依申請終止特許實施。
立法理由一、就有關半導體技術專利之特許實施,與貿易有關之智慧財產權協定明文限定於增進公益之非營利使用或有不公平競爭之情事,爰增訂第一項但書之規定,並納入第二項規範之範疇。 二、第二項作文字修正。 三、第三項至第五項未修正。 四、特許實施權應隨同有關營業一併變動,繼承依民法之規定,亦可生權利變動之效果,並配合信託法,增列「信託」規定,爰將第六項酌作文字修正。 五、第七項作文字修正。
再發明,指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。 再發明專利權人未經原專利權人同意,不得實施其發明。 製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者,未經該他人同意,不得實施其發明。 前二項再發明專利權人與原發明專利權人,或製造方法專利權人與物品專利權人,得協議交互授權實施。 前項協議不成時,再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依第七十六條規定申請特許實施。但再發明或製造方法發明所表現之技術,須較原發明或物品發明具相當經濟意義之重要技術改良者,再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。 再發明專利權人或製造方法專利權人取得之特許實施權,應與其專利權一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。
立法理由一、條次變更,本條為原條文第八十條移列。 二、第一項新增。將原條文第二十九條第二項關於再發明之定義,移列於第一項規定。 三、第二項為原條文第一項移列,並配合原條文第二十九條之刪除,酌為文字修正。 四、原條文第二項未修正,移列為修正條文第三項。 五、原條文第三項未修正,移列為修正條文第四項。 六、按原條文第七十八條已變更條次為修正條文第七十六條,爰配合修正原條文第四項,並移列為修正條文第五項。 七、原條文第五項未修正,移列為修正條文第六項。
同一專利權有多件舉發案者,專利專責機關認有必要時,得合併審查。 依前項規定合併審查之舉發案,得合併審定。
立法理由一、本條新增。 二、第一項明定同一專利權有多件舉發案者,專利專責機關認有必要時,得合併審查,以利紛爭一次解決。 三、第二項參考訴願法第七十八條規定,明定專利專責機關對合併審查之案件,得合併審定。
專利權人在應繳專利年費之期間內未繳費時,得於該期限後六個月內補繳之。但應按前二條規定之費增加一倍。
專利權人在應繳專利年費之期限內未繳費時,得於該期限後之六個月內補繳之。但應按前二條規定之費增加一倍。
配合第七十七條之刪除,爰刪除但書中「前二條」三字。
為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時,專利專責機關得依申請,特許該申請人實施專利權。其實施應以供應國內市場需要為主。 專利權人有不公平競爭之情事經法院判決或行政院公平交易委員會處分者,雖無前項之情形,專利專責機關亦得依申請,特許該申請人實施專利權。 專利專責機關接到特許實施申請書後,應將申請書副本送達專利權人,限期三個月內答辯;逾期不答辯者,得逕行處理。 特許實施權,不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權。 特許實施權人應給與專利權人適當之補償金,有爭執時,由專利專責機關核定之。 特許實施權,除應與特許實施有關之營業一併移轉外,不得轉讓、授權或設定質權。 第一項或第二項所列舉特許實施之原因消滅時,專利專責機關得依申請終止特許實施。
一、就有關半導體技術專利之特許實施,與貿易有關之智慧財產權協定明文限定於增進公益之非營利使用或有不公平競爭之情事,爰增訂第一項但書之規定,並納入第二項規範之範疇。 二、第二項作文字修正。 三、第三項至第五項未修正。 四、特許實施權應隨同有關營業一併變動,繼承依民法之規定,亦可生權利變動之效果,並配合信託法,增列「信託」規定,爰將第六項酌作文字修正。 五、第七項作文字修正。
一、條次變更,本條為原條文第八十條移列。 二、第一項新增。將原條文第二十九條第二項關於再發明之定義,移列於第一項規定。 三、第二項為原條文第一項移列,並配合原條文第二十九條之刪除,酌為文字修正。 四、原條文第二項未修正,移列為修正條文第三項。 五、原條文第三項未修正,移列為修正條文第四項。 六、按原條文第七十八條已變更條次為修正條文第七十六條,爰配合修正原條文第四項,並移列為修正條文第五項。 七、原條文第五項未修正,移列為修正條文第六項。
一、本條新增。 二、第一項明定同一專利權有多件舉發案者,專利專責機關認有必要時,得合併審查,以利紛爭一次解決。 三、第二項參考訴願法第七十八條規定,明定專利專責機關對合併審查之案件,得合併審定。
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