特許法 第128条

解説

自社の看板特許を武器に競合を提訴した。ところが相手は反撃してきた。「その特許は無効だ、出願前に同じ技術がすでに公開されていた」と。これで権利は紙くずか、と思うのはまだ早い。特許法には時間を巻き戻すカードがある。請求の範囲を訂正して、問題となった部分を狭め、先行技術に引っかからない形に作り直す。そして訂正審判の審決が確定した瞬間、128条が発動する。訂正後の明細書・特許請求の範囲・図面で、出願も、出願公開も、特許査定も、特許権の設定登録も「最初からそうだった」とみなされる。つまり遡及効である。あなたが知っておくべきは二点。第一に、訂正でできるのは原則「減縮」、狭めることであって広げることではない。第二に、この遡及効は諸刃の剣で、あなたが特許権者なら救済装置だが、その特許を信じて回避設計をした第三者から見れば、範囲が遡って変わる不意打ちになる。立つ位置で意味が反転する条文だ。

法的な位置づけ

特許法128条は訂正の遡及効を定める規定であり、明細書・特許請求の範囲・図面を訂正すべき旨の審決が確定した場合に、訂正後の内容によって特許出願・出願公開・特許査定・特許権の設定登録がされたものとみなす。訂正は原則として減縮に限られるため、遡及の効果は権利範囲を狭める方向に生じる。

こんなときに使う

• 看板特許で競合を提訴したら、相手が無効資料を持ち出してきた。答弁書の提出期限まであと数週間。請求の範囲を減縮し、無効資料は回避しつつ相手製品はなお範囲内に収まる、その針の穴を通す訂正案を組めるか。この一枚の設計に会社の市場シェアがかかっている
• もし、あなたが競合特許を回避して設計した製品を売っていて、ある日その特許が訂正されたと知ったら? 128条により訂正は遡って効力を持つ。あなたが「これは範囲外だ」と信じて設計したものが、遡及して「範囲内」と評価され直すリスクが現実になる
• ライセンス料を払い続けてきた特許が、訂正で減縮された。あなたが対価を払っていた権利範囲が、後から狭まる。契約条件を見直す時が来た
• スタートアップのデューデリで、競合特許はクリアと判断して資金調達を通した。だが投資後にその特許が訂正請求され範囲が動くと、回避の前提が崩れ、企業価値の評価そのものが揺らぐ

取るべき行動

被害を受けた側：1. 特許権者として無効資料を示されたら、その資料を回避できる減縮訂正の余地を最優先で検討する2. 無効審判が係属中なら訂正審判は使えないので、答弁書提出期間など与えられた機会に訂正請求(134条の2)を組み込む3. 訂正は減縮・誤記訂正・明瞭化など126条の範囲に限られ、新規事項追加や範囲拡張はできないので、相手製品をなお捉えつつ無効資料を外す一点を弁理士と詰める4. 審決確定で128条の遡及効が働くことを前提に、訂正後の範囲で侵害論を組み直す

訴えられた側：1. 侵害を主張されたら、まず104条の3の無効の抗弁で先行技術を突き、相手に訂正を強いる2. 相手が減縮訂正してきたら、その訂正後の狭い範囲に自社製品が本当に入るかを再検証する。訂正で範囲が狭まれば非侵害に転じる余地が生まれる3. 128条の遡及効により訂正後の範囲が過去にも及ぶ点を踏まえ、過去販売分の扱いも含めて見直す4. 訂正要件(126条)を満たさない違法な訂正であれば、その点も争う

時効（請求できる期限）：訂正審判の請求自体に出訴期間のような一律の期限はないが、特許無効審判が特許庁に係属している間は訂正審判を請求できず(特許法126条2項)、無効審判の中で訂正請求(134条の2)をする必要がある。侵害訴訟では訂正のタイミングを逃すと相手の無効主張(104条の3)に対抗できなくなる。特許権消滅後の訂正には別途制限があるため、最新の改正状況をご確認ください

学説

通説：特許法128条の遡及効は、126条により訂正が原則として減縮方向に限られることと一体で理解される。減縮に縛ることで第三者の信頼を害さずに権利者を救済する二段構えの均衡と説明される。