特許法 第71条の2

解説

特許侵害で訴えた、あるいは訴えられた。その裁判の勝敗を分ける最大の争点は、問題の製品や方法が特許の「技術的範囲」に入るかどうか、その一点に尽きる。ところがこの技術的範囲を判断するのは、法律家である裁判官だ。半導体の回路でも医薬品の化学構造でも、裁判官が独力で正確に読み解けるとは限らない。特許法71条の2は、ここに隠しルートを設けている。裁判所は特許庁に鑑定を嘱託でき、特許庁長官は専門の審判官3名を指定して技術範囲を鑑定させなければならない。当事者がそれぞれ雇う私的鑑定人とは別に、特許を付与した役所そのものが、裁判所のために中立の立場で技術を読み解く。あなたが知っておくべきは、この鑑定書が出るか出ないか、出たら何と書いてあるかで、和解交渉のテーブルの力関係が一夜にして反転するという事実だ。

法的な位置づけ

特許法71条の2は、特許侵害訴訟における技術的範囲の鑑定嘱託を定める規定である。裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があった場合、特許庁長官は3名の審判官を指定して鑑定を行わせる義務を負う。民事訴訟法上の官公署への鑑定嘱託（218条）の特則として、専門官庁による中立的な技術判断を訴訟に取り込む手続を規律する。

こんなときに使う

• 競合他社から「あなたの製品は当社特許の技術的範囲に入る、侵害だ」と警告書が届いたら、その技術範囲は誰が判断するのか？ 裁判官は法律家であって技術者ではない。だからこそ裁判所は特許庁に鑑定を嘱託でき、専門の審判官3名が技術範囲を分析する。この鑑定結果が出る前と後で、和解交渉の力関係は一変する
• 苦労して取得した特許を大手メーカーに模倣された。差止訴訟を起こしたが、技術範囲の解釈で双方が平行線。裁判所が特許庁への鑑定嘱託を選ぶか、当事者鑑定だけで進めるか、その分岐が判決までの時間と費用、そして勝敗の見通しを大きく左右する
• 特許侵害訴訟の最中、裁判所が「特許庁に鑑定を嘱託する」と告げた。これは技術判断を行政の専門官3名に委ねる合図だ。鑑定書の内容が、事実上の判決の方向を決める

取るべき行動

被害を受けた側：1. 特許権者として侵害を主張するなら、まず70条に基づき自社特許の技術的範囲を明確に文章化し、相手製品との対比表を作る2. 当事者間で技術範囲の解釈が対立し、裁判官が技術を測りかねている兆候が見えたら、裁判所に対し本条の鑑定嘱託を上申する選択肢を弁理士・弁護士と検討3. 中立な特許庁鑑定が自社に有利と見込めるなら、その結果を和解交渉の梃子に使う4. 鑑定に時間がかかる点を踏まえ、仮処分（差止）との併用も視野に入れる

訴えられた側：1. 侵害を指摘されたら、まず相手特許の技術的範囲（70条）を精査し、自社製品が構成要件を充足しないと言える点を洗い出す2. 並行して特許自体の無効事由を検討し、104条の3の無効の抗弁を準備（範囲の議論に入る前に特許を潰せれば最善） 3. 相手が私的鑑定で技術的に押してきたら、その鑑定の偏りを指摘し、裁判所による中立な鑑定嘱託を促す4. 中立鑑定が非充足と出れば、それを軸に早期の請求棄却・和解を狙う

時効（請求できる期限）：本条の鑑定嘱託自体に期限はなく、訴訟係属中に裁判所の判断で行われる手続だ。ただし背後にある特許権侵害の損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅時効にかかる（民法724条）。差止請求権は特許権の存続期間中は行使可能（最新の改正状況をご確認ください）

学説

通説：特許法71条の2の鑑定は、特許庁が中立の専門官庁として行う証拠方法であり法的拘束力はなく、最終的な技術的範囲の認定権は裁判所に残る。もっとも専門官庁の合議による判断ゆえ、実務上は私的鑑定より重く評価される傾向にあるとされる。