智慧財產法院行政判決

民國101年11月29日辯論終結

原告

美商默沙東公司（MERCK SHARP & DOHME CORP.）

代表人

Edward W. Murray

訴訟代理人

呂光律師（兼送達代收人）

訴訟代理人

湯舒涵律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

張榮興

參加人

科化生物科技股份有限公司

代表人

許弘卿

訴訟代理人

沈宗原律師

范曉玲律師

呂紹凡律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國101 年3 月6 日經訴字第10106102000 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟，判決如下︰

主文

事實及理由

一、程序方面：本件原告已於民國101 年5 月1 日與Schering Corporation（中譯名為「美商先靈公司」，紐澤西州公司編號0000000000）合併，並以Schering Corporation為存續公司，Scher-ing Corporation 於同年5 月2 日申請更名為MERCK SHARP& DOHME CORP，嗣因原專利權人MERCK SHARP &DOHME CORP.（紐澤西州公司統一編號0000000000）之法人格已消滅，其權利義務（包含本件在內之專利權）均由合併後存續並更名之MERCK SHARP & DOHME CORP. （紐澤西州公司統一編號0000000000）概括承受，經原告於同年7 月26日具狀聲明承受訴訟，並提出MERCK SHARP & DOHME CORP. 與Schering Corporation申請合併之文件、Schering Corporation申請更名之文件、委任狀（見本院卷第60至67頁），經核無不合，應予准許。

二、事實概要：原告（更名前為美商默克大藥廠）前於87年10月13日以「抑制骨質再吸收之方法」向被告申請發明專利，嗣經修正其發明名稱為「抑制骨質吸除作用之醫藥組合物」，經被告編為第87116964號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I226833 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於98年9 月2 日以系爭專利有違專利法第22條第1 項及第4 項之規定，對之提起舉發，原告則於98年12月8 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經被告審查，認系爭專利前揭更正本應准予更正，惟更正後系爭專利仍有違專利法第22條第4 項規定，以100 年6 月13日（100 ）智專三（四）02021 字第10020498200 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部101 年3 月6 日經訴字第10106102000 號為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟，聲明訴願決定及原處分均應撤銷。本院認本件判決之結果，若撤銷訴願決定及原處分，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

三、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並主張：

㈠所屬技術領域中具有通常知識者縱然結合引證1 與引證2 ，亦不會推論出系爭專利之技術特徵：

⒈亞倫多酸鹽於系爭專利優先權日前之應用與副作用：

⑴系爭專利所請之亞倫多酸鹽最早測試於人類治療骨質疏鬆症是在1990年代初期。1995年9 月，成功的臨床試驗使美國食品藥物管理局(FDA) 核發藥品許可證，以商標名稱FORSAMAX（福善美）開始販售該組合物。

⑵臨床試驗曾以不同劑量(5 mg 、20 mg 及40 mg)之亞倫多酸鹽進行有效性及安全性試驗，由於試驗結果顯示較低劑量(5 mg)之療效較差、而較高劑量(20 mg及40 mg)不僅未提供額外治療優勢卻導致較高副作用，故醫界爰選用每日10mg作為一般販售藥物的劑量，FORSAMAX（福善美）經美國食品藥物管理局(FDA) 核准上市之劑量亦為每日10mg之錠劑。

⑶前揭亞倫多酸鹽引起嚴重的上胃腸道副作用，在系爭專利申請日前，其原因被假定為「藥物食道炎（pillesophagitis）」。惟系爭專利發明人發現該副作用原因不是藥物食道炎，而是由重複胃液逆流所引起。意即，亞倫多酸鹽藥物溶解於胃酸，但胃酸逆流至食道則使亞倫多酸酸性溶液引起局部的黏膜損傷。由於每日投藥使酸暴露時常發生，即造成食道在下次逆流發生前，沒有時間癒合而引起進一步的損傷。

⑷藉由發現副作用之真正原因，系爭專利發明人發現前揭副作用可經由低頻率＋高劑量之投藥加以改善。此種採高劑量之投藥可達成與低劑量投藥一樣安全之想法與先前技藝之臨床實驗完全相反。

⒉判斷選擇發明是否具進步性之標準之一在於考量是否為有限的選擇且該選擇為經由例行工作之普通手段即能得知者。而進步性的輔助性判斷因素(secondary consideration)包括發明具有無法預期的功效、發明解決長期存在的問題、發明克服技術偏見及發明獲得商業上的成功。

⒊系爭專利更正後申請專利範圍第1 項具有以下技術特徵：

⑴「每週一次的單位劑量錠劑」；

⑵「70毫克」；及

⑶「治療骨質疏鬆症」。

⒋引證1 針對投藥劑量完全沒有提供任何教示或建議，技藝人士無法藉由引證1 推論出系爭專利關於使用70毫克亞倫多酸鹽之技術特徵：

⑴引證1 （WO95/30421）第7 頁第22行廣泛地揭露單一劑量型式如膠囊、錠劑或糖衣錠包含約1 毫克至約500 毫克的活性成分。然而，引證1 針對投藥劑量完全沒有提供任何教示、建議或導引；因此，具系爭專利領域之通常知識的技藝人士將可能採用500 毫克、400 毫克、300 毫克、200 毫克、100 毫克、1 毫克或該劑量範圍中的任何劑量，試問技藝人士如何可由引證1 推論出使用70毫克的亞倫多酸鹽？

⑵如前所述，在系爭專利優先權日前，亞倫多酸鹽的唯一建議療程為每日10 mg-骨質疏鬆症及每日40 mg-潘吉得氏（Paget ）症。根據引證1 之教示，由於其允許的劑量係類似於治療骨質疏鬆症及潘吉得氏症的建議劑量（10mg或40mg），沒有特定教示或建議如系爭專利的組合物，且由於技藝中已知大於40 mg 的亞倫多酸鹽劑量顯示上胃腸道不耐性，故系爭專利領域之通常知識者並不會推論出大於40mg的投藥劑量，更遑論系爭專利關於70mg的高投藥劑量。

⑶雖然引證1 揭露甲烷雙膦酸衍生物可有效治療骨質疏鬆症且亞倫多酸鹽為甲烷雙膦酸衍生物中之ㄧ種，惟既然亞倫多酸鹽僅為甲烷雙膦酸衍生物中之ㄧ種，其係選自超過16類且每類包括眾多化合物的甲烷雙膦酸衍生物。詳言之，如欲基於引證1 的教示而達成系爭專利的70 mg 單位劑量的亞倫多酸鹽，技藝人士須進行如下步驟：首先，必須自超過16類可能的甲烷雙膦酸衍生物中找出並非較佳選擇的亞倫多酸；進一步，必須決定劑量。

⑷惟引證1 對每一雙膦酸鹽並未提供特定的建議劑量，而是提供應用於所有甲烷雙膦酸鹽的廣泛範圍。在引證1 已指出甲烷雙膦酸衍生物投藥的劑量應遵循已知用於治療或預防以甲烷雙膦酸衍生物治療的疾病（如潘吉得氏症、腫瘤誘導的高血鈣症及骨質疏鬆症）的劑量以及在引證1 公開時其技藝中所建議的劑量為10 mg及40 mg之情況下，可見引證1 就如何使系爭專利領域之通常知識者自廣泛範圍中選出70 mg 的劑量，確實缺乏教示與建議。由上可知，被告認為引證1 已揭示系爭專利關於「70毫克」高投藥量之技術特徵，顯然係閱讀系爭專利所請發明後得出的後見之明。

⒌引證2 （Lunar News, July 1996 ）雖揭示每週1次投藥40mg或80 mg ，惟其揭示係與投藥困難性有關，並非與減少副作用有關，故引證2 與系爭專利所欲解決之問題完全無關，引證2 並未建議系爭專利所請發明：

⑴系爭專利所欲解決之問題係減少亞倫多酸鹽之副作用，惟引證2 則係建議針對投藥困難及投藥費用的解決方案，但對安全性完全未提供建議。

⑵雖然引證2 亦係關於骨質疏鬆症的一般領域且教示每週一次投藥，惟其並未處理副作用問題；由於引證2 關切的是投藥困難及高費用問題，且引證2 從未曾建議任何安全性的改良且未提及是否每週一次劑量可保持治療功效，引證2 並不會被關切亞倫多酸鹽副作用的系爭專利領域之通常知識者所考慮。

⑶由上可知，在缺乏系爭專利的揭示及建議下，系爭專利發明領域之通常知識者可能參酌引證2 而選擇週期性投藥（每月一週）或靜脈內注射投藥，惟該通常知識者並不會基於引證2 之建議而預期到每週一次70 mg 的劑量。因此，引證2 亦不會使系爭專利所請發明成為顯而易見。

⒍綜上所述，系爭專利提供每週一次的單位劑量錠劑之70毫克的亞倫多酸鹽（以亞倫多酸活性成分計）治療骨質疏鬆症的技術特徵，該等特徵降低了投藥頻率，克服了亞倫多酸鹽引起的胃腸道副作用（由於胃液逆流）。系爭專利以上述技術手段克服了先前技術長期存在且未能解決的亞倫多酸鹽的安全性問題，而提供了未預期的功效，且無論引證1 或引證2均無法推論出系爭專利所請發明欲解決的技術問題，故系爭專利相對於引證1 結合引證2 具進步性。

⒎按商業上成功可作為判斷進步性的輔助因素，每週1 次投藥的FORSAMAX（福善美）確實為原告帶來了商業上成功，而亞倫多酸鹽關於70 mg 劑量之新配方亦為骨質疏鬆症治療及預防帶來巨大進步。相較於先前的產品，每週1次投藥的FORSAMAX（福善美）的巨大商業上成功不僅僅是進步性的輔助判斷因子，其亦為亞倫多酸鹽成為可接受的骨質疏鬆症治療的直接指標。該成功來自於系爭專利所請發明的核心技術特徵，即將習知之每日投藥改變為每週一次投藥，該巨大的改良當可作為系爭專利所請發明具進步性的證據。

㈡「alendronate 」劑量係指稱「亞倫多酸活性成份」之重量：

⒈系爭專利所申請者係含「亞倫多酸活性成份」（alendronate ）之亞倫多酸鹽，其中，申請專利範圍第1 項即為「一種用於抑制人類骨質吸除作用之醫藥組合物，其包含以『亞倫多酸活性成份重量』計，約70毫克之選自由亞倫多酸、其醫藥上可接受鹽類或酯類及上述之混合物所構成群組之雙膦酸化物, 其中該組合物係呈單位劑量形式」。系爭專利之藥品於1995年9 月經美國食品藥物管理局（FDA ）核發藥品許可證，商標名稱為FORSAMAX（福善美）。

⒉一般技藝人士於提及「alendronate 」之劑量時，皆係指稱「亞倫多酸活性成份」本身，而非「亞倫多酸鹽」，此參酌台安醫院藥訊於介紹FORSAMAX（福善美）成份時，係稱「Alendronate 70mg」，即可知悉。

㈢引證2 第2 頁原文係：「Even oral alendronate potentia-lly could be given in a 40 or 80 mg dose once ／weekto avoid dosing problems and reduce costs.Intravenou-s administration also is possible …（下略），詳參證2 」，前揭「alendronate 」並非泛指「亞倫多酸鹽」，而係指亞倫多酸活性成份。此參酌引證2 第2 頁一開始即提及FORSAMAX所含之亞倫多酸活性成份「Alendronate(Forsamaxby Merck) 」，即可明知其「alendronate 」用語參照FORSAMAX，且係指其中之「亞倫多酸活性成份」。

㈣另參酌原告之FORSAMAX（福善美）於1995年及1997年核准之仿單，其上清楚指出Forsamax 是(4- 胺基-1- 羥基亞丁基，4-amino-1-hydroxybutylidene)膦酸單鈉鹽三水合物，即Forsamax是「alendronate 」的「鈉鹽形式」（原文「FORSAMAX ( alendronate sodium)…Alendronate sodiumis chemically described as(4-amino-1-hydroxybutylide-ne) bisphosphonic acid monosodium salt trihydrate 」），因此「alendronate 」僅為活性成分本身，並非含活性成分之特定的鹽形式（例如鈉鹽形式）。

㈤另參酌H. Fleisch所著之Bisphosphonates in Bone Disease: from the laboratory to the patient，該書亦以4-amino-1-hydroxybutylidene 表示「alendronate 」。由上可知，引證2 第2 頁於提及「alendronate 」時，並非指亞倫多酸鹽，而係指亞倫多酸鹽類（例如原告之FORSAMAX）中所含之「亞倫多酸活性成份」，故該40 or 80mg dose 係以「亞倫多酸活性成份」計其重量。

㈥事實上，引證2 第2 頁關於「Even oral alendronate pote-ntially could be given in a 40 or 80 mg dose…（下略）」之敘述既未指明其係針對特定之鹽類形式，則該「alendronate 」應係指「亞倫多酸活性成份」，即該「40或80毫克」應基於「亞倫多酸活性醫藥成份」而計算，其理自明。如按參加人所述係指亞倫多酸鹽，則該技術所屬領域之技藝人士根本無法得知該「40或80毫克」亞倫多酸鹽中所含亞倫多酸活性成份之確切重量，亦無法得知其所生之療效或副作用係因多少重量之亞倫多酸活性成份所引起。故參加人關於引證2 的40或80mg，是以「亞倫多酸鹽」來計算之主張，不僅與引證2 之揭示不符，亦違反經驗法則。

四、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

㈠系爭專利更正後申請專利範圍第1 項為一種用於治療骨質疏鬆之醫藥組合物，其包含以亞倫多酸活性成份重量計，70毫克之選自由亞倫多酸、其醫藥上可接受鹽類或酯類及上述之混合物所構成群組之雙膦酸化物，其中該組合物係呈每週1次的單位劑量錠劑。所請更正後的技術特徵在於提供亞倫多酸活性成分以70毫克重量計，單位錠劑給予每週1 次之週期，以作為骨質疏鬆之治療組合物；雖原告認為根據引證1 、2 於習知的技術中並不會推知系爭專利的用藥週期（每週1次）與用藥劑量（70毫克活性成份計），惟事實上系爭專利所請的活性劑已在引證1 中教示其醫藥適應症（骨質疏鬆的醫藥用途），引證1 、2 也同時教示該活性劑可以高劑量使用（引證1 為500 毫克、引證2 為80毫克）；更何況引證2以80mg的更相近於系爭專利的70mg值教示其可以每週1 次給藥的用於降低成本與用藥問題，雖系爭專利聲稱其可以降低胃食道逆流，但不論是食道逆流、胃腸道潰瘍等副作用，只要依據其用藥週期、劑量提升等習知技術的教示當然可以無歧異的克服此相關用藥問題，本發明僅是實證習知教示的技術，依據習知技術的教示，其本質上就可以解決臨床的用藥問題，以更合乎理想的提供患者之臨床用藥，所屬技術領域中具有通常知識者當然可以依據引證1 與引證2 之用藥週期、活性成份、80mg給藥劑量、骨質疏鬆的醫藥用途之教示，而輕易完成推論出系爭專利之唯一差異的70mg給藥劑量，顯然所述理由並不可採。

㈡而回歸至系爭專利所更正範圍的技術特徵與引證1 、2 比較，其活性劑成份（亞倫多酸）、用藥劑量（70mg對80mg）、醫藥用途（治療骨質疏鬆）皆屬該兩習知前案所教示，每週1 次的用藥週期更是與引證2 相同，所述系爭專利於整體說明書中雖有具體的70毫克作有關治療骨質疏鬆症的新給藥週期之用途實驗，惟該實驗僅用以驗證高劑量、低給藥頻率尚可以避免亞倫多酸鹽所造成的胃腸道副作用問題，但在活性成份、用藥週期、醫藥用途與引證2 無異，而用藥劑量僅差別10mg的前提下，更何況亞倫多酸活性成份口服的生體吸收率低，其間差異難謂有不可預期功效，故在整體技術內容類同的前提下，所述與先前技藝之臨床實驗完全相反。

㈢由引證1 所揭示的技術內容中已有該較高劑量（500mg ）適用範圍的教示，即使引證1 的大劑量範圍與系爭專利的70mg有別，但該教示已可以供技藝人士作相關劑量的各種藥性的臨床參考，系爭專利並未證實其70毫克係為克服胃腸道副作用的端點值之效果，原告固主張系爭專利係為選擇發明，但是選擇發明理應具備「臨界性（Critical character）」意義之數值，在無具體臨界性意義及由引證1 已教示亞倫多酸化物用於治療骨質疏鬆的醫藥用途，在活性劑、用藥劑量、醫藥用途相同的前提下，即使引證1 未有相關驗證500mg 的亞倫多酸活性成份的相關實施例，但依據兩習知技術的具體教示，技藝人士當可以由引證1 及引證2 推論出系爭專利使用70毫克亞倫多酸鹽之技術，其不具進步性至明。

㈣在引證2 中雖提出有關高劑量的用藥潛有花費問題與副作用，但並未特別放棄80毫克高劑量的用藥，且不論亞倫多酸鹽用藥劑量、頻率所造成的副作用問題，其基本精神仍在於改變用藥劑量與頻率以克服該藥劑所產生的副作用，而引證2刊物的第23頁第1至6行內容，揭示雙膦酸係用以處理骨質疏鬆之醫藥用途，且該活性劑可以抑制骨質吸除作用；第23頁中欄第39至43行亦揭示有關亞倫多酸化物（當然包括其鹽類及酯類）的使用劑量為40或80毫克每週一次；又由第23頁左欄倒數第9 行至中欄第13行內容亦揭示亞倫多酸之給藥劑量困難導致病人停止服用的問題，但已知該亞倫多酸活性成份的利用率較低，其更可以證實引證2 的80毫克用藥與系爭專利的70毫克用藥是效果相當，顯然引證2 達到每週1 次的高劑量建議，及基於其他雙膦酸鹽的使用經驗結合引證2 的教示，通常知識者當容易預期每週1 次口服投藥具信賴度；且依據引證2 的投藥亦可以預期系爭專利每週1 次70毫克的劑量將有可預期之功效，即使依據原告主張認為其在於克服用藥安全問題，而實際上系爭專利僅在於驗證引證1 、2 習知技術確實可以克服用藥安全問題，其使用的技術手段與習知技術相同的前提下，當不會產生不可預期之功效。

五、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

㈠更正後之系爭專利申請專利範圍第1 至4 項已為「引證1 」所揭示，而有違反審定時專利法第20條第1 項第1 款新穎性之情事：

⒈更正後之申請專利範圍第1項已被「引證1」揭示：

⑴系爭專利申請專利範圍第1 項「1A. 一種治療骨質疏鬆症之醫藥組合物」之技術特徵已被「引證1 」所揭示：

①「引證1 」為一種醫藥組合物，其摘要業已明確揭示「本發明係關於特定甲烷雙膦酸衍生物（用於製造醫藥組合物）在包括人類在內之哺乳類動物身上預防或治療人工輔具鬆脫及人工輔具移位的用途」，換言之，「引證1 」之甲烷雙膦酸衍生物係用於醫藥組合物之製造，且可用於包括人類在內的哺乳類動物，當無疑問。

②「引證1」可有效治療骨質疏鬆症：「引證1 」第7 頁第11至18行亦已明確記載「該甲烷雙膦酸衍生物所投予的劑量較佳係為與在治療傳統上以該甲烷雙膦酸衍生物來治療之疾病所用的劑量強度相同，前述疾病係如柏哲氏症、腫瘤所誘發之高鈣血症或骨質疏鬆症。易言之，該甲烷雙膦酸衍生物較佳係以也可同樣有效治療柏哲氏症、腫瘤所誘發之高鈣血症或骨質疏鬆症的劑量來投予，亦即，它們是以也可同樣有效抑制骨質吸除作用的劑量來投予」，是以，「引證1 」業已揭示甲烷雙膦酸衍生物可有效治療骨質疏鬆症之技術特徵，此並為原告所自承。

⑵系爭專利申請專利範圍第1 項「1C. 選自由亞倫多酸、其醫藥上可接受鹽類或酯類及上述之混合物所構成群組之雙膦酸化物」之技術特徵已被「引證1 」所揭示：

①「引證1 」之活性成分包括亞倫多酸在內，且包含亞倫多酸化物，或其醫藥可接受鹽類、酯類或其任一種水合物：「引證1 」第3 頁第14至32行業已記載「因此本發明係關於一種甲烷雙膦酸衍生物之用途，其中前述甲烷雙膦酸衍生物係選自……4-胺基-1- 羥基丁烷-1,1- 雙膦酸（亞倫多酸），如亞倫多酸化物……或其醫藥可接受鹽，或其任一種水合物」，而其中「亞倫多酸化物（alendronate ）」係包含其鹽類及酯類在內乃發明所屬技術領域之一般知識，準此，依「引證1 」上開記載，「引證1 」之「甲烷雙膦酸衍生物」係包括亞倫多酸在內，且包含亞倫多酸化物，或其醫藥可接受鹽類、酯類或其任一種水合物。

②尤甚，「引證1 」第11頁實施例3 第1 至3 行更進一步揭示「含有1.0 毫克經冷凍乾燥之乾燥1-羥基-2- （咪唑-1- 基）- 乙烷-1，1-雙膦酸（其多種鈉鹽之混合）的藥瓶」，換言之，「引證1 」之活性成分為混合物而非單一化合物。

③亞倫多酸鈉對骨質疏鬆症的療效原本係為發明所屬技術領域習知的一般常識，所屬技術領域具有通常知識者不需進行任何進一步的實驗，即可輕易從「引證1 」所揭示的雙膦酸鹽中「選擇」出「亞倫多酸之鈉鹽」作為治療骨質疏鬆症的藥物：A、於系爭專利申請日（即87年10月13日）前，原告即曾於86年12月19日獲行政院衛生署許可核發「福善美錠10公絲」之藥證（衛署藥輸字第022015號），準此，福善美錠係在系爭專利申請前即已在市面流通之藥物，而福善美錠依其仿單之記載，乃一種用以治療骨質疏鬆症的藥物，其主要活性成分為每錠10毫克亞倫多酸鈉，準此，亞倫多酸鈉對骨質疏鬆症的療效原本係為發明所屬技術領域習知的一般常識，所屬技術領域具有通常知識者不需進行任何進一步的實驗，即可輕易從「引證1 」所揭示的雙膦酸鹽中「選擇」出「亞倫多酸之鈉鹽」來作為治療骨質疏鬆症的藥物，甚為明確。B、再者，「引證3 」第30頁中欄第41至45行亦已載明，「過去十年來的研究讓醫生相信，雙膦酸化物可用於治療骨質疏鬆症，特別是亞倫多酸化物」，換言之，亞倫多酸鈉對骨質疏鬆症的療效實為發明所屬技術領域習知的一般常識。C、尤其，原告亦已自承「在系爭專利優先權日前（按：系爭專利未主張優先權，原告上開主張顯與事實不符，併予指明），亞倫多酸鹽的唯一建議療程為每日10mg－骨質疏鬆症」，由此益證亞倫多酸鈉對骨質疏鬆症的療效確為發明所屬技術領域習知的一般常識。從而，所屬技術領域具有通常知識者當不發生原告所稱「既然亞倫多酸鹽僅為甲烷雙膦酸衍生物中之一種，其係選自超過16類且每類包含眾多化合物的甲烷雙膦酸衍生物」、「必須自超過16 類可能的甲烷雙膦酸衍生物中找出並非較佳選擇的亞倫多酸」之問題，原告上開主張，顯屬無稽。

⑶系爭專利申請專利範圍第1 項「1B. 其包含以亞倫多酸活性成份重量計，70毫克」之技術特徵已被「引證1 」所揭示：

①「引證1 」第7 頁第21至22行內容已揭示「單一劑量單位形式，例如膠囊、錠劑或糖衣錠係包含如從約1 毫克至500 毫克的活性成分」，準此，「引證1 」之醫藥組合物可為單位劑量形式，且包含約1 至500 毫克之活性成分。

②此外，「引證1 」第7 頁倒數第2 段更指出「本發明進一步關於一種組成物於製造藥品的用途，如以單一劑量形式而用於預防及治療包括人類在內之哺乳類動物的義肢鬆動及義肢位移，其中該組成物每劑量單位包含0.002-3.40 mg/kg如前文所定義之甲烷雙膦酸衍生物，特別是0.01-2.40 mg/kg 」，是以，「引證1 」業已列舉更佳劑量範圍為0.01-2.40 mg/kg 。

③上開兩種劑量揭示範圍彼此並不衝突，因前者「約1mg至500 mg」之劑量單位是mg，而後者「0.01至2.40mg／kg」的單位為mg／kg（以服藥患者的體重加以換算的單位），此兩者都是發明所屬技術領域中常用的劑量單位。若以75公斤成人體重對後者進行單位換算後的範圍，即應為0.75至180 毫克；若以100 公斤成人體重加以換算，其範圍則為1 至240 毫克，是「引證1 」所揭示之劑量範圍確已包括系爭專利更正後之申請專利範圍第1項「劑量範圍70毫克」之技術特徵在內。

⑷稽諸「引證1 」下列之敘述，實可知系爭專利申請專利範圍第1 項「1D其中該組合物係呈每週1 次」之技術特徵已被「引證1 」所揭示：「引證1 」第7 頁第6 至8 行業已記載「前述劑量無論是以單一劑量（較佳）來給藥，或是以數個部分劑量來給藥，都可用例如每天1 次、每週1 次、每個月1 次、每3 個月1 次、每6 個月1 次或每年1 次的方式重複給藥」，是「引證1 」確已揭示亞倫多酸可藉由每週1 次投藥來給藥。

⑸「引證1 」已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項「1E. 單位劑量錠劑」之技術特徵：

①「引證1 」第7 頁第23至24行業已記載「本發明進一步關於一種用於製造藥品的組合物，其例如為單一劑量單位形式……」，是「引證1 」確已揭示其醫藥組合物可為單位劑量形式。

②「引證1 」第7 頁第21至22行業已記載「單一劑量單位形式，例如膠囊、錠劑或糖衣錠係包含如從約1 毫克至500 毫克的活性成分」，是「引證1 」確已揭示其醫藥組合物可為錠劑。

⒉更正後之系爭專利申請專利範圍第2 至3 項已被「引證1 」揭示：「引證1 」第4 頁第6 至10行已揭示「醫藥可接受鹽為……得自週期表第Ia、Ib、IIa 及IIb 族的適當鹽類，包括鹼金屬鹽（如鉀鹽，特別是鈉鹽）或鹼土金屬鹽（較佳為鈣鹽或鎂鹽），還有銨鹽……」，準此，「引證1 」確已揭示亞倫多酸之醫藥可接受鹽可為鈉、鉀、鈣、鎂及銨鹽，是系爭專利更正後之申請專利範圍第2 項「根據申請專利範圍第1 項之醫藥組合物，其中該醫藥上可接受鹽類係選自由鈉、鉀、鈣、鎂及銨鹽所構成群組」及申請專利範圍第3 項「根據申請專利範圍第2 項之醫藥組合物，其中該醫藥上可接受鹽類係鈉鹽」，均已被「引證1 」完整揭示。

⒊更正後之系爭專利申請專利範圍第4 項已被「引證1 」揭示：

⑴系爭專利更正後之申請專利範圍第4 項為「根據申請專利範圍第2 項之醫藥組合物，其中該醫藥上可接受鹽類係亞倫多酸單鈉鹽三水合物」。

⑵「引證1」已揭示亞倫多酸單鈉鹽優於其他鹽類：「引證1 」第4 頁第11至14行記載已揭示「特佳的醫藥可接受鹽係為雙膦酸之1 個、2 個、3 個或4 個酸性氫（特別是1 個或2 個酸性氫）被醫藥可接受之陽離子所取代者，其中前述醫藥可接受之陽離子特別為鈉、鉀或銨，首選為鈉」，由此可知，「引證1 」已明確揭示了亞倫多酸鈉鹽優於其他鹽類，且已明確指出是單鈉鹽（1 個酸性氫被鈉所取代）或二鈉鹽（2 個酸性氫被鈉所取代）。

⑶「引證1 」已揭示三水合物之情形：「引證1 」之第3 頁第14至32行記載「因此本發明係關於一種甲烷雙膦酸衍生物之用途，其中前述甲烷雙膦酸衍生物係選自……4-胺基-1- 羥基丁烷-1，1-雙膦酸( 亞倫多酸) ，如亞倫多酸鹽／酯……或其醫藥可接受鹽，或其任一種水合物」，準此，「引證1 」已揭示其所述及之「甲烷雙膦酸衍生物」包括亞倫多酸之醫藥可接受鹽之任一種水合物，而「任一種水合物」當包括三水合物在內。

㈡縱認「引證1 」未明示揭示申請專利範圍第1 項「1B. 其包含以亞倫多酸活性成份重量計，70毫克」及「1D. 其中該組合物係呈每週一次的」之技術特徵（參加人否認之），惟所屬技術領域具有通常知識者運用申請前習知技術及「引證2至3 」擇其ㄧ與「引證1 」組合所輕易完成，而不具進步性：

⒈「引證2 」及「引證3 」均已揭示亞倫多酸（包括其鹽類及酯類）可用於治療骨質疏鬆症，是「引證2 至3 」與「引證1 」係屬同一技術領域之先前文獻，所屬技術領域具有通常知識者自能輕易結合「引證2 至3 」與「引證1 」：

⑴「引證2 」第23頁第1 至6 行業已揭示「雙膦酸化物係研究人員處理骨質疏鬆症的主要重點。雙膦酸化物會抑制骨質吸除作用，此係藉由直接作用在蝕骨細胞上而達成，但有一部份的抑制效果是透過成骨細胞的中介來達成的」，換言之，「引證2 」業已揭示雙膦酸化物（包括其鹽類及酯類，按：亞倫多酸乃雙膦酸化物之一種）可抑制骨質吸除作用，且被用於處理骨質疏鬆症。

⑵「引證3 」第30頁中欄第41至45行已揭示「過去十年來的研究讓醫生相信，雙膦酸化物可用於治療骨質疏鬆症，特別是亞倫多酸化物」，準此，「引證3 」業已揭示亞倫多酸（包括其鹽類及酯類）可用於治療骨質疏鬆症。

⑶基此，所屬技術領域具有通常知識者顯能輕易結合同屬用於治療骨質疏鬆症領域之「引證2 至3 」與「引證1 」，而無任何困難。

⒉「引證2 」已揭示「1B. 其包含以亞倫多酸活性成份重量計，70毫克」及「1D. 其中該組合物係呈每週1 次的」之技術特徵，所屬技術領域具有通常知識者顯能運用申請前「引證2 」與「引證1 」組合輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項：

⑴系爭專利申請專利範圍第1 項1B之技術特徵為「70毫克的亞倫多酸」，而非「70毫克的亞倫多酸鹽」：

①系爭專利申請專利範圍第1 項中有關劑量之揭示方式為「以亞倫多酸活性成份重量計，70毫克之選自由亞倫多酸、其醫藥上可接受鹽類或酯類及上述之混合物所構成群組之雙膦酸化物」，換言之，就申請專利範圍文義所界定之範圍以觀，申請專利範圍第1 項揭示的70毫克應是指「亞倫多酸」而非「亞倫多酸鹽」。

②參加人上開解釋亦為系爭專利說明書實施例所支持：詳言之，以亞倫多酸單鈉鹽三水合物為例，其分子式為C4H12NNaO7P2‧3H2O，分子量為325 （為方便計算，分子量小數點以下四捨五入，以下同）；而亞倫多酸分子式則為C4H13NO7P2，分子量為249 。基此，系爭專利實施例7 之錠劑的活性成分實際上是包含「約35毫克的亞倫多酸」（計算式：24945.68 mg ／325 = 34.998mg），而其實施例8 之液體配方的活性成分實際上是包含「約70毫克的亞倫多酸」（計算式：24991.35mg／325 =69.988 mg ）；基此，雖然系爭專利所請之醫藥組合物中的活性成分是亞倫多酸或其化物，但其劑量應以亞倫多酸為計算基準，亦即更正後之系爭專利申請專利範圍第1 項所請醫藥組合物係包含70毫克的亞倫多酸。

③相對而言，如依系爭專利說明書第25至26頁所載而將系爭專利申請專利範圍第1 項1B之技術特徵解釋為「70毫克的亞倫多酸鹽」，不僅與申請專利範圍之文義不符，亦不為實施例所支持：系爭專利說明書第25頁倒數第2行至第26頁第3 行雖記載「每週口服劑量之實施例包括用於預防骨質疏鬆症之單位劑量，包括大約35mg之亞倫多酸鹽(alendronate )化合物，及用於治療骨質疏鬆症之單位劑量，包括大約70mg之亞倫多酸鹽（alendronate ）化合物」，惟在系爭專利說明書實施例7 中，每個錠劑含有45.68 毫克的亞倫多酸鹽（alendronate ）單鈉三水合物；而在其實施例8 中，每75毫升的液體配方中含有91.35 毫克的亞倫多酸鹽（alendronate ）單鈉三水合物。換言之，兩個實施例中所揭示的亞倫多酸鹽劑量並非「35毫克」或「70毫克」的劑量，自無法支持系爭專利說明書上開「包括大約70mg之亞倫多酸鹽（alendronate ）化合物」之敘述，是系爭專利說明書上開記載自不得援引作原告有利之主張。

⑵「引證2 」第23頁中欄第36至43行業已揭示「口服雙膦酸化物的困難可能會傾向影集式（每週1 次）或週期式（每個月1 週）的給藥方式。口服亞倫多酸化物甚至可以給到每週1 次40或80毫克的劑量，以避免給藥問題，並降低成本」，基此，「引證2 」已揭示亞倫多酸化物（包括其鹽類及酯類）的使用劑量為約70毫克，以及每週1 次的投藥頻率。

⑶尤甚，「引證2 」上開揭示，實等同「每週1 次61.29 至73.51 毫克的亞倫多酸」，此與系爭專利更正後所請之「70毫克」相差無幾：

①亞倫多酸單鈉鹽三水合物係習知治療骨質疏鬆症之藥物，已如前述，而由系爭專利申請前之WO96／39149 摘要內容亦可知，在系爭專利申請前，將亞倫多酸單鈉鹽之無水物（anhydrous alendronate sodium，分子式為C4H13NNaO7P2，分子量為271 ）用於治療骨質流失（如骨質疏鬆症）亦是所屬領域的一般常識。

②「引證2 」已建議使用每週1 次80毫克「亞倫多酸鹽」進行骨質疏鬆症之治療，而所屬技術領域具有通常知識者可依下列計算方式輕易將「引證2 」之「80毫克亞倫多酸鹽」換算得出「61.29 至73.51 毫克的亞倫多酸」之劑量範圍：無水物 249 80mg／271 = 73.51mg三水合物 249 80mg／325 = 61.29mg

③由上可知，若以系爭專利的劑量揭示方式來計算，「引證2 」所揭示之「80毫克亞倫多酸（鈉）鹽」實質上等同於「每週1 次61.29 至73.51 毫克的亞倫多酸」，系爭專利更正後之申請專利範圍第1 項的數字「70毫克」顯落於「引證2 」所揭示之範圍內，且該劑量範圍之上限值73.51 毫克與系爭專利申請專利範圍第1 項揭示之「70毫克的亞倫多酸」相差無幾。

⑷亞倫多酸的生體可用率低，故「引證2 」與系爭專利申請專利範圍第1 項揭示之劑量差異並無實質上差別：

①「參證6 號」第31頁中欄第5 至9 行清楚敘明「亞倫多酸的困難之一是它的生體可用率低。當在禁食狀態配水服用時，僅有口服劑量的約0.8%可為生體所利用。咖啡或果汁就會讓這個值降低60% ，而餐食會讓它降低>85%」，而所謂「生體可用率」係指藥品有效成分由製劑中吸收進入全身血液循環或作用部位之速率與程度之指標，基此，亞倫多酸的生體可用率不過為0.8%，此適足證「引證2 」所揭示的80毫克與系爭專利的70毫克間之差異，於生物體內並無實質差異。

②系爭專利發明人Santora 醫師亦承認80毫克與70毫克的差異係發明所屬技術領域具有通常知識者所能輕易推知：美國聯邦巡迴上訴法院於審理系爭專利美國對應案之有效性時，亦曾傳喚系爭專利發明人Santora 醫師到庭作證，而系爭專利之發明人Arthur C. Santora 醫師即於該案中自承，每週80毫克與每日10毫克連續投藥7 天在預防及治療骨質疏鬆症的效果是相同的，且80毫克與70毫克的差異係發明所屬技術領域具有通常知識者所能輕易推知，是美國聯邦巡迴上訴法院即於該案判決中清楚指出Arthur C. Santora 醫師（'329專利之共同發明人之一）違背默沙東的利益而承認，在預防及治療骨質疏鬆症方面，每週1 次40毫克劑量與每日5 毫克劑量投予七天是同樣有效的；而每週1 次80毫克劑量與每日10毫克劑量投予7 天是同樣有效的。發明所屬領域具有通常知識者可輕易地從每週1 次40或80毫克（當時用以治療潘吉得氏症之患者所用的藥丸）得出每週1 次35或70毫克，基此，上開80毫克與70毫克並無實質差異，且亦係發明所屬技術領域具有通常知識者所能輕易推知。

⑸綜上，「引證2 」已揭示「1B. 其包含以亞倫多酸活性成份重量計，70毫克」及「1D. 其中該組合物係呈每週1 次的」之技術特徵，所屬技術領域具有通常知識者顯能運用申請前「引證2 」與「引證1 」組合輕易完成系爭專利申請專利範圍第1 項，是系爭專利欠缺進步性。

⒊「引證3 」及習知技術之結合亦揭示「1B. 其包含以亞倫多酸活性成份重量計，70毫克」及「1D. 其中該組合物係呈每週一次的」之技術特徵，所屬技術領域具有通常知識者亦能運用申請前「引證3 」、習知技術與「引證1 」組合輕易完成系爭專利申請專利範圍第1 項：

⑴系爭專利申請前，所屬技術領域具有通常知識者均已知悉亞倫多酸化物（包括其鹽類及酯類）之標準用量為每日10毫克，並可使用每日10或20毫克的亞倫多酸化物（包括其鹽類及酯類）來增加骨質密度：

①「引證3 」第30頁左欄第21至34行業以記載「低劑量亞倫多酸（每日2 至5 毫克）會產生與間歇性投予伊替膦酸化物類似的中軸骨質密度增加效果，但標準劑量每日10毫克會使這個增加強度乘以兩倍。舉例來說，每日5毫克亞倫多酸化物會使脊椎骨質密度在2 年內增加5%，股骨頸之骨質密度增加2%，而全身骨質密度增加1%。每日10或20毫克亞倫多酸化物的劑量會使脊椎骨質密度在兩年內增加6 至7%，並使股骨頸之骨質密度增加2%至4%」，基此，「引證3 」已揭示亞倫多酸化物（包括其鹽類及酯類）之標準用量為每日10毫克，並可使用每日10或20毫克的亞倫多酸化物（包括其鹽類及酯類）來增加骨質密度。

②再者，依系爭專利申請日即在市面流通之「福善美錠」仿單之記載，主要活性成分每錠10毫克亞倫多酸鈉可用以治療骨質疏鬆症，已如前述，是系爭專利申請前，所屬技術領域具有通常知識者均已知悉亞倫多酸化物（包括其鹽類及酯類）之標準用量為每日10毫克，並可使用每日10或20毫克的亞倫多酸化物（包括其鹽類及酯類）來增加骨質密度。

③基此，原告亦已自承「在系爭專利優先權日前（按：系爭專利未主張優先權，原告上開主張顯與事實不符，併予指明），亞倫多酸鹽的唯一建議療程為每日10mg－骨質疏鬆症」，從而，系爭專利申請前，所屬技術領域具有通常知識者均已知悉亞倫多酸化物（包括其鹽類及酯類）之標準用量為每日10毫克，並可使用每日10或20毫克的亞倫多酸化物（包括其鹽類及酯類）來增加骨質密度。

⑵「引證3 」已揭示可使用高劑量、低頻率之投藥方式給藥：

①「引證3 」第30頁右欄第19至26行已記載「現已證實，接受高劑量雙膦酸化物治療的病患身上有組織性骨軟化症及骨折。截至目前為止，這個現象都未在間歇性投予伊替膦酸化物或連續投予亞倫多酸化物（甚至是在投予較高劑量每日20毫克時）的治療中出現」，基此，「引證3 」已揭示可使用高劑量的亞倫多酸化物（包括其鹽類及酯類）來連續給藥。

②「引證3 」第31頁左欄第33至38行「降低相對較高成本及潛在副作用的一種方法是1 週投予兩次或3 次有效的口服雙膦酸化物即可，而不是每天投予」，則揭示可藉由減低投藥頻率來降低成本及副作用。

③尤甚，「引證3 」第31頁左欄第42至48行「在人類，每日5 毫克和10毫克的差異不大，因此，10毫克的劑量理論上可用每週3 次來投予，或用每週1 次40毫克的劑量來投予」，則更進一步已揭示每週1次的高劑量投藥。

④基此，所屬技術領域具有通常知識者於閱讀「引證3 」後，皆可清楚知悉可使用高劑量、低頻率之投藥方式給藥，以降低成本及副作用。

⑶系爭專利申請前，「亞倫多酸化物（包括其鹽類及酯類）之標準用量為每日10毫克，並可使用每日10或20毫克的亞倫多酸化物（包括其鹽類及酯類）來增加骨質密度」既屬習知技術，而「引證3 」已揭示可使用高劑量、低頻率（1 週1 次）之投藥方式給藥，則所屬技術領域具有通常知識者顯然可輕易聯想到「每日10或20毫克即相當於每週70或140 毫克」之劑量，此觀「參證7 號」系爭專利發明人Santora 醫師之證詞亦可知悉，從而，所屬技術領域具有通常知識者顯能結合「引證3 」及習知技術而輕易完成「1B. 其包含以亞倫多酸活性成份重量計，70毫克」及「1D. 其中該組合物係呈每週1次的」之技術特徵。

⑷「引證3 」並未放棄「引證2 」中關於「80毫克亞倫多酸鹽」之教示：

①「引證2 」確實已經建議使用每週1 次80毫克之高劑量亞倫多酸鹽來治療骨質疏鬆症，而「引證3 」並未明確指出間隔投予高劑量（如80毫克）亞倫多酸鹽的療程有何不妥之處，自無放棄「80毫克亞倫多酸鹽」之意。

②實則，由上述說明可知，「引證3 」所強調的是可藉由減少投藥頻率來降低成本及副作用，而文中亦教示了每日10或20毫克（相當於每週70或140 毫克）亞倫多酸鹽會使骨質密度增加，顯示高劑量亞倫多酸鹽（遠高於每週80mg的每週140 毫克）具有較佳的療效。基此，即便「引證3 」未明確指出「80毫克亞倫多酸鹽」，但仍以另一種方式提出高劑量、低投藥頻率之給藥方式。因此，發明所屬技術領域具有通常知識者確可透過「引證2」、「引證3 」之教示輕易得知，應採用高劑量（10毫克→80毫克）、低投藥頻率（每日1 次→每週1 次）的方式對骨質疏鬆症患者投予亞倫多酸鹽。

⒋系爭專利在商業上的成功並非來自其技術特徵，自不能以此作為進步性的輔助判斷因素：

⑴系爭專利申請前，原告之專利藥「福善美錠10公絲」在美國等先進國家的藥品市場中已具有獨占地位，因此，即使發明所屬領域具有通常知識者（例如，Lunar News的作者Mazess博士）認為應調整福善美錠的劑量與投藥頻率，亦應受限於專利法相關規定而無法進行商業試驗，而此亦已說明原告後續推出的藥品「福善美錠70公絲（即系爭專利商品化後的藥物）」在市場上的成功與其技術特徵並無直接關係，而是肇因於其早年專利獨占所致。

⑵美國聯邦巡迴上訴法院於審理系爭專利美國對應案之有效性時，亦於判決中指出「在本案中，默沙東有權利排除他人實施其請求項23及37中所特定之每週進行亞倫多酸鹽給藥，而使任一劑量的福善美在未來五年中具有（1 ）另一個涵蓋以投予亞倫多酸鈉來治療骨質疏鬆症的專利US4,621,077 （1986年11月4 日核准）及（2 ）它的排他性法定權利與FDA 上市許可……基於這些理由，其他人不得進入市場，因此，要以商業上的成功來證明每週投藥具有非顯而易見性的推論是很弱的。雖然在某些說明中，商業上的成功或可證明默沙東每週給藥之投藥方式的非顯而易見性，但它不足以說明目前審理中的請求項在專利上與LunarNews文章中每週給藥的觀念之間的不同。因此，我們認定地方法院在這一點上肯認其非顯而易見性的結論是一項錯誤的判決」。

⑶基此，系爭專利商業上的成功並非直接源自於系爭專利的技術特徵，而在於原告原本已用含有10毫克亞倫多酸之組合物壟斷了市場，因此，自無法以系爭專利商業上的成功來輔助判斷其進步性。

㈢系爭專利與先前技術確屬相同，並無任何創新之處：

⒈系爭專利申請專利範圍之技術特徵並不包含「克服用藥安全性或胃腸道等副作用」：系爭專利申請專利範圍中，僅載明提高亞倫多酸劑量與降低用藥頻率為每週的錠劑來治療骨質疏鬆之醫藥組合物，並「未」包含「克服用藥安全性或胃腸道等副作用」，是原告以此辯稱先前技術未揭露系爭專利「克服用藥安全性或胃腸道等副作用」之技術特徵云云，顯無理由。

⒉系爭專利「對於確認會遭遇上胃腸病症易感受性的病人在治療上特別有利」（即原告所宣稱「克服用藥安全性或胃腸道等副作用」）之目的已為「引證3 」及先前技術文獻所揭示：

⑴先前技術文獻已指出亞倫多酸可能會引起包括胃液逆流、食道炎、食道潰瘍等上胃腸道不適症狀：

①系爭專利並「未」證明亞倫多酸鹽會引起胃液逆流：系爭專利之實施例1 係將低pH值的「模擬胃液」與不同濃度的「亞倫多酸單鈉三水合物」的混合液直接灌入狗的食道中，並在不同時間點觀察實驗狗的食道是否產生刺激反應。易言之，這些實驗狗的食道損傷並不是因為服用高劑量亞倫多酸鹽後產生胃液逆流所造成的，而是因為實驗者強制把模擬胃液和亞倫多酸鹽的混合物灌入食道所造成的。因此，系爭專利說明書上開內容充其量只能證明亞倫多酸鹽會傷害食道黏膜，而未證明亞倫多酸鹽會引起「胃液逆流」的上胃腸道副作用。

②相對於此，在先前技術文獻「引證3 」之前，即已有針對亞倫多酸對椎骨骨折之女性發生骨折風險之隨機試驗研究，並揭示亞倫多酸可能會引發包括「食道炎」、「胃液逆流」等多種上胃腸道症狀，是以所屬技術領域具有通常知識者均已知悉亞倫多酸可能會引起包括胃液逆流、食道炎、食道潰瘍等上胃腸道不適症狀。

⑵此外，先前技術文獻參證8、9、10亦指出高劑量並不會產生高副作用，是系爭專利說明書聲稱「因為增加雙膦酸鹽劑量預期會增加對胃腸產生的副作用」，以及原告據此聲稱系爭專利產生不可預期之功效云云，均非事實。原告亦深知上情，並在系爭專利申請之前即已做出給藥指示之調整，以克服「腸胃道副作用」，由於美國聯邦巡迴上訴法院於系爭專利對應案前揭判決中已指出「地方法院在審閱DeGron於1996年10月發表在新英格蘭醫學期刊的文章後，明確地認為這份文獻已教示亞倫多酸相關的併發症是因『藥物與食道接觸時間延長』所引起。…面對這個問題，默沙東修正了給藥指示，並於1996年3 月的一封『親愛的醫生』信件中將說明資料寄給開業醫生。在默沙東寄出此信後，即使在1996年10月後被開以Forsamax處方的病人數目倍增，但胃腸道不適的報告卻降至幾乎為零」，其中前述藥物Forsamax係被原告所生產「主成分為亞倫多酸」之藥物。準此，原告為因應胃腸道問題，於西元1996年3 月修正了給藥指示，寄給開業醫師，之後這類胃腸道問題就未再發生，換言之，「對於確認會遭遇上胃腸病症易感受性的病人在治療上特別有利」顯非系爭專利之技術特徵。

⒊依系爭專利說明書第10頁第14至18行所載「改善病人的接受度及配合度」之目的，亦已為引證2第23頁左欄倒數第9行至中欄第13行、第23頁中欄第39至43行等記載所揭示。可知，引證2 確實已經提出以較高劑量每週投予1 次的方式來避免給藥問題，以改善病人的配合度，增加治療效率，是引證2顯已完整揭露系爭專利之目的。

⒋系爭專利並非選擇發明：

⑴系爭專利與先前技術所揭示之亞倫多酸劑量差異甚微，已如前述，是系爭專利並「非」從先前技術所揭示的較大範圍中有目的地選擇較小範圍，是系爭專利自非原告所稱之選擇發明，至為明確。

⑵再者，系爭專利並未產生較先前技術更為顯著或無法預期的功效，亦如前述，是系爭專利自非選擇發明。

⑶尤其，系爭專利之劑量數值亦不具「臨界性」意義：

①按「當選擇發明與先前技術產生同一性質之功效，且所限定之數值具備『臨界性（critical character）』的意義，即具有更為顯著的同一性質功效，應認定該發明非能輕易完成」，此有審定時審查基準第2-3-28頁第3.5.6 節可稽。

②系爭專利申請專利範圍第1 項所載之醫藥組合物，係用於治療「骨質疏鬆症」，其治療用途顯然與引證案及相關先前技術屬同一性質功效，因此其界定之數值必須具有如審查基準所述之「臨界性（critical character）」的意義。

③惟系爭專利說明書中僅有35毫克與70毫克兩組數據，不足以證明何以70毫克具有臨界性意義，且原告亦不否認「70毫克」之意義並非在於可以達到更好的療效，顯然不屬於基準所述「具有更為顯著的同一性質功效」之臨界性意義，因就治療骨質疏鬆症之效果觀之，並無任何顯著之改變。

④綜上，系爭專利所揭示之劑量與先前技術差異甚微，且未產生較先前技術更為顯著或無法預期的功效，亦不具有臨界性意義，因此，當然不符合「選擇發明」之定義。

㈣系爭專利業已於另案民事訴訟中遭本院認定有無效或得撤銷之原因：

⒈原告曾於99年間，對臺灣諾華股份有限公司提出了民事侵權訴訟，並經本院以99年度民專訴字第149 號受理在案。經本院審理後，即基於下列組合認定系爭專利之原申請專利範圍第18、22及36項（即更正後之申請專利範圍第1 項）不具進步性：

⑴該案之被證7 、被證10及被證11號即本件「引證2 」、「引證3 」及「參證6 號」。

⑵該案之被證7 號、被證10號、被證11號、被證12號即本件「引證2 」、「引證3 」、「參證6 號」及「參證9 號」。

⒉原告對本院99年度民專訴字第149 號民事判決不服，並提出上訴，並於上訴時更正系爭專利，惟本院100 年度民專上字第21號民事判決仍基於下列組合認定更正後之系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：

⑴被證7 號與通常知識（包括被證36至38號）之結合即本件引證2 及參證8 至10號。

⑵被證6 號、被證7 號與通常知識（包括被證36至38號）之結合即本件引證1 、引證2 及參證8 至10號。

㈤此外，系爭專利之外國對應案日本對應案JP0000000 、澳洲對應案AU741818、美國對應案US0000000 亦陸續遭各國撤銷在案，更可佐證系爭專利確實應予以撤銷。

六、本件之爭點即審理範圍：參加人原以舉發引證1 至3 分別或組合，主張系爭專利申請專利範圍第1 至4 項不具新穎性或進步性，惟被告審定理由僅認定舉發引證1 、2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 至4 項不具進步性，原告提起本件行政訴訟僅針對被告所為引證1 及引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 至4 項不具進步性之理由表示不服，故參加人於本件主張引證1 可證明系爭專利申請專利範圍第1 至4 項不具新穎性及引證1 與引證3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1至4 項不具進步性等語，因非原告之爭執所在，故本件不予審究。是以，本件之爭點在於：引證1 及引證2 之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第1 至4 項不具進步性？

七、本院得心證之理由：

㈠按系爭專利申請日為87年10月13日，於94年1 月21日審定公告准予專利，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專利法規定為斷。次按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依審定時專利法第21條暨第22條第1項前段之規定申請取得發明專利。惟其發明「雖無第1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第22條第4 項所明定。

㈡系爭專利技術分析：

⒈系爭專利指出已知雙膦酸鹽是抑制破骨細胞進行骨質吸除作用（bone resorption ）的選擇性抑制劑，此類化合物是治療或預防與異常的骨質吸除作用相關的，引起各種一般的或局部的骨骼病症的重要治療性試劑。先前技術並已揭示已存在許多前臨床的及臨床的數據，說明強效的雙膦酸鹽化合物（bisphosphonates ）亞倫多酸鹽（alendronate ）( 見系爭專利說明書第5 頁最後1 行至第6 頁第7 行) 。又與骨質吸除作用有關之病症包括骨質疏鬆症(osteoporosis)、潘吉得氏(Paget) 疾病、固邊彌補的骨骼損失或骨質溶解及惡性之高血鈣症( 見系爭專利說明書第5 頁第15至18行) 。系爭專利說明書提到先前技術已揭示雙膦酸鹽於胃腸的路徑被吸收的效率不佳，並提到口服雙膦酸鹽治療與胃腸的副作用相關，尤其是關於食道方面的副作用，又提到「此類效應與雙膦酸鹽對食道潛在性的刺激有關，…」。系爭專利說明書並提到目前口服雙膦酸鹽進行治療一般分成兩種方式：⑴每日連續治療及⑵循環治療的流程及休息週期的治療。每日連續治療流程包括用相對低劑量之雙膦酸鹽化合物進行慢性的治療，目的是在治療期間傳送適當的累積治療性的劑量。但是每日連續投藥潛在性的缺點是重覆、持續及刺激引胃腸，引起胃腸產生副作用。同時因為雙膦酸鹽必須於空胃服用，接著禁食及維持現狀至少30分鐘，所以許多病人對於每日連續投藥相當困擾( 見系爭專利說明書第8 頁第9 至16行) 。至於循環的流程與連續投藥相比之下，降低治療性的抗吸除作用之功效。此外，此類循環的流程無法排除或減輕胃腸的副作用，因為此流程使用多重日常投藥週期。

⒉系爭專利為解決上述之問題，發現相對高單位劑量的雙膦酸鹽進行每日或循環的投藥流程治療能減輕對胃腸產生的副作用，連續流程之投藥間隔選自：每週1次的投藥、每週2次的投藥、兩週1次的投藥及每個月2次的投藥。換句話說，相對高單位劑量的雙膦酸鹽及相對低的投藥頻率進行治療與相對低單位劑量的雙膦酸鹽及相對高的投藥頻率比較之下降低對胃腸的副作用，尤其是對食道的副作用。雙膦酸鹽化合物有多種，系爭專利之實施例所使用之化合物及申請專利範圍所界定者，均為亞倫多酸鹽。

⒊系爭專利申請專利範圍分析：系爭專利原核准公告之申請專利範圍共有36項，原告於98年12月8日向被告提出申請專利範圍更正本，經被告審查認定係符合專利法第64條第1項第1款及第2項之規定，應准予更正，且敘明於原處分理由㈠，並於2011年7月1日於專利公報第38卷19期公告。系爭專利更正後申請專利範圍共計4項，其中申請專利範圍第1項為獨立項，申請專利範圍第2至4項為直接或間接依附於申請專利範圍第1項之附屬項。其內容如下：第1項：一種用於治療骨質疏鬆症之醫藥組合物，其包含以亞倫多酸活性成份重量計，70毫克之選自由亞倫多酸、其醫藥上可接受鹽類或酯類及上述之混合物所構成群組之雙膦酸化物，其中該組合物係呈每週1次的單位劑量錠劑。第2項：根據申請專利範圍第1項之醫藥組合物，其中該醫藥上可接受鹽類係選自由鈉、鉀、鈣、鎂及銨鹽所構成群組。第3項：根據申請專利範圍第2項之醫藥組合物，其中該醫藥上可接受鹽類係鈉鹽。第4項：根據申請專利範圍第3項之醫藥組合物，其中該醫藥上可接受鹽類係亞倫多酸單鈉鹽三水合物。

㈢舉發證據技術分析：

⒈引證1為西元1995年11月16日公開之WO第95/30421號「某些甲烷雙膦酸衍生物做為預防假體鬆動及假體遷移之用途」專利案，其公告日早於系爭專利申請日（87年10月13日），可為系爭專利相關之先前技術。引證1揭示甲烷雙膦酸衍生物用於治療假體鬆動及假體遷移之醫藥用途，其說明書第1頁最後一段揭示甲烷雙膦酸衍生物，特別是雙膦酸化合物（=雙膦酸鹽類）已於臨床上用來抑制多種疾病之過量骨質吸除作用，例如腫瘤所引起之骨質溶解、潘吉得氏症及骨質疏鬆症。

⒉引證2為西元1996年7月公開之「LUNAR NEWS」期刊文章第23頁影本，其公告日早於系爭專利申請日（87年10月13日），可為系爭專利相關之先前技術。引證2揭示雙膦酸鹽係研究者治療骨質疏鬆症之主要焦點，係藉直接作用於破骨細胞而抑制骨質吸除作用，並指出亞倫多酸鹽（alendronate）在許多國家均為雙膦酸鹽之目前領先者。

⒊舉發附件10為西元1996年12月12日公開之WO第96/39149號專利案，其公開日早於系爭專利申請日（87年10月13日），可為系爭專利相關之先前技術。舉發附件10主要揭示以無水亞倫多酸鈉鹽來治療及預防骨質流失，也揭示該無水亞倫多酸鈉鹽的醫藥劑量型式，係4-胺基-1-羥基亞丁基-1，1-雙膦酸（4-amino-1-hydroxybutane-1，1-diphosphonic acid），單鈉鹽，於醫藥上可接受之賦形劑（excipient）。

㈣引證1、2（含其補強證據舉發附件10）之組合可證明系爭專利更正後之申請專利範圍第1至4項不具進步性：

⒈系爭專利更正後之申請專利範圍第1項（原第18項）為「一種用於治療骨質疏鬆症之醫藥組合物，其包含以亞倫多酸活性成份重量計，70毫克之選自由亞倫多酸、其醫藥上可接受鹽類或酯類及上述之混合物所構成群組之雙膦酸化物，其中該組合物係呈每週1次的單位劑量錠劑。」。所謂亞倫多酸（alendronic acid）即是4-胺基-1-羥基亞丁基-1，1-雙膦酸。就該申請專利範圍之「以亞倫多酸活性成份重量計」之一般文義解釋而言，通常指計算重量之基礎係為亞倫多酸活性成份，亦即亞倫多酸本身。根據系爭專利說明書第21 頁第19行至第22頁第2行所述「因為目前命名混亂，所以非經特別說明，本發明之化合物以酸活性的重量為基礎，用雙膦酸鹽之特定重量或百分比表示。例如：大約70mg之骨質吸除作用抑制之雙膦酸鹽係選自：亞倫多酸鹽（alendronate ）及其醫藥學上可接受的鹽類及其混合物（以亞倫多酸（alendronic acid）活性重量為基礎指選擇的雙膦酸鹽化合物之量依據亞倫多酸（alendronic acid ）之重量計算為70mg）」。由括號內之說明，可瞭解系爭專利所定義之以亞倫多酸活性重量為基礎，指其選擇之雙膦酸鹽化合物之量係根據亞倫多酸之重量來計算，即所稱70mg之雙膦酸鹽係指70mg之亞倫多酸。因此，所述「以亞倫多酸活性成份重量計，70毫克之選自由亞倫多酸、其醫藥上可接受鹽類或酯類及上述之混合物所構成群組之雙膦酸化物」係指該雙膦酸化物可為選自70 mg 之亞倫多酸、含70mg之亞倫多酸之醫藥上可接受之鹽類或酯類及上述之混合物所構成之群組。

⒉承上，系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵包括：「一種治療骨質疏鬆症之醫藥組合物」、「亞倫多酸活性成份重量計70毫克之選自由亞倫多酸、其醫藥上可接受鹽類或酯類及上述之混合物所構成群組之雙膦酸化物」、「每週1次的單位劑量」以及「錠劑」。

⒊經查引證1 說明書第1 頁最後1 段揭示甲烷雙膦酸衍生物，特別是雙膦酸化合物（= 雙膦酸鹽類）已於臨床上用來抑制多種疾病之過量骨質吸除作用，例如腫瘤所誘發之骨質溶解、潘吉得氏症及骨質疏鬆症，又引證1 說明書第7 頁第11至18行揭示「甲烷雙膦酸衍生物服用劑量較佳與傳統上用甲烷雙膦酸衍生物治療疾病之劑量強度相同，例如潘吉得氏症、腫瘤誘發之高鈣血症或骨質疏鬆症。換言之，甲烷雙膦酸衍生物較佳是以有效治療潘吉得氏症、腫瘤誘發之高鈣血症或骨質疏鬆症的劑量服用，亦即，其較佳是以也可同樣有效抑制骨質吸除作用的劑量來服用」，因此，引證1 已揭示甲烷雙膦酸衍生物可有效治療骨質疏鬆症之技術特徵，即已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項「治療骨質疏鬆之醫藥組合物」之技術特徵。又引證1 第3 頁第14至32行已揭示該發明之甲烷雙膦酸衍生物係選自所列出之多種化合物或其醫藥上可接受的鹽類或其任一種水合物，其中第18行更指出4-胺基-1- 羥基亞丁基-1，1-雙膦酸（亞倫多酸）（4-amino-1-hydroxybutane-1,1-diphosphonic acid ）（alendronic acid），例如亞倫多酸鹽（alendronate ），因此，引證1 已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之「選自由亞倫多酸、其醫藥上可接受鹽類或酯類及上述之混合物所構成群組之雙膦酸化物」之技術特徵。又引證1 第7 頁第6 至8 行說明「上述之劑量- 可以單一劑量服用（較佳）或是以部分劑量多次服用- 可以重覆服用，例如每天1 次、每週1 次、每月1 次、每3 個月1 次、每6 個月1 次或每年1 次」；引證1 第7 頁第23至24行揭示該發明之醫藥組合物可為單一劑量單位型式（single dose unit form ），且於第21行至第22行亦揭示「單一劑量單位型式，例如膠囊、錠劑或糖衣錠，係包含如約1 毫克至約500 毫克之活性成份」，因此，引證1 已揭示甲烷雙膦酸衍生物可用來治療骨質疏鬆症，且該衍生物包含與系爭專利相同之有效成分（亞倫多酸），又所揭示的劑量範圍（約1mg 至約500mg ）亦涵蓋系爭專利所揭示之亞倫多酸活性成份70mg之劑量。惟引證1 說明書雖揭示甲烷雙膦酸衍生物可用於治療骨質疏鬆症，然所揭示之給藥間隔並未特定（僅泛稱例如每天1 次、每週1 次、每月1 次、每3 個月1次、每6 個月1 次或每年1 次) ，且所揭示之劑量係為一廣泛之範圍（約1mg 至約500mg)，因此，系爭專利與引證1 之差異在於引證1 並未具體揭示或教示每週1 次使用70毫克之亞倫多酸活性成分用於治療骨質疏鬆症。

⒋然查引證2第23頁左方欄第1段已揭示雙膦酸鹽為研究者治療骨質疏鬆症之主要焦點，其係藉直接作用於破骨細胞而抑制骨質吸除作用，並指出亞倫多酸鹽（alendronate ，默克公司之Forsamax）在許多國家均為雙膦酸鹽之目前領先者，已取代較低成本之伊替膦酸鹽（etidronate）；其左欄第51行（即倒數第9 行）至中欄第13行也揭示有些美國醫師不樂意使用亞倫多酸鹽之原因有三，即⑴亞倫多酸鹽具有副作用（例如食道炎esophagitis ）、⑵亞倫多酸鹽有服藥困難之問題，此乃因亞倫多酸鹽的生體可利用率（bioavailability）低（0.8%），故需要於空腹配水服用，並於服藥後維持直立30至60分鐘，少數年老婦人可忍受該療程僅1 至2 週、⑶因其價格較高。另引證2 第23頁中欄第36行至43行揭示「口服雙膦酸鹽的困難，可能會傾向其偶發（episodic）（每週1 次）或週期式（每個月1 次）的給藥方式。口服亞倫多酸鹽甚至可能地(potentially) 藉由每週1 次40或80毫克給藥以避免劑量之諸問題並降低成本」，因此，由引證2 已提到口服亞倫多酸鹽之種種問題，並教示可能採用每週服用1 次40或80毫克亞倫多酸鹽之方式以取代每天服用，亦即由引證2 之內容確可使所屬技術領域中具有通常知識者瞭解到提高用藥劑量( 每次80毫克) 、縮短用藥頻率( 每週1 次) 有助於克服用藥問題。由於系爭專利當時已知可每日口服亞倫多酸鹽來治療骨質疏鬆症，且引證2 更揭示為了避免服用問題（dosing problems ）及降低費用，可將每日之投予改為每週1 次給藥40mg或80mg，系爭專利申請專利範圍第1 項每週1 次口服70mg之特徵，實係為所屬技術領域中具有通常知識者根據引證2 所揭示之內容及申請前之通常知識經由例行性之試驗所能輕易嘗試而完成者。再者，不僅引證2 已揭示使用亞倫多酸具有副作用之問題，系爭專利說明書發明背景第6 頁第20至21行亦記載「雙膦酸鹽於胃腸的路徑被吸收的效率不佳…」、第7 頁第5 行記載「若需口服雙膦酸鹽治療時，必須服用相對的高劑量以彌補胃腸路徑的低生物效性。為了抵銷低生物效性，一般建議病人空胃服用雙膦酸鹽並至少禁食30分鐘。然而許多病人覺得此禁食服藥法並不方便。此外，口服治療與胃腸的副作用相關，尤其是食道方面的副作用。參見Fleisch ，Id。此類效應與雙膦酸鹽對食道潛在性的刺激有關，尤其是胃酸回流的現象使問題更加惡化。」、第8 頁第13至14行關於發明背景亦描述「目前口服雙膦酸鹽進行治療一般分成兩種方式：⑴每日連續治療及⑵循環治療的流程及休息週期的治療。每日連續治療流程包括用相對低劑量之雙膦酸鹽化合物進行慢性的治療，目的是在治療期間傳送適當的累積治療性的劑量。但是每日連續投藥潛在性的缺點是重覆、持續及刺激引胃腸，引起胃腸產生副作用。」。因此，可得知所屬技術領域中具有通常知識者於系爭專利申請當時已得知口服雙膦酸鹽會造成對胃腸的副作用，且對食道有潛在性的刺激，並認知雙膦酸鹽「用藥問題」係與對食道及胃腸道之重複刺激有關。又引證2 不僅明確指出口服亞倫多酸鹽亦有胃腸道之副作用，且建議採用每週服用1 次40或80毫克亞倫多酸鹽之方式以避免用藥問題，則基於系爭專利申請前之通常知識及引證2 之揭示內容，足以使所屬領域中具有通常知識者瞭解「提高用藥劑量」且「減少用藥頻率」可能有助於改善口服亞倫多酸鹽所產生之副作用，因此有合理之動機將每日1 次口服給藥（系爭專利申請前之通常知識) 改為每週1 次口服給藥，並提高用藥劑量以達到有效的治療量，由於引證2 亦已教示每週1 次給藥的劑量是40mg或80mg，系爭專利之劑量雖界定70mg，然該劑量之改變亦為技藝人士經由例行性之試驗所能輕易完成者。此外，雖然引證2 揭示之80毫克的劑量與系爭專利的「亞倫多酸活性成分重量計70毫克」給藥劑量有別，惟由引證2 之內容可得知亞倫多酸的生體可利用率低，僅為0.8%（註：生體可利用率係指藥品有效成分由製劑中吸收進入全身血液循環或作用部位之速率（rate）與程度（extent）之指標。參衛生署藥品生體可用率及生體相等性試驗準則第三條之定義http://dohlaw.doh.gov.tw/ Chi/FLAW/FLAWDAT0201.asp，而兩造及參加人對生體可利用率之定義並無爭執。），則差異10毫克劑量（若將引證2 所稱之亞倫多酸鹽40或80毫克以亞倫多酸活性成分重量來計算）換算為生體可利用率的差異值僅約0.08毫克，於生物體內並無實質差異，難謂可產生無法預期之功效。

⒌此外，參加人雖主張將引證2 之亞倫多酸鹽以亞倫多酸無水物計算，參酌舉發附件10所述之亞倫多酸單鈉鹽之無水合物（其分子式為C4H13NNaO7P2，分子量為271 ），則80毫克之亞倫多酸鹽所對應之亞倫多酸活性成分（亞倫多酸分子式為C4H13NO7P2，分子量為249 ）應僅有73.51 毫克（249 ×80mg／271=73.51mg ），該劑量與系爭專利的70毫克更為接近；另若採系爭專利申請前已習知用於治療骨質疏鬆症之藥物亞倫多酸單鈉鹽三水合物（即默克公司所使用之Forsamax，分子量為325 ）來計算，其對應含有之亞倫多酸活性成分為61.29 毫克（249 ×80mg/325=61.29mg），該劑量與系爭專利的70毫克差異也少於10毫克。如上述理由，由於亞倫多酸的生體可利用率極低，該劑量差異於生物體內並無實質差異。惟原告對於引證2 所述之亞倫多酸鹽40或80毫克係主張應為「亞倫多酸活性成份」之重量，由於縱依原告之主張，仍認定系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，理由已如前述，故可依參加人之主張來計算。

⒍承上，根據系爭專利所述之先前技術以及引證2 之內容，所屬技術領域中具有通常知識者於系爭專利申請當時已得知口服雙膦酸鹽，包括亞倫多酸鹽，會造成對胃腸的副作用，且對食道有潛在性的刺激，且經由引證2 所建議之服用方式，確可以使技藝人士瞭解「提高用藥劑量」且「減少用藥頻率」有助於改善亞倫多酸鹽用藥所產生之副作用如食道炎等及其他問題，因此有合理之動機嘗試選用較高的劑量且將每日給藥之次數減為每週給藥1 次而完成系爭專利之發明，且劑量之選擇以及給藥週期之改變，對於所屬技術領域中具有通常知識者而言並無困難。另系爭專利說明書雖揭示每週1 次使用70毫克亞倫多酸之實施例2 、8 ，然查該實施例之實驗結果僅以文字說明「此方法能有效及方便的治療骨質疏鬆症及減低胃腸的副作用，尤其是食道的副作用。此方法亦能有效的改善病人的接受度及配合度。」（見系爭專利說明書第34頁第1 至3 行），並未提出任何證據可資證明。故系爭專利所使用之活性成分、醫藥用途（治療骨質疏鬆症）以及用藥週期均與引證2 相同，僅用藥劑量有約10毫克之差異，由於亞倫多酸活性成分口服的生體可利用率低，該等差異於生物體內難謂有實質差異，且系爭專利說明書亦無法證明此種約10毫克之差異較先前技術具有增進之功效。因此，引證1與引證2 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

⒎原告固主張亞倫多酸鹽引起嚴重的上胃腸道副作用，在系爭專利申請前，其原因被假定為「藥物食道炎」，惟系爭專利發明人發現該副作用原因不是藥物食道炎，而是由重複胃液逆流所引起；又系爭專利係藉由發現副作用之真正原因，且發現前揭副作用可經由低頻率+ 高劑量之投藥加以改善，此種採高劑量之投藥可達成與低劑量投藥一樣安全之想法與先前技術之臨床實驗完全相反云云。惟查，系爭專利說明書僅於實施例2 、8 揭示每週1 次使用70毫克亞倫多酸之例，然該實施例之實驗結果僅以文字說明「此方法能有效及方便的治療骨質疏鬆症及減低胃腸的副作用，尤其是食道的副作用。此方法亦能有效的改善病人的接受度及配合度。」，已如前述，其並未提出任何證據可資證明系爭專利申請專利範圍第1 項可降低服用亞倫多酸鹽所引起之胃液逆流副作用。更何況，不論是胃液逆流或食道炎等副作用均屬於上胃腸道之症狀，只要依據先前技術所教示之減少用藥週期、提高劑量之給藥方式，同樣可因減少對胃腸道之反覆刺激的次數，而達到減少副作用之效果。系爭專利申請專利範圍第1 項僅提出一顯而易知之技術手段，其所欲解決的問題亦為減少胃腸道副作用，僅發現該副作用之真正原因，則相較於先前技術而言，其並未解決何種技術問題，或產生無法預期之功效，故系爭專利仍難據此主張有進步性，原告此部分之主張，為不可採。

⒏原告另主張系爭專利係為一選擇發明云云。然按「選擇發明係指從先前技術的較大範圍中，有目的的選擇先前技術未明確揭露之較小範圍或個體作為其技術特徵之發明」。查引證1 雖僅揭示約1 毫克至約500 毫克活性成分的劑量範圍，惟引證2 已明確建議使用40毫克或80毫克之亞倫多酸鹽，因此，所屬技術領域中具有通常知識者，基於引證1 及引證2 所揭示之內容，並不需從廣泛之劑量範圍進行選擇，也不需從超過16類的甲烷雙膦酸衍生物中進行選擇，因為引證2 已明確指出亞倫多酸鹽（alendronate ，默克公司之Forsamax）在許多國家均為雙膦酸鹽之目前領先者，已有如前述，並建議使用40毫克或80毫克之劑量，故系爭專利難稱係從較大範圍之先前技術中選擇較小範圍或個體作為發明之技術特徵者。再者，若選擇發明與先前技術產生同一性質之功效，且所限定之數值具備「臨界性」的意義，即具有更為顯著的同一性質的功效，方能認定該發明非能輕易完成( 參經濟部公布之2004版專利審查基準第二篇發明專利實體審查第三章專利要件3.5.6 選擇發明第2-3-28頁) ，然查系爭專利說明書並未證明所限定之數值具備臨界性的意義，故原告此部分之主張，亦非可採。

㈤引證1 、2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第2項係申請專利範圍第1項之附屬項，其包括系爭專利申請專利範圍第1項之所有技術特徵，並進一步界定該醫藥上可接受鹽類係選自鈉、鉀、鈣、鎂及銨鹽所構成群組。經查引證1說明書第4頁第3、4段所揭示的亞倫多酸鹽包括有鹼金屬鹽，如鉀鹽、特別是鈉鹽，鹼土金屬鹽包括有鈣或鎂鹽，亦包括銨鹽，雖系爭專利申請專利範圍第2 項將亞倫多酸活性成份具體限定為上述之鹽類，惟上開鹽類均屬引證1 所揭示之習知鹽類，且系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已有如前述，故整體而言，系爭專利申請專利範圍第2 項仍為所屬技術領域中具有通常知識者結合引證1 、2 所能輕易完成，不具進步性。

㈥引證1 、2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第3項係申請專利範圍第2項之附屬項，其包括系爭專利申請專利範圍第2項之所有技術特徵，並進一步界定該醫藥上可接受鹽類係選自鈉鹽。經查引證1說明書第4頁第5段已揭示亞倫多酸的鹽類特佳為鈉鹽，且系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性，亦已如前述，故整體而言，系爭專利申請專利範圍第3項仍為所屬技術領域中具有通常知識者結合引證1、2所能輕易完成，不具進步性。

㈦引證1 、2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第4項係申請專利範圍第3項之附屬項，其包括系爭專利申請專利範圍第3項之所有技術特徵，並進一步界定該醫藥上可接受鹽類係亞倫多酸單鈉鹽三水合物。經查引證1說明書第5頁第1至6段已揭示所使用之雙膦酸衍生物可選自亞倫多酸，其醫藥上可接受的鹽類以及其任一種水合物，則任一種水合物已包括系爭專利的三水合物，且系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性，已如前述，故整體而言，系爭專利申請專利範圍第4項仍為技術領域中具有通常知識者結合引證1、2所能輕易完成，不具進步性。

㈧另原告主張Alendronate劑量係指稱「亞倫多酸活性成份」之重量云云，固提出原證4號：台安醫院藥訊，99年4月，第二卷第一期、原證5號：FORSAMAX（福善美）於1995年及1997年核准之仿單、原證6號：H.Fleisch,Bisphosphonates inBone Disease: from the laboratory to the patient（節影本）（見本院卷第279 至289 頁）為證。惟依同一藥物即福善美保骨錠Alendronate Sodium之仿單（見本院卷第309頁）可知，其應指以亞倫多酸活性成份計70毫克之亞倫多酸鹽，故原證4 不足以證明其所載「Alendronate 70mg」指亞倫多酸。又依原證5 DESCRIPTION 第5 段之記載（見本院卷第281 頁）足認Alendronate 指亞倫多酸鹽，其free acid才是亞倫多酸，至於原證6 第35頁左上所示之酸根（見本院卷第289 頁）可能存在於亞倫多酸、亞倫多酸酯或亞倫多酸鹽中，亦不足以證明Alendronate 指亞倫多酸。是以，原告此部分之主張，並非足採。

㈨末查原告曾於99年間，對第三人臺灣諾華股份有限公司提出民事侵權訴訟，經本院以99年度民專訴字第149 號受理在案，經本院審理後，以該案之被證7 、被證10及被證11號（即本件引證2、引證3及參證6號）之組合及該案之被證7號、被證10號、被證11號、被證12號（即本件引證2 、引證3 、參證6 號及參證9 號）之組合認定系爭專利之原申請專利範圍第18、22及36項（即本件系爭專利更正後之申請專利範圍第1 項）不具進步性，原告不服，提出上訴，並於上訴時更正系爭專利申請專利範圍，惟本院100 年度民專上字第21號民事判決仍基於被證7 號與通常知識（包括被證36至38號）之組合（即本件引證2 及參證8 至10號之組合) 及被證6 號、被證7 號與通常知識（包括被證36至38號）之組合（即本件引證1 、引證2 及參證8 至10號之組合) 認定更正後之系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，嗣經最高法院100 年度台上第1432號裁定上訴駁回確定，有本院99年度民專訴字第149 號、100 年度民專上字第21號民事判決、最高法院100 年度台上第1432號裁定附卷可稽（見本院卷第164 至187頁、第309頁），附此敘明。

八、綜上所述，引證1 、2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 至4 項不具進步性，被告以系爭專利有違審定時專利法第22條第4 項之規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，於法並無不合；訴願決定予以維持，亦無違誤。是以，本件原告聲請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

九、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭