智慧財產法院行政判決

民國102年11月14日辯論終結

原告

中保寶貝城股份有限公司

代表人

林建涵

訴訟代理人

謝煒勇律師

輔佐人

林逸宣

被告

經濟部

代表人

張家祝（部長）

訴訟代理人

彭彥植

參加人

德商雨果伯斯商標管理公司

代表人

茱蒂斯艾克爾

訴訟代理人

張伯時律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國102 年5 月20日經訴字第10206094370 號訴願決定，提起行政訴訟, 經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、事實概要︰原告前於民國97年1 月10日以「BABYBOSS職業體驗任意城」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第41類之「各種書刊、雜誌、文獻之出版發行、技藝訓練班、補習班、才藝補習班、教導服務、體能教育、知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座、舉辦研習會、舉辦各種親子活動節目、性向測驗及評估、幼稚園、教育資訊、教學、藉由網際網路提供影片欣賞下載服務、藉由網際網路提供音樂欣賞下載服務、劇院、兒童樂園、休閒育樂活動規劃、遊樂園、電子遊藝場、電腦網路遊樂場、運動訓練營、策劃各種聯誼活動、舉辦體育競賽、舉辦音樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦選美競賽、唱片影片錄影片碟影片之製作發行、唱片錄音服務、配音製作、演藝經紀人、攝影、錄影、數位影像成像服務」服務，向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請註冊，經智慧財產局審查，准列為註冊第1338330號商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示）。嗣參加人以系爭商標有違註冊時即92年5 月28日修正公布，92年11月28日施行之商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款之規定，對之提起異議。智慧財產局審查期間，適商標法於101 年7月1 日修正施行，依現行商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原異議主張上開條款業經修正分別為商標法第30條第1 項第11款、第10款及第12款規定。而本案經智慧財產局審查，認系爭商標之註冊並無註冊時商標法第23條第1 項第12款、第13款、第14款及現行商標法第30條第1 項第11款、第10款及第12款規定之適用，以101 年11月28日中台異字第980170號商標異議審定書為異議不成立之處分。參加人不服，提起訴願，經被告以102 年5 月20日經訴字第10206094370 號訴願決定書，認系爭商標有註冊時商標法第23條第1 項第12款前段、第13款及現行商標法第30條第1 項第11款前段、第10款之適用，而為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。惟本件判決結果，倘認訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、本件原告主張：

（一）訴願決定認定事實有誤，違反行政程序法之規定：系爭商標與據以異議商標（如附圖2 至31所示）雖皆有外文「BOSS」，但近似程度極低，系爭商標指定使用於教導服務、知識或技術方面之傳授、遊樂園等服務，與參加人著名之旅行袋、皮夾、眼鏡、衣服等商品及零售服務無關，二者市場區隔明顯且不具任何競爭關係，且原告將系爭商標使用於所指定之服務並為相關消費者所知悉，是系爭商標之註冊自無註冊時商標法第23條第1 項第12款前段暨現行商標法第30條第1 項第11款前段之適用。被告對於原告之主張及證據未詳加審酌，認定事實尚有違誤。其次，原告主張參加人所舉本院98年度行商訴字第203 號、第225 號及第226 號行政判決與智慧財產局之中台異字第G00931403 號、第G00920039 號、第G00970002 號異議審定結果，應作為本案異議成立之主張並不可採，因該等判決及異議案之商標圖樣與指定商品/ 服務皆與本案不同，但被告於訴願決定未附理由說明原告之主張為何不可採，即屬理由不備有違行政程序法第43條之規定。再者，原告主張參加人所列舉之前案與本案不同、雙方商標圖樣及商品／服務不同、參加人所提事證（舉辦活動、雜誌出版) 大多為國外使用未能證明國內消費者知悉，系爭商標並無註冊時商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款暨現行商標法第30條第1 項第11款、第10款及第12款規定之適用，惟被告未於訴願決定予以回應說明，並未注意對於原告有利及不利之情形，有違行政程序法第9 條之規定。

（二）系爭商標並無造成公眾混淆誤認之虞：

１、系爭商標與據以異議商標不近似：系爭商標以英文「BABYBOSS」及中文「職業體驗任意城」所組成，其中文及英文部分字體大小相同，並無特別放大部分；據以異議商標為英文字「BOSS」、「HUGO BOSS 」或以佔整體圖樣極大比例之大寫標準字體「BOSS」加上下排極小比例之「HUGO BOSS 」組成，各以黑底白字、白底黑字或橘底白字呈現，其為創辦人Hugo Ferdinand Boss先生之名字擷取而成，據以異議商標除「雨果伯斯」（音譯）或「老闆」（意譯）外，並無其他解釋或特殊意涵。雖兩商標皆含有相同外文「Boss」，依商標整體觀察原則觀之，兩商標在外形、發音及意義上皆不盡相同，非屬近似商標，然被告逕將系爭商標「BABYBOSS職業體驗城」割裂觀察，僅取與據以異議商標相同之外文「BOSS」進行比較，主張「二者圖樣均有引人注意之相同外文『BOSS』，整體觀之，系爭商標易予人為據以異議商標衍生之提供與孩童有關商品或服務之系列品牌之聯想，兩造商標自屬構成近似之商標」，尚有未洽。

２、據以異議商標之著名程度：參加人於異議理由書及訴願理由書所檢附之網站資料、報章雜誌及廣告資料、新聞報導等證據，僅能證明據以異議商標於系爭商標97年1 月10日申請註冊時使用於旅行袋、皮夾、手提箱、眼鏡、衣服、鞋靴等商品及零售服務上為相關消費者所熟知為著名商標，其未有跨足與系爭商標相同/ 類似之教導服務、知識或技術方面之傳授、遊樂園等服務之事證，難謂據以異議商標之著名程度及於該類服務。其次，訴願決定所列之前行政法院（現改制為最高行政法院) 89年度判字第477 號、台北高等行政法院96年度行商訴字第1315號判決及本院98年度行商訴字第216 號、98年度行商訴字第225 號、98年度行商訴字第226 號判決，惟該等案件之商標圖樣與系爭商標不同，其指定類別及商品為皮包、皮夾、行動電話皮套、衣服及行動電話電池等與本案第41類：兒童遊樂園、教導服務等相差甚遠。再者，參加人所提交之證據未能證明據以異議商標有使用在與系爭商標相同/ 類似之服務上，更無其著名範圍已從「皮夾、皮件、服飾、鞋靴」等商品跨入關聯性極低之第41類服務之判決，是以其著名所受保護之範圍應有所限縮，不可無限擴張，使合法取得商標權之原告蒙受不利。因此，據以異議商標之著名範圍未及於系爭商標，訴願決定之認定尚有違誤。

３、系爭商標無致相關公眾混淆誤認之虞：

（１）系爭商標與據以異議商標使用之商品/ 服務不類似，系爭商標註冊指定使用第41類「技藝訓練班、舉辦各種親子活動節目、兒童樂園、休閒育樂活動規劃、遊樂園、舉辦體育競賽、舉辦音樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽..... 」等服務；據以異議商標指定使用在第3類之「人體用清潔劑、香水」、第9 類之「太陽眼鏡、行動電話」、第14類之「貴金屬、鐘錶」、第16類之「印刷品」、第18類之「公事包、旅行箱」、第24類之「手帕、床單」、第25類之「男裝」、第28類之「體育用品」、第35類之「體育用品零售」、第38類之「電信傳送」、第42類之「室內設計」等商品/ 服務，兩者商品性質功能不同，系爭商標指定使用服務之目的，非在提供據以異議商標商品之銷售、裝置或修繕，兩商標指定之服務及商品間自難構成類似關係，且二者商品/ 服務之性質迥異，行銷管道、消費者、提供者皆不相同，市場區隔明顯，不具任何競爭關係，消費者不會誤以為其系來自相同或相關聯之來源。

（２）系爭商標「BABYBOSS職業體驗任意城」主要使用在提供小孩職業體驗之教育娛樂服務，與據以異議商標著名之旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、眼鏡、衣服、鞋靴等商品及零售服務市場區隔明顯，不具任何競爭關係。參加人雖檢送據以異議商標使用產品目錄、宣傳冊、印刷品及時尚通訊、贊助及舉辦各種活動之證據，經檢視其證據皆係為了廣告宣傳據以異議商標之「皮夾、皮革、鐘錶、衣服」商品之商標使用，並非跨足與系爭商標服務類似領域之事證，難謂相關消費者知悉據以異議商標使用在印刷品、舉辦活動上已達著名，系爭商標之註冊並未使相關消費者產生混淆誤認。

（３）原告創造華人第一座兒童職業角色體驗場，命名為「BABYBOSS職業體驗任意城」、「BabyBoss City 」，兒童職業角色體驗場之概念係藉由讓孩童親身體驗各行各業之工作內容，發掘自我的興趣及職業志向、培養團隊精神、建立兒童自信心，並透過工作時所獲取的酬勞換取其他服務或消費，教導兒童正確的金錢使用與分配觀念，為一兼具娛樂及教育意義之創意行業。自97年開業迄今，每年吸引超過60萬人次之國內外旅客造訪，創造近新台幣8 億元之營收，並因用心經營「職業體驗城」事業，獲得眾多媒體採訪報導及多項政府機關、協會之認證及獎項。系爭商標已因大量且廣泛使用為國內外消費者所熟知，「BabyBoss」已成為「兒童職業體驗城」之代名詞。故參加人既未提出據以異議商標使用在第41類之使用證據，且系爭商標指定使用在第41類之兒童職業體驗服務已臻著名，是系爭商標應為相關消費者較為熟悉之商標。

（４）原告於異議答辯書中檢附網站資料、廣告DM、與著名企業合作之網站資料、廣告費用支出統計表、雜誌廣告資料，足以證明原告在系爭商標註冊日前已積極使用系爭商標，且為相關消費者知悉，已為智慧財產局所肯認（原處分第7 頁第8 行至第8 頁第25行），惟被告認原告行銷時間甚短，且實際行銷系爭商標之事證有限，與事實不符有所違誤。再者，原告在其所經營之「兒童職業體驗城」內大量使用商標，消費者在進入場館後隨處可見系爭「BABYBOSS職業體驗任意城」商標（原證6 ），可輕易得知系爭商標即為表彰「兒童職業體驗/ 遊樂園」服務之來源，並未造成消費者誤認其所提供之服務與據以異議商標有任何關連之意圖。因此，系爭商標註冊並無致相關公眾混淆誤認之虞，且無註冊時商標法第23條第1 項第12款前段及商標法第30條第1 項第11款前段之適用。

４、系爭商標與據以異議商標第1336315 號註冊商標無致公眾混淆誤認之虞：被告認系爭商標註冊與據以異議註冊第1336315 號商標（如附圖31所示）有註冊時商標法第23條第1 項第10款及商標法第30條第1 項第13款規定之適用，雖兩商標所指定之商品及服務間有類似之虞，然該據以異議商標與系爭商標圖樣近似程度極低已如上述，且相關消費者對於系爭商標較熟悉、消費者及行銷管道、高端精品與一般消費不同等因素，系爭商標註冊並無使相關公眾產生混淆誤認之虞，被告僅以指定商品/ 服務之類似即認定有上開法條之適用，洵有未洽。

（三）聲明：訴願決定撤銷。

三、被告則以：

（一）關於系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段規定部分：

１、據以異議商標於系爭商標申請註冊時已為高度著名商標：外文「BOSS」、「HUGO BOSS 」、「BOSS HUGO BOSS」商標，乃參加人之前手德商雨果伯斯公司首創使用於旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、眼鏡、衣服、靴鞋等商品。據參加人檢送之我國、香港及國際商標註冊資料、台灣部分行銷據點資料、據以異議商標商品行銷全球之網站資料（www.hugoboss.com）、參加人西元2003年年報之節錄、台灣及全球之銷售及廣告金額資料、報章雜誌及網站廣告資料、相關新聞報導等，及前行政法院（現改制為最高行政法院）89年判字第477 號、臺北高等行政法院96年訴字第1315號等判決、本院98年度行商訴字第216 號行政判決、98年度行商訴字第225 號行政判決、98年度行商訴字第226 號行政判決等證據資料影本，可認據以異議「BOSS」、「HUGO BOSS 」、「BOSS HUGO BOSS」商標於系爭商標97年1 月10日申請註冊時，已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而達高度著名之程度。

２、兩造商標近似：系爭商標係由外文「BABYBOSS」、中文「職業體驗任意城」橫書排列組成，中文「職業體驗任意城」係用以描述服務或商業活動之詞語，其識別性弱；而外文「BABYBOSS」乃置於商標圖樣之起首位置，且由外觀及讀唱方式可知其係由「BABY」、「BOSS」二外文組成，予消費者寓目印象深刻，應為其整體圖樣於實際交易唱呼之際之主要識別部分。系爭商標之主要識別部分與據以異議「BOSS」、「HUGO BOSS 」、「BOSS HUGO BOSS」諸商標相較，二者圖樣均有引人注意之相同外文「BOSS」，整體觀之，系爭商標易予人為據以異議商標衍生之提供與孩童有關商品或服務之系列品牌之聯想，兩造商標應屬構成近似之商標。

３、據以異議商標具有相當之識別性：據以異議商標之外文「BOSS」有「老闆」之意，為既有之名詞，並非參加人所獨創，其作為商標固屬任意性商標，於先天上較創意性商標之識別性為弱。惟「BOSS」並非據以異議商標指定使用之商品或服務之相關說明文字，消費者仍會直接將其視為指示及區別來源的標識。且據以異議「BOSS」、「HUGO BOSS 」、「BOSS HUGO BOSS」商標業經參加人持續廣泛使用而具有極高之著名程度，已如上述，其於消費者心目中之印象實已超越其文字形式上所呈現之單純字義，難謂其識別性不強。系爭商標與之構成近似，即有引起消費者產生誤認之虞。

４、參加人有多角化經營之情事：依參加人所檢送據以異議「BOSS」、「HUGO BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」商標之註冊及使用證據可知，參加人不僅生產、經銷及經營據以異議商標所指定使用之旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、珠寶、眼鏡、衣服、服飾配件、冠帽、靴鞋、香水、辦公文具、手機吊飾、行動電話皮套等商品，及提供該等商品之零售服務外，且於西元1987年起即指定於第16類及第41類商品獲准國際註冊及於西元2000年起指定於第41類商品於香港地區取得商標權，是參加人早於系爭商標97年11月1 日註冊前，即以據以異議商標註冊於文具、印刷品等商品及籌劃與舉辦有關藝術文化及體育方面之研討會等服務，並印製產品目錄、宣傳冊、印刷品與定期遞送BOSS時尚通訊、發行線上「eMAG」雜誌及舉辦線上時尚秀，向消費者廣告行銷其商品、傳遞時尚資訊，及贊助、舉辦各種活動（如設置「HUGO BOSSPRIZE 」鼓勵藝文創作；舉辦藝文展覽；贊助賽車、足球、拳擊、網球、高爾夫球、風帆等各項體育活動等），其品牌之經營觸角涉及眾多商品或服務領域。是參加人有多角化經營，並將據以異議諸商標註冊及使用於眾多商品或服務領域之趨勢，且其商業活動範圍擴及系爭商標指定服務相關聯之商品或服務領域，應可認定。本院98年度行商訴字第225 號、98年度行商訴字第226 號等行政判決，及經濟部經訴字第10106115250 號、第10206093320 號等訴願決定，亦均肯認參加人有將據以異議諸商標使用於眾多商品或服務，而有多角化經營之情事。其次，據以異議諸商標既已為高度著名之商標，且具有相當之識別性，參加人復有多角化經營而將之使用並註冊於各類商品或服務之情事，原告以近似之系爭商標圖樣，指定使用於與之相關聯之服務，即有可能引起相關公眾混淆誤認。再者，智慧財產局於另案中台評字第980272號商標評定書中理由三之（五），亦認參加人除將據以異議商標註冊使用於多種商品及服務外，亦逐漸擴及其業務經營範圍至與該案系爭商標指定使用服務（該案與本件系爭商標指定之服務相同）類似程度高或具關聯性之商品或服務上，則智慧財產局稱本件兩造商標商品或服務性質迥異，市場區隔明顯，不具任何競爭關係，並認消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，尚非妥適，且顯與上開案件中所為之認定相互矛盾。

５、系爭商標之使用情形及相關公眾對兩造商標之熟悉程度：原告所經營之「職業體驗任意城」（位於臺北市京華城購物中心7 樓）係於96年8 月開始試營運，並於隔年1 月底始正式開幕。自99年10月起有天下雜誌、能力雜誌、鉅亨網、自由時報、東森新聞報、工商時報、蘋果日報、台灣時報、經濟日報、聯合報等報章媒體宣傳報導「BabyBoss職業體驗任意城」之籌備、開幕及介紹宣傳其營運內容等相關訊息；另原告亦透過平面或電視媒體、公車車體及電台廣告宣傳其「BabyBoss職業體驗任意城」服務。其次，由上開96年8 月至系爭商標註冊日之97年11月16日間之行銷使用資料，雖足認原告自96年8 月後有將系爭商標圖樣實際使用於其所表彰之提供3 歲至15歲孩童嘗試操作各類行業之孩童職業體驗場相關服務（即系爭商標指定之遊樂園、教導服務等相關服務）上，並透過雜誌媒體等廣告行銷上開「BabyBoss職業體驗任意城」商標，然其行銷之時間甚短（僅1 年多），相較已於全球廣泛銷售多年之據以異議諸商標，仍難執以認定系爭商標於97年11月16日註冊前業經原告廣泛行銷使用於其指定之遊樂園等相關服務已較為相關消費者所熟知。

６、從而，衡酌據以異議諸商標具高度知名度、兩造商標近似之程度、據以異議諸商標具有相當識別性、參加人已為多角化經營、消費者對據以異議諸商標較熟悉等相關因素綜合判斷，系爭商標指定使用於各種書刊、雜誌、文獻等之出版發行等服務，有使相關公眾誤認兩造商標商品或服務係來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞。系爭商標之註冊應有註冊時商標法第23條第1 項第12款前段及現行商標法第30條第1 項第11款前段規定之適用。

（二）關於系爭商標之註冊有註冊時商標法第23條第1 項第13款及現行商標法第30條第1 項第10款規定之適用：

１、兩造商標近似：系爭「BABYBOSS職業體驗任意城」商標與參加人主張之據以異議「BOSS」諸註冊商標（註冊第690529號、第419774號、第412330號、第477119號、第279546號、第414384號、第174072號、第178157號「BOSS」商標( 如附圖2 至9所示) ，註冊第467585號、第478042號、第467072號、第419767號、第472992號、第412320號、第427201號、第414343號「HUGO BOSS 」商標( 如附圖10至17所示) ，註冊第918669號「BOSS HUGO BOSS design 」商標、第1063553 號、第1054571 號、第186226號、第907634號、第1027091 號、第999575號、第173436號「BOSS HUGO BOSSLOGO」商標( 如附圖18至25所示) ，註冊第1077224 號、第581200號、第579348號、第62908 號「BOSS HUGO BOSSLABEL 」商標( 如附圖26至29所示) ，第148211號「BOSSHUGO BOSS 」商標( 如附圖30所示) ，及註冊第1336315號「Orange Square with BOSS HUGO BOSS 」( 如附圖31所示) 等商標）相較，二者圖樣皆有引人注意之相同外文「BOSS」，整體觀之，系爭商標易予人為據以異議商標衍生之提供與孩童有關商品或服務之系列商品之聯想，應屬構成近似之商標。

２、兩造商標指定使用之部分商品或服務構成類似：據以異議「BOSS」諸商標大多指定使用於服飾、皮革、靴鞋、皮包、眼鏡、人體用清潔劑、化粧品等相關商品，及前揭商品之零售服務、拍賣、市場調查、廣告行銷、諮詢顧問等相關服務，該等商品或服務與系爭商標指定使用之服務相較，二者於性質、功能、原材料、消費族群、商品之產製者或服務提供者、行銷管道及場所等因素上仍有差異，尚非屬同一或類似之商品或服務。惟據以異議之註冊第1336315 號商標( 如附圖31所示) 尚指定使用於「遊戲器具及玩具；體育及運動器具，雪屐，高爾夫球球桿，網球拍，運動用球；遊戲用球」等商品，與系爭商標指定使用之「幼稚園、兒童樂園、遊樂園、電子遊藝場、運動訓練營、舉辦體育競賽」等服務相較，一為遊戲或體育運動用相關用具，一為與兒童或成人遊戲、運動有關之服務，二者具有相當程度之類似關係，亦為智慧財產局所肯認。

３、本件衡酌兩造商標近似之程度，指定使用前揭商品或服務類似之程度，兩造商標之識別性及消費者熟悉程度等因素，系爭商標指定使用於「幼稚園、兒童樂園、遊樂園、電子遊藝場、運動訓練營、舉辦體育競賽」等服務之註冊有致相關消費者混淆誤認之虞，應有註冊時商標法第23條第1 項第13款及現行商標法第30條第1 項第10款規定之適用等語，資為抗辯。

（三）答辯聲明：原告之訴駁回。

四、參加人主張：

（一）系爭商標與據以異議商標為近似商標：

１、系爭商標是以外文字「BABYBOSS」及中文字「職業體驗任意城」二部份所構成，而「職業體驗任意城」之中文部分係用以描述服務或商業活動之詞語，與該「BABYBOSS」起首部分結合使用之下，使相關消費者或業者認定是所提供之相關服務的敘述說明，其識別性較弱。「BABYBOSS」起首部分於實際使用時，卻是外文字「Boss」以大寫英文字母「B 」作為起首字母，得易於辨識外文字「Boss」乃是一獨立字詞，復在系爭商標圖樣內之「BabyBoss」中突顯「Boss」係為引人注意之部分。此外，考量系爭商標實際之使用，外文字「BABYBOSS」乃置於系爭商標圖樣整體外觀之起首、中央且重要位置，並為施以較高注意之處；原告於異議階段所提供之使用證據資料多數均僅包含或僅述及「Baby Boss 」。97年4 月1 日「康健health」雜誌內容，「Baby Boss 」部分佔據整體版面之大部分比例，乃是吸引相關消費公眾之注意所在，是一般大眾或媒體報導，及原告均以「Baby」、「Boss」稱呼系爭商標，且原告大多使用「BabyBoss」文字商標，較少將系爭商標圖樣內之「職業體驗任意城」中文字結合一併予以使用標示。然該外文字之「BabyBoss」文字商標使用說明原告主觀上認為「Baby」、「Boss」等二外文字實為系爭商標圖樣整體顯著部分，為相關消費者主要施以注意之處。系爭商標實際使用增加兩造商標之近似程度，亦彰顯原告提交系爭商標註冊申請之惡意企圖。

２、系爭商標外觀及以一般字母拼音法之讀唱方式，極易使消費者認識其係由外文「Baby」、「Boss」所連結組合而成，從而得易於辨識外文字「BOSS」乃是一獨立字詞，復在系爭商標圖樣內之「BABYBOSS」中突顯「BOSS」係為引人注意之部分，其所結合之「BABY」附加外文字部分並未減損「BOSS」外文字實為該系爭商標圖樣內之主要部分。再者，系爭商標圖樣內之中文字「職業體驗任意城」乃是用以描述服務與商業活動之詞語，不具識別性，而當相關消費者於異時異地分別觀察兩造商標時，將會對其「BOSS」部分施以較高之注意程度，這當使兩造商標之整體印象為近似。例如：註冊第01179689號「萊福柏斯LIFE　BOSS」商標異議審定書認定其與據以異議「BOSS」系列商標均有引人注意之相同外文「BOSS」，且整體予人之主要寓目印象即在表彰「BOSS」，則被認定為近似；註冊第01382423號「金頭家GBoss 及圖」商標異議案審定書認定其與據以異議「BOSS」系列商標整體是予人之主要寓目印象即在表彰「BOSS」，則應被視為近似商標；智慧財產局認定「BABIBOSS」、「BOSSBABI」及「childboss 」等商標與參加人之據以異議「BOSS」系列商標相較之下，均含有相同外文字「BOSS」，且此等系爭商標圖樣固含有其他「BABI」、「child 」等外文字，然不足以與參加人之據以異議「BOSS」系列商標相區辨；另案之註冊第01295099、01295248、01295502、01306433號系爭「BabyBoss及圖」商標，智慧財產局認定與參加人據以異議之「BOSS」系列商標實為近似。基於眾多爭議案判決或審定均為商標近似認定，智慧財產局於本件卻為相反矛盾之結論，係屬不當。

３、若二商標標示在相同或類似或相關聯商品或服務，或是與參加人商品之相關的服務上時，系爭商標易予人為據以異議商標衍生之系列品牌之聯想。是具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，將會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。兩造商標實屬近似之商標。智慧財產局以系爭商標整體商標圖樣得予人有小孩職業體驗服務之意，故而表彰其指定使用服務之來源。然此等認定反而肯認系爭商標圖樣內之「職業體驗任意城」中文字乃是用以描述服務與商業活動之詞語，且與「BABYBOSS」結合使用之下，不具識別性。是兩造商標無法藉由系爭商標圖樣內之「BABY」、「BOSS」等字詞而相互區辨。尤其是當眾多另案爭議先例認定兩造商標應視為混淆近似之情況下，智慧財產局卻為本案相反矛盾之認定，實為不洽。其次，「BABY」、「BOSS」及「職業體驗任意城」並不當然使相關消費者或業者心中自然而然產生小孩體驗職業遊樂園之聯想。再者，參加人早已從事著名「BOSS」系列品牌之兒童商品產製，並於90年將據以異議商標註冊登記，指定使用於童裝商品、遊戲器具及玩具、體育及運動器具、運動用手提袋等商品與相關之第35類服務。另以「BOSS Kidswear 」作為其商標圖樣，申請註冊於眼鏡及其組件、皮革與仿皮革、皮革及人造皮革製品、雨傘、陽傘、皮革製成之帶（不含服飾用皮帶）、女裝、男裝、童裝、領帶、服飾用及禦寒用手套、靴鞋等第9 、18、25類商品，列為註冊第01382888號商標。上開商標註冊申請案亦主張歐盟優先權，復按註冊時商標法第4 條第5 款規定，其申請註冊日乃應為96年11月2 日，係早於系爭商標申請註冊日之97年1 月10日。相同「BOSS Kidswear 」商標圖樣於歐盟、世界智慧財產權組織等獲准註冊，同時亦獲准註冊於包括香港、中國大陸等地。並就兒童服飾商品印製相關宣傳冊且兒童服飾商品至少在西元2004年起，便已於不同國家或地區（如香港、美國、歐洲地區）進行販售。然參加人之據以異議系列商標於兒童服飾商品之使用的上述地域範圍基於經貿、旅遊頻繁或文化、語言相近等因素，與台灣有密切關係。再者，每日前往香港、美國、歐洲地區拜訪之台灣消費者眾多，從而當知悉且熟知據以異議系列商標廣泛地使用於多樣化之商品與服務（包括兒童相關商品在內）之事實，並考量據以異議系列商標著名程度及聲譽。若二商標標示在相同或類似或相關聯商品或服務，或是與參加人主要商品之相關的服務上時，系爭商標易予人為據以異議商標衍生之系列品牌之聯想。復參加人業已從事兒童商品或相關服務等業務之經營，並使用其著名「BOSS」系列商標作為其商品或業務之表徵。參加人「BOSS」商品的消費者亦會因基於對該等商品之喜愛，進而為其孩童購買類似之商品。是基於兩造商標於整體外觀及以一般字母拼音法之讀唱方式構成近似，系爭商標易予人為據以異議商標所衍生而提供有關小孩服務之系列品牌的聯想，故原告之主張實不足以採。

４、由最高行政法院判決或決定書或審定書結論而可推斷，如一商標圖樣以外文字「BOSS」與其他字母、文字、中文或圖形組成作為商標圖樣，或是與「BOSS」間僅有一外文字母之不同，均視為同一或近似於外文字「BOSS」，而有使一般消費者混淆誤認之虞。因此，被告認定系爭商標與據以異議商標為近似商標，應無違誤。

（二）據以異議商標為著名商標：

１、參加人與雨果伯斯集團廣泛地在衣服與衣飾配件、各式流行配件商品及相關服務等領域從事多角化之經營，包括化粧品、香水、眼鏡、手錶、珠寶、袖扣、床上織物用品、腳踏車、打火機、行動電話及其配件、光碟片、摩托車安全帽、玻璃杯、餐巾、咖啡杯、湯匙、酒瓶真空瓶塞、文具、USB 攜帶式快閃記憶體、網球、高爾夫球配件等商品與相關零售、廣告宣傳及展示會等服務。且透過銷售、分銷、零售、推廣、廣告等商業活動營銷。營銷的手法不斷擴張、創新，並與各地有經驗有實力經銷商進行合作，從事相關商業活動，以就各地市場的情況發展其業務。在台灣，參加人第一間之專賣店設立始於69年，就各專賣店都有一套完整之經營方式，包括廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送、商店及商店櫥窗裝飾、櫥窗設計、店面擺設之設計、商店商場之經營管理諮詢顧問服務、為零售業者提供企業管理諮詢顧問服務、企業行政管理諮詢、市場堆廣營銷研究及諮詢顧問服務、代理國內外廠商服飾之報價、投標、經銷服務、進出口貿易服務等。有一系列全球性的廣告策略，讓據以異議商標成為國際性的品牌，並印製相關產品目錄、宣傳冊、印刷品等，以有助於其商品之廣告宣傳。於西元1990年，網路資訊技術開始發展及普及，參加人也隨即開始利用網際網路，並成立公司官方網站，向消費者推銷產品，以便於世界各地消費者都可以流覽。多角化經營之事業，重視其智慧財產權之保護，並將系列商標使用及註冊在多類商品/ 服務者，涵蓋公事包、旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、眼鏡、化粧品、香水、衣服、冠帽、靴鞋、鑰匙圈、行動電話皮套、手機掛飾、電子消費性商品如行動電話及配件、文具用品、印刷品、印製廣告產品目錄等廣告宣傳、提供時尚資訊及相關商品之零售服務等商品與服務，應可認定據以異議商標為著名商標。

２、行政法院判決、智慧財產局爭議案審定書及被告決定書內容，對參加人為世界知名時尚商品廠商之一，並成功建立不同商品與服務創新集聚的時尚王國。參加人之品牌及商標已為公眾視為是用以表徵高品質、知名商品與服務之標誌。據以異議商標與品牌在媒體中有高度曝光率，廣為消費者所熟知，且與相關商品服務間之關連性密不可分，應可認定為著名商標，是訴願決定並無違誤。

（三）系爭商標註冊有致相關公眾混淆誤認之虞：

１、原告主張系爭商標於民國97年1 月10日提出申請註冊，97年1 月28日開始營業，在台灣已有其聲譽，惟原告所提出之證據資料並未標明日期或所標示之日期晚於97年提出申請註冊時。在異議程序中，原告在99年8 月26日異議補充答辯書所提交之證據大多為98、99年之平面或電子媒體文章報導影本或未標示日期之他人部落格或媒體文章影本，是原告當無法提出相關證據資料，用以認定系爭商標於申請註冊時或早於申請日前，已有著名地位或聲譽。若與據以異議「BOSS」系列商標相較，並未有類似著名地位與聲譽。系爭商標與據以異議「BOSS」系列商標近似，又指定使用於類似或相關聯之商品與服務，足以使一般消費大眾對所表彰之商品或服務來源產生混淆。故相較於兩造商標之使用情事，據以異議商標係屬著名，相關消費者對據以異議商標較為熟悉，是應給予較大之保護。原告以「BABYBOSS職業體驗任意城」商標圖樣申請註冊，但卻在廣告宣傳活動中蓄意變更其商標圖樣為「BabyBoss」或「Baby」、「Boss」，使其近似於據以異議商標，顯見原告惡意之企圖。

２、智慧財產局認定系爭商標為原告在提交註冊申請前廣為使用在遊樂園等服務，惟系爭商標使用「BabyBoss」或是「BabyBoss職業體驗任意城」，並非是當時所申請之全部大寫英文字母「BABYBOSS」以供識別部分。智慧財產局所稱之證據資料印製日期是略早於或晚於系爭商標註冊申請日，且使用證據資料有限，不足於證明系爭商標為原告於申請日前廣為使用在第41類服務，使其「BabyBoss」為人所熟知之表徵，而得與據以異議商標商品或服務相區辨，從而在相關時間點享有其商譽。故智慧財產局未考量證據資料之時間先後以認定系爭商標廣為使用，卻忽略據以異議商標已在第16類商品、第41類服務多角化經營之事實。

３、系爭商標企圖以不公平方式或不正利用著名「BOSS」系列商標之識別性，而有致減損著名「BOSS」系列商標之價值，或企圖攀附著名商標信譽而有搭便車不勞而獲之情形，應予以禁止。

（四）系爭商標有註冊時商標法第23條第1 項第13款暨現行商標法第30條第1項10款規定之適用：系爭商標指定的服務類別包括「各種書刊、雜誌、文獻之出版發行；藉由網際網路提供影片欣賞下載服務；舉辦體育競賽；舉辦音樂競賽；休閒育樂活動規劃」等服務，並非只限兒童遊樂場等相關服務。據以異議商標亦指定使用於第16、41類商品與服務包括文具、印刷品、貼紙、紙牌等第16類商品，第41類服務包括籌劃與舉辦有關藝術文化及體育方面之討論會、會議、研討會、活動及競賽；印刷品與報告之出版；圖畫出版；透過網際網路提供有關運動、藝術及文化活動之資訊；書籍、雜誌、手冊、期刊、報紙之出版等。參加人亦就其「BOSS」系列商標於第28、35類提出商標註冊申請或獲得商標註冊，包括遊戲器具及玩具、體育及運動器具、雪屐、高爾夫球球桿、網球拍、運動用球、遊戲用球；體育用品之零售服務等第28、35類商品與服務與系爭商標所指定使用於運動訓練營、舉辦體育競賽等第41類服務具有關聯之處，易於造成相關消費者對系爭商標指定使用之服務產生混淆誤認。系爭商標註冊應有註冊時商標法第23條第1 項第13款暨現行商標法第30條第1 項第10款不得註冊規定之適用。

（五）參加人就原告於另案多件「BabyBoss」系列商標註冊，提出商標異議或評定案件申請，應有行政自我拘束原則之適用：

１、註冊第01295099、01295248、01295502及01306433號「BabyBoss及圖」商標異議案，分別經本院98年度行商訴字第203 號判決、98年度行商訴字第216 號判決、98年度行商訴字第225 號判決、98年度行商訴字第226 判決、最高行政法院99年度裁字第1864號裁定認定上開商標有違註冊時商標法第23條第1 項第13款之規定，確認訴訟終結在案。上開四件商標異議案件認定與據以異議商標圖樣為相同或近似商標/ 標章，皆肯認據以異議商標為著名商標且為多角化經營，上開之據以異議商標圖樣與本案據以異議系列商標圖樣相同、近似或具關連性，應有行政自我拘束原則之適用。

２、註冊第01449933號「BabyBoss」商標異議案，經審理後認定兩造商標近似，參加人經營範圍有逐漸擴及食品及飲料商品之趨勢，且參加人及其據以異議系列商標應屬著名，為相關業者與消費者所廣泛知悉，並經本院102 年度訴字第22號行政判決、最高行政法院102 年度裁字第1375號裁定認定有違註冊時商標法第23條第1 項第12款暨現行商標法第30條第1 項第11款之規定。

３、註冊第01335987號「BABYBOSS CITY 」商標異議案，經審理後認定註冊第01335987號商標與參加人據以異議「BOSS」系列商標構成近似，復同時肯認參加人據以異議「BOSS」系列商標之高著名程度與其多角化經營，而其商業活動之經營亦擴及前開原告第41類商標指定服務相關聯之商品與服務領域，並經本院102 年度行商訴字第87號判決認定有違註冊時商標法第23條第1 項第12、13款暨現行商標法第30條第1 項第10、11款之規定。系爭商標「BABYBOSS職業體驗任意城」是與上開註冊第01335987號「BabyBossCity」商標是屬近似或具關連性，應有行政自我拘束原則之適用。

４、系爭商標與上開另案商標爭議案件審定書間，就案情、所爭議之商標圖樣等，係為相同或類似或具有關聯性，上開另案行政訴訟判決書或爭議案決定書或審定書內容足以證明原告就其「BabyBoss」系列商標提起註冊申請，絕非善意，實乃利用並攀附參加人及其據以異議著名「BOSS」系列商標著名程度與聲譽，進而獲得不正利益。原告知悉據以異議商標之高知名度及多角化經營，涵蓋文具、印刷品等商品及籌畫與舉辦相關藝術文化及體育方面之研討會等服務，但卻提出多件近似於據以異議商標之「BabyBoss」系列商標申請（包括本件系爭商標），足見其惡意申請之意圖。

（六）據以異議商標既已為高度著名之商標，且具有相當之識別性，參加人將據以異議商標於第16、41類商品服務之使用並註冊於各類商品或服務之情事，其範圍涵蓋文具、印刷品等商品及籌畫與舉辦相關藝術文化及體育方面之研討會等服務，原告以近似之系爭商標圖樣，指定使用於與之相關聯之商品或服務，有可能引起相關公眾之混淆誤認。因此，被告認系爭商標有違註冊時商標法第23條第1 項第12款前段、第13款暨現行商標法第30條第1 項第11款前段、第10款規定予以撤銷註冊之決定，至屬正確等語，資為抗辯。

（七）答辯聲明：原告之訴駁回。

五、得心證之理由：

（一）原告前於97年1 月10日以系爭商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第41類之「各種書刊、雜誌、文獻之出版發行、技藝訓練班、補習班、才藝補習班、教導服務、體能教育、知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座、舉辦研習會、舉辦各種親子活動節目、性向測驗及評估、幼稚園、教育資訊、教學、藉由網際網路提供影片欣賞下載服務、藉由網際網路提供音樂欣賞下載服務、劇院、兒童樂園、休閒育樂活動規劃、遊樂園、電子遊藝場、電腦網路遊樂場、運動訓練營、策劃各種聯誼活動、舉辦體育競賽、舉辦音樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦選美競賽、唱片影片錄影片碟影片之製作發行、唱片錄音服務、配音製作、演藝經紀人、攝影、錄影、數位影像成像服務」服務，向智慧財產局申請註冊，經智慧財產局審查，准列為註冊第1338330 號商標。嗣參加人以系爭商標有違註冊時即92年5 月28日修正公布，92年11月28日施行之商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款之規定，對之提起異議。智慧財產局審查期間，適商標法於101 年7 月1 日修正施行，依現行商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原異議主張上開條款業經修正分別為商標法第30條第1 項第11款、第10款及第12款規定。而經智慧財產局審查，認系爭商標之註冊並無註冊時商標法第23條第1 項第12款、第13款、第14款及現行商標法第30條第1 項第11款、第10款及第12款規定之適用，以101 年11月28日中台異字第980170號商標異議審定書為異議不成立之處分。參加人不服，提起訴願，經被告以102 年5 月20日經訴字第10206094370 號訴願決定書，認系爭商標有註冊時商標法第23條第1 項第12款前段、第13款及現行商標法第30條第1 項第11款前段、第10款之適用，而為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。則系爭商標既係於97年1 月10日申請註冊，於97年11月16日核准註冊，是系爭商標之申請應否准許註冊，應以92年5 月28日修正公布之商標法即修正前商標法為斷。而修正前商標法第23條第1 項第12款、第13款規定，業經修正為現行商標法第30條第1 項第11款、第10款，於註冊時及修正施行後之規定均為違法事由，且修正前後之本文內容並無變更。又被告係以修正前商標法第23條第1 項第12款前段、第13款及現行商標法第30條第1 項第11款前段、第10款規定，撤銷系爭商標之註冊。準此，本件之爭點應為系爭商標是否符合修正前商標法第23條第1 項第12款前段、第13款及現行商標法第30條第1 項第11款前段、第10款所規定之情形？

（二）按92年5 月28日修正公布之修正前商標法第23條第1 項第12款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限」。與現行商標法第30條第1 項第11款規定之內容相同。又商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，亦為92年5 月28日修正公布之商標法即修正前商標法第23條第1 項第13款本文及100 年6 月29日修正公布之商標法第30條第1 項第10款本文所明定。而就「混淆誤認之虞」的規範，修正前商標法第23條第1 項第12款前段及同條項第13款均有規定，兩者區別在於保護客體之不同。第12款前段規定保護之客體為著名商標，而第13款規定保護之客體為註冊或申請在先之商標。因此，基於同一用語同一內涵之法理，此二款規定在「混淆誤認之虞」的判斷上具一致性，故修正前商標法第23條第1 項第12款前段規定有關「混淆誤認之虞」的判斷，同樣可援用93年5 月1日發布之「混淆誤認之虞」審查基準（最高行政法院102年度判字第374 號判決意旨參照）。則所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」，係指商標有使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言，亦即商標予消費者之印象可能致使相關消費者混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。又判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品／服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞。

（三）據以異議商標是否為著名商標：

１、所稱「著名」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，修正前商標法施行細則第16條、修正後商標法施行細則第31條定有明文。著名商標之認定時點，修正前商標法第23條第2 項及現行商標第30條第2 項均明定以申請時為準，亦即據以異議商標是否著名，應以系爭商標申請時點作為判斷基準。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104 號解釋參照）。

２、外文「BOSS」、「HUGO BOSS 」、「BOSS HUGO BOSS」商標，乃參加人之前手德商雨果伯斯公司首創使用於旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、眼鏡、衣服、靴鞋等商品。據參加人檢送之我國、香港及國際商標註冊資料、台灣部分行銷據點資料、據以異議商標商品行銷全球之網站資料（www.hugoboss.com）、參加人西元2003年年報之節錄、台灣及全球之銷售及廣告金額資料、報章雜誌及網站廣告資料、相關新聞報導等，及前行政法院（現改制為最高行政法院）89年判字第477 號、臺北高等行政法院96年訴字第1315號等判決、本院98年度行商訴字第216 號行政判決、98年度行商訴字第225 號行政判決、98年度行商訴字第226 號行政判決等證據資料（見外放證物及本院卷㈡第44至403 頁），均可證明據以異議商標於系爭商標97年1 月10日註冊前，業經參加人投入大量資金廣為宣傳，亦在各大百貨公司廣設櫃位，行銷期間持續且密集，並有報章雜誌之討論，且廣泛贊助運動及藝術活動，故據以異議商標已為我國相關事業或消費者所熟知而達著名程度，應屬著名商標。

（四）系爭商標與據以異議商標近似程度：

１、按判斷商標是否近似，應以商標圖樣整體為觀察，此乃係因商標呈現在商品/ 服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品/ 服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。是主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品/ 服務之消費者的整體印象。準此，判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸（最高行政102 年度第374 號判決、93年5 月1 日施行之「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3 可資參照，101 年7 月1 日施行之「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3 亦同）。

２、將系爭商標與據以異議商標相較，系爭商標圖樣（如附圖1 所示）係由外文「BABYBOSS」與中文「職業體驗任意城」組成，字體大小相同，然「職業體驗任意城」部分係用以描述服務或商業活動之詞語，連接於起首部分「BABYBOSS」之後結合使用，相關消費者觀察時將認連接在後之「職業體驗任意城」部分是所提供相關服務之敘述說明，其識別性甚弱，反係起首之「BABYBOSS」為外文，與其後中文「職業體驗任意城」有所區隔，復非描述服務或商業活動之詞語，且居於起首位置，識別性極高，予人寓目印象深刻，足以讓相關消費者對商標整體形成核心印象，屬主要部分；而據以異議商標係以外文「BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」、「HUGO BOSS 」、或將外文「BOSSHUGO BOSS 」作反白呈現並以其他顏色為底等圖樣所構成，其中「BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」部分，外文「BOSS」字體最大，而「HUGO BOSS 」字體大小相同，是字體最大部分即為據以異議商標主要部分，則系爭商標主要部分既係外文「BABYBOSS」，與據以異議商標無論為整體觀察或主要部分觀察，均有外文「BOSS」部分，其讀音又屬相同，相關消費者於連貫唱呼之際，亦會產生近似之音感，且「BOSS」係一習用之英文單字，其文字上之意義為老闆或領袖之意，外文「BABYBOSS」之直譯即有小老闆或小領袖之意，觀念相似，而相關業者，於生產製造或販賣其商品或行銷其服務時，為區隔其所生產或銷售之不同系列商品，多會將原始之商標設計元素加上形容性之文字，或加上不同之圖案或做顏色上之變化，使其成為不同系列商品之專屬商標，系爭商標將外文「Boss」連用於外文「Baby」之後，而外文「Baby」於中文解釋上即為「嬰兒、孩童」之意，若將其與外文「Boss」連用，相關消費者於觀察時，將會誤認據以異議商標係使用於嬰幼兒用品之系列商標。則系爭商標與據以異議商標整體外觀、讀音、觀念均相彷彿，予人印象相似，以具有普通知識經驗之消費者，於實際交易時施以普通之注意，異時異地隔離及整體觀察，仍會有所混淆而誤認二商品或服務係自同一來源或誤認為不同來源但有所關聯，自屬構成近似之商標，原告此部分主張，尚有未合。

（五）商標識別性之強弱：

１、按商標之文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式，對於商品／服務之相關消費者所呈現識別商品／服務來源之功能，因其商標特徵的不同而有強弱之別。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品/ 服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱，而識別性越強的商標，商品/ 服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。

２、本件據以異議商標之外文「BOSS」為既有之名詞，並非參加人所獨創，其作為商標固屬任意性商標，而較創意性商標之識別性為弱，惟「BOSS」並未直接傳達與其使用商品本身或與其內容有關之相關資訊，仍具有相當之識別性。況據以異議商標於我國已長期廣泛銷售多年，並認定所表彰之信譽已為我國消費者所熟悉，屬著名之商標，已如上述，則據以異議商標予消費者印象自具有強烈之識別性，系爭商標與之構成近似，自易使相關消費者產生混淆誤認之虞。

（六）系爭商標與據以異議商標之指定使用商品/ 服務相同或類似程度：據以異議商標大多指定使用於服飾、皮革、靴鞋、皮包、眼鏡、人體用清潔劑、化粧品等相關商品，及上開商品之零售服務、拍賣、市場調查、廣告行銷、諮詢顧問等相關服務，該等商品或服務與系爭商標指定使用之服務相較，兩者於性質、功能、原材料、消費族群、商品之產製者或服務提供者、行銷管道及場所等因素上仍有差異，並非屬同一或類似之商品或服務。惟據以異議之註冊第1336315號商標如附圖31所示）尚指定使用於「遊戲器具及玩具；體育及運動器具，雪屐，高爾夫球球桿，網球拍，運動用球；遊戲用球」等商品，與系爭商標指定使用之「幼稚園、兒童樂園、遊樂園、電子遊藝場、運動訓練營、舉辦體育競賽」等服務相較，一為遊戲或體育運動用相關用具，一為與兒童或成人遊戲、運動有關之服務，兩者仍具有相當程度之類似關係。

（七）先權利人多角化經營之情形：依參加人所檢送據以異議商標之註冊及使用證據可知（見外放證物），參加人除生產、經銷及經營據以異議商標所指定使用之旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、珠寶、眼鏡、衣服、服飾配件、冠帽、靴鞋、香水、辦公文具、手機吊飾、行動電話皮套等商品，及提供該等商品之零售服務外，且於西元1987年起即指定於第16類及第41類商品獲准國際註冊及於西元2000年起指定於第41類商品於香港地區取得商標權，是參加人早於系爭商標97年1 月10日註冊前，即以據以異議商標註冊於文具、印刷品等商品及籌劃與舉辦有關藝術文化及體育方面之研討會等服務，並印製產品目錄、宣傳冊、印刷品與定期遞送BOSS時尚通訊、發行線上「eMAG」雜誌及舉辦線上時尚秀，向消費者廣告行銷其商品、傳遞時尚資訊，及贊助、舉辦各種活動（如設置「HUGO BOSS PRIZE 」鼓勵藝文創作；舉辦藝文展覽；贊助賽車、足球、拳擊、網球、高爾夫球、風帆等各項體育活動等），其品牌之經營觸角涉及眾多商品或服務領域，堪認參加人有將據以異議商標註冊並使用於多種不同之商品或服務而有多角化經營之情形。

（八）相關消費者對各商標熟悉之程度：據以異議商標經參加人長期廣泛使用，在市場上建立相當之著名程度，所表彰之信譽已廣為國內相關事業及消費者所普遍認知，係屬著名商標，已如上述。而原告所經營之「職業體驗任意城」係於96年8 月開始試營運，並於隔年1 月底正式開幕，自99年10月起有天下雜誌、能力雜誌、鉅亨網、自由時報、東森新聞報、工商時報、蘋果日報、台灣時報、經濟日報、聯合報等報章媒體宣傳報導「BabyBoss職業體驗任意城」之籌備、開幕及介紹宣傳其營運內容等相關訊息；另原告亦透過平面或電視媒體、公車車體及電台廣告宣傳其「BabyBoss職業體驗任意城」服務，有相關報導資料、使用資料在卷足憑（見異議卷第197至258 頁、本院卷第53至67、113 至153 頁），惟觀諸原告所提之資料，或無使用日期，或晚於系爭商標註冊日之97年1 月10日，故依原告所提出之行銷使用資料，雖足認原告自西元96年8 月後有將系爭商標圖樣實際使用於其所表彰之提供3 歲至15歲孩童嘗試操作各類行業之孩童職業體驗場相關服務即系爭商標指定之遊樂園、教導服務等相關服務上，並透過雜誌媒體等廣告行銷上開相關服務（即系爭商標指定之遊樂園、教導服務等相關服務）上，並透過雜誌媒體等廣告行銷上開「BabyBoss職業體驗任意城」商標，然其行銷之時間甚短（僅1 年多），或能為部分實際使用其所表彰之提供3 歲至15歲孩童嘗試操作各類行業之孩童職業體驗場相關服務之相關消費者，知悉其係在表彰原告所經營之職業體驗任意城，惟於系爭商標註冊日前，與據以異議商標多角化經營模式，且長期投入宣傳及廣告之費用、宣傳方式相較，據以異議商標仍應為相關消費者較為熟悉，且相較已於全球廣泛銷售多年之據以異議諸商標，仍難執以認定系爭商標於97年11月16日註冊前業經原告廣泛行銷使用於其指定之遊樂園等相關服務已廣為相關消費者所熟知，且足與據以異議商標相區辨，而無致使消費者混淆誤認之虞。準此，相關消費者印象深刻且較為熟悉者，仍係據以異議商標，自應賦予較大之保護。

（九）原告雖主張系爭商標與據以異議商標不會產生混淆誤認之虞等語。惟衡酌據以異議商標係屬著名商標，系爭商標圖樣與據以異議商標之圖樣近似程度，且據以異議商標圖樣具有識別性，其申請、獲准註冊均早於系爭商標，為相關消費者所熟悉，依卷內證據資料復無法證明系爭商標較據以異議商標為我國相關消費者所知悉，據以異議商標並有多角化經營情形；另系爭商標與據以異議商標所表彰之商品服務固非相同或類似，然關於著名商標混淆誤認之虞之適用，並不以相同或類似於著名商標所表彰之商品或服務為限，就相衝突商標所表彰之各種商品或服務是否構成混淆誤認之虞之判斷，與商標之著名程度及識別性關係密切且相互消長，商標越具有識別性且越著名，其所能跨類保護之商品範圍就越大，即越易判斷為構成混淆誤認之虞，本件經綜合衡酌上開各項因素，據以異議商標為著名商標，著名程度非低，商標識別性強，與系爭商標構成近似，據以異議商標表彰之商品或服務在全球有多角化經營之情形，相關消費者對據以異議商標較為熟悉，縱與系爭商標表彰之商標或服務非屬類似，且現尚未涉入系爭商標申請之商品或服務類別，仍應給予較大之保護，足堪認定客觀上系爭商標有使相關消費者誤認系爭商標之商品服務與據以異議商標之商品服務為同一來源之系列商品服務，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。且原告所提上開系爭商標使用資料尚難證明系爭商標業經原告長期大量使用於指定商品服務，為消費者所熟悉而得與據以異議商標併存於市場，而不致產生混淆誤認之虞。準此，系爭商標之註冊自有92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第12款前段及100 年6 月29日修正公布之商標法第30條第1 項第11款前段所定不得註冊之事由。其次，行政程序法第6 條固規定，行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。即於平等原則之基礎上所生行政自我拘束原則，該原則要求行政機關對於事物本質上相同之事件為相同之處理，以維持人民對行政行為一貫性之信賴，惟不同個案間之所有個別情狀，亦非可完全顯現於商標註冊之登記資料中，依卷內證據資料尚無法證明上開原告所認與系爭商標情形相同之其他經被告核准註冊之商標個案，與本案之情形並無差異。況各個文字結合後所產生之特定意義，或是文字與其他設計圖案所形成之特定意象，於個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，商標近似、商品類似程度如何、消費者對商標之熟悉度、識別性強弱等判斷因素，因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果，當然有所不同。因此案情有別，係屬另案是否妥適問題，基於商標審查個案拘束原則，要難比附援引，執為系爭商標亦應准予註冊之論據，原告主張，尚無可採。

六、綜上所述，系爭商標有92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第12款前段及100 年6 月29日修正公布之商標法第30條第1 項第11款前段所定不得註冊之情形，則原處分機關所為異議不成立之審定，尚有未合，被告就此部分所為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，並無不合。從而，原告訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。再者，系爭商標指定使用服務範圍相當之廣，與據以異議商標相較是否有違註冊時商標法第23條第1 項第13款即現行法第30條第1 項第10款之規定，雖有疑義，惟因被告已將原處分撤銷，並命原處分機關另為適法之處分，即應由原處分機關一併加以審酌，附此敘明。

七、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第三庭