智慧財產法院行政判決

民國103年8月13日辯論終結

原告

日商普樂士股份有限公司

代表人

今泉公二

訴訟代理人

郭雨嵐律師

訴訟代理人

鍾文岳律師

訴訟代理人

錢芸律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

洪菁蔓

上列當事人間因設計專利申請事件，原告不服經濟部中華民國103 年2 月11日經訴字第10306100720 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、事實概要︰原告前於民國102 年10月16日檢具申請書、優先權證明文件及外文本圖式（欠缺外文說明書及圖式上無設計名稱），以「剪刀」向被告申請設計專利，並以102 年4 月25日申請之日本第0000-000000 號專利案主張優先權，經被告編第102306775 號設計專利案審查，因申請文件未齊備，被告以102年10月29日（102 ）智專一（二）15182 字第10242265770號函請原告補正設計專利說明書及圖式文件。嗣原告於102年11月14日補送中文說明書及圖式一式二份。案經被告審查，認本案應以102 年11月14日補正中文說明書及圖式之日為申請日，又自國外第一次申請專利之申請日102 年4 月25日之次日起算至本案之申請日102 年11月14日止，顯逾法定期間6 個月，依專利法第142 條第1 項準用第28條第1 項及第142 條第2 項規定，本案不得主張優先權，乃以102 年11月26日（102 ）智專一（二）15179 字第10242466750 號函為本案以102 年11月14日為申請日及本案不得主張優先權之處分。原告不服，提起訴願，案經經濟部於103 年2 月11日以經訴字第10306100720 號訴願決定書駁回訴願，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張：

（一）按「專利以外文本申請實施辦法」（下稱外文本申請辦法）第4條第3項規定，設計專利以外文本申請者，不以檢附設計專利之說明書為要件：比較外文本申請辦法第4條第3項關於設計專利及同辦法第4條第1、2項關於發明專利及新型專利規定之文義可知，立法者特意區隔設計專利外文本與發明專利及新型專利外文本所應具備之內容。而依據外文本申請辦法第4條第3項規定，設計專利之外文本內容僅需具備「圖式」即可，毋庸具備說明書，亦未限定應於外文說明書載明設計名稱。原處分及訴願決定未詳察外文本申請辦法第4 條各項文義，竟以中文本申請設計專利應具備申請書、說明書及圖式，而中文本說明書應載明設計名稱等規定，即稱外文本申請時當然應具備說明書等云云，顯然係混淆以中文本申請與以外文本申請設計專利之程序，無視外文本申請辦法第4 條第3 項已明確規定於外文本申請時毋庸檢附說明書，僅需於申請時載明設計名稱即可。

（二）外文本申請辦法第4 條第3 項並未限制設計名稱之記載方式：依外文本申請辦法第4 條第3 項之規定，申請人僅須提出圖式，並載明設計名稱即可。至於該設計名稱應載明於申請書或外文說明書或圖式或其他另外製作之文件上，現行法令並無任何限制。原告以外文本向被告申請設計專利時，不僅具備圖式，並且於申請書及優先權證明文件上載明「剪刀」之中文及「ハサミ」之外文設計名稱，業已符合外文本申請辦法第4 條第3 項規定之要件。原處分及訴願決定以原告未於外文說明書載明設計名稱為由，而認申請日應為102 年11月14日，故不得主張優先權云云，顯然錯誤適用外文本申請辦法第4 條第3 項之規定，不當為法令所無之限制，嚴重侵害原告權益。

（三）設計專利之申請人於優先權證明文件上載明設計名稱，亦符合外文本申請辦法第4條第3項規定之要件：按外文說明書、申請專利範圍及圖式，係與該專利之實質內容具有密切關連性，惟設計名稱本身與專利之實質內容並無特別關連，其目的僅為特定該設計專利，性質上與公司名稱、姓名相同，並不會因為記載於申請書或說明書或圖式或其他文件而被賦與獨立且相異之功能。是以，設計名稱本質上與外文說明書、申請專利範圍及圖式所欲達成之目的及功能乃大不相同。於主張優先權之情形，因外文本中之說明書、申請專利範圍及圖式之內容，可能與優先權證明文件內所載之說明書、申請專利範圍及圖式不同，為便利被告審定程序之進行，始於專利審查基準第一篇第5 章第2.1 條第6 項明定外文說明書、申請專利範圍、圖式不得與優先權證明文件之內容互相轉用或替代。然而，設計名稱本身與設計專利之實質內容並無密切直接之關連性，僅係一「名稱」，無論於外文本或優先權證明文件，原則上均相同，亦與影響被告審定程序之進行無關連性。因此，專利審查基準第一篇第5 章第2.1 條第6 項始明文排除「設計名稱」不得轉用或替代。是以，縱認外文本內容應具備「設計名稱」，該「設計名稱」亦得以優先權證明文件加以轉用或替代。又原告已於優先權證明文件載明外文設計名稱「ハサミ」，並於申請書載明中文設計名稱「剪刀」，依上揭說明，原告顯然已完全符合外文本申請辦法第4 條第3 項規定之要件，要無任何疑義。

（四）被告依法應給予原告陳述意見之機會，表明欲主張原證3為優先權證明文件或為外文本：承前所述，外文本申請辦法第4 條第3 項及專利審查基準之相關規定，僅要求申請人以外文本申請設計專利時，應具備圖式，並載明設計名稱，並未要求檢附外文說明書，更未限制設計名稱僅得載明於說明書或圖式，亦未規定優先權證明文件中所載之設計名稱不得轉用或替代於外文本之設計名稱，要屬甚明。是以，縱被告欲為現行法令所無之限制，審酌原告已於本案設計專利申請書第2 頁第四點具體載明專利法第142 條第1 項準用同法第29條第1 項之優先權聲明事項，符合聲明優先權之要件，並念及外文本文件備齊與否，嚴重影響原告主張優先權之權利，被告依法應於原處分作成前，就原告欲主張原證3 之文件為優先權證明文件或為本案設計專利之外文本乙事，賦與原告陳述意見之機會。

（五）綜上，原告於102 年10月16日既已提出外文本之圖式，並於優先權證明文件及申請書分別載明外文以及中文之設計名稱，業已符合外文本申請辦法第4 條第3 項之規定，依據專利法第125 條第3 項規定，應以外文本提出之日為申請日，且依據專利法第142 條第1 項準用同法第28條第1項及第142 條第2 項規定，原告依法得主張優先權。原處分及訴願決定錯誤解釋法令，認事用法顯有違誤，應依法撤銷。

（六）聲明：原處分及訴願決定均撤銷。

三、被告抗辯如下：

（一）依專利法第125條第1、2、3項規定，申請設計專利，應提出申請書、說明書及圖式，缺一不可，此乃必須具備之文件，且以全部齊備之日為申請日。說明書或圖式以外文本提出者，亦同。而有關設計專利說明書之揭露方式，依專利法施行細則第50條、外文本申請辦法第4 條第3 項及專利審查基準第一篇第5 章第2.1 條之規定，可知設計專利之說明書至少應記載設計名稱，如以外文本提出申請者，其外文本已包含設計名稱及圖式，即可從寬認定已提出外文說明書及圖式，而許其取得申請日。此係考量減輕申請人準備申請文件之負擔，而將外文本揭露方式簡化至最低限度（至少有設計名稱及圖式），從寬認定申請人已提出外文說明書及圖式，並可兼顧專利法、專利法施行細則及外文本申請辦法之相關規定，此亦經本院102 年度行專訴字第100 號及第111 號行政判決所肯認。又專利申請時應檢附外文本之目的在確認取得申請日之該專利技藝內容及揭露範圍，而申請書僅為申請專利之意思表示，故外文本與申請書係分屬各自獨立且功用相異之文件，不能將其內容相互轉用或替代。外文本既應包含設計名稱及圖式，其設計名稱自應載明於外文本。倘依原告主張，得以申請書所記載之設計名稱取代外文本之設計名稱，則專利法第125 條第2 、3 項有關專利申請權人應備具申請書、說明書及圖式，並以其齊備之日方取得申請日之規定，豈非流於具文。再者，依外文本申請辦法第5 條、專利審查基準第一篇第5 章第2.1 條第6 項規定，可知外文本未載明設計名稱者，自不得依其優先權證明文件已載同一設計名稱而主張無須載明於外文本。

（二）本件原告係於102 年10月16日提出本案之申請，並主張優先權，惟其僅提出申請書、外文圖式、優先權證明文件及委任書，並未於外文本載明設計名稱，嗣經原告於102 年11月14日補正中文設計專利說明書及圖式，因其外文本自始未齊備，無法適用專利法第125 條第3 項規定以外文本提出之日為申請日，而只能適用專利法第125 條第2 項規定以中文本齊備之日即102 年11月14日為本案申請日。又依專利法第142 條及其施行細則第56條規定，原告主張之優先權，自其優先權日102 年4 月25日之次日起算至本案申請日102 年11月14日止，顯已逾專利法第142 條第2 項所規定6 個月之法定期間，依同條第1 項準用第28條之規定，本案自不得主張優先權。是以，本案不得主張優先權，係因原告依法取得之申請日超過主張優先權之法定期間所致之當然結果，其事實已相當明確，被告並無進一步調查事實及證據之必要，亦不因有無通知原告陳述意見而異其法律效果，是被告依法併為處分本案不得主張優先權，於法無違。

（三）聲明：原告之訴駁回。

四、本院之判斷：

（一）按外文本申請辦法係依專利法第145條規定訂定之，前於101 年7月3日發布，並於102年1月1日施行，係專利主管機關基於法律授權所訂定，為行政程序法第150條規定之法規命令，對外有抽象與一般性拘束力之法律效果。而專利審查基準為專利主管機關經濟部，為協助下級機關智慧財產局或屬機關辦理專利申請程序、專利要件審查之統一解釋法令、認定事實等事項，而訂頒之解釋性規定及裁量基準，其性質為行政程序法第159條之行政規則。對此解釋性規定及裁量基準，其係基於行政自我拘束原則而間接對外發生效力。故專利審查基準彙編為關於專利要件審查之細節性、技術性事項，由專利主管機關本於職權而發布之命令，提供有權解釋之資料及實務之見解，作為所屬專利人員執行職務之依據，自屬法之所許（最高行政法院98年度判字第157 號、100 年度判字第1490號判決參照）。職是，本件當事人均應受外文本申請辦法與專利審查基準等規定之拘束，合先敘明。

（二）次按申請設計專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及圖式，向專利專責機關申請之。申請設計專利，以申請書、說明書及圖式齊備之日為申請日，專利法第125 條第1 、2 項定有明文。準此，申請設計專利，原應提出申請書、說明書及圖式，缺一不可，且此為必須具備之文件，並以全部齊備之日為申請日。惟以外文本提出申請者，依專利法第145 條規定訂定之外文本申請辦法第4 條第3項則規定：「設計專利以外文本申請者，應備具圖式，並載明其設計名稱。」因此，外文本申請辦法第4 條第3 項已明文規定設計專利以外文本申請者，僅須備具圖式，並載明其設計名稱即可。又外文本申請辦法既係依專利法第145 條規定而訂定，而專利法第145 條係規定：「依第25條第3 項、第106 條第3 項及第125 條第3 項規定提出之外文本，其外文種類之限定及其他應載明事項之辦法，由主管機關定之。」顯見外文本申請辦法係針對外文本之外文種類之限定及其他應載明事項而訂定，故所謂「設計專利以外文本申請者，應備具圖式，並載明其設計名稱」，自係指應於外文本載明其設計名稱，此觀專利審查基準第一篇第5 章第2.1 條第4 項規定：「設計專利之外文本，應載明其設計名稱及圖式，如欠缺應備文件之一者，以補正之日為外文本提出日」（第1-5-5 頁) 即明。再參諸專利法第125 條第3 項規定：「『說明書』及『圖式』未於申請時提出『中文本』，而以『外文本』提出，……」等語，可知上開規定所謂之中文本或外文本係指說明書或圖式。換言之，只要在所謂之外文本即說明書或圖式載明設計名稱，即符合前開規定申請設計專利必須具備之文件。是以，申請設計專利，固然無須再依專利法第125 條之規定具備說明書，但最低限度仍應於圖式記載其設計名稱，方符合前開規定之意旨。如申請人僅提出圖式，其上未載有設計名稱，難認已符合外文本申請辦法第4 條第3 項規定之要件。是故，原告主張現行法令並無限制設計名稱之記載方式一語，即非可採。

（三）再按「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」；「第二十八條……規定，於設計專利準用之。第二十八條第一項所定期間，於設計專利申請案為六個月」；「本法第一百四十二條第二項所定六個月，自在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次申請日之次日起算至本法第一百二十五條第二項規定之申請日止」，專利法第28條第1 項、第142 條第1 、2 項及專利法施行細則第56條分別定有明文。經查，原告係於102 年10月16日檢具申請書、優先權證明文件及外文本圖式，向被告申請設計專利，惟因欠缺外文說明書，且該外文本圖式亦無設計名稱，揆諸前揭說明，原告並未提出申請設計專利必須具備之文件。原告嗣後雖於102 年11月14日補送中文說明書及圖式一式二份，惟依上開說明，自應以文件備齊之日為申請日，亦即本件設計專利應以102 年11月14日補正中文說明書及圖式之日為申請日。據此，系爭專利第一次申請專利之時間為102 年4 月25日，以其次日起算至本案之申請日102 年11月14日止，已逾法定期間6 個月，依前開規定，本案自不得主張優先權。

（四）原告雖稱：專利審查基準第一篇第5章第2.1條第6項規定，已明文排除設計名稱，故設計專利之申請人自得主張以優先權證明文件所載設計名稱，轉用或替代為外文本申請辦法第4 條第3 項規定之「設計名稱」。又原告已於優先權證明文件載明外文設計名稱「ハサミ」，並於申請書載明中文設計名稱「剪刀」，是原告顯然已符合外文本申請辦法第4 條第3 項規定之要件等語。然按申請書乃申請人向專利專責機關（即被告）請求授予專利權之意思表示，無論說明書及圖式為中文本或外文本，申請人均應提出申請書，並記載專利法施行細則第49條所定之應記載事項。而以外文本申請專利者，係以該外文說明書及圖式為申請我國設計專利之內容。至優先權證明文件則係證明申請人曾在外國申請並經受理之內容，是以申請書、外文說明書及圖式與優先權證明文件，乃各自獨立之申請文件，即使申請書載有設計名稱，或是外文說明書或圖式之內容完全或部分揭露於優先權證明文件，申請人仍應分別提出申請書、外文說明書（設計專利部分可僅記載設計名稱或於圖式記載）及圖式與優先權證明文件，無由容許申請人逕自以申請書或優先權證明文件替代說明書及圖式之提出，此觀專利審查基準第一篇第5 章第2.1 條第6 項及外文本申請辦法第5 條有相類似之規定益明。再者，專利審查基準第一篇第5 章第2.1 條第6 項雖僅敘及外文說明書、申請專利範圍及圖式，而無設計名稱之記載，惟揆諸專利法施行細則第50條規定：「申請設計專利者，其說明書應載明下列事項：一、設計名稱。二、物品用途。三、設計說明。說明書應依前項各款所定順序及方式撰寫，並附加標題。但前項第二款或第三款已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載。」可知設計專利說明書之記載本即包括設計名稱在內，故專利審查基準第一篇第5 章第2.1 條第6 項規定自無於說明書外再另外記載設計名稱之必要，更無原告所謂明文排除之意。是故，原告藉此主張其已符合外文本申請辦法第4 條第3 項規定之要件等語，要非可採。

（五）原告固又稱：外文本文件備齊與否，嚴重影響原告主張優先權之權利，被告依法應於原處分作成前，就原告欲主張原證3之文件為優先權證明文件或為本案設計專利之外文本乙事，賦與原告陳述意見之機會等語。然如前所述，外文本（即說明書或圖式）與優先權證明文件乃分屬獨立且功用相異之文件，不能將其內容相互轉用或替代，故原告已無從將原列為優先權之證明文件改為外文本之提出。且原告提出系爭專利之申請時，並未具備所有文件，且未於第一次申請專利之日後6個月內補正，故原告已無從主張優先權，則被告自無再賦與原告陳述意見之實益。因而，原告前開主張，核非有據。

五、綜上所述，系爭專利之申請日既為102年11月14日，已逾專利法第142 條第2 項規定之法定期間6 個月，則原告已無從主張優先權。從而，被告所為系爭專利申請案應以文件齊備之日即102 年11月14日為申請日，及本案不得主張優先權之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條 、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭