智慧財產法院行政判決

原告

緯聖鞋業有限公司

代表人

林阿發

輔佐人

陳誠傳

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花

訴訟代理人

盧耀民

訴訟代理人

林政憓

參加人

林子聰

訴訟代理人

陳鎮律師

許富雄律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國104 年5 月6 日經訴字第10406306350 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限，行政訴訟法第111條第1 項定有明文。查原告起訴時原聲明：原智慧財產局103 年11月24日中台異字第1010497 號行政處分及經濟部中華民國104 年5 月6 日經訴字第10406306350 號訴願決定均撤銷。嗣於民國（下同）104 年11月19日行言詞辯論時當庭變更訴之聲明為：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.請求命被告機關做成對系爭商標異議成立，撤銷註冊之處分，被告訴訟代理人亦當庭表示同意原告追加聲明（見本院卷第98頁），且核原告係本於同一請求基礎為追加，並無不適當之處，應予准許，合先敘明。

二、事實概要︰參加人前以「跑天下」商標指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之商品，向被告申請註冊。經被告審查准列為註冊第1509439 號商標（下稱系爭商標）。嗣原告對之提起異議，經被告審查，為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，聲明訴願決定及原處分均撤銷。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項之規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

三、原告之主張：據以異議「跑天下」系列商標（下稱據以異議諸商標）原屬訴外人伸欣企業有限公司（下稱伸欣公司）所有，原告經營鞋廠，雙方於十多年前即就標示有據以異議諸商標之相關鞋類商品合作，伸欣公司授權原告研發設計鞋款，並製造、廣告及販賣，後伸欣公司因倒債，無法還錢，就讓原告以據以異議諸商標做鞋子賣給一般中盤商，原告亦委託代工廠製作印刷底稿、鞋盒、吊牌及斬鞋面，均標示原告公司名稱及據以異議諸商標，原告使用據以異議諸商標迄今已有二十多年，且依證人呂秋輝、蕭讚枝、傅榮欽等人於104 年10月28日準備程序之證述可知，原告於據以異議諸商標失效後，系爭商標申請註冊日即100 年5 月10日前，仍有繼續使用據以異議諸商標，即先使用中文「跑天下」之事實。另由參加人擔任代表人之松鼎公司曾於99年6 月4 日、99年6 月24日、99年11月15日向原告下單，其型號分別為8325、9929、9928，故參加人早於系爭商標申請註冊日即100 年5 月10日前，即因與原告間有業務上往來，而知悉原告有使用據以異議諸商標，其利用伸欣公司未展延據以異議諸商標期限，即以系爭商標向被告申請註冊，自屬搶先註冊之行為，違反註冊時商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1 項第12款之規定。為此起訴聲明請求：1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.請求命被告機關做成對系爭商標異議成立，撤銷註冊之處分。

四、被告之答辯：

(一)系爭商標與據以異議諸商標相較，二者皆有相同中文「跑天下」或讀音相近之外文「POWTANSIA 」，如標示在相同或類似的商品上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應屬構成近似程度不低之商標。

(二)觀諸原告所檢送相關證據資料，2009年至2012年農民曆封面及內頁廣告資料，其上並無據以異議諸商標圖樣之標示；原告所稱參加人向其購貨單據資料，其上僅見「松鼎」、「亞吉仕（國際）有限公司」等廠商名稱，並無參加人名字之記載，又原告雖主張「松鼎」亦係參加人所屬之盤商，惟並未檢附相關證據資料以實其說，尚難謂參加人因其與原告之業務往來關係，而知悉據以異議諸商標之存在；原告向新光彩色印刷有限公司訂製「跑天下」日式硬盒、「跑天下」吊卡等之商品單據、出貨單，以及原告與嘉德、嘉祥、日豐等廠商間關於委託訂製運動鞋等商品之單據資料，該等單據資料之性質僅為委託製造運動鞋等相關商品之公司內部訂單資料，尚非原告以據以異議諸商標對外行銷販售運動鞋等商品之使用證據；原告之據以異議「POWTANSIA 」商標圖樣印刷底稿、原告與伸欣公司業務往來合作之交易帳冊節本，或無據以異議諸商標商品行銷單據或日期可稽，且無從得知原告與伸欣公司業務往來交易之商品是否為據以異議諸商標所表彰之商品；另「跑天下」品牌商品包裝盒訂單、結峰印刷廠承製原告「跑天下」等鞋款之日式硬盒送貨簽收單、結峰印刷廠出具之切結書、印有據以異議諸商標圖樣之氣墊運動鞋（含商品吊卡）及鞋盒等實物及照片，或可證明原告有委託廠商印製其上標示有「跑天下」、「POWTANSIA 」等字樣之鞋盒及製造運動鞋及其商品吊卡，惟前開訂單、送貨簽收單及切結書等資料，或為公司內部訂單資料，或與據以異議諸商標之使用無關，且該等商品實物，其款式無法與前揭農民曆內頁廣告資料、訂貨單等單據資料上所載商品實物照片之款式相互勾稽，且乏該等據以異議諸商標商品對外實際行銷販售之收據、統一發票等單據資料可供審酌。故上開證據除無法證明參加人有向原告購貨之事實外，亦無從推論參加人因其與松鼎公司之業務往來關係而知據以異議諸商標之存在。

(三)原告雖主張伸欣公司曾以書面及口頭允諾原告可無條件繼續使用其名下所有之「跑天下」系列商標權，惟伸欣公司所擁有之註冊第193879號「跑天下POWTANSIA 」及第904030號「跑天下」等商標，均已到期消滅，且該等商標均無任何授權登記之情事，又原告並未提出具體事證以證明之，所提出之相關事證復均未見有先使用據以異議諸商標之情形，前述證據資料所標示之使用日期，大部分亦均在前述註冊第193879、904030號之商標權專用期間之內，自無從證明原告有先使用據以異議諸商標於同一或類似商品之事實，據以異議諸商標亦非相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度，則系爭商標之註冊，自無註冊時商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1 項第12款規定之適用。綜上所述，被告原處分並無違法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

五、參加人之答辯：原告所提出之證據或未標示據以異議諸商標；或僅為其片面製作且無法證明其為真正之私文書；或為原告向他人訂製運動鞋鞋盒、吊卡等之事業內部訂單資料，亦無日期與其下單廠商之簽收章，顯與一般商業交易慣例有違，無從證明其為真正；或僅為據以異議商標圖樣之印刷底稿；或僅為原告與伸欣公司或訴外人「松鼎」間有業務往來之交易帳冊，均無法證明原告有使用據以異議諸商標、原告就據以異議諸商標獲有伸欣公司之商標授權或參加人因何種關係而知悉據以異議諸商標之存在。另關於原證一之訂單影本，係由原告片面製作，並無其他人之簽名署押，除無法證明其為真正外，且時間係於99年間，迄今已逾5 年以上，參加人亦無印象有為「松鼎」向原告下單。另原告所提出之訂單、帳冊等文書資料，均為私文書，本應由原告就前開資料之真正負舉證責任，否則無從為有利於原告之認定。另證人呂秋輝、蕭讚枝、傅榮欽等人於104 年10月28日準備程序之證述，至多僅能證明於系爭商標申請註冊前，已有人先使用之事實，惟仍無法證明參加人因知悉系爭商標存在，基於仿襲意圖而為註冊，綜上所述，系爭商標並未違反註冊時商標法第23條第1 項第14款及商標法第30條第1 項第12款本文之規定。為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

六、得心證之理由：

(一)參加人前於100 年5 月10日以「跑天下」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之「內衣、睡衣、汗衫、泳裝、襯衫、西裝、大衣、外套、運動服、鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、冠帽、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、吊褲帶」商品，向被告申請註冊。經被告審查准列為註冊第1509439 號商標即系爭商標，嗣原告於101 年5 月24日以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1 項第12款及第14款規定，對之提起異議。經被告審查，認系爭商標之註冊並無註冊時商標法第23條第1 項第12款、第14款及現行商標法第30條第1 項第11款、第12款規定之適用，於103 年11月24日以中台異字第1010497 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，復為經濟部104 年5 月6 日經訴字第10406306350 號決定，以相同理由駁回其訴願，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，並以上開理由主張系爭商標之註冊，有違註冊時商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1 項12款之適用，故本件之主要爭點為系爭商標之註冊，是否有違註冊時商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1 項第12款規定之情形，而不應准予註冊。

(二)按「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得申請註冊，為商標法第30條第1 項第12款本文所明定。上開條款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（最高行政法院99年度判字第938 、1012號判決參照）。法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定因「其他關係」知悉他人商標而搶先註冊者亦在內，故解釋上「其他關係」，應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊者而言；雖無業務往來但具有相關或競業關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院103 年度判字第710 號判決意旨參照）。且註冊時商標法第23條第1 項第14款係商標法於86年修正時所增訂，其修正理由為：「一、（六）增訂第14款規定，按與他人有特定關係，知悉係他人先使用之商標，而襲以註冊者，有違商場秩序，應不准其註冊，爰予增訂之。」。而現行商標法第30條第1 項第12款本文，係於原商標法第23條第1 項第14款本文內加上「意圖仿襲而申請註冊者」之文字，其修正理由為：「二、（十二）第12款由現行條文第23條第1 項第14款移列，並修正如下：1.本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。於本法86年5 月7 日修正時，即本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。2.現行條文未完全反映前揭仿襲之立法原意，致商標審查實務在適用上產生疑義，爰酌作修正，以資明確。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。3.為統一用語，但書部分酌作文字修正。」，修正前後條文之意旨，其實並無不同，重點在於系爭商標是否相同或近似於他人主張其先使用之商標，且使用於同一或類似之商品或服務，以及是否系爭商標之申請人與先使用人有一定之業務經營關係，因而知悉系爭商標存在，為搶先註冊而仿襲之。

(三)經查，系爭商標係以由左至右橫書之中文「跑天下」3 字所組成，其所使用之字體，為一以書法方式呈現之中文字體，並未在文字上加入任何變化或特殊設計元素，使其於單純之文字外觀或意義上產生任何商標設計者所欲傳達之概念或意象，故僅屬單純之中文文字商標。而據以異議諸商標或亦為由左至右橫書之中文「跑天下」3 字所組成之文字商標，或為由左至右橫書之中文「跑天下」3 字置於下方，再於上方置一較小字體且亦為由左至右方式書寫之外文「POWTANSIA」所組成之文字商標，據以異議諸商標亦未在文字上加入任何變化或特殊設計元素，使其於單純之文字外觀或意義上產生任何商標設計者所欲傳達之概念或意象，故均僅為單純之文字商標。二造商標相較，或均為相同之由左至右橫書中文「跑天下」3 字，或均有相同之由左至右橫書中文「跑天下」3 字之部分，並搭配以讀音近似之外文「POWTANSIA 」，則二造商標不論於外觀、讀音及觀念上皆屬相同，應構成近似，且近似程度極高。次查系爭商標指定使用於「內衣；睡衣；汗衫；泳裝；襯衫；西裝；大衣；外套；運動服；鞋；圍巾；頭巾；領帶；領結；冠帽；襪子；服飾用手套；禦寒用手套；腰帶；吊褲帶。」商品，與據以異議諸商標使用於鞋類商品相較，其均有相同之鞋類商品，而系爭商標其餘指定於衣、帽、褲、襪等商品之部分，與鞋類商品多互為搭配使用，均係作為供消費者於日常生活中穿搭之用，於原材料、功能、用途、消費族群、產製者、行銷管道及場所等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，係屬類似之商品或服務，輔以二造商標高度近似之程度，，相關消費者自有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認情事。

(四)又查，第198379號「跑天下POWTANSIA 」商標及第904030號「跑天下」商標原均為訴外人伸欣公司所有之註冊商標，惟因訴外人伸欣公司於商標專用期限屆滿前，未依商標法之規定向被告申請延展註冊，致第198379號「跑天下POWTANSIA」及第904030號「跑天下」商標之效力分別於專用期限屆滿即96年12月31日及99年8 月31日消滅，此有商標查詢資料影本在卷可稽（見異議卷第82頁、本院卷第64頁）。而觀諸原告所提原證1 即99年6 月24日、11月15日之訂單影本可知，原告皆係以自己之名義即緯聖鞋業有限公司之名義接單，前開訂單上之包裝明細欄位A:內盒及B:吊牌部分皆註明有「跑天下」或「POWTANSIA 」字樣（見本院卷第14 至17 頁）。此外，原告於異議階段所提三聯複寫簿內亦有訂購跑天下鞋款之記載（見卷附三聯複寫簿0932、0939、0940、0945、0948、0949），其日期自100 年1 月3 日至同年3 月9 日，該複寫簿前後連續，符合交易習慣，顯見原告於99、100 年間仍有以原告公司名義製造、生產標以「跑天下」或「POWTANSIA 」商標之鞋品。且查，原告提出之印有「跑天下」或「POWTANSIA 」字樣之鞋盒及鞋子、鞋子上之標籤並印有原告公司名稱，表示為製造商，其上雖無日期，然證人呂秋輝於本院104 年10月28日準備程序經具結後證稱：「（問：你有幫原告公司做過鞋盒嗎？何時開始？）我從86年就開始幫原告做鞋盒。」、「（提示卷附鞋盒後問：這是不是你幫原告公司做的鞋盒？）是的，常常做。」、「（問：幫原告公司做的鞋盒是否與所提示之鞋盒相同？）是的。」、「（問：何時開始幫原告公司做所提示的鞋盒？）我從86年10月開始接原告的單，原告有交給我，我就有做，迄今都還在接單。」、「（問：99、100 年間有無做剛才所提示之鞋盒？）有。」（見本院卷第76至77頁）；證人蕭讚枝於本院104 年10 月28 日準備程序經具結後證稱：「（提示卷附鞋子1 隻後問：鞋面上之兩處商標是否為你所印製？）是的。」、「（問：何人委託你印製？何時開始印製？）是原告公司委託我的，從99年3 月開始。」、「（問：100 年5 月以前有無印製相同鞋面？）有。」、「（問：你所印製的產品是原告公司替人代工或原告自己製作完自己行銷？）據我所知是原告自己開單出來，發給中盤商，所以應該是原告公司自己銷售。」、「（問：你為什麼認為是原告公司自己在銷售？）原告公司下給我的訂單是寫原告公司的名稱，在我印象中，如是其他客戶訂購的，訂單上有時候會註明訂貨的客戶或中盤商名稱，如果是內銷的話，能夠開出來量這麼大的，應該是原告公司自己開出來的。」（見本院卷第77至78頁）；證人傅榮欽於本院104 年10月28日準備程序經具結後證稱：「（提示附卷鞋子後問：你有參與製作系爭鞋子之工作嗎？）把一片布用模子將每個構件裁剪出來，我有負責裁系爭鞋子上面的鞋帶及後套。」、「（問：你裁剪的時候，上面是否有如鞋面上商標之記載？）沒有，但我裁剪完後就依據訂單上面的要求發給下面一個加工的人。」、「（問：你所憑的訂單是否如卷附證據2 所示？是的。」……、「（問：是否知道裁出來的材料是要做成何牌子的鞋子？）訂單上面有品牌，有很多種，也有『跑天下』的牌子。」、「（問：100 年5 月以前，有無依據原告公司訂單做「跑天下」的鞋子？）有，訂單非常頻繁。」（見本院卷第78至79頁）。綜合前開證據及證人之證述可知，原告主張據以異議諸商標之原商標權人伸欣公司因為積欠債務，故將據以異議諸商標交原告製造、販售標有「跑天下」或「POWTANSIA 」商標之鞋子迄今，其不知據以異議諸商標已失效，係參加人林子聰於取得系爭商標註冊，通知其不得再使用後，其始知情並提出本件異議，其於系爭商標申請註冊日前確有將據以異議諸商標先使用於鞋類等商品之情事，非不可採。

(五)再查，參加人於本院104 年11月19日言詞辯論程序陳稱：「參加人林子聰之前確實有向原告訂過鞋子，但不是以松鼎公司的名義訂貨，也不是訂『跑天下』的鞋子……。」、「林子聰有向原告公司訂過鞋子，但不是『跑天下』的鞋子。」、「（問：林子聰向原告公司訂購的鞋子是何款鞋子？）因為時間久遠，無法查知當時訂購的鞋子、鞋款是哪一種，但確實不是『跑天下』的鞋子……。」（見本院卷第100 頁），參照前開參加人之陳述可知，參加人亦係從事鞋類商品之販售、產銷等相關之行業，故雖原告提出參加人林子聰以松鼎公司名義向原告公司訂購「跑天下」或「POWTANSIA 」商標鞋款，但因其所提訂單均係私文書，且為參加人否認，復無其他證據足資證明參加人林子聰確與原告間具契約、地緣、業務往來關係，惟參加人既從事鞋類商品之販售、產銷等相關之行業，且至少與原告為鞋類商品之上下游關係，自對供訂製之鞋款有一定程度之認識，而據以異議諸商標「跑天下」或「POWTANSIA 」，雖非著名商標，但具一定識別性，參加人逕於100 年5 月10日以完全相同之「跑天下」三字申請商標註冊，並指定使用於鞋類及相關商品，況本院於準備程序時曾詢問參加人與伸欣公司間之關係，參加人答以沒有關係，故實難認參加人對據以異議諸商標失效後，仍由原告以自己名義繼續使用之事實毫不知情，徒憑偶然之發想，即以中文「跑天下」3 字向被告申請商標註冊。本件依據交易習慣及一般經驗法則判斷，應認原告主張參加人顯有因知悉據以異議諸商標存在而以意圖仿襲之不正競爭行為搶先申請註冊之情事為可採。從而系爭商標之註冊，應有註冊時商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1 項第12款規定之適用。

(六)商標法第106 條第1 項規定，本法中華民國100 年5 月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。本件係100 年5 月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議案件，而系爭商標所涉註冊時商標法第23條第1 項第14款本文，雖經修正為現行商標法第30條第1 項第12款本文，並於條文內加上「意圖仿襲而申請註冊者」之文字，惟註冊時商標法第23條第1 項第14款係商標法於86年修正時所增訂之修正理由及現行商標法第30條第1 項第12款修正理由，皆已如前述，故92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第14款之適用，即應考量商標申請人是否有仿襲之意圖，而有搶註之不公平競爭情形。則本件依註冊時及修正施行後之法條規定均為違法事由，故應依法撤銷系爭商標之註冊，併此敘明。

七、綜上所述，原告早於系爭商標申請註冊前，即已先使用據以異議諸商標於鞋類等商品，而參加人早於系爭商標申請日前，即已知悉據以異議諸商標之存在，則其以高度近似於據以異議諸商標之中文「跑天下」作為系爭商標圖樣，並指定使用於相同及類似之商品，自有違註冊時商標法第23條第1 項第14款本文及現行商標法第30條第1 項第12款本文規定，故被告所為異議不成立之審定，應有違誤，訴願決定駁回其訴願，亦於法不合。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告為異議成立之審定，為有理由，應予准許。

八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

九、據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭