智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　 民國98年2月12日辯論終結

原告

長庚大學

代表人

甲○○

訴訟代理人

謝清傑律師

被告

經濟部

代表人

乙○○（部長）住同

訴訟代理人

丁○○

訴訟代理人

戊○○

參加人

丙○○

訴訟代理人

盧偉銘律師

　　　　　　鄭智陽律師

　　　　　　蔡嘉政律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97年7 月30日經訴字第09706110400 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：參加人於民國90年4 月26日以「用於將上皮幹細胞展開在羊膜上的方法以及所得之移植物」向經濟部智慧財產局申請發明專利，並於西元2000年4 月27日美國第60/200,036案主張優先權，經經濟部智慧財產局編為第90110005號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第166475號專利證書（以下簡稱系爭專利）。嗣原告以參加人非系爭專利之申請權人，對之提起舉發，案經經濟部智慧財產局審查，並於96年8 月3 日以（96）智專三（三）05077 字第09620427160 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。參加人不服，提起訴願，經被告為撤銷原處分，並發回原處分機關另為適法處分之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈原處分及訴願決定均撤銷。

⒉請求判決被告以「原告長庚大學為唯一專利申請權人」為理由作成舉發成立並撤銷系爭專利之處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明求為判決：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：

㈠原告主張之理由：

⒈原處分機關既然認定系爭專利之申請專利範圍第l 至5 項、第9 至10項、第12項、第16項、第17至24項，為參加人居於受雇人地位，於職務上所完成之發明，暫不論其他各項情形如何，自應認在單一發明之範圍內，均屬參加人居於受雇人地位，於職務上所完成之發明，依專利法第32條第1 項規定之「一發明一申請」原則，認為參加人所提出發明專利申請，為單一發明，而單一發明是否為職務上所完成之發明，應該就發明整體而為觀察，不應割裂為部分專利申請權屬於雇用人、部分專利申請權屬於受雇人，故認參加人非屬專利申請權人，而以原告為唯一專利申請權人。

⒉原處分機關既然認定系爭專利之申請專利範圍第6 至8 項、第11項、第13至15項、第25至28項，均為附屬項，而依附於獨立項、或其他附屬項，依專利法施行細則第18條第3 項後段規定，乃包含所依附各請求項之所有技術特徵，亦即包含有認定為職務上所完成發明各請求項之所有技術特徵。從而，顯然與認定為受雇人職務上所完成發明之請求項，關係極為密切無從分割，故不容割裂而認定為非屬受雇人職務上所完成發明。又原告於舉發程序及訴願程序中，已就各請求項均屬參加人職務上所完成發明，詳為提證並說明，且參加人亦未能就「非職務上的發明」之「非常態事實」舉證以實其說。詎原處分未予詳酌，遽以系爭專利為原告與參加人共有作為理由，認參加人為系爭專利申請專利範圍部分請求項之合法申請權人，顯於法有違。是原處分之理由雖有違法不當，惟其主文「舉發成立，應撤銷專利權」則屬正確，故被告所為之訴願決定將其撤銷，於法不合。

⒊綜上所述，原處分機關舉發審定所為舉發審定之理由，尚有違誤，惟其主文「舉發成立，應撤銷專利權。」乃屬正確，故被告之訴願決定將其撤銷，於法不合。懇請鈞院判決如訴之聲明，撤銷原處分及訴願決定，以維權益。

㈡被告主張之理由：

⒈被告就第90110005號發明專利舉發事件係認原處分理由四固載「按專利法第7 條或第8 條並非可為舉發之條文，探究雙方在舉發理由及答辯理由之主張及爭執的實質理由，係爭論系爭專利之專利申請權歸屬，正確條文應為專利法第67條第1 項第3 款…或第12條第1 項（專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請）…。本案逕依正確條文進行審查，併予釋明。」，惟由原告之三次舉發理由、面詢記錄及所提示之各項證據均一再指稱系爭專利乃參加人受聘於原告期間所為職務上發明，主張專利法第7 條第1 項之規定，參加人非系爭專利申請權人，原告方屬之，而依同法第67條第1 項第3 款及第2 項之規定而為舉發。惟原告歷次舉發理由並無明列專利法第12條第1 項之條文，或有類似系爭專利申請權為雙方共有之具體主張。

⒉系爭專利申請權人究為原告或參加人二人其中之一，或為雙方共有，其法律效果並不相同，前者僅有適格之專利申請權人方得提出申請，後者則必須以全體共有人提出申請，且其後專利權讓與、授權等法律行為如何行使等均有諸多差異。是倘原處分機關認原告之舉發理由有含括系爭專利申請權為雙方所「共有」之真意，然未有明顯文字之表示時，基於前述不同主張之法律效果差異甚大，實應先行使闡明權，請原告闡明是否有專利法第12條第1 項規定以系爭專利申請權為「共有」之舉發事由，再依法定程序通知參加人答辯，原處分機關尚不得以探究雙方舉發及答辯理由等由，依職權逕行變更舉發事由，實有違專利舉發案審查之基本原則。詎原處分機關未依舉發理由及條款進行審查，而逕依專利法第12條第1 項規定，認定系爭專利申請權為訴願人及參加人所共有，已構成「訴外裁判禁止」之違法。被告爰將原處分撤銷，請原處分機關重行審酌，另為適法之處分，應無違誤。

⒊原告於本件訴訟聲明「訴願決定及原處分均撤銷」，無非係以「系爭專利乃參加人居於為原告受雇人地位，於職務上所完成之發明，並非共有專利申請權，而原告始為系爭專利唯一專利申請權人」為由，指摘原處分認系爭專利申請專利範圍部分請求項為雙方共有為不當，惟原告並未針對被告以原處分有「訴外裁判」違法之決定部分不服。至原告主張其為系爭專利之唯一申請權人等事由，是否合法有據，則因原處分有「訴外裁判」之違法，應由原處分機關重新踐行合法程序，另為適法之處分，始得認定。

⒋綜上所述，被告之訴願決定撤銷原處分機關所為之處分，洵無違誤，應予維持。

㈢參加人主張之理由：

⒈原告就系爭專利之權益（如原告之舉發人地位）尚未因任何行政處分而受影響，則原告既無任何權利或利益因系爭訴願決定而受有損害，行政訴訟法第4 條第3 項規定，自不得提起本件訴訟。被告之訴願決定將原處分機關之處分予以撤銷，故原處分既已不存在，原告自不得提起本件訴訟，此有最高行政法院60年裁字第49號判例及67年度判字第407 號判決意旨足資參照。另本件係原告向原處分機關提起專利舉發案，對原告而言，應係行政訴訟法第5 條第2 項所定給付之訴之類型，故無行政訴訟法第4 條第3 項規定之適用，是原告於提起本件專利舉發案後，須經原處分機關駁回其舉發案後，並經訴願程序維持該駁回處分後，始得提起行政訴訟。

⒉綜上所述，被告之訴願決定撤銷原處分機關所為之處分，洵無違誤，應予維持。

理由

一、按申請發明專利，應就每一發明提出申請，專利法第32條第1 項定有明文。

二、本件係參加人於90年4 月26日以系爭專利「用於將上皮幹細胞展開在羊膜上的方法以及所得之移植物」向經濟部智慧財產局申請發明專利，並於西元2000年4 月27日美國第60/200,036案主張優先權，經經濟部智慧財產局編為第90110005號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第166475號專利證書。嗣原告以參加人非系爭專利之申請權人，對之提起舉發，案經經濟部智慧財產局審查，並於96年8 月3 日以（96）智專三（三）05077 字第09620427160 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。參加不服，提起訴願，經被告為撤銷原處分，並發回原處分機關另為適法處分之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。是綜合原告上開主張，本件主要爭點應為：原告得否在行政訴訟中請求確認專利權權利之歸屬？

三、本院判斷如下：

㈠按撤銷訴訟，須原告主張行政處分違法並損害其權利或法律上之利益，始得提起；訴願人以外之利害關係人，認為訴願決定損害其權利或法律上利益者，亦得逕向行政法院起訴，請求撤銷訴願決定，惟須有法律上利害關係，始得為之，此觀行政訴訟法第4 條第1 項、第3 項規定自明，此有最高行政法院93年度判字第951 號意旨可供參照。經查，本件係參加人於90年4 月26日以系爭專利「用於將上皮幹細胞展開在羊膜上的方法以及所得之移植物」向經濟部智慧財產局申請發明專利，並於西元2000年4 月27日美國第60/200,036案主張優先權，經經濟部智慧財產局編為第90110005號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第166475號專利證書。嗣原告以參加人非系爭專利之申請權人，系爭專利違反專利法第7 條第1 項、第8 條、第67條第1 項第3 款之規定為由，對之提起舉發，舉發請求撤銷系爭專利權。原處分機關以舉發人即本件原告舉發理由及參加人答辯理由，認為本件係爭論系爭專利之申請權歸屬，正確條文應為專利法第67條第1 項第3 款，或第12條第1 項，遂逕依正確之條文進行審查，同時於95年7 月5 日面詢時，對舉發人（即原告）及被舉發人（即參加人）告知雙方專利申請權及專利權之歸屬涉及契約內容及私權之認定，私權紛爭得依專利法第10條之規定檢附其他法令取得之調解、仲裁或判決文件，以求解決，然因面詢後雙方均未檢附相關文件，原處分機關經濟部智慧財產局遂以當時所有資料為審查，並於96年8 月3 日以（96）智專三（三）05077 字第09620427160 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上開審定書中認為系爭專利申請專利範圍第1-5 、9-10、12、16、17-24 項應屬於舉發人，其餘項次因未見於國科會報告中，而舉發人所提出之證據資料亦無法否定被舉發人為合法之專利申請權人之一，換言之，相關證據尚不足以證明被舉發人非為系爭專利合法之專利申請權人，於是以被舉發人既非系爭專利唯一合法之申請權人，而舉發人亦應為合法之專利申請權人之一之理由為舉發成立，應撤銷系爭專利之處分。而參加人對智慧財產局上開處分不服，提起訴願，經被告機關經濟部訴願審議委員會以本件舉發人即原告於提出舉發時所明示之舉發依據，乃專利法第7 條、第8 條、第67條第1 項第3 款、第2項，並未表示依據專利法第12條第1 項之規定，而專利法第67條第1 項第3 款所謂「發明專利權人為非發明專利申請權人者。」與同法第12條所謂「專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。」所指之內涵並不相同，前者指究竟何人為專利申請權人，而後者在指專利是否為「共有」，舉發人既未援引專利法第12條第1 項規定，被舉發人復未就上開規定而為答辯，原處分機關在未行使闡明權情形下，竟率爾就舉發人與被舉發人未爭執辯論之事項作為處分依據，已構成「訴外裁判禁止」之違法，有違「舉發審查要點」所定之「處分權主義」及「闡明權行使」之說明為由，將原處分撤銷，發回原處分機關命原處分機關另為適法之處分。由上開過程可知，本件原處分機關所為處分結果，對原告而言並無不利。而被告機關以原處分機關所為之處分有「訴外裁判禁止」之違法原因而撤銷原處分，命由原處分機關另為適法處分，雖其訴願決定中並未就何人為系爭專利之唯一合法申請權人表示意見，惟因對原告有利之原處分已遭撤銷，原處分機關嗣後將為如何處分，乃屬不明，其嗣後所為之處分既有可能對原告不利，則原告對被告機關撤銷對原告有利之行政處分所為訴願決定提起本件行政訴訟，自屬有據，合先敘明。

㈡本件被告以上揭理由撤銷原處分，並命原處分機關另為適法處分，其撤銷原處分之重點，在於原處分機關於處分時率爾就舉發人未提出且與被舉發人從未爭執辯論之事項作為處分依據，構成「訴外裁判禁止」之違法，有違「舉發審查要點」所定之「處分權主義」及「闡明權行使」之說明。是以，本件首應釐清之重點，即在於原處分是否確有上述違法不當之處。經查，本件原告就系爭專利提出舉發時，係以系爭專利有專利法第7 條、第8 條、第67條第1 項第3 款、第2 項之事由為其依據，原處分機關以舉發人即本件原告舉發理由及參加人答辯理由，認為本件係爭論系爭專利之申請權歸屬，正確條文應為專利法第67條第1 項第3款 ，或第12條第1項，遂自行依其認為正確之條文進行審查，就此部分而言，原處分機關確實有被告所指就當事人未爭執部分為審酌並資為判斷依據之情形，被告以原處分機關此種違反「處分權主義」及「闡明權行使」事由撤銷原處分，其認事用法並無違誤之處，原告訴請撤銷訴願決定，自無理由。

㈢又本件原處分機關以舉發人即本件原告舉發理由及參加人答辯理由，認為本件係爭論系爭專利之申請權歸屬，正確條文應為專利法第67條第1 項第3 款，或第12條第1 項，遂逕依正確之條文進行審查，同時於95年7 月5 日面詢時，對舉發人（即原告）及被舉發人（即參加人）告知雙方專利申請權及專利權之歸屬涉及契約內容及私權之認定，私權紛爭得依專利法第10條之規定檢附其他法令取得之調解、仲裁或判決文件，以求解決，然因面詢後雙方均未檢附相關文件，原處分機關經濟部智慧財產局遂以當時所有資料為審查，並於96年8 月3 日以（96）智專三（三）05077 字第09620427160號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，。雖上開處分嗣遭被告以有違反「處分權主義」及「闡明權行使」事由而撤銷，惟上開處分之結論符合原告提起舉發之目的，對原告而言，尚無不利之處，其對對其有利之處分提起行政訴訟一併請求撤銷，亦無理由，應予駁回。

㈣至本件原告所指有關系爭專利權誰屬一節，乃民事私權糾紛事項，非得由原處分機關或訴願機關認定，縱原處分機關認為系爭專利係原告所有，倘參加人對此不服而有爭議，仍需經由民事訴訟程序以為釐清，殆私權歸屬疑慮確定後，真正權利人自得執法院判決向主管機關申請核發專利證書，非得藉由行政訴訟程序確定私權歸屬。況原處分機關於原告對系爭專利提出舉發後，於95年7 月5 日面詢時，即已對舉發人（即原告）及被舉發人（即參加人）告知雙方專利申請權及專利權之歸屬涉及契約內容及私權之認定，私權紛爭得依專利法第10條之規定檢附其他法令取得之調解、仲裁或判決文件，以求解決，然因面詢後雙方均未檢附相關文件，原處分機關始繼續以當時所有資料繼續審查，並為舉發成立之處分，足見原告自始亦已知悉有關私權歸屬之爭議，非可藉由行政爭訟程序加以判斷，詎原告仍提起本件行政訴訟，訴請判決被告以「原告長庚大學為唯一專利申請權人」為理由作成舉發成立並撤銷系爭專利之處分，亦屬無稽，應併予駁回。

四、綜上所述，被告之訴願決定撤銷原處分機關所為之處分，洵無違誤，應予維持；原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭