智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　100年2月10日辯論終結

原告

宋英志

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

陳芯慧

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國99年8月26日經訴字第09906061730號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序事項：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限，行政訴訟法第111 條第1 項定有明文。本件原告於民國99年10月29日起訴時，於當事人欄中列「經濟部」為被告。嗣於99年11月8 日以補正狀補正被告「經濟部」為「經濟部智慧財產局」（見本院卷第78頁），核原告所為，係將不具有被告適格之「經濟部」變更為具有被告適格之「經濟部智慧財產局」為被告，乃屬正當，依首揭規定，原告所為訴之變更，自應准許，合先敘明。

貳、實體事項：

一、事實概要：原告於98年6 月24日以「GECKO STEP及圖」商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第25類之「鞋靴、鞋子、鞋底、鞋面、鞋、女鞋、男鞋、布鞋、運動鞋、休閒鞋及衣服。」商品，向被告申請註冊。經被告審查，認系爭商標申請註冊之壁虎爬行圖案與據以核駁註冊第713646號「Lizard deviceAGNESB.」商標、註冊第713648號「B.JEAN AGNESB. + lizard device」商標、註冊第931783號「LIZARD（device）」商標及第36705 號「火蛇字及圖WORD AND DEVICE SALAMANDER」商標（下稱據以核駁商標）構成近似，且其所指定使用之靴鞋、鞋子、衣服等商品，與據以核駁商標所指定使用之靴、鞋、男、女及孩童衣服等商品屬同一或類似商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准予註冊，以99 年6月18日商標核駁第323844號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本件原告主張：

㈠被告以系爭商標與據以核駁商標相較，兩者固於外文及部分修飾圖案有些許不同，然主要與人寓目印象深刻之主要部份，均為頭部尖圓、腳趾分開、長尾四腳爬蟲類圖案，於異時異地隔離觀察，或消費者匆促交易之際，整體外觀極相彷彿，應屬構成近似商標為由，駁回原告之訴願。惟查：

⒈有關動物圖樣姿態部分：據以核駁商標第713646號係「扭曲身體由下往上動態爬行之斑點蜥蜴」、第713648號係「扭曲身體由下往上動態爬行斑點蜥蜴」、第931783號係「扭曲身體由下往上動態爬行斑點蜥蜴」、第36705 號係「扭曲身體由右上往左下動態爬行之條紋火蛇」，其動物構圖姿態均為扭曲身體、上下動態爬行。然系爭商標係「直挺身體由左往右靜態無紋壁虎」，則為直挺身體，由左向右爬行之動物姿態。兩者就動物構圖姿態、方向等明顯不同，消費者於購買時，施以普通注意，應可分辨兩者乃不同產品來源。又況，系爭商標圖案下方標示有明顯反白「GECKO STEP」英文字，佔系爭商標近二分之一部分之明顯字體供消費者辨識，是消費者於購買時，更可立即分辨產品來源，依被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準5.2.7 規定及最高行政法院89年度判字第1832號判決意旨，系爭商標與據以核駁商標非屬近似，應可申請商標註冊。

⒉有關商標整體外觀部分：據以核駁商標第713646號係「在成五角型黑底標把上扭曲身體由下往上爬行之斑點蜥蜴」、第713648號係「雙同心圓圖圍繞ｂ、雙星圖伴有扭曲身體由下往上動態爬行斑點蜥蜴、下方JEAN AGNES b」、第931783號係「一隻扭曲身體由下往上動態爬行斑點蜥蜴」、第36705號係「一圓圈中間一扭曲身體由右上往左下動態爬行之條紋火蛇、右邊SALAMANDER」，然系爭商標係「上方為直挺身體由左上往右下停滯之壁虎、下方為GECKO STEP」。兩者就商標整體外觀通體觀察，無論是外文標示、構圖設計、構圖位置、動物姿態、行進方向等，無一相同，是以具有普通知識經驗一般消費者，於購買時施以普通之注意，不會有所混淆誤認二商品來自同一來源或關聯來源，依被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3 規定及最高行政法院61年判字第292 號判例意旨，系爭商標與據以核駁商標非屬近似，應可申請商標註冊。

㈡有關商標實際使用部分：據以核駁商標第713646、713648、931783號於我國境內微風廣場、信義誠品之專賣店，均標示據以核駁商標之英文「SPORT 」為其市招，均不見其蜥蜴圖案，且現行商品均僅使用英文「SPORT 」，而無蜥蜴商標圖案於商品上，是依一般經驗、常理推論，一般消費者於選購據以核駁商標第713646、713648、931783號商品時，應係以「SPORT 」來認定商品來源識別，而非以其蜥蜴圖案來認定商品來源。然系爭商標之實際使用狀態係依申請圖樣文字相同使用，商標中除有壁虎圖案外，更有英文於下方。兩者實際使用之情形，迥然有別，任何消費者均可輕易區別兩者為完全不同商標及來源，自不可能混淆。

㈢據以核駁商標第713646、713648、931783號之名稱為「Lizard」，翻譯中文為「蜥蜴」，其商標圖樣為背部呈白色斑點由頭部延伸至尾部之蜥蜴，另據以核駁商標第36705 商標之名稱為「salamander」，翻譯中文為「火蛇」，其商標圖樣為背部呈白色線條由頭部延伸至尾部之火蛇，至系爭商標「GECKO 」翻譯中文為「壁虎」，其商標圖樣為無斑點、無線條之壁虎。由此可知，系爭商標與據以核駁商標係使用「斑點蜥蜴」、「線條火蛇」及「無紋壁虎」三種不同動物圖案。詎被告認為系爭商標與據以核駁商標相較，雖外文字有別，惟各該主要識別部分皆為呈四肢舞動狀之壁虎爬行圖案，予消費者寓目印象其整體外觀極相彷彿，應構成近似商標，顯然混淆「Lizard蜥蜴」、「salamander火蛇」及「GECKO壁虎」三者涵意及區別，要屬錯誤。

㈣被告認為據以核駁商標其中主要識別部分壁虎圖形雖為自然界動物，然以之做為商標圖樣者尚非普通習見，應具有相當識別力，而系爭商標圖樣與該圖形構成近似，自易對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。惟由被告之商標資料庫圖形查詢商品（服務）組群代碼第2503鞋類圖形資料中，以蜥蜴、壁虎作為商標申請登記鞋類案件即高達50件以上，可知未經設計之蜥蜴、壁虎圖形作為商標圖樣者應屬常見，且識別力弱，是原審定理由稱以壁虎為商標使用非普通習見、具相當識別力，顯屬錯誤。

㈤據以核駁商標其蜥蜴等圖案識別性弱，且並不聞名，一般消費者或申請人難以知悉。原告申請系爭商標後，已依申請商標製成相關鞋款使用。且由原告實際使用方式可知，其外觀與據以核駁商標外觀完全不同，亦無近似，是原告為善意使用。被告認為系爭商標與據以核駁商標可能會混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似商標，其認事用法應有違誤等情。並聲明求為判決：⒈訴願決定及原處分均撤銷。⒉被告應就原告申請第098026877號「GECKO STEP」商標申請案為准予註冊之審定。

三、被告則以：

㈠有關商標是否近似暨其近似程度因素部分：商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察，又所謂一般實際購買行為態樣，係指一般消費者都是憑著對商標未必清晰完整的印象，在不同的時間或地點，來作重覆選購的行為，而不是拿著商標以併列比對的方式來選購，所以細微部分的差異，在消費者的印象中難以發揮區辨的功能。本件系爭商標與據以核駁商標相較，雖外文文字有別，惟各該主要識別部分皆為呈四肢舞動狀之爬行類動物圖案，消費者於交易市場間乍視之下，尚難立刻辨別該商標圖樣係壁虎、火蛇或蜥蜴，更遑論要求消費者於選購之際，以構圖設計、身體姿態或行進方向等特徵，來區別此兩者。又系爭商標與據以核駁商標予消費者寓目印象其整體外觀極相彷彿，舞動之四腳長尾爬蟲類圖案並為事後留在消費者印象中之顯著部分，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

㈡有關商品是否類似暨其類似程度因素部分：系爭商標所指定使用之「鞋靴、鞋子、鞋底、鞋面、鞋、女鞋、男鞋、布鞋、運動鞋、休閒鞋、衣服。」商品，與據以核駁商標所指定之「各種靴、鞋、涼鞋、拖鞋」、「男、女及孩童衣服」、「男、女及孩童衣服；腰帶」等商品相較，兩者均供穿戴避寒之用，尚有包含美觀、遮體之功能，其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，如標示相同或近似之商標，依被告所公告之「混淆誤認之虞」審查基準5.3.1 規定，倘依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，其所指定使用之商品間應屬存在相當程度之類似關係。

㈢有關商標識別性之強弱部分：原則上創意性之商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱，而識別性越強的商標，商品之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。本件據以核駁商標主要識別部分之壁虎圖形雖為自然界動物，然以之作為商標圖樣者尚非普通習見，應具有相當識別力，而系爭商標圖樣與該圖形構成近似，自易對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。

㈣綜合判斷商標在圖樣近似及商品類似之程度等因素，據以核駁商標係自然界常見之爬行類動物樣貌，識別力略低，惟系爭商標與據以核駁商標有高度之近似，且所指定之商品間有高度類似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應足以有致相關消費者混淆誤認之虞，自有商標法第23條第1 項第13款規定之適用。

㈤原告主張由據以核駁商標權人之店家招牌、商品外觀等資料，可知其在市場上均無販售標示有蜥蜴圖案之產品，兩者應不至造成消費者混淆誤認。惟原告所提出之證據係據以核駁商標權人之另一品牌「AgnesB. 」，針對引證之蜥蜴圖樣商標未於市場上使用之質疑，應為商標廢止與否之範疇，據以核駁商標之權利專用期間目前尚存續中，該商標權人仍具有排除近似商標取得註冊之合法權利，尚難執此證據認為無致消費者混淆誤認之虞。另原告列舉多件含蜥蜴、壁虎圖樣於同一或類似商品之註冊資料中所在多有，並主張其識別功能較弱等情，經核蜥蜴、壁虎雖取自習見之自然界素材，然因分別與不同之圖樣或文字結合，且又各自經特殊設計，故整體外觀、觀念、讀音皆明顯有別而足資區辨，各案情與本件尚屬有別，自不得作為系爭商標無與據以核駁商標產生混淆誤認之虞之有利論據。被告依法核駁系爭專利註冊之申請，並無不合等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。

四、茲參酌上開兩造之陳述，本件主要之爭點應為：系爭商標「GECKO STEP及圖」是否有商標法第23條第1 項13款規定之適用？茲分述如下：

㈠按商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，商標法第23條第1 項第13款定有明文。上開規定所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品或服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

㈡經查，本件原告係在98年6 月24日以「GECKO STEP及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第25類之「鞋靴、鞋子、鞋底、鞋面、鞋、女鞋、男鞋、布鞋、運動鞋、休閒鞋及衣服。」商品，向被告申請註冊。原告系爭商標之設計意匠，主要係以一隻尾上頭下朝向右下方之壁虎造形，下以英文字「GECKO （此字反白）STEP」橫書圖案為其設計特徵（參附件），其中該壁虎造形之爬蟲類係採寫真方式描繪，是以就該圖案而言，乃係採自自然界中習見之動物。而被告據以否准系爭商標註冊之申請者，主要係認為系爭商標申請註冊之壁虎爬行圖案與據以核駁註冊第713646號「Lizard device AGNESB. 」商標、註冊第713648號「B.JEAN AGNESB. + lizard device」商標、註冊第931783號「LIZARD（device）」商標及第36705 號「火蛇字及圖WORD AND DEVICE SALAMANDER」商標（下稱據以核駁商標）構成近似，且其所指定使用之靴鞋、鞋子、衣服等商品，與據以核駁商標所指定使用之靴、鞋、男、女及孩童衣服等商品屬同一或類似商品，有致相關消費者混淆誤認之虞云云。經查，被告所舉上開據以核駁商標，其中據以核駁商標第713646號係「扭曲身體由下往上動態爬行之斑點蜥蜴」、第713648號係「扭曲身體由下往上動態爬行斑點蜥蜴」、第931783號係「扭曲身體由下往上動態爬行斑點蜥蜴」、第36705 號係「扭曲身體由右上往左下動態爬行之條紋火蛇」，其動物構圖姿態均為扭曲身體、上下動態爬行。綜觀上開據以核駁商標，均係以自然界中習見之蜥蜴外觀寫實呈現，除非另以其他所附文字做為區別，否則單以圖形觀察，確有其困難度。此若再以原告所提附件十一所示業經核准、且均以爬蟲類造型為圖形之商標以觀，益證單以爬蟲類圖形作為辨識依據者，確有難以區辨之情。此所以被告於行政訴訟答辯書理由五中自承：「雖據駁商標係自然界常見之爬行類動物樣貌，識別力略低... 」等語。

㈢單就原告系爭商標以寫真壁虎圖形作為系爭商標中之圖樣設計而言，與上開據以核駁商標以寫真蜥蜴圖形相較，確實具有相當程度之近似，而此種近似原因不在於原告系爭商標與據以核駁商標中有關爬蟲類動物圖形互相抄襲所致，乃係因為在自然界中，蜥蜴與壁虎之外觀、行走方式即屬高度近似，是以，倘以此種近似動物之造型作為商標近似與否之判斷標準，恐將不公平之待遇。例如，斑鳩與家鴿外觀神似，倘以家鴿造型商標與斑鳩造型商標高度近似為由，限制其中一方申請註冊，恐失之過苛。此參酌被告上開書狀中自承之語，以及原告所提附件十一所示業經核准、且均以爬蟲類造型為圖形之商標，益顯其謬。由是可知，倘以自然界中習見之動植物外觀以寫實方式呈現，並做為商標，其識別性即有可待商榷之處。如上所述，本件原告系爭商標係以自然界中習見之壁虎圖形為設計內容，並以英文「GECKO STEP」為標示，一般人目睹系爭商標時，當係以整體作為辨識判斷之依據，否則，原告所提附件十一所示業經核准、且均以爬蟲類造型為圖形之商標若均以爬蟲類圖形做為識別依據，恐難以區分何者為誰，被告機關所以准許上開商標之註冊，當亦係基於此種考量，若非如此，則上開商標均有可議之處矣。是以，系爭商標除上開近似之爬蟲類圖形外，另有「GECKO STEP」英文為標示，而此一英文字之組合，迄今並無任何他人使用，於此情形下，系爭商標是否仍無識別性，與據以核駁商標相較，是否仍有使消費者產生混淆誤認之虞，非無探究餘地。倘在此情形下仍有使相關消費者產生混淆誤認之虞，則原告所提上開以爬蟲類圖形佐以其他圖形或文字之商標，其先後獲得註冊，與本件相較，即有理論不相一貫之處。

㈣本件被告一方面自承「雖據駁商標係自然界常見之爬行類動物樣貌，識別力略低... 」，一方面卻又主張「其中主要識別部分壁虎圖形（按此處乃指據以核駁商標）雖為自然界動物，但以之做為商標圖樣者尚非普通習見，應具有相當識別力」云云（參同上書狀理由四），前後說詞矛盾，究竟以自然界習見之動物為寫實之呈現，作為商標之圖形，有無識別力？倘有識別力，則究竟係有高度識別力抑或識別力略低？被告對此見解舉棋不定，自非允洽。本件原告系爭商標與據以核駁商標中所使用之爬蟲類圖形，就外觀而言，確有近似之處，而原告系爭商標指定使用於「鞋靴、鞋子、鞋底、鞋面、鞋、女鞋、男鞋、布鞋、運動鞋、休閒鞋及衣服。」等商品，與據以核駁商標指定使用於靴、鞋、男、女及孩童衣服等商品亦屬同一或類似商品，此雖無爭議。然原告系爭商標於爬蟲類圖形之外，另加「GECKO STEP」等文字，是否仍無法與據以核駁商標為區別，仍有致相關消費者產生混淆誤認之虞，即有再加以釐清之必要。況本件原告所使用之上開「GECKO STEP」文字，其中文文義直翻乃「壁虎步伐」，隱含有無往不利，可適應任何地形之意，以之指定使用於鞋類產品，尚難謂毫無任何意義，較之其他爬蟲類商標，其意尤彰。是被告僅因原告系爭商標使用自然界中習見之爬蟲類動物，與據以核駁商標相同，是以圖案構成近似，且指定使用之商品復屬同一或類似，即認為當然有致相關消費者產生混淆誤認之虞，恐嫌率斷，且亦與其所核准上開諸多類似之商標立論相違，自有再予衡酌之需。

五、綜上所述，原處分以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第13款及第24條第1 項之規定，核駁系爭商標之註冊，於法未合，訴願決定未予糾正，亦有未洽，原告訴請將原處分及訴願決定一併撤銷，自無不合，應予准許。惟原告申請註冊之本件商標是否應予核准審定，尚有待被告機關重新審酌其是否違背其他法定要件而為決定，爰依行政訴訟法第200條第4 款規定意旨，應命被告機關遵照本院判決之法律見解對原告作成處分，則原告聲明求為判決命被告機關應作成系爭商標核准審定之處分，並未達全部有理由之程度，是以原告該部分之請求，即難准許，應予駁回。

六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段、第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

智慧財產法院第一庭