智慧財產法院行政判決

民國100年5月19日辯論終結

原告

唐寶蓮

被告

經濟部

代表人

施顏祥（部長）

訴訟代理人

何政憲

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

林政憓

參加人

群英社國際股份有限公司

代表人

黃頌舜（董事長）

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國99年11月1 日經訴字第09906064420 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：參加人前於95年1 月9 日以「大長今」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第16類「蠟紙，色紙......」、第18類「皮夾，皮包，......」、第24類「被褥，棉被，......」、第25類「鞋子，涼鞋......」、第28類「玩具，飛盤......」、第29類「獸乳、乳粉、乳水、奶油、牛奶、奶水、乳酪、乾酪…」、第30類「茶葉，紅茶、茶葉袋茶、茶葉包、茶磚、茶葉粉、香片茶、烏龍茶、茶葉製成之飲料、咖啡......」等商品，向被告經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請註冊，經被告智慧財產局審查，准列為註冊第1235531 號商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示）。嗣原告以系爭商標所指定使用之第29類「獸乳、乳粉、乳水、奶油、牛奶、奶水、乳酪、乾酪......」及第30類「茶葉，紅茶、茶葉袋茶、茶葉包、茶磚、茶葉粉、香片茶、烏龍茶、茶葉製成之飲料、咖啡......」等商品有違商標法第23條第1 項第13款規定，對之提起異議。經被告智慧財產局審查，以99年6 月25日中台異字第960135號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經被告經濟部同年11月1 日經訴字第09906064420 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、程序事項：

㈠原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。

㈡參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯。

㈢查原告對系爭商標提起異議，經被告智慧財產局以99年6 月25日中台異字第960135號所為「異議不成立」之處分（即原處分）提起訴願，經被告經濟部以同年11月1 日經訴字第09906064420 號決定駁回其訴願，原告得依智慧財產案件審理法第31條第1 項第1 款、行政訴訟法第5 條第2 項、第24條第1 款規定，對原處分機關即被告智慧財產局向本院提起課予義務訴訟。惟原告將被告經濟部併列為被告，於法不合，因此部分無從命原告補正，應予駁回。

㈣原告於100 年4 月18日準備程序未到場，委請訴外人辛紹祺當庭具狀，主張辛紹祺為原告之配偶，原告申請之「大長今商標」如依法獲准登記，依民法第1005條規定，應為原告之「婚後財產」，故本案全體當事人原告、辛紹祺，依行政訴訟法第29條、第30條規定，於是日以書面同意而聲請辛紹祺為增加選定「起訴人」（見本院卷第93至96頁），並於同年5 月9 日再次具狀聲請增加辛紹祺為選定「起訴人」（見本院卷第103 至104 頁）。然本件乃原告以其所申請如附圖2所示之商標為據以異議商標，對參加人申請註冊之系爭商標提起異議，因先後經被告智慧財產局為「異議不成立」之處分，及被告經濟部為訴願駁回之決定，原告始提起本件行政訴訟，亦即本件之爭議標的為參加人之系爭商標，並非原告所申請之「大長今商標」，本件自非原告所申請之「大長今商標」應否准予註冊登記之商標爭議事件，故原告、辛紹祺並非同法第29條、第30條所稱「共同利益之人」。且本件係由原告於99年12月30日起訴，並未經「多數有共同利益之人選定當事人」或「法院依職權指定當事人」之程序，自無從依同法第30條第1 項規定，經所謂「全體當事人」（即原告、辛紹祺）之同意而增加辛紹祺為選定當事人。因此，原告、辛紹祺此部分聲請，亦於法不合，應予駁回。

㈤原告於100 年5 月16日，與訴外人醫立赦管理顧問有限公司（下稱醫立赦公司）具狀依行政訴訟法第37條第3 款規定，聲請將本件與本院100 年度行商訴字第2 號、99年度行商訴字第232 號、其與被告智慧財產局間確認無效與課予義務訴訟（發文日期同年月11日、發文字號：赦著商訴字第1000511001號）」四案合併提起共同訴訟（見本院卷第105 至106頁）。惟觀諸原告、醫立赦公司所述之內容，其業已分別提起前開4 件行政訴訟，且所陳提起共同訴訟之理由，乃此4件行政訴訟均以臺灣地區「大長今」得否逕由被告智慧財產局違法裁定「韓國MBC 電視台」為中華民國「著名商標大長今」之所有權人為同一事由云云，然如前所述，本件之爭議標的為參加人之系爭商標，並非原告所申請之「大長今商標」，是本件之訴訟標的乃原告請求被告智慧財產局就系爭商標為「異議成立」處分之公法上請求權（同法第5 條第2 項規定參照），故本件為訴訟標的之權利與其他3 件關於原告、醫立赦公司申請「大長今商標」之行政訴訟，於事實上或法律上均無同一之原因，自不符同法第37條第3 款規定，而無從准許其提起共同訴訟。

㈥原告訴之聲明第4 項另請求被告智慧財產局應撤銷商標核駁第0286985 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號審定書之處分。惟本件行政訴訟係就原處分及訴願決定是否違法進行司法審查，原告一併列入被告智慧財產局所為其他核駁審定，此部分於法不合，因此部分無從命原告補正，應予駁回。

三、原告未於準備程序及言詞辯論期日到場，其聲明及主張依起訴狀所載，聲明求為判決：㈠請求將被告智慧財產局（99）智商0800字第09980297590 號審定書之處分（即原處分）撤銷。㈡請求將被告經濟部99年11月1 日經濟部訴願決定書經訴字第09906064420 號之決定（即原訴願決定）撤銷。㈢依商標法第23條第1 項第12款、第13款、第24條第1 項，申請判決撤銷被告智慧財產局核准列為註冊第01235531號之商標（即系爭商標）。並主張：

㈠原處分違法且無效：

⒈被告經濟部、智慧財產局「違法」、「未明列其法律授權之依據」、「逾越法律授權之範圍與立法精神」將「『商標或標章』與『著名商標或標章』之『著名程度』認定權限」，擴張解釋為「『未註冊商標』與『未註冊著名商標』之『商標權』認定權限、裁量權限或法律解釋權限」。

⒉被告智慧財產局99年3 月19日智商字第09900021930 號函，全文並無引據任何法律條文明確依據或直接授權被告智慧財產局得逕行：⒈違憲違法擴張解釋「商標法第23條第1 項第12款著名商標或標章」應包括「未註冊之著名商標或標章」，⒉違憲違法訂定「著名商標或標章認定審查要點第7 點」與「商標法第23條第1 項第12款著名商標保護審查基準」。

⒊被告智慧財產局將「知名韓劇劇名『大長今』」與「中文商標『大長今』」，以及「著作權」與「商標權」混為一談，又以『知名韓劇劇名「大長今」』之收視率作為『商標「大長今」』『知名程度』之認定參考標準，毫無智慧財產權之行政專業。

⒋被告智慧財產局將「韓國MBC 電視台於西元2003年10月15日向韓國專利商標局首次提出『大長今』商標申請註冊，2004年12月04日公告，2005年3 月29日為註冊日。」在韓國仍在申請登記程序進行中，連韓國都尚未視為「商標」的「大長今」，裁量認定視為2004年8 月6 日已在臺灣地區成為「著名商標」。

㈡原訴願決定違法且無效：

⒈因「申請在先之商標」若未遭核駁，即能成為「註冊商標」，顯見「申請在先之商標」因為不必須為註冊商標，故不論是否已被駁核、皆為「申請在先之商標」，即為被告經濟部所稱「確屬存在」。故訴願決定書第2 頁理由：「......商標法第23條第1 項第13款本文所規定，是本款之規定應以他人註冊商標或申請在先之商標確屬存在，始有其適用」，已「違法」、「未明列其法律授權之依據」、「逾越法律授權之範圍與立法精神」將「『註冊商標』與『申請在先之商標』」，擴張解釋為「他人註冊商標或申請在先之商標確屬存在」。

⒉原告以附圖2 所示之申請商標作為異議之證據，因其屬較系爭商標「申請在先之商標」，自能據以主張系爭商標有為商標法第23條第1 項第13款規定。

⒊被告經濟部亦未處理原處分「違法」、「未明列其法律授權之依據」、「逾越法律授權之範圍與立法精神」將「『商標或標章』與『著名商標或標章』之『著名程度』認定權限」，擴張解釋為「『未註冊商標』與『未註冊著名商標』之『商標權』認定權限、裁量權限或法律解釋權限」，其行政行為所依據之法規命令解釋與所為之行政處分，皆已明顯違反行政法「法律優位原則」，亦即違反中央法規標準法第5 、6 、11條及行政程序法第111 、150 、158 條規定。

㈢高等行政法院95年度訴字第429 號判決書（申請商標案號第093036545 號）、95年度訴字第430 號判決書（申請商標案號第093036547 號）、95年度訴字第431 號判決書（申請商標案號第093036543 號）、95度年訴字第539 號判決書（申請商標案號第093036546 號）、95年度訴字第00540 號判決書（申請商標案號第093036542 號）皆一致認為被告智慧財產局認定「大長今」商標為「韓國MBC 電視公司」之「他人著名商標或標章」有誤，並不適用商標法第23條第1 項第12款規定，被告智慧財產局之行政行為自應受判決效力拘束，否則即為違憲違法之無效行政行為。被告智慧財產局竟再次違法行政，在無同法第23條第1 項、第59條第4 項成立之事實前提下，違法引用同法第24條第1 項規定，作為商標核駁第0299 528號審定書之處分依據，而再次核駁第093936542號「大長今」商標申請案件。故被告智慧財產局之原處分與商標核駁第0286985 （0000000 ）、0000000 、0000000 、000000 0、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號審定書所為之違憲違法決定，自屬違誤。而被告經濟部之原訴願決定與第09406141530 （00000000000 ）、00000000000 、00000000000 、00000000000 、00000000000 、00000000000 、00000000000 、00000000000、00000000000 、00000000000 號訴願決定書所為之違憲違法決定，亦屬違誤，原決定亦無以維持。

四、被告智慧財產局聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

㈠系爭商標係於95年11月1 日註冊公告，原告於96年1 月31日提出異議，僅主張系爭商標指定使用於第29、30類之註冊有違反商標法第23條第1 項第13款規定對之提出異議。惟原告於訴願階段，除追加主張系爭商標指定使用之所有商品（即第16、18、24、25、28、29、30類商品）之註冊有違反同法第23條第l 項第13款規定外，另追加系爭商標亦有違反同法第23條第1 項第12款之規定，顯已逾系爭商標註冊公告之日起3 個月內之期間，自應予駁回。

㈡原告於異議階段僅主張系爭商標與其據以異議之附圖2 所示之2 件申請商標構成近似，然於訴願理由另增列申請案號第093036548 、000000000 、000000000 、000000000 、000000000 、000000000 號等商標為據以異議商標，亦已逾系爭商標註冊公告之日起3 個月內之期間，自應予駁回。

㈢依商標法第23條第1 項第13款規定，應以他人註冊商標或申請在先之商標存在，始有本款適用。本件據以異議商標1 、2 ，被告認有違商標法第23條第1 項第12款之規定，分別以第278256號及第299543號商標審定書為核駁之處分，原告（即據以異議商標1 、2 之申請人）不服，提起訴願、行政訴訟，業經臺北高等行政法院95年度訴字第474 號及96年度訴字第3705號判決駁回原告之訴，原告不服續提上訴，仍遭最高行政法院98年度判字第19l 號判決及98年度裁字第2831號裁定為上訴駁回確定在案，則本件據以異議商標1 、2 既己不存在，應無拘束系爭商標註冊之效力，系爭商標自無首揭法條規定之適用。

五、得心證之理由：

㈠查系爭商標係於95年1 月10日申請註冊，於同年9 月19日核准審定，是系爭商標之申請應否准許註冊，應以92年5 月28日修正公布之商標法為斷。

㈡關於原告以附圖2 所示之申請商標，主張系爭商標指定使用之第29、30類商品部分，違反92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第13款規定：

⒈按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」不得註冊，為以92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第13款所明定。而商標重在足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，以保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展（同法第1 條、第5 條規定參照）。是以同法第23條第1 項第13款不准商標註冊，係因該申請商標與他人註冊商標或申請在先之商標圖樣相同或近似，商品或服務同一或類似，而有致相關消費者混淆誤認之虞，本於商標註冊主義及先申請主義之精神，保護他人之註冊商標或申請在先之商標，以確保商標識別商品、服務來源之功能。因此，本款所稱「申請在先之商標」，係指於申請商標核駁審定當時，他人已申請註冊而尚未經被告智慧財產局准許或核駁註冊之商標。至他人已申請註冊、但經核駁註冊審定確定之商標，因該他人已確定未能取得商標權，其商標權自始即不存在，當然無拘束他人商標申請註冊之效力，並無保護其識別商品、服務來源功能之必要，消費者亦無對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞之情事，自非屬本款之「申請在先之商標」。

⒉查原告於本件係以附圖2 所示之申請商標「大長今」作為異議之證據，惟此二商標業經被告智慧財產局審查認為有違商標法第23條第1 項第12款規定，分別以94年8 月17日第287256號及96年4 月27日第299543號審定書為核駁之處分，雖經原告不服，提起訴願，經被告經濟部分別以94年11月30日經訴字第09406141540 號及96年9 月3 日經訴字第09606073810 號訴願決定書駁回訴願。復經臺北高等行政法院95年度訴字第474 號、96年度訴字第3705號判決駁回原告之訴，及最高行政法院98年度判字第191 號判決、98年度裁字第2831號裁定駁回其上訴確定在案，此有前揭審定書、決定書、判決書及裁定書附卷可稽（見異議卷第33至52頁），復為原告所不爭執（見本院卷第12頁）。是本件據以異議之附圖2 所示之申請商標既經核駁審定確定在案，即非92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第13款所稱之「註冊商標或申請在先之商標」，自無從據以主張系爭商標有違該款規定之情形。

㈢關於原告其餘追加主張撤銷系爭商標註冊理由及證據：

⒈按92年5 月28日修正公布之商標法第40條第1 項、第2 項規定：「（第1 項）商標之註冊違反第23條第1 項或第59條第4 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起3 個月內，向商標專責機關提出異議。（第2 項）前項異議，得就註冊商標指定使用之部分商品或服務為之。」第41條第1 項、第3 項規定：「（第1 項）提出異議者，應以異議書載明事實及理由，並附副本。異議書如有提出附屬文件者，副本中應提出。（第3 項）商標專責機關應將第1 項副本連同附屬文件送達商標權人，並限期答辯。」另99年5 月4 日修正發布之商標法施行細則第34條第1 項、第3 項規定：「（第1 項）依本法第40條規定提出異議者，應備具異議書及副本，並檢附相關證據2 份。但商標專責機關認有必要時，得通知異議人檢附身分證明或法人證明文件。（第3 項）異議人於商標註冊公告之日起3 個月內，得變更或追加其主張之事實及理由。」可知商標法係採註冊後公眾審查制度，如對註冊之商標認有違反商標法規定情事者，得於註冊公告之日起3 個月期間內，以異議書載明事實及理由，向被告智慧財產局提出異議。商標法並無異議申請案在異議審定前不得追加新事實證據理由之規定，僅於商標法施行細則第34條第3 項有追加期間之限制。而無從自商標法施行細則第34條第3 項文義表現出其為不變期間（即不得因法院或當事人之意思伸長或縮短之期間）之性質，該追加新事實證據理由之期間應為通常法定期間，此乃為防止異議人無故拖延所設，縱異議人逾期追加，如商標主管機關尚未審定時，仍應就其追加之新事實證據理由為實體上之審酌，不得逕因其追加逾期而為異議不成立之處分。

⒉查系爭商標係於95年11月1 日註冊公告（見異議卷第8 頁），而原告於96年1 月31日提起本件異議時，係以附圖2所示之申請商標為據以異議商標，主張系爭商標指定使用之第29、30類商品部分，有違商標法第23條第1 項第13款規定（見異議卷第11至14頁）。經被告智慧財產局審查後認無上揭規定之適用，而於99年6 月25日為「異議不成立」之處分（即原處分，見本院卷第60頁）。原告於同年7月26日對原處分提起訴願，除仍為上開主張外，並以原告所申請之第93036542、00000000、00000000、00000000、00000000及00000000號「大長今」商標為據以異議商標，且主張系爭商標指定使用之第16、18、24、25、28類等商品有違同條項第13款規定，以及系爭商標指定使用之所有商品（即第16、18、24、25、28、29、30類商品）亦有違同條項第12款規定（見訴願卷第3 至27頁），經被告經濟部以均非原異議主張範疇，既未經原處分機關審酌，非屬原處分範圍，而認非訴願程序所得論究（見本院卷第63頁）。

⒊原處分以原告所提據以異議之事實及理由（即以附圖2 所示之申請商標，主張系爭商標指定使用之第29、30類商品部分，違反92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第13款規定）予以調查審定，原訴願決定以原告前開所提出據以異議之基礎事實相同之範圍內，認定原處分並無違法情事，即屬合法（最高行政法院97年度判字第669 號判決參照）。關於原告追加主張⑴以附圖2 所示之申請商標，主張系爭商標指定使用之第16、18、24、25、28類商品違反同法第23條第1 項第13款規定，⑵以原告所申請之第93036542、00000000、00000000、00000000、00000000及00000000號「大長今」商標，主張系爭商標指定使用之第16、18、24、25、28、29、30類商品違反同法第23條第1項第12款規定等二部分，因原告遲至被告智慧財產局99年6 月25日為原處分後、於同年7 月26日提起訴願時始行提出，已逾異議期間，而屬審定後新主張及證據，既未經被告智慧財產局審酌並作成處分，自不在被告經濟部審究訴願之範疇，故原訴願決定未予論究，於法並無不合。

⒋至智慧財產案件審理法第33條第1 項固規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」惟僅以「同一撤銷理由提出之新證據」為限。查原告先前所提之異議理由為系爭商標指定使用之第29、30類商品，有違反同法第23條第1 項第13款規定之不准註冊情事。觀諸原告之起訴內容（見本院卷第33頁），原告於本件行政訴訟所提主張與訴願內容相同，除關於以附圖2 所示之申請商標，主張系爭商標指定使用之第29、30類商品部分，違反92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第13款規定部分，如前第五㈡項所述外，關於原告以附圖2 所示之申請商標，主張系爭商標指定使用之第16、18、24、25、28類商品違反同法第23條第1 項第13款規定之追加主張，係針對系爭商標之其他指定使用商品（即第16、18、24、25、28類）為之，其基礎事實並非同一。又關於以原告所申請之第93036542、00000000、00000000、00000000、00000000及00000000號「大長今」商標，主張系爭商標指定使用之第16、18、24、25、28、29、30類商品違反同法第23條第1 項第12款規定之追加主張，則針對系爭商標之所有指定使用商品（即第16、18、24、25、28、29、30類）主張有同法第23條第1 項第12款之情形，均非同一撤銷系爭商標註冊之理由，自無前揭規定之適用，本院無從依智慧財產案件審理法第33條第1 項規定予以審酌。

六、綜上所述，系爭商標指定使用之第29、30類商品部分，並無92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第13款所定情形。從而，原處分所為異議不成立之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並依同法第23條第1 項第12款、第13款、第24條第1 項規定撤銷系爭商標，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭