智慧財產法院刑事附帶民事判決

上訴人

高袖雄即發輝車行

被上訴人

發輝環保工程有限公司

被上訴人

兼 上

法定代理人

鍾進發

訴訟代理人

桂齊恆律師

複代理人

廖正多律師

上列當事人間因上訴人違反商標法之附帶民事訴訟案件，上訴人不服臺灣板橋地方法院中華民國99年8 月31日所為第一審附帶民事訴訟判決（99年度智附民字第12號），提起上訴，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、被上訴人起訴主張：被上訴人為經營回收、存放廢棄物、廢棄車輛之業者，並為註冊第1361143 號「發輝及圖」商標之商標權人，上訴人明知該商標係被上訴人享有商標權之商標，仍意圖混淆大眾而牟利，擅自使用如附表所示文字內容之廣告招牌，而於代辦汽機車報廢手續兼回收廢棄汽機車之同一服務即廢棄汽機車回收部分，使用相同於被上訴人之上開註冊商標迄今。爰依民法第184 條及商標法第61條第1 項、第63條第3 項規定，請求上訴人應將上開廣告招牌拆除及禁止再為該等「發輝」文字之使用，暨請求上訴人應給付被上訴人新台幣（下同）200 萬元及自本件刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息，且被告應將所有使用之招牌、文宣、廣告物上標示「發輝報廢車或容易使人發生混淆之相關文字符號」予以拆除並禁止再為使用上開文字，復依商標法第64條規定請求上訴人應將本件刑事附帶民事判決全文以12號字體，字體新細明體，登載於自由時報商業廣告版1 日，並願供擔保請求准予宣告假執行。

二、上訴人抗辯如下：被上訴人就其主張部分，皆未提出相關證據以證其實，並引用於臺灣板橋地方法院99年度智易字第24號刑事案件審理中之供述，辯稱：上訴人所經營之「發輝車行」，係經臺北縣政府核准登記在案之獨資商號，自得以「發輝」名義營業，且上訴人僅以該商號名稱從事報廢汽機車之介紹業務，亦即僅處理中古汽機車之車牌報廢手續，迨車牌報廢手續完成，乃轉介由其他環保工程有限公司處理報廢後之汽機車車體回收事宜，並無於同一服務使用被上訴人之註冊商標之情事云云（參見臺灣板橋地方法院99年度智易字第24號審理卷第25頁、第46頁）。爰請求駁回被上訴人之訴及假執行之聲請，如受不利益之判決，願供擔保請求准予宣告免予假執行。原審即台灣板橋地方法院99年度智附民字第12號為上訴人一部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，並主張如下：上訴人於被上訴人取得系爭商標之商標權前，即已善意使用「發輝」文字於報廢車買賣之廣告，自得依商標法第30條第1 項第3 款之規定免責。又上訴人與被上訴人所從事之服務項目並不相同，上訴人所從事者為「報廢車買賣」，而被上訴人所從事者則為「廢棄汽機車回收」，二者服務之內容並不相同，消費者自無混淆誤認之虞，故上訴人縱使用「發輝」文字，亦因服務項目非屬同一，而不該當商標法第81條第1 款之規定。另上訴人已將發輝車行之商號名稱改為鴻豐車行，原判決仍命上訴人停用「發輝」商標，自屬違誤。另兩造之經營範圍均為大台北地區，原審命上訴人應將刑事附帶民事判決主文登載於全國版，應無必要。為此上訴聲明：1.原判決不利於上訴人之部分廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人第一審之訴駁回。

三、被上訴人上訴抗辯則以：所謂「善意使用」，其英文為「BONA FIDE 」，係指「不知情」、或「不以惡意損害商標權人」為要件。被上訴人係於民國89年5 月6 日即開始使用「發輝」作為商標，「發輝」係被上訴人所創用。上訴人開始營業時係以「聯剩」為名，斯時被上訴人已使用「發輝」多年。其後上訴人基於惡意損害商標權人之權利而將「聯剩」改為「發輝」，並於市場上營業，破壞商標權人之市場信譽。上訴人之行為，係於完全知悉「發輝」係被上訴人之商標，基於惡意損害商標權人之權利而使用，非屬商標法第30條第1 項第3 款規定之善意使用。為此答辯聲明請求駁回上訴。

四、本院之判斷

(一)按附帶民事訴訟之判決，應以刑事訴訟判決所認定之事實為據，刑事訴訟法第500 條前段定有明文。被上訴人主張上訴人明知系爭商標係被上訴人享有商標權之商標，仍意圖混淆大眾，擅自使用如附表所示文字內容之廣告招牌，而於代辦汽機車報廢手續兼回收廢棄汽機車之廢棄汽機車回收部分，使用相同於被上訴人享有商標權之系爭商標之事實，業據本院99年度刑智上易字第93號判決認被告高袖雄係犯商標法第81條第1 項第2 款侵害商標權罪，且判處有期徒刑6 月，得易科罰金，有該案刑事判決書1 份在卷可按，揆諸首開規定，原告主張之上開侵害商標權之事實，應堪認定。

(二)次按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依法負賠償責任之人，請求回復其損害。前項請求之範圍，依民法之規定。刑事訴訟法第487 條第1、2 項定有明文。另按商標法第61條第1 項後段規定，商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。經查本件被告於99年8 月31日經原刑事第一審判決有罪後，竟仍未停止使用其「發輝報廢車」之招牌，此有告訴人於99年11月18日刑事行準備程序時所提照片三紙為證（見本院99年刑智上易第93號卷第63、64頁），且依被告所辯其不再使用之方式，係包括以油漆將「發輝」二字覆蓋，惟查此種方式，如覆蓋不全，仍容易使消費者發生混淆誤認之情形，而有侵害之虞，故上訴人依商標法第61條後段規定，請求被上訴人停止使用系爭商標於所指定之服務上，為有理由。

(三)末按商標法第64條規定，商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。核上開條文係屬信用回復之規定，而信譽被侵害時，固得請求為回復信譽之適當處分，然所謂適當之處分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要者而言（司法院釋字第656 號參照）。故商標法第64條僅規定商標權人得請求登報，但法院仍得審酌個案情節判斷是否必要（智慧財產法院98年民商上字第10號、最高法院99年台上字第1259號民事判決參照）。經查證人劉冠華於本件附帶民事訴訟準備程序中陳稱「（被上訴人複代廖律師問：妳有接到過不是屬於發輝環保工程有限公司的客戶申訴這類型的電話嗎？）有。」、「（被上訴人複代廖律師問：這類型的電話內容大致說明一下？）民眾會打來問說回收車輛的價錢，那你們不是跟監理站外面說得價錢不一樣，說你們不是有招牌掛在監理站外面嗎，要不然就是外面會有廣告車，我們會說那不是我們的。」、「（被上訴人複代廖律師問：有沒有客戶陳述說打去高袖雄留的電話號碼，客戶就以為是發輝環保工程有限公司的電話，然後高袖雄是怎麼回給他的？）是沒有，可是一般民眾會說我們監理站刊登的廣告不一樣，說我們廣告不實，可是不是我們刊登的廣告。」、「（被上訴人複代廖律師問：妳接到有這樣情形電話的次數有多少？）一開始差不多兩、三天會接到，現在差不多一個禮拜接到一次。」（見本院卷第47頁）。又證人蔡佳雯於亦於本件附帶民事訴訟準備程序中陳稱「（被上訴人複代廖律師問：妳有接到過不是屬於發輝環保工程有限公司的客戶申訴這類型的電話嗎？）沒有，我是直接面對民眾。」、「（被上訴人複代廖律師問：請將內容大致說明一下？）民眾都會先來罵一下，說巷子口與監理站的都叫『發輝』，為什麼辦成這個樣子，民眾就一直認為我們是同一間，我還要解釋不是同一間，電話號碼也不同，民眾會認為巷子口就是我們的公司。」、「（被上訴人複代廖律師問：有沒有客戶陳述說打去高袖雄留的電話號碼，而高袖雄是怎麼回給他的？）民眾說你們不是同一間嗎，為什麼電話號碼不同，這兩間到底是什麼情況，後來變成我們在處理他們的事情，因為我們在監理所有回收櫃台，就變成我們在處理他們沒有處理完的事情，民眾以為我們是同一家。」、「（被上訴人複代廖律師答問：妳接到有這樣情形客訴的次數有多少？）我一星期上班兩次，之前幾乎每天都有，上星期還有一件，也是廢車回收的。」（見本院卷第49頁），足證確有消費者因此受混淆而產生誤認，致被上訴人信譽受損，則被上訴人請求上訴人登報以回復其信譽，自有其必要，本院審酌上訴人與被上訴人曾有合作關係，上訴人於業務關係終止後使用系爭商標之行為，如上所述，已顯然侵害被上訴人之信譽，且依上訴人之使用方式，尚有以廣播之方式為之，其廣告範圍已不僅限於上訴人所辯稱之大台北地區，況上訴人亦不能證明被上訴人之營業範圍僅限於大台北地區，故本院認原審判決命上訴人應負擔費用將本件刑事附帶民事判決全文以5 號字體登載於自由時報全國版商業廣告版1 日部分，應屬適當。

五、綜上所述，被上訴人依刑事訴訟法第487 條、商標法第61條第1 項、第64條之規定，請求被上訴人停止使用系爭商標於所指定之服務上，以及上訴人應負擔費用將刑事附帶民事判決全文以5 號字體登載於自由時報全國版商業廣告版壹日之部分，為有理由，應予准許。原審就此部分為上訴人敗訴之判決，並無違誤，上訴論旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由。

六、兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、第27條第2 項、刑事訴訟法第490 條、第368 條，判決如主文。

智慧財產法院第二庭