智慧財產法院民事判決

上訴人

法商安萬特醫藥公司（AVENTIS PHARMA S.A）

法定代理人

Robert DeBerardine

訴訟代理人

范纈齡律師

訴訟代理人

馮達發律師

訴訟代理人

焦子奇律師

被上訴人

臺灣東洋藥品工業股份有限公司

法定代理人

林榮錦

訴訟代理人

范曉玲律師

訴訟代理人

呂紹凡律師

訴訟代理人

沈宗原律師

參加人

經濟部智慧財產局

法定代理人

王美花

訴訟代理人

張榮興

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國100 年8 月5 日臺灣臺北地方法院第一審判決提起上訴，本院於101 年12月6 日言詞辯論終結，判決如下

主文

事實及理由

壹、程序方面：上訴人之法定代理人0000000 Merlier 退休後，由乙○○○○○○○○○○○○○○○○ 接任，經上訴人於100 年8 月11日依民事訴訟法第175 條之規定，具狀聲明承受訴訟，並提出委任狀附卷（見本院卷一第19頁背面、第26至29頁），經核無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、上訴人主張略以：

㈠上訴人為中華民國第76742 號「含有在0000活性劑中之紫杉烷衍生物及預防稀釋時膠凝之添加劑之二組份注射用組合物」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間至民國102 年11月29日止，與docetaxel （多烯紫杉醇）之抗癌成分有關，docetaxel 屬類紫杉（taxoid），係由紫杉植物之再生針葉生物質量中萃取的前驅物經過半合成來製備，其特性難溶於水，不易使用於人體。故系爭專利提供一種二組份式的製劑應用方式，一組份含有docetaxel 成分（在0000活性劑中）之製劑與另一組份含有添加劑（如酒精）（在水溶液中）之輔助溶劑，在使用前將兩組份混合再行稀釋以成為灌注溶液，即可成為注射劑型應用於人體，而將之作為抗癌藥物，解決其如何使用於人體之問題。上訴人取得系爭專利後，即透過上訴人在臺之子公司000000安萬特股份有限公司，向行政院000000申請藥品查驗登記，於市場上推出「剋0000注射劑（00000000 000000trate and Solvent for So-lution for Injection）」（衛署藥輸字第000000號），並以「00000000R 」為商品名稱行銷，專用於治療乳癌、非小細胞肺癌、前列腺癌。該商品為docetaxel 三水合物（doc-etaxel trihydrate ），作為其活性藥理成分（Active Ph-armaceutical Ingredient ；API ）。目前市場上將剋0000注射劑即00000000R 認作docetaxel 或API docetaxel 三水合物之同義詞，醫療文獻中亦多將docetaxel 與00000000R二者混用。被上訴人明知現行市面上唯一含docetaxel 成分抗癌藥物即為上訴人之剋0000注射劑，亦知上訴人系爭專利之存在，卻以學名藥docetaxel 查驗登記程序，向行政院衛生署申請「0000注射劑（T000n Injection ）」（含docet-axel成分抗癌藥物之學名藥，下稱系爭產品）查驗登記。被上訴人原申請之0000注射劑（T000n Injection ）為docet-axel之兩瓶裝，並於95年3 月14日取得製造許可證（衛署藥製字000000號），嗣後提出變更，將0000注射劑（T000nInjection ）變更為三瓶裝（衛署藥製字000000號），同時亦已備妥仿單。96年4 月12日，被上訴人在玉山科技協會主辦的生物科技論壇所提出之公司簡介中明述「2006 Gemmis,T000n （Oncology）launched」、「New indication deve-lopment of anticancer drugs..T000n launched 」，更於96年10月底取得000000000000局（下稱健保局）之藥價核定而得為健保用藥。經上訴人請0000大學藥學系教授李0000博士鑑定，得知被上訴人之0000注射劑已落入上訴人系爭專利之申請專利範圍第1 項、第2 項、第3 項、第4 項及第6 項。被上訴人未經上訴人同意，製造、販賣0000注射劑，侵害上訴人系爭專利，上訴人依專利法第56條第1 項、第84條第1 項規定，請求排除及防止被上訴人侵害專利權之行為，並依專利法第84條及85條規定，請求損害賠償新臺幣（下同）1,000 萬元。

㈡原判決認定錯誤，述明如下：

⒈原判決理由第3 點略以：惟由說明書所揭示之內容，僅能獲知第一組份（含有40毫克／毫升之紫杉帖聚山梨醇酯80溶液）與第二組份（含有不同種類或比例的添加劑之水性溶液）混合，人工攪拌後，可完全溶解。對於系爭專利所欲解決之問題，以添加劑抑制或破壞以水性灌注基質稀釋該中間體溶液（含有40毫克／毫升之紫杉帖聚山梨醇酯80溶液）時，該0000活性劑與水所產生的膠凝層，說明書並未提出相關說明及實施例驗證其所製得之組合物是否確具預期功效；進而認定「此屬達成目的所採之技術手段部分欠缺，且整體上不可能達成所預期之目的者，依系爭專利審定時之審查基準，屬未完成之發明，故系爭專利不具產業利用性。」，違反83年1 月21日修正公布之專利法（下稱審定時專利法）第20條第1 項規定云云。惟系爭專利說明書第6 頁明載：其係為解決前案（即法國專利申請案第91,08527號）所製備之紫杉烷衍生物溶液，加入水性灌注液後，水與0000活性劑會形成膠凝層之問題。故系爭專利發明即在「藉由添加劑與0000活性劑之適當比例，以防止形成凝膠層」，以利紫杉烷衍生物溶液溶於水性灌注液。又第二組份用以稀釋之「水」，可創造類似水性灌注液之環境，其單獨與第一組份即「紫杉烷衍生物溶液」混合時，會產生膠凝層，故而藉第二組份之「添加劑」抑制或破壞之。從而，第一組份與第二組份混合後不存在膠凝層。該混合溶液與水性灌注液混合時，亦即藉由更大量的「水」稀釋之，自然不會產生膠凝層，此為熟知此項技術者所顯而易知。該無膠凝層之混合溶液與水性灌注液混合當然不會產生膠凝層既為熟知此項技術者所顯而易知者，自無須贅文提供實施例於系爭專利說明書之必要。系爭專利既已教示第一組份與第二組份混合後不存在膠凝層，對於熟悉此項技術者，此形同揭示兩組份混合後之溶液與水性灌注液混合，亦不會生成膠凝層甚明。是以，原判決認定第742 號專利違反審定時專利法第20條第1 項云云，顯有違誤。

⒉原判決理由第4 點略以：「惟有關0000活性劑與添加劑的特定重量關係，雖然申請專利範圍第1 項界定為『分子量低於200 之有機化合物或氯化鈉等添加劑之水溶液，其較該0000活性劑重量大6%之濃度…』，但由說明書揭示之內容，並無法得知系爭專利如何設定該添加劑之水溶液的用量需較該0000活性劑重量大6%之濃度。故就不同分子量的有機化合物而言，相對於同一種0000活性劑，則其用量有何差異，在何種條件下才能達成系爭專利的發明功效等，此對習於該項技藝者而言，勢必經過無數次嘗試錯誤試驗，才能得到最合適的添加量以達到預期功效。」，進而認定系爭專利違反審定時專利法第71條第3 款規定云云。惟按「…發明專利權範圍，固以說明書所載之專利申請範圍為準，惟如內容有不明時，得審酌說明書及圖式。又申請專利文件原則以中文為主，然如中文意義有爭議時，仍得參酌原來外文意義以定之…」（最高行政法院93年度判字第921 號判決意旨參照）；而系爭專利申請專利範圍第1項「…及(2) 分子量低於200 之有機化合物或氯化鈉等添加劑之水溶液，其較該0000活性劑重量大6%之濃度…」，清楚意指「添加劑與0000活性劑之重量百分比，大於6%」，其公告之原來外文申請專利範圍第1 項記載「…(2 anaqueous solution of an additive, which is an orga-nic compound having a molecular weight less than200 or sodium chloride, of a 000000tration greaterthan 6% of the weight of the surface active agent…」，系爭專利申請專利範圍第1 項所謂「其較該0000活性劑重量大6%之濃度」，係指添加劑之重量與0000活性劑之重量比例大於6%，亦即添加劑與0000活性劑之重量百分比，大於6%。被上訴人所提出之財團法人臺灣00000000發展研究院出具鑑定報告亦認定「…此外添加劑重量比上該0000活性劑重量大於6%」，並進而解析被上訴人系爭產品而謂「首先無水乙醇的重量（添加劑之重量）比上吐溫重量（0000活性劑之重量）為39% …」，被上訴人既為熟悉系爭專利所屬技術領域者，亦認前開解析並無違誤，並進而提出該鑑定報告。由此足證，熟悉系爭專利所屬技術領域者均能清楚認知，系爭專利申請專利範圍第1 項所謂「其較該0000活性劑重量大6%之濃度」，意指「添加劑與界面活性劑之重量百分比，大於6%」，殆無疑義。系爭專利說明書實例5 至17均已具體揭示添加劑與0000活性劑之用量及比例，原判決理由謂「但由說明書揭示之內容，並無法得知系爭專利如何設定該添加劑之水溶液的用量需較該0000活性劑重量大6%之濃度」，顯非事實。

⒊原判決理由第(3) 點略以：「有關0000活性劑與添加劑的特定重量關係，系爭專利雖於說明書有所記載，但其內容卻各有差異，如說明書第7 頁『…添加劑之用量視添加劑之性質而定；其相對於0000活性劑之重量大於6%，較佳者，諸如甘油，葡萄糖或山梨糖醇等之聚醇類添加劑相對於0000活性劑之重量大於15% 等…』，依文義解釋應為添加劑之用量相對於0000活性劑之重量大於6%；但在實施例5至12則為添加劑與吐恩80（0000活性劑）之重量比例（重量% ）；至申請專利範圍第1 項又界定為『分子量低於200 之有機化合物或氯化鈉等添加劑之水溶液，其較該0000活性劑重量大6%之濃度…』，此可解讀為添加劑水溶液的重量較0000活性劑重量大6%之濃度。經比對上述三者文義內容，針對同一技術特徵，系爭專利說明書就有三種不同定義，此對習於該項技藝者而言，顯無法經由發明說明書之記載內容而得知何者才為實施系爭專利的真實方法者，而有83年專利法第71條第4 款之適用。」云云。惟對於添加劑與0000活性劑之特定重量關係，系爭專利說明書第7頁、實例5 至12與申請專利範圍第1 項並無不相同，即「添加劑與0000活性劑之重量百分比，大於6%」。故而原判決認定系爭專利對於添加劑與0000活性劑之特定重量關係有三種不同定義，進而認定系爭專利違反審定時專利法第71條第4 款云云，自屬違法。

⒋另審定時專利法第71條第4 款係規定「說明書之記載非發明之真實方法者，專利專責機關應撤銷其發明專利權。」依其文義可知，「非發明之真實方法者」係指該說明書之記載虛偽不實者。原判決所謂「針對同一技術特徵，系爭專利說明書就有三種不同定義」，充其量僅涉及文義解釋，與「非發明之真實方法者」無涉。是以原判決認定系爭專利有審定時專利法第71條第4 款規定之適用云云，自是適用法規不當之不法。

㈢系爭專利說明書第5 頁載「紫杉烷衍生物濃度較佳者是80毫克」之理由：

⒈第742 號專利說明書明載：「乙醇係溶解式(I) 紫杉烷衍生物之最佳藥學溶劑」，為達成療效，紫杉烷衍生物必須達到一定濃度，於法國專利申請案91,08527號之前，係使用含有高比例乙醇（50% ）之溶劑，以溶解紫杉烷衍生物。惟使用含有高比例乙醇之溶劑以配製紫杉烷衍生物溶液，並施用病人時，會造成病患乙醇中毒，為解決前開問題，上訴人獲得法國專利申請案第91,08527號之發明，可實質地降低乙醇濃度，甚至是完全移除乙醇，以避免病患乙醇中毒。析言之，法國專利申請案第91,08527號係使用界面活性劑溶解紫杉烷衍生物，此為當時業界重大突破。

⒉使用含有高比例乙醇之溶劑時，會造成病患乙醇中毒。故在配製紫杉烷衍生物濃度時，乙醇比例反而是越低越好。是以，在考量藥效及避免乙醇中毒之情況下，依法國專利申請案第91,08527號所製得之紫杉烷衍生物溶液，雖然紫杉烷衍生物濃度可高達200 毫克/ 毫升（此時含有之乙醇比例較高），但較佳者為80毫克/ 毫升（此時乙醇之比例較之紫杉烷衍生物濃度高達200 毫克/ 毫升時之比例為佳）。

⒊系爭專利說明書第5 頁倒數第3 段所載，即反映前開事實及考量，亦即「該低乙醇含量之母液較佳者含有低於5%之乙醇，更佳者低於2%之乙醇。該溶液穩定，且每毫升0000活性劑可含有高達200 毫克之活性成分，較佳者高達80毫克。」等語。

二、被上訴人抗辯略以：

㈠上訴人之上訴聲明第2 項仍未具體明確，甚至有變相延長其已過期之專利之虞，不應准許：

⒈上訴人上訴聲明第2 項「被上訴人不得自行或委請他人製造…『0000注射劑』（T000n Injection ）（衛署藥製字000000號）抗癌製劑」，其中「衛署藥製字000000號」，係000000核發之藥品許可證，藥廠於取得藥證後，或有依實際情況而變更登記事項之必要，但仍沿用同一藥證及其字號之情事，此參「藥品查驗登記審查準則」第45條以下有關「登記事項之變更」即知（被上訴人原審附件11），而系爭專利僅為特定之「二組份」劑型專利，其申請專利範圍能否涵蓋同一藥證字號下無論有無變更、變更前後之所有藥品，實有重大疑問，此亦為被上訴人於原審自始所質疑，是上訴人上訴聲明第2 項加上藥證字號等用語，顯有無法特定之不合法，更遠逾其權利範圍，而與民事訴訟法第244 條第1 項之規定不符，不應准許。

⒉上訴人亦自承「衛署藥製字000000號」係經過變更登記事項之程序，換言之，此同一藥證中至少包括「兩瓶裝」及「三瓶裝」等劑型迥然不同之產品，足見同一藥證下確實可能有「二組份」及「三組份」等不同劑型之存在。事實上，系爭專利申請範圍僅限於「二組份」之特定劑型，顯不及於「二組份」以外之其他劑型類別，是上訴人以上訴聲明第2 項為不特定之請求，顯欲以此妨礙被上訴人相同藥證但不侵權之其他產品，企圖干擾市場秩序。

⒊上訴人上訴聲明第2 項應以專利權人依法享有之排他權能為限，而不應超出其申請專利範圍。上訴聲明第2 項至多僅應為「被上訴人不得自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國76742號發明專利之二組份『0000注射劑』（T000n Injection）抗癌製劑」注射用組合物」，以避免日後原告不當干擾被上訴人之產銷活動。

㈡系爭專利違反審定時專利法第20條第1 項：

⒈系爭專利所欲克服之問題為「稀釋該中間體溶液時，該界面活性劑與水產生膠凝層」，惟綜觀系爭專利之全部17個實施例以及說明書內容，竟無任何有關避免稀釋中間體溶液時產生膠凝層之記載，因此，就系爭專利所欲解決之重要課題，熟習該項技術者實無法根據說明之教示而瞭解其內容並據以實施，其不具備「據以實施」之要件至明。

⒉系爭專利對於添加劑水溶液與0000活性劑之含量比例，亦僅在系爭專利說明書第7 頁第2 行籠統提及「其相對於界面活性劑之重量大於6%」，卻完全未說明該項含量比例究竟如何得悉，就此，實難謂系爭專利說明書已載明技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。

㈢系爭專利說明書確未載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難，而違反審定時專利法第71條第3 款之規定，應予撤銷：

⒈針對添加劑水溶液與0000活性劑之含量比例，系爭專利申請專利範圍第1項雖界定為「分子量低於200之有機化合物或氯化鈉等添加劑之水溶液，其較該0000活性劑重量大6%之濃度…」，遍查系爭專利說明書之內容，亦僅於系專利說明書第7 頁第2 行籠統提及「其相對於0000活性劑之重量大於6%」，卻完全未說明「6%」從何而來？意義何在？尤有甚者，系爭專利說明書更進一步記載「添加劑之用量視添加劑之性質而定；其相對於0000活性劑之重量大於6%，較佳者，諸如甘油、葡萄糖或山梨糖醇等之聚醇類添加劑相對於0000活性劑之重量大於15% 」（詳系爭專利說明書第7 頁），換言之，上訴人亦不否認相對於同一0000活性劑，可能因添加劑之不同而有「重量大於6%」及「重量大於15% 」之區別，詎系爭專利說明書卻完全未教示在何種條件下應採取「重量大於6%」，何種條件下應採取「重量大於15% 」之方式，始能達成系爭專利說明書之效用。準此，系爭專利說明書顯未載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者，而有違審定時專利法第71條第3 款之事由。

⒉此外，系爭專利所欲克服之問題為「稀釋該中間體溶液時，該0000活性劑與水產生膠凝層」（詳系爭專利說明書第6 頁第10至11行），惟系爭專利之全部17個實施例，竟僅針對組份⑴0000活性劑以及組份⑵添加劑混合時是否產生膠凝而為教示，而完全未揭示如何可抑制或破壞⑴及⑵混合後之中間體溶液稀釋於水性灌注基質時膠凝層之形成，此亦為上訴人所不否認。基此，系爭專利對於其所欲解決之重要課題，竟未教示實施之必要事項，使熟習該項技術者之實施為不可能或困難，自與前揭審定時專利法第71條第3 款之規定有違，而有應撤銷其發明專利權之事由。

㈣系爭專利說明書之記載非發明之真實方法，違反審定時專利法第71條第4 款之規定，而有應撤銷之事由：

⒈對於系爭專利申請專利範圍第1 項「其較該0000活性劑重量大6%之濃度」之解釋，於同一份專利說明書內即至少有3 種不同定義，是系爭專利說明書對於系爭專利申請專利範圍第1 項「其較該0000活性劑重量大6%之濃度」之解釋顯有前後矛盾不一，而屬審定時專利法第71條第4 款「說明書之記載非發明之真實方法者」之情事。

⒉尤有甚者，系爭專利申請專利範圍第1 項業已明確記載「其較該0000活性劑重量大6%之濃度」，亦即「（添加劑水溶液之重量- 0000活性劑之重量）÷0000活性劑之重量×100%＞6%」，已如前述，惟上訴人卻於原審自承系爭專利說明書實施例5-12之添加劑水溶液較該0000活性劑重量大0%（即未大於6%），足證系爭專利說明書之記載顯非發明之真實方法，且完全無法支持所請求之範圍，已違反前揭審定時專利法第71條第4 款之規定。

⒊此外，系爭專利說明書雖記載「相對於0000活性劑之重量大於6%，較佳者，諸如甘油、葡萄糖或山梨糖醇等之聚醇類添加劑相對於0000活性劑之重量大於15% 」（詳系爭專利說明書第7 頁），惟系爭專利說明書完全未揭示「6%」或「15% 」之意義何在，換言之，系爭專利完全未敘明何以「其較該0000活性劑重量大5%之濃度」、「大4%之濃度」、「大3%之濃度」、「大2%之濃度」或其他比例之濃度，即不可抑制或破壞組份⑴及⑵與水性灌注基質混合時膠凝層之形成？從而，系爭專利說明書中「6%」或「15% 」之記載並非發明之技術特徵，違反審定時專利法第71條第4 款之規定，而有應撤銷之事由。

㈤系爭專利說明書所載內容除有違反審定時專利法第20條第1項、第71條第3 項及第71條第4 項之規定外，系爭專利之申請專利範圍並有違反審定時專利法第20條第1 項第1 款新穎性及第20條第2 項進步性之規定：

⒈系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵業已被原審被證6 號所揭示，而不具新穎性。

⒉系爭專利申請專利範圍第2 至7 項業已被原審被證6 號所揭示，而不具新穎性。

⒊退步言之，縱認系爭專利申請專利範圍與原審被證6 號有些微之差異，惟該差異並未超出可預期之技術範圍，而為熟悉此技術人士運用申請前原審被證8 至11號擇其一與原審被證6 號或被證7 號之技術組合所輕易完成，因而不具進步性。

㈥上訴人明知其「化合物」之專利已經過期，卻另以「劑型」變相延長其已過期之專利，並藉此一再騷擾被上訴人之營運。系爭「三組份」產品不符合全要件原則，此亦為原審囑託0000大學之鑑定報告所肯認，是系爭產品不可能構成侵權，亦無分別探究文義侵害及均等侵害之必要。縱認本件仍有全要件原則之適用（被上訴人否認之），系爭產品並未落入系爭申請專利範圍第1 項之文義範圍內，且上開未落入部分亦未構成均等侵害。

㈦被上訴人主觀上欠缺故意過失，客觀上系爭產品亦未落入系爭專利範圍內，是被上訴人並未侵害系爭專利，從而本院自亦無庸審酌損害賠償之範圍。又依「行政院000000000000000000局」函覆之申報金額扣除被上訴人生產、製造、行銷等相關成本及必要費用後，上訴人至多僅能主張4,290,127 元之損害賠償，且上訴人除以本案主張系爭產品侵害上訴人之專利權，並請求損害賠償外，就被上訴人「相同產品」尚另以其他專利權提起民事侵權損害賠償訴訟，刻正由本院99年度民專上字第78號審理中。本件與他案間既均就被上訴人「相同產品」之請求，如被上訴人確造成上訴人受有損害（被上訴人否認之），則上訴人所受之損害顯屬同一，是本件與他案間顯存有重複請求之問題，上訴人自應再扣除他案所獲之賠償數額等語。

三、參加人未為聲明，亦未陳述理由（見本院卷三第200 至201頁）。

四、原審經審酌兩造所提出之攻擊防禦方法後，認系爭專利違反審定時專利法第20條第1 項不具產業利用性、系爭專利說明書所載內容違反審定時專利法第71條第3 款、第4 款規定，具有應撤銷之原因，上訴人起訴為無理由，而予駁回。上訴人不服，提起上訴，其上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人不得自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「0000注射劑」（T000n Injection ）（衛署藥製字000000號）抗癌製劑。㈢被上訴人應給付上訴人1 千萬元及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。㈣願以現金或等值存單或保證書供擔保，請准宣告假執行。㈤第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明為：㈠上訴駁回。㈡訴訟費用由上訴人負擔。㈢若受不利判決，被上訴人願供擔保，請准免為假執行。

五、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，堪信為真實：

㈠上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間至102 年11月29日止。

㈡被上訴人於95年3月14日取得系爭產品0000注射劑（T000nInjection ）為docetaxel 兩瓶裝之製造許可（衛署藥製字000000號），嗣後0000注射劑（T000n Injection ）變更為三瓶裝，並取得製造許可（衛署藥製字000000號）。

㈢被上訴人為中華民國第I321471 號發明專利「含多烯紫杉醇化合物之三組份注射劑及其配製方法」之專利權人。

六、本院判斷如下：

㈠按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、專利法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件系爭專利於82年11月30日申請專利，於85年3 月1 日審定准予專利，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之83年1 月21日修正公布之專利法為斷。

㈡上訴人雖主張被上訴人製造、銷售之系爭產品侵害系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 項，系爭產品落入系爭專利文義範圍，並提出鑑定報告為據（見原審卷一第97頁）。惟按審定時專利法第20條規定：「（第1 項）凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起6 個月內申請專利者，不在此限。有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起6 個月內申請專利者，不在此限。（第2 項）發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」，如有上開事由存在，構成發明專利權撤銷之事由，而此為本件上訴人得否對被上訴人求償之前提條件。被上訴人否認系爭專利具有專利性，並以前揭情詞置辯，其既就上訴人取得之系爭專利權應否撤銷存有爭議，本院依前開規定，就被上訴人主張及抗辯有無理由，應自為判斷。

㈢系爭專利之技術內容：

⒈系爭專利係有關可用於製備灌注溶液之新穎類紫杉基底組合物，其係由該等衍生物在0000活性劑中之溶液所組成，含有抑制0000活性劑與水產生凝膠層之添加劑，有系爭專利說明書中文發明摘要附卷可稽（見原審卷一第19頁）。

⒉系爭專利公告本之申請專利範圍如下：第１項：一種二組份注射用組合物，其含有⑴含可達200毫克／毫升在聚山梨醇酯，環氧化物酯－醚或脂肪酸甘油酯等0000活性劑中之紫杉烷衍生物之混合物，及⑵分子量低於200 之有機化合物或氯化納等添加劑之水溶液，其較該0000活性劑重量大6%之濃度可抑制或破壞組份⑴及⑵與水性灌注基質混合時膠凝層之形成。（即：二組份注射用組合物＝〔紫杉烷衍生物（於0000活性劑中）〕＋〔添加劑（於水溶液中）〕）。第2 項：根據申請專利範圍第1 項之組合物，其中該添加劑係含羥基或胺基之有機化合物。第3 項：根據申請專利範圍第1 項之組合物，其中該添加劑係葡萄糖，甘油，山梨糖醇，甘露糖醇，甘胺酸，聚乙二醇，丙二醇，芐醇或乙醇。第4 項：根據申請專利範圍第1 項之組合物，其中該紫杉烷衍生物具下式（見本判決附件1 ）：其中R 代表氫或乙醯基，而R2代表第三丁氧羰胺基或芐醯胺基。第5 項：根據申請專利範圍第4 項之組合物，其中R 代表乙醯基，而R1代表芐醯胺基。第６項：根據申請專利範圍第4 項之組合物，其中R 代表氫，而R1代表第三丁氧羰胺基。第7 項：根據申請專利範圍第1 至6 項中任一項之組合物，其中該添加劑之重量較該0000活性劑之重量大15% 。

㈣系爭產品之技術內容：被上訴人之系爭產品為所製之0000注射劑（T000n Injection ，衛署藥製字第000000號），為單劑量注射劑，其適應症為乳癌、非小細胞癌、前列腺癌等（見原證10-1、10-2、11，原審卷一第48至59頁）。

㈤ 被上訴人主張專利無效所提出之證據內容：

⒈被證6：

⑴被證6為美國專利第4,814,470號「Taxol Derivatives,Their Preparation and Pharmaceutical CompositionContaining Them 」（紫杉醇衍生物、其製備及包含等之醫藥組合物）專利案，公開日為西元1989年3 月21日，早於系爭專利之申請日（82年11月30日），為系爭專利之先前技術。

⑵被證6 實施例揭示一種含紫杉醇衍生物之醫藥組合物，係由40毫克化學式I 之紫杉醇衍生物（相當系爭專利請求項4 之化學式中，R 為氫、R1為第三丁氧羰胺基之化合物）溶於Emulphor EL 620（1毫升）與乙醇（1 毫升）中，再以生理食鹽水（18毫升）稀釋所製得者，該組合物可被導入用於靜脈注射之水性灌注液（生理食鹽水）中（見被證6 第10欄第5 至11行，原審卷二第275 至285 頁）。

⒉被證7：

⑴被證7 為法國專利申請案第91,08527號「NOUVELLES COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES A BASE DE DERIVES DELA　CLASSE DES TAXANES」（以紫杉醇類衍生物為基礎之新穎組合物）專利案，公開日為1983年1 月15日，早於系爭專利之申請日（82年11月30日），故可作為系爭專利之先前技術（見原審卷二第286頁）。

⑵被證7 揭示二種紫杉烷衍生物溶液的製備方法，以降低0000活性劑及乙醇的使用量。

⒊被證8：

⑴被證8 為美國專利第4,448,981號「Lower Alkyl Glycosides to Reduce Viscosity in Aqueous Liquid Det-ergents 」（用以減少水溶性液體清潔劑的溶度之低級烷基糖）專利案，公開日為1984年12月18日，早於系爭利申請日（82年11月30日），可做為系爭專利之先前技術（見原審卷二第300 頁）。

⑵被證8 係揭示在清潔劑工業中常用之助水溶物，可用於減少黏度以及避免/ 預防相之分離，而最常使用之助水溶物即為乙醇。

⒋被證9：

⑴被證9 論文名稱「The Formulation of Non-Built Heavy-Duty Liquids,Part I(A)：The Effect of Hydrot-Properties on Physical Properties （Viscosity ）」（非增稠型重垢液體之調配：第一部(A) 助水溶物對物理性質(黏度)之影響），刊載於「Soap CosmeticsChemical Specialties」期刊，公開日為1979年11月，早於系專利申請日（82年11月30日），可做為系爭專利之先前技術（見原審卷二第305 頁）。

⑵被證9 號揭示乙醇- 水混合物有助於有效地調整液體清潔劑之膠凝傾向。

⒌被證10：

⑴被證10為美國專利第4,092,273號「Liquid Detergentof Controlled Viscosity 」（控制黏度之液體清潔劑）專利案，公開日為1978年5 月30日，早於系專利申請日（82年11月30日），可做為系爭專利之先前技術（見原審卷二第311 頁）。

⑵被證10係揭示有關將低烷醇添加到清潔劑以避免膠凝現象之技術內容。

⒍被證11：

⑴被證11係美國專利第4,221,691 號「Method of Hydro-lyzing Chlorosilanes」（水解氯矽烷之方法），公開日1980年9 月9 日早於系爭專利之申請日（82年11月30日），故可做為系爭專利之先前技術（見原審卷二第322 頁）。

⑵被證11號主要揭示水及部分可溶的醇之兩相混合物，可避免膠凝的形成之技術內容。

㈥申請專利範圍解釋：

⒈按依專利侵害鑑定要點，鑑定流程分兩階段，首先應解釋申請專利範圍，再進行比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象。次按「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」，為審定時專利法第56條第3 項所明定。對於申請專利範圍之解讀，應將據以主張權利之該項申請專利範圍文字，完全列述，不可將摘要之內容讀入，亦不可將任何部分之內容予以移除。如有含混或未臻明確之用語，可參酌發明說明、圖式，以求其所屬技術領域中具有通常知識者得以理解及認定之意涵；而解釋申請專利範圍，得參酌「內部證據」與「外部證據」，前者係指請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案；後者指內部證據以外之其他證據，例如創作人之其他論文著作、其他專利，相關前案（如追加案之母案、主張優先權之前案），專家證人之見解，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點、權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等。關於內部證據與外部證據之適用順序，係先使用內部證據解釋申請專利範圍，如足使申請專利範圍清楚明確，即無考慮外部證據之必要。倘內部證據有所不足，始以外部證據加以解釋。

⒉「組份」及「二組份」之解釋：

⑴上訴人主張：「組份」應解釋為在第一組份及第二組份與水性灌注基質混合之前，得共同儲置以符合系爭專利之發明目的者；「二組份」解釋，指系爭專利之二個部分，第一部分即「紫杉烷衍生物與0000活性劑之混合物」為一組份：第二組份即「添加劑水溶液」為另一組份等語（見本院卷二第167 頁）。

⑵被上訴人辯稱：上訴人之系爭專利申請曾由經濟部中央000000專利審定駁回（見被證13，原審卷二第336 頁），後為與先前技術有所區隔，特別將申請專利範圍從「一種注射用組合物」限縮為「一種『二組份』注射用組合物」，始得以取得專利，故「組份」及「二組份」之解釋，於確定系爭專利有效性及判斷本件侵權，至為重要；又依據系爭專利說明書第7 頁第2 段載：「類紫杉在0000活性劑中之溶液及稀釋添加劑之水性溶液較佳者係裝於安碚瓶及雙隔容器中，該雙隔容器可在要注入灌注袋使用前使兩溶液混合」及實施例1 所載實驗步驟，依「雙隔容器」對應外文說明書為「double-compartment」，而參照韋氏字典解釋，認「組份」應指「儲存於具有空間上分離單元之內容物」等語（見本院卷二第116 頁以下）。

⑶查系爭專利申請專利範圍第1 項內容為「一種二組份注射用組合物，其含有(1) 含可達200 毫克／毫升在聚山梨醇酯，環氧化物酯－醚或脂肪酸甘油酯等0000活性劑中之紫杉烷衍生物之混合物，及(2) 分子量低於200 之有機化合物或氯化納等添加劑之水溶液，其較該0000活性劑重量大6%之濃度可抑制或破壞組份(1) 及(2) 與水性灌注基質混合時膠凝層之形成。」，故由字面意義，該二組份指「(1) 含可達200 毫克／毫升在聚山梨醇酯，環氧化物酯－醚或脂肪酸甘油酯等0000活性劑中之紫杉烷衍生物之混合物」及「(2) 分子量低於200 之有機化合物或氯化納等添加劑之水溶液，其較該0000活性劑重量大6%之濃度」二種成分。次查系爭專利說明書第6頁第7 行以下記載：「本發明因此提供一種介於紫杉烷衍生物在0000活性劑中之溶液之中間體溶液，其係呈水溶液態，其亦含有可接著，利於該中間體溶液溶於灌注溶液中之添加劑…」，足見系爭專利發明目的係為提供一種中間體溶液，該中間體溶液含有「於0000活性劑中之紫杉烷衍生物」及「添加劑水溶液」，且呈水溶液狀態，當水性灌注液與該中間體溶液混合時，因該「添加劑」之存在，可避免0000活性劑與水產生膠凝層，是系爭專利申請專利範圍第1 項之二組份注射用組合物即為形成該中間體溶液。又由系爭專利於83年10月26日再審查理由書第3 頁第13至14行記載「本發明與法國專利申請案91,08527號之差別在於組合物另含有一種防止膠凝之添加劑…」觀之，系爭專利有別於先前技術而取得專利之技術特徵係在於含有特定添加劑，以達成防止0000活性劑與水混合時產生膠凝層之目的。

⑷系爭專利所請注射用組合物，僅須包含有組份(1) 與組份(2) 即可達成該目的，是「組份」應為其字面意義，即構成該組合物之成分，其文義範圍涵蓋上訴人主張之「在組份(1) 及(2) 與水性灌注基質混合之前，得共同儲置以符合742 號專利之發明目的者」及被上訴人抗辯之「儲存於具有空間上分離單元之內容物」，故「二組份」應為其字面意義，指構成該組合物之二種成分，依系爭專利之內部證據，並未限制須分開儲存。

⑸系爭專利首次將「二組份」列於申請專利範圍為83年10月26日提出再審查理由書時所附之申請專利範圍修正本，依該理由書記載：「依本發明（系爭專利）之特徵及實例修正發明名稱及申請專利範圍」，上訴人亦曾言明，該修正僅為明確文義。又該再審查理由主要申復系爭專利與經濟部智慧財產局（下稱智慧局）引用之先前技術（法國專利第91,08527）間之差異，在「另含一種添加劑，即組份(2) ，該分子量低於200 之有機化合物或氯化鈉等添加劑可有效防止或破壞母液與水性灌注基質混合時凝膠層之形成」，即該添加劑為系爭專利所請二組份組合物之成分之一，且為有別於先前技術（法國專利第91,08527）組合物之關鍵技術特徵，因而獲得審查委員認為據進步性（見智慧局84年4 月21日再審查意見表，限制閱覽文件），故系爭專利取得專利之理由在於含有「特定添加劑」，而非如被上訴人辯稱之理由。另查系爭專利說明書第7 頁第2 段所載之「較佳者係裝於安碚瓶及雙隔容器中」，僅是系爭專利之較佳實施態樣之一，而系爭專利申請專利範圍第1 項之文字並未限制該「二組份」須分開儲存，自不得將該限制讀入系爭專利之申請專利範圍，是被上訴人之理由，應不足採。

⒊「水溶液」及「添加劑之水溶液」之解釋：

⑴上訴人主張：添加劑之水溶液應解釋為在正式使用時（即組份(1)與組份(2)與水性灌注基質混合之前），能以水溶液形態存在等語。

⑵惟依據一般化學知識，「溶液」係指將溶質溶於溶劑中之均相混合物，溶液中量少之物質稱為溶質，相對量多之物質稱為溶劑。又「水溶液」指溶質與水所形成之混合物（見78年6 月20日出版之「牛頓化學辭典」第41頁，如本判決附件二所示）。因此，「添加劑之水溶液」應指以添加劑為溶質，與水所形成之混合物；而系爭專利說明書並未界定「添加劑之水溶液」為「在正式使用時，能以水溶液形態存在」，上訴人之解釋已超出說明書所揭示之內容，亦不符系爭專利申請時一般化學知識之定義，應不足採。

⒋「膠凝層」之解釋：

⑴上訴人主張：膠凝層即「gel」，乃是一種0000(collo-id)，而所謂的0000是粒徑介於1奈米到10奈米的粒子，分散在一連續相。就「膠凝」而言，其連續相為固體（相當於溶液之於溶劑），分散相為固體（相當於溶液之於溶質），布丁、果醬、動物膠等為其著例。被上訴人則以：第一組份中之0000活性劑與水性灌注基質之水，所形成的液相0000無法均勻混合的部份等。

⑵由系爭專利說明書「該等添加劑係被選來用以終止或稀釋該中間體溶液時，該0000活性劑與水產生膠凝層」之記載，可知該膠凝層係由0000活性劑與大量水混合所產生的結果。依一般化學知識，0000活性劑與水混合係構成一0000溶液（colloidal solution），而0000溶液中，呈液體流動狀則稱為懸膠（sol ），呈膠狀半流動性的則稱為凝膠（gel ）；又「凝膠（gel ）」為「含有固體和液體的兩相0000體系，所含固體比0000多」（見78年6 月20日出版之「牛頓化學辭典」第241 頁解釋，如本判決附件三所示），因此，由內部證據輔以外部證據，膠凝層應指「0000活性劑分子與水構成之0000溶液中，呈膠狀半流動性之部分」，此與上訴人引用國立0000 大學000000教授關於「0000與0000化學」（見原證23，原審卷三第92-95 頁）之解釋亦相符合。至被上訴人認應作「第一組份中之0000活性劑與水性灌注基質之水，所形成的液相0000無法均勻混合的部份」之解釋，應適用於二不互溶之溶液系統，始能形成液相0000，惟系爭專利申請專利範圍第1 項之0000活性劑聚山梨醇酯（如吐溫80）、環氧化物酯－醚或脂肪酸甘油酯（如Cre- mophor ）於水中均具有特定溶解度，與大量水混合後尚不至形成完全不互溶之液相界面，故被上訴人之解釋並不完備。

⒌「其較該0000活性劑大6%濃度」之解釋：

⑴上訴人主張「其較該0000活性劑大6%濃度」係指添加劑與0000活性劑之重量百分比，大於6%等語。被上訴人則以：（添加劑水溶液之重量－0000活性劑之重量）／界面活性劑之重量，大於6%等語。

⑵系爭專利申請專利範圍第1 項文字記載：「分子量低於200 之有機化合物或氯化鈉等添加劑之水溶液，其較該0000活性劑重量大6%濃度可抑制或破壞組份…」，熟習系爭專利之技術領域者，依據申請時之一般知識，應可知「其較該0000活性劑大6%濃度」係為界定添加劑於組合物中之組成比例範圍，雖該文字敘述非一般化學常用之濃度定義，惟參酌說明書第7 頁記載有「添加劑之用量視添加劑之性質而定。其相對於0000活性劑之重量大於6%」，且參酌說明書實施例結果，添加劑與0000活性劑之重量比均大於6%，始能達成不產生凝膠層之發明目的（如實例14），甘胺酸與聚山梨醇酯80之重量比約為6.67% ，其結果仍呈現液態，因此，參酌上揭內部證據，「其較該0000活性劑大6%濃度」應解釋為「添加劑與0000活性劑之重量比為大於6%」。

⑶被上訴人雖辯稱應解讀為「添加劑水溶液的重量較0000活性劑重量大6%之濃度」，惟審酌說明書及圖式內容以解釋申請專利範圍，應以說明書及圖式全部內容為準，尚不得拘泥於文字形式使解釋結果與熟習該項技藝者之通常知識相左，被上訴人之解釋既不符上揭系爭專利說明書第7 頁之定義，亦均未能適用於實例1 至17，故不足採。

⒍「可抑制或破壞組份(1)及(2)與水性灌注基質混合時膠凝層之形成」之解釋：

⑴被上訴人認：上述用語，指將「儲存於具有空間上分離單元之紫杉烷衍生物與0000活性劑之混合物」之第一組份及「儲存於具有空間上分離單元之添加劑水溶液」之第二組份混合後，在與水性灌注基質混合時，可避免第一組份中0000活性劑與水性灌注基質中的水之液相0000無法均勻混合等語。

⑵系爭專利申請專利範圍第1 項之「可抑制或破壞組份(1) 及(2) 與水性灌注基質混合時膠凝層之形成」，係指組份(1) 、(2) 與水性灌注基質三者混合時，可抑制或破壞膠凝層之形成，是對所請二組份組合物功效之描述；該描述未限定組份(1) 與組份(2) 須預先混合後，再與水性灌注基質混合。

㈦系爭專利有效性部分：

⒈系爭專利未違反審定時專利法第20條第1 項之產業利用性規定：

⑴按審定時專利法第20條第1 項前段規定之「凡可供產業上利用之發明…」，僅須申請專利之發明本質上須能被製造或使用已足，不以專利申請者須同時提出實施例或數據為必要。查系爭專利所請之二組份注射用組合物，其中構成組份(1) 及(2) 者均為習知物質，將該等組份形成一組合物於製造或使用上確有可行性，況無相關理論或數據足資證明系爭專利申請專利範圍所載之技術手段實際上顯然不能實施，因此，系爭專利所請發明應符合產業利用性。

⑵被上訴人雖以系爭專利說明書「竟無任何有關避免稀釋中間體溶液時產生凝膠之記載」為由，認為系爭專利未載明實施之技術內容、特點及功效而不具產業利用性云云（見本院卷一第62頁）。惟按說明書應載明實施之技術內容、特點及功效係規定於審定時專利法第22條第3項，上開規定與審定時專利法第20條第1 項之「產業利用性」並無因果關係。前者係對專利說明書就「形式上」之要求，後者係對發明「本質上」之要求，即前者係要求專利申請人必須使「他人」依據其技術之揭示而可再現其發明之內容及效果，後者則要求發明之內容客觀上可被「任何人（包含申請人）」加以利用或實施，因此，縱使系爭專利說明書未提供數據佐證確可達其所稱之目的及功效或欠缺達成目的之技術手段，僅是說明書揭示之內容不足使熟習該項技術者能瞭解其內容而據以實施，尚不得據以認定系爭專利不具產業利用性。況系爭專利實施例1 至17既已證明組份(1) 與組份(2) 混合後不至產生膠凝層，熟習該項技藝者依申請時之通常知識自可推知，該等實施例之混合物再與水性灌注基質混合，必不致使0000活性劑與水產生膠凝層，蓋0000活性劑與水具有互溶之特性，故系爭專利說明書無須進一步提供「稀釋組份(1) 0000活性劑與紫杉烷衍生物，以及組份(2) 添加劑水溶液混合後之中間體溶液時」，即足證明無被上訴人所稱之「欠缺達成目的之技術手段」之情事。

⑶承上，系爭專利無違反審定時專利法第20條第1 項規定。

⒉系爭專利未違反審定時專利法第71條第3 、4 款之規定：

⑴按審定時專利法第71條規定：「有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢：…說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。說明書之記載非發明之真實方法者。」。查系爭專利申請專利範圍第1 項為「一種二組份注射用組合物，其含有(1) 含可達200 毫克／毫升在聚山梨醇酯，環氧化物酯- 醚或脂肪酸甘油酯等0000活性劑中之紫杉烷衍生物之混合物，及(2) 分子量低於200 之有機化合物或氯化納等添加劑之水溶液，其較該界面活性劑重量大6%之濃度可抑制或破壞組份(1) 及(2)與水性灌注基質混合時膠凝層之形成。」，實施組合物之技術手段即是在於其組成內容及組成比例，系爭專利說明書既已載明組成內容（組份(1) 與(2) ），且熟習系爭專利技術領域者亦能瞭解「其較該0000活性劑大6%濃度」之文義，已如前述，依據該說明書內容而製備系爭專利之組合物應無困難，是以系爭專利並無審定時專利法第71條第3 款、第4 款所列應撤銷專利權之情事。

⑵被上訴人雖以系爭專利說明書「未說明6%從何而來？意義何在？」，「未教示在何種條件下應採取『重量大於6%』，何種條件下應採取『重量大於15% 』」為由，主張系爭專利有違審定時專利法第71條第3 款之事由（見本院卷一第63頁反面）。惟專利說明書或圖式應載明實施之必要事項，並非要求說明書或圖式須詳加記載實施發明之技術手段的理論或依據，而是所載之技術手段足以實現申請專利之發明，即為已足，系爭專利說明書教示添加劑與0000活性劑之重量比例須大於6%，熟習系爭專利之技術領域者自可瞭解其意義，即系爭專利說明書所列添加劑之重量僅須相對0000活性劑之重量大於6%即可達成發明目的，至於該比例如何獲得，並非專利說明書之必要事項，故被上訴人此部分之主張，應不足採。

⒊系爭專利無違反審定時專利法第22條第3 、4 項及審定時專利法施行細則第16條第2項之規定：被上訴人雖主張系爭專利違反審定時專利法第22條第3 項、第4 項及審定時專利法施行細則第16條第2 項規定等情，惟按審定時專利法第22條第3 項規定：「第1 項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」、第4 項規定：「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」及審定時專利法施行細則第16條第2 項規定：「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。」，然上揭法條均非屬審定時專利法第71條：「有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢：違反第19條至第21條或第27條規定者。發明專利權人為非發明專利申請權人者。說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。」所定之應撤銷事由，故被上訴此部分之主張，亦不足採。

⒋被證6 可證明系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 及7 項不具新穎性：

⑴系爭專利申請專利範圍第1 項為「一種二組份注射用組合物，其含有(1) 含可達200 毫克／毫升在聚山梨醇酯，環氧化物酯－醚或脂肪酸甘油酯等0000活性劑中之紫杉烷衍生物之混合物，及(2) 分子量低於200 之有機化合物或氯化納等添加劑之水溶液，其較該0000活性劑重量大6%之濃度可抑制或破壞組份(1) 及(2) 與水性灌注基質混合時膠凝層之形成。」、申請專利範圍第2 項為「根據申請專利範圍第1 項之組合物，其中該添加劑係含羥基或胺基之有機化合物。」、申請專利範圍第3 項為「根據申請專利範圍第1 項之組合物，其中該添加劑係葡萄糖，甘油，山梨糖醇，甘露糖醇，甘胺酸，聚乙二醇，丙二醇，芐醇或乙醇。」、申請專利範圍第4 項為「根據申請專利範圍第1 項之組合物，其中該紫杉烷衍生物具下式：其中R 代表氫或乙醯基，而R1代表第三丁氧羰胺基或芐醯胺基。」、申請專利範圍第6 項為「根據申請專利範圍第4 項之組合物，其中R 代表氫，而R1代表第三丁氧羰胺基。」、申請專利範圍第7 項為「根據申請專利範圍第1 至6 項中任一項之組合物，其中該添加劑之重量較該0000活性劑之重量大15% 。」。

⑵查被證6 揭示一種如化學通式I 所示之紫杉醇衍生物，其申請專利範圍第2 、3 項係化學式I 之R 選為氫、R1選為羥基（hydroxy ），且R2選為第三丁氧羰胺基（tertbut oxycarbonylamino）之紫杉醇化合物，該化合物即為系爭專利申請專利範圍第1 、4 項中之紫杉烷衍生物之下位化合物，且與系爭專利申請專利範圍第6 項之紫杉烷衍生物為相同化合物。又被證6 實施例揭示之組合物，係由40毫克化學式I 之紫杉醇衍生物溶於Emul-phor EL 620（1 毫升）與乙醇（1 毫升）中，再以生理食鹽水（18毫升）稀釋所製得者，該組合物可被導入用於靜脈注射之水性灌注液中（見被證6 第10欄第5 至11行）。亦即，被證6 組合物包含成分(1) 紫杉醇（於含0000活性劑Emulphor EL 620 之溶液中）及成分(2)生理食鹽水中之氯化鈉（於水溶液中），且由該氯化鈉與Emulphor EL 620 之重量百分比為15.6% ，可知被證6 之組合物中添加劑（氯化鈉）與0000活性劑之重量百分比大於6%（或15% ），是以系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 及7 項所請組合物之組成內容已見於被證6 ，至系爭專利申請專利範圍第1 項界定之「可抑制或破壞組份(1) 及(2) 與水性灌注基質混合時膠凝層之形成」係該組份(1) 及(2) 混合所生之功效，既被證6 已揭示與系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4、6 及7 項相同之組成內容，則必然可產生與系爭專利相同之功效，是以系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3、4 、6 及7 項所請發明已見於被證6 ，被證6 足證系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 及7 項不具新穎性。

⑶上訴人雖主張：「紫杉烷衍生物不可與水混合一起，直至擬注入人體後，方可進行混合，此正是系爭專利申請專利範圍第1 項『二組份』之目的與功效」，「因紫杉烷衍生物與水並未混合在一起而是分別儲置」，及「被證6 號之組合物已將紫杉烷衍生物與水混合在一起，並非第742 號專利申請專利範圍第1 項『二組份』」等語（見本院卷一第101 頁以下）。惟查系爭專利說明書並未定義「二組份」之目的係為使紫杉烷衍生物與水分別儲置，又系爭專利發明目的在於「終止或抑制0000活性劑與與水產生凝膠層」（見原審原證2 ，原審卷一第23頁），並非上訴人所稱之「避免紫杉烷衍生物與水產生沉澱」。另查系爭專利說明書援引法國專利申請案第91,08527號僅是引用其製備紫杉烷衍生物溶液之方法（見原證2 第4 頁末段，第7 頁實施例一），並非上訴人所稱，系爭專利發明目的在於解決該法國專利揭示之「紫杉烷衍生物溶液與水性灌注液混合後，數日內即會生成沉澱」之問題，上訴人此部分之答辯理由均屬無據。此外，系爭專利之「二組份」之文義解釋已如前述，其專利權範圍亦涵蓋上訴人稱之「在使用前得共同儲置以符合系爭專利之發明目的者」，上揭被證6 實施例係為製備靜脈注射時用之醫藥組成物，即亦合於「於使用前共同儲置」之情況，因此，系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 及7 項之發明已見於被證6 ，應無疑問。

⑷上訴人另辯稱：「以被證6 『在實施例1 所得之化學式Ⅰ產物（40毫克），溶於Emulphor EL 620 （1 毫升）與乙醇（1 毫升）』以觀，其乙醇含量高達50% 顯屬於系爭專利所示之先前技術，而不屬於系爭專利申請專利範圍第1 項之第二技術特徵」。惟系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 及7 項均未限定乙醇之含量相對0000活性劑須低於50% ，且查系爭專利申請專利範圍第1 項界定「添加劑與0000活性劑之重量百分比，大於6%」、申請專利範圍第3 項界定「添加劑係葡萄糖…或乙醇」，足見乙醇亦屬於該添加劑選項之一，若以乙醇做為添加劑，則乙醇含量僅須符合「乙醇與0000活性劑之重量比為大於6%」之條件，即僅有乙醇添加劑「下限」之限制，至於其「上限」則無限制，因此，系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 及7 項並未排除乙醇之含量相對0000活性劑須低於50% 之權利範圍，上訴人此部分之辯解理由，尚不足採。

⒌被證6 可證明系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 及7 項不具進步性：按進步性之審查係以專利具新穎性為前提，被證6 既足證系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 及7 項不具新穎性，則無須審究該等請求項之進步性。況系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 及7 項所請組合物既已見於被證6 ，則被證6 之發明必然具有與系爭專利相同之功效，故被證6 亦足以證明系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 及7 項不具進步性。

⒍被證6 與被證8 至11之任一組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 及7 項不具進步性：

⑴查被證6 揭示一種紫杉醇衍生物之醫藥組合物；被證8揭示在清潔劑工業中常用之助水溶物，可用於減少黏度以及避免／預防相之分離，而最常使用之助水溶物即為乙醇；被證9 揭示乙醇- 水混合物有助於有效地調整液體清潔劑之膠凝傾向；被證10係有關將低烷醇添加到清潔劑而避免產生膠凝的現象；被證11是有關於水解氯矽烷之方法，揭示水及部分可溶的醇之兩相混合物，可避免膠凝的形成。

⑵被證6 單一先前技術既足以證明系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 及7 項不具進步性，已如前述，故被證6 與被證8 至11任一之組合亦足證明系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 及7 項不具進步性。

㈧綜上所述，系爭專利雖未違反審定時專利法第20條第1 項、第71條第3 款、第4 款、第22條第3 、4 項及同法施行細則第16條第2 項規定，惟被證6 可證明系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 及7 項不具新穎性及不具進步性，且被證6 與被證8 、9 、10、11之任一組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 、6 及7 項不具進步性。

七、綜上所述，上訴人雖主張系爭產品落入系爭專利文義範圍，惟被上訴人抗辯系爭專利不具新穎性及進步性，有得撤銷系爭專利之事由等，並舉出被證6 證明系爭專利不具新穎性與進步性，足為系爭專利具有應撤銷之原因，是以依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，上訴人自不得於本件訴訟對被上訴人主張專利權。從而，上訴人依專利法第56條第1項、第84條第1 項規定請求排除及防止被上訴人侵害系爭專利行為，並依專利法第84條、第85條規定，請求賠償1,000 萬元與遲延利息，為無理由，應予駁回。上訴人之訴既經駁回，其願供擔保為假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴判決，並駁回其假執行之聲請，所持理由雖與本院不同，惟結論並無二致，上訴意旨仍執前詞指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，核與本件判決結果不生影響，不予一一論述，附此敘明。

九、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449 條第2 項、第78條，判決如主文。

智慧財產法院第二庭

附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。