智慧財產法院民事判決

上訴人即

被上訴人

美商希思肯股份有限公司(SYSCAN Inc.)

法定代理人

甲○○○○○○ ○○○○○○○

訴訟代理人

葉大殷律師

訴訟代理人

林怡芳律師

訴訟代理人

李貞儀律師

複代理人

林佳瑩律師

被上訴人

即上訴人

德茂科技股份有限公司(Portable Peripheral Co.,Ltd.）

法定代理人

乙○

訴訟代理人

周慧芳律師

　　　　　　徐宏昇律師

上列當事人間請求排除侵害專利權事件，兩造對於本院中華民國98年3 月13日本院97年度民專訴字第7 號第一審判決，各自一部提起上訴，本院於99年4 月29日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面：

一、管轄方面：

㈠本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：

⒈按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度臺再字第22號民事判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度臺上字第1179號民事判決參照）。

⒉我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。

⒊本件涉訟之當事人，美商希思肯公司（下稱希思肯公司）為依美國法律設立之法人；德茂科技股份有限公司（下稱德茂公司）則為依我國法律設立之法人，其住所及營業處所均在我國。另本件依希思肯公司所起訴之事實，係主張德茂公司於我國有侵害希思肯公司專利權之行為，應負排除侵害之責任，並提出數項證據為證。是以本件就人的部分具有涉外案件所需具備之最基本要素（即涉外因素），本件所涉及者，核其性質屬於專利權民事事件，且希思肯公司業已證明客觀上損害事實之發生及該事實發生地點均發生於我國，亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬關於由侵權行為而生之債，故本件為涉外民事事件，且我國法院對之有國際裁判管轄權。

⒋希思肯公司就發明專利第180168號「由通用序列匯流排埠供電之輕型攜帶式掃瞄器」及發明專利第160656號「攜帶式掃描器」得依我國專利法享有專利權，此為兩造所不爭執。而依專利法所保護之智慧財產權益所生之民事訴訟事件，為本院管轄案件（智慧財產法院組織法第3 條第1款、智慧財產案件審理法第7 條規定參照），故本院得就本案為審理，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。

㈡準據法之選定：

⒈按（第1 項）關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之；（第2項）侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限，涉外民事法律適用法第9 條定有明文。故關於涉外侵權行為之準據法，應累積適用「侵權行為地」及「法庭地法」。（新修正涉外民事法律適用法尚未施行）。

⒉查希思肯公司所主張德茂公司之侵害專利權行為，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際專利權法制，均認屬與專利權相關之侵權法律關係。而希思肯公司主張本件侵權行為係發生在我國境內，且其所為排除侵害之請求，亦為我國專利法第84條第1 項規定所認許。是以依涉外民事法律適用法第9 條規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。

二、第二審得否提出新攻擊或防禦方法：按當事人不得於第二審提出新攻擊或防禦方法，但如不許其提出顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第447 條第1 項第6 款定有明文。上訴人即被上訴人希思肯公司雖主張本件被上訴人即上訴人德茂公司於第一審程序中，已進行協議爭點整理、簡化，德茂公司違反前述協議，於本件以包含本院97年度行專訴45號行政判決中之新引證案為發明專利第160656號「攜帶式掃描器」之新的引證案，且各項新、舊引證案予以流用、結合，嚴重干擾訴訟，且無民事訴訟法第447 條第1 項但書之例外情形，足見德茂公司顯然意圖延滯訴訟而提出新引證案，原審亦肯認之，故依智慧財產案件審理細則第33條第2 項、民事訴訟法第447 條第1 項本文，德茂公司之主張應予駁回之云云。惟查：

㈠依智慧財產案件審理法之精神，在尋求公法與私法兩者判斷之一致性。此於智慧財產案件審理細則第30條第3項、第1項之規定：「第一項民事訴訟，法院不能依當事人提出之證據，判斷該智慧財產權有無應予撤銷或廢止之原因，於必要時，得依職權向智慧財產專責機關及其上級訴願機關調取證據資料。」，同法第31條前段規定：「智慧財產民事訴訟，當事人主張或抗辯智慧財產權應撤銷或廢止，而影響裁判之結果時，法院應依當事人舉證及職權調查所得資料判斷之」。由上開細則規定可知，法院在處理智慧財產民事訴訟時，對於已知之行政爭訟程序，可依職權調查，並據以判斷，其目的即在尋求同一紛爭一次解決並免於判斷之歧異與矛盾。

㈡固然智慧財產案件審理細則第33條第2 項有規定：「關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不再行主張或抗辯」。換言之，在「法律別有規定下」是可以提出新的攻擊或防禦方法。是以民事訴訟法第447 條第1 項之各款規定即屬前開審理細則之「法律別有規定」之例外規定。

㈢德茂公司業於原審已陳明對系爭發明專利第160656號已提出舉發案，且於本件訴訟進行中，行政爭訟程序尚在進行中，一併請求原審審酌（見原審卷㈡第85頁）。依智慧財產案件審理細則第30條第3項及第31條前段之規定，法院在處理智慧財產民事訴訟時，對於已知之行政爭訟程序，可依職權調查，並據以判斷。再依同法第33條，上開97年度行專訴45號行政訴訟進行中除引用原舉發發明專利第160656號「攜帶式掃描器」之引證外，另增加之7 個引證案，而原審係於98年2 月18日言詞辯論終結，本院97年度行專訴字45號行政判決則係於98年5 月21日宣判，該行政訴訟判決判斷上開系爭專利有撤銷事由，有該判決在卷可稽，且為兩造所不爭執，是該行政訴訟之判決顯係發生於本件訴訟第一審言詞辯論終結後，若依民事訴訟法第447 條第1 項原則之規定，禁止德茂公司於第二審提出前開新攻擊或防禦方法，將致使如民事判決認為系爭專利權無應予撤銷之原因，嗣後行政爭訟程序確定系爭專利權利應予撤銷時，德茂公司因而可能依民事訴訟法第496 條第1 項第11款再另訴主張民事再審之可能，此情形對德茂公司顯失公平，亦不符合智慧財產訴訟避免訴訟延滯、有效保障智慧財產權之旨。

㈣再者，智慧財產案件審理法第16條規定之目的，乃是在改善我國訴訟制度採取民事、行政法二元制所產生的問題，使糾紛能在民事法院一次解決。因而規定民事法院須就專利有效性之抗辯，自為判斷，惟此一判斷原則上亦僅於該訴訟發生相對之效力。是以該規定並未改變我國法制就專利有效性乃是由行政法院作最終且有對世效之判斷原則。然如依照希思肯公司之主張，則已經針對專利有效性做實體判斷之行政判決，民事法院反而不得採為判決依據。反使糾紛不能一次解決，明顯違反其立法目的。故希思肯公司上開失權效之主張，不足採取。準此，本件德茂公司雖於上訴後始提出系爭發明專利第160656號「攜帶式掃描器」專利抗辯有效性證據，包含本院97年度行專訴字45號之引證案之抗辯，惟仍應許其提出前開引證案之抗辯，否則即顯失公平，先予敘明。

貳、實體方面：

一、上訴人即被上訴人希思肯公司主張：

㈠伊係發明專利第180168號「由通用序列匯流排埠供電之輕型攜帶式掃瞄器」及發明專利第160656號「攜帶式掃描器」之專利權人（以下分別稱系爭專利1 、系爭專利2 ），專利期間分別自92年6 月1 日至110 年10月31日、91年7 月21日至108 年10月20日。經希思肯公司自市面上購得由德茂公司所製造、販賣之「掌心卡名片辨識系統-A6 專業版」以及「掌心卡名片辨識系統-A8 專業版」產品後，發現德茂公司顯有未經希思肯公司授權、同意下，製造、販賣侵害希思肯公司系爭專利1 、系爭專利2 權利之情事。故將前揭產品及系爭專利1 、系爭專利2 全卷資料送交國立台灣大學（以下稱「台灣大學」）進行鑑定，經鑑定結論認定前揭產品均侵害希思肯公司系爭專利1 、系爭專利2 。希思肯公司爰於起訴時聲明請求德茂公司不得利用系爭二專利製造、為販賣之要約、販賣、使用、進口系爭二產品及其他任何利用原告所有系爭二專利之產品。

㈡系爭專利1 採用USB 介面相較於先前技術引證一、引證二具有不可預期之功效，顯然具有進步性。系爭專利1 採用USB介面於技術上須克服許多困難，並非熟習該項技術者所能輕易完成。故引證一或引證二無法證明系爭專利1 不具新穎性或進步性。引證3 LM9831手冊為一「網路資料」，並未載明「公開日期」，不得作為主張系爭專利1 為無效專利之適格前案，德茂公司提出之上證14證明書，無法證明LM9831規格書之公開日期為何大傳公司於98年12月16日回覆鈞院之「大傳台管法字第98120101號」函（下稱大傳公司函）之內容，並未明確指出LM9831規格書上所載之日期即為該規格書對外公開之日期，該函無法證明LM9831規格書係於系爭專利1 申請前即已「公開」或「提供予客戶」而為系爭專利1 申請前已存在之公開文獻，且LM9831手冊並未揭露由USB 介面供電之技術特徵：故引證一（或引證二）結合引證3 無法證明系爭專利1 不具進步性。

㈢依據申請專利範圍之解釋，系爭專利2申請專利範圍第1項之「界面模組」在結構上並不限於位於掃描器之內部或外部，系爭專利2之關鍵在於界面模組居於計算裝置與掃描器之間，自計算裝置接收一電源及系統控制信號轉換成電源及照明控制信號，使得掃描器本體在沒有微控制器等電子元件之情況下運作，達到減少掃描器內部元件而得方便攜帶之目的，而成為「可攜式」掃描器。引證3「掛附式掃描器」之「匯流排信號」與系爭專利2「系統控制信號」不同，引證3並未揭露系爭專利2申請專利範圍第1項中「界面模組接收系統控制信號，產生照明控制信號」之關鍵技術特徵。引證3為難以拆卸之「掛附式掃描器」，並未揭露系爭專利2申請專利範圍第1項之「可攜式」技術特徵。引證4「掃描器之PCMCIA界面資料轉換裝置」並未揭露系爭專利2申請專利範圍第1項中「界面模組接收系統控制信號，產生照明控制信號」之關鍵技術特徵。引證4之掃描器內建有微處理器，且係由掃描器端之微處理器將影像資訊由類比轉為數位格式，與系爭專利2之掃描器中並無微處理器而係由電腦控制A/D電路，並藉此達到可攜式目的之技術特徵，大不相同，故引證4顯然並未揭露系爭專利2之「可攜式」技術特徵。引證3「掛附式掃描器」之創作目的與作用，與系爭專利2有顯著不同，故引證3並不足以提供發明所屬技術領域中具有通常知識者將之與引證1、2結合之動機或啟發。引證4之創作目的與作用，與系爭專利2 有顯著不同，故引證4 並不足以提供發明所屬技術領域中具有通常知識者將之與引證1 、2 結合之動機或啟發。引證3 、4 因為「先天無法相容」而無法結合，故德茂公司辯稱引證1 、2 、3 、4 之組合方式屬於掃描器技術領域中具有通常知識者所能輕易思及云云，並無可採。故引證1 、2 、3 、4 組合無法證明系爭專利2 申請專利範圍第1 項不具進步性。系爭專利2 申請專利範圍第12項之主要技術特徵在於「界面卡包含一類比至數位電路」與「該界面卡自一計算裝置，接收一電源及系統控制信號」以及「可攜式」，引證1 、2 、3 、4 均未揭示系爭專利2 申請專利範圍第12項中「該界面卡自一計算裝置，接收一電源及系統控制信號」及「可攜式」之技術特徵。引證7 亦未揭露申請專利範圍第12項「該界面卡自一計算裝置，接收一電源及系統控制信號」之關鍵技術特徵。引證3 、引證4 及引證7 之組合並未揭露系爭專利2 申請專利範圍第12項「多線纜傳送類比訊號」之技術特徵。引證3 、引證4 與引證7 並未揭露系爭專利所有技術特徵已如前述，復以引證3 、4 更因為「先天無法相容」而無法結合，故相較於系爭專利2 申請專利範圍第12項，引證1 、2 、3 、4 、7 之組合方式並非所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易思及。系爭專利2 申請專利範圍第22項之「基座外殼可拆卸式地安裝至主外殼」技術特徵係指基座外殼無論是安裝至或是拆裝離該主外殼時，系爭專利之攜帶式掃描器都可依其預定掃描模式而正常運作。引證5 之上蓋與機殼間必有線路連接，不容任意拆卸分離且無此必要，並無將二者拆解之動機或教示，故引證5 完全未揭露系爭專利2 申請專利範圍第22項之「基座外殼可拆卸式地安裝至主外殼」技術特徵。引證6 並未揭露系爭專利2 申請專利範圍第22項之「基座外殼可拆卸式地安裝至主外殼」的特徵。引證5 與引證6 都是平台式掃瞄機，而系爭專利2 為餽紙式掃瞄機，故餽紙式掃瞄機結合可拆式外殼並未為引證5 與引證6 所揭露。引證1 、2 、5 、6 既未揭露系爭專利2 申請專利範圍第22項所有技術特徵，其組合自無法證明申請專利範圍第22項欠缺進步性。引證1 、2 、5 、6 組合無法證明系爭專利2 申請專利範圍第23項不具進步性。系爭專利2 申請專利範圍第23項記載並無違反專利法第71條第1項第3 款之規定。系爭專利2 申請專利範圍第29項之主要技術特徵在於照明源，至少包含三有色光，其係「獨立及依序」為一照明控制信號所導通。引證1 、2 、3 、4 並未揭露申請專利範圍第29項所有技術特徵，復以引證3 、4 更因為「先天無法相容」而無法結合，故引證1 、2 、3 、4 之組合自無法證明申請專利範圍第29項不具進步性。引證8 、引證9 無法證明申請專利範圍第1 、12、29項不具新穎性。

㈣依據申請專利範圍與待鑑定物之技術特徵之比對結果及台灣大學鑑定報告可知，A6、A8產品確實落入系爭專利1 申請專利範圍而構成侵害。依申請專利範圍與待鑑定物之技術特徵之比對結果及台灣大學鑑定報告可知，A6產品確實落入系爭專利2 申請專利範圍而構成侵害。德茂公司稱辯原判決就A6產品落入系爭專利2 第1 、12、29項申請專利範圍未附理由，並質疑台灣大學鑑定報告之公正及可信性云云，顯無可採。A6產品內之LM9832、LM9833晶片是「介面模組」，並非德茂公司所稱「微處理器」申請專利範圍內所載之「動作機制」、「界面模組」及「移動機構」並非功能性用語且德茂公司所附上海市高級人民法院判決與本案無關。依申請專利範圍與待鑑定物之技術特徵之比對結果及台灣大學鑑定報告可知，A8產品確實落入系爭專利2 申請專利範圍而構成侵害。A8產品之照明源雖為單色光，但與系爭專利2 之三色光照明源構成均等，A8產品雖僅有一照明源，但與系爭專利2 之二照明源構成均等。A6、A8產品確實具有系爭專利2 之技術特徵，德茂公司辯稱A6、A8產品之所有電子元件等全部設置在一電路板上，設置在掃描器外殼之內，無減少掃描器體積及重量之效果、LM9833是為微控制器而非介面模組、A6、A8產品並無特別的介面模組云云，均無可採。

㈤原審判決德茂公司不得未經希思肯公司同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口名稱為「掌心卡名片辨識系統-A6專業版」之產品，及其他使用希思肯公司所有「攜帶式掃描器」發明專利（公告號數：第496072號，證書號數第160656號）之產品，並駁回其餘之訴。希思肯公司不服，提起上訴，其於本院上訴聲明為：⑴原判決不利於希思肯公司之部分廢棄。⑵德茂公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「掌心卡名片辨識系統A8專業版」及其他利用希思肯公司所有證書號第180168號「由通用序列匯流排埠供電之輕型攜帶式掃瞄器」發明專利、第160656號「攜帶式掃瞄器」發明專利之產品。答辯聲明為上訴駁回。

二、被上訴人即上訴人德茂公司則以：

㈠系爭專利1 與引證一之攜帶式掃描器外殼、影像感應模組、動作機制、界面引擎、控制程序或校正程序皆相同，系爭專利1 不具新穎性。雖引證一並未直接說明該接口卡為「USB接口卡」或該計算裝置的「插座」為「USB 插槽」，但因系爭專利1 申請專利前，USB 規格標準已為習知，使用具有「通用序列匯流排（USB 匯流排）」之接口卡或插座，應已包括在引證一揭示內容之中。系爭專利1 不具新穎性。縱認系爭專利1 使用該USB 匯流排具新穎性，惟仍為業者易於想到且易於完成之變化，並不會產生預期以外之效果，故不具進步性。因此，系爭專利1 之設計，早已揭示在引證一之中。引證一雖未明白記載其「界面」、「PC卡界面」或「界面卡」為「USB 界面」、「USB 卡界面」或「USB 界面卡」，該「USB 界面」等實已包含在該「界面」等中，而為業界所習知，或易於達成之變化。系爭專利1 不具新穎性或進步性，至為明顯。引證二為引證一之日本相對應申請案。其記載內容已經揭露系爭專利1 所有或主要內容，而使系爭專利1 之「USB 界面模組」或「USB 匯流排」不具進步性。基於與引證一相同理由，引證二也可證明系爭專利1 不具新穎性或進步性。引證三之第1 頁第2 段揭示使用該控制晶片之掃描器可接受USB 介面供電；第1 頁下方電路方塊圖顯示一CCD/CIS 影像感應器陣列及一標示為Illumination之照明源（如附表四所示），並顯示馬達（stepper motor ）及功率電晶體(power transistors)，該功能為控制掃描器之動作機制；第8 頁右欄之Sensor Cont rol 中記載有控制信號LAMPR,LAMPG, LAMP B ，用來控制R 、G 、B （紅、藍、綠）三色LED （發光二極體，即照明源）；第27頁第21、22圖顯示有該紅、綠、藍三色光源之導通時序圖；第33頁8.5 記載有與校正相關之程序；第34頁12.0記載有校正程序在電腦主機執行。引證三所揭示之CCD/CIS 影像感應器陣列、光源、步進馬達、USB 埠、校正程序，分別對應到系爭專利1 申請專利範圍第1 項之影像感應陣列、第一照明源、動作機制、通用序列匯流排介面模組、校正程序。雖引證三未揭示系爭專利1 影像感應模組之透鏡，惟於CCD/CIS 影像感應器陣列前安裝透鏡為該技術領域之普遍應用，此應為熟習該項技術領域者得以輕易思及者。因此，系爭專利1 申請專利範圍第1 項相對於引證三，顯為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性。再者，因為該LM9831控制器及其技術手冊已經揭示透過USB 介面傳送控制信號及電源到掃描器的技術，而引證一及引證二均已揭露系爭專利1 所有技術特徵（雖然並未直接記載其電腦介面為引證一、二申請專利當時已知之USB 介面），該晶片或其技術手冊（引證三）與引證一或引證二之結合，也可證明系爭專利1 申請專利範圍第1 項不具進步性。引證三揭示一整合應用於掃描器之USB 介面引擎，已揭示系爭專利1 申請專利範圍第9 項之「介面引擎」技術特徵。系爭專利1 申請專利範圍第9 項之技術特徵「…提供該有色影像感應模組以照明時間參數，以使該掃描文件得受到可控制之照射量」，在引證三第27頁第21、22圖已顯示紅、綠、藍三色光源依序導通及各色光不同之持續導通時間之時序圖，即該照明時間參數。故引證三所揭示之技術內容已足以令所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成該申請專利範圍第9 項之技術特徵。因此，系爭專利1 申請專利範圍第9 項相對於引證3 ，顯為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性。綜上，引證一及二均可證明系爭專利1 申請專利範圍第1 、9 項不具新穎性或進步性。引證三可證明系爭專利1申請專利範圍第1 、9 項不具進步性。引證一或二與引證三結合，也可證明系爭專利1 申請專利範圍第1 、9 項不具進步性。系爭專利1 不具進步性之理由及組合方式，除已為原審所肯認，亦因德茂公司之舉發已於99年4 月16日獲經濟部智慧財產局審定舉發成立，撤銷希思肯公司之專利權。

㈡系爭專利2 申請專利範圍第1 項本項所載內容並未限制該界面模組必須設於掃描器之外部或內部，在無法確定界面模組係設於掃描器外部之情況下，本項無法達成「減少掃描器內部元件，以便攜帶」等功效。縱使本項之界面模組確係設於掃描器外部，其技術仍為引證3 、引證4 所教示。若希思肯公司主張本項之界面模組設於掃描器內部，則本項掃描器與習知掃描器之差別僅在於前者可自計算裝置接收操作用電源而已，然此一技術亦為引證3 及引證4 所教示。因此，引證1 、引證2、 引證3 、引證4 之結合確實足以輕易完成該第1 項之所有技術功效，本項並不具進步性，此一部分依據97年度行專訴字第45號行政判決，亦認引證1 、引證2 及引證3 之結合或引證1 與引證3 ，或引證1 、引證2 及引證4 之結合，已足以認系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。系爭專利2 申請專利範圍第12項之小型外殼乃為習知技術，彩色影像感應模組技術已為引證1 所教示，動作機制已為引證2 所教示，引證3 已揭示了本項中有關經由界面傳送系統控制信號及電源之技術，經結合引證4 所揭之將界面製作成PCMCIA界面卡的技術、及引證7 所揭之在界面卡上設置類比至數位電路的技術，故可得知引證1 至引證4 及引證7 之組合，確實可以輕易完成系爭專利2 申請專利範圍第12項之全部技術功效，本項並不具有進步性，此一部分依據97年度行專訴字第45號行政判決，亦認因結合引證1 、2 、4 ，已足以認定系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。系爭專利2 申請專利範圍第22項「基座外殼包圍住第二照明源，該基座外殼可拆卸地安裝至主外殼」等技術技術為引證5 、引證6 所能輕易完成，其餘技術則已為引證1 、引證2 所揭露。熟習本技術者在參酌引證1 、2 、5 、6 等即可輕易完成本項技術，此一部分依據97年度行專訴字第45號行政判決，亦認引證2 與引證5 或引證2 與引證6 之結合，足認系爭專利2 申請專利範圍第22項不具進步性。系爭專利2 申請專利範圍第23項係如申請專利範圍第22項所述之攜帶式掃描器，其中上述之第一照明源當掃描物件為不透明時，提供照明給該掃描物件。前開行政判決依引證1 至4 已經證明系爭專利2申請專利範圍第22項不具進步性。另引證案5 與引證6 均可在掃描物件為不透明時，使用第一照明源，故引證1 、2 、5 、6 組合亦可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第23項不具進步性。系爭專利2 申請專利範圍第29項因引證1 、引證2 、引證3 、引證4 已教示了本項之影像感應模組、移動機構、由計算裝置提供電源、以及可攜外殼包含一影像感應模組等技術，是而組合引證1 至引證4 確可輕易達成本項之整體技術，本項並不具有進步性，此一部分依據97年度行專訴字第45號行政判決，亦認引證1 、2 、3 或引證1 、2 、4 之簡易組合，已足以認系爭專利2 申請專利範圍第29項不具進步性。引證8 其外殼、影像感應模組、動作機制、介面模組或介面卡即為系爭專利2 之介面模組或介面卡、纜線、電源及控制信號與系爭專利2 相同，另引證8 專利申請專利範圍第6 項與系爭專利2 實施例所示相同，是以系爭專利2之掃描器所含元件，已經全部揭示在引證8 。引證9 揭示由電腦( 計算裝置) 供應電源及控制信號之掃描器，引證9 雖未記載有關影像感應模組、動作機制等電子機械元件，但該部分元件於彩色掃描機領域，早為習知之技術，且為掃描機必備之元件，故系爭專利2 技術重點「電源及控制信號由計算裝置提供」早已揭示在引證9 。系爭專利2 說明書並未揭示任何用來「判斷掃描物件透明與否」之判斷機制，而系爭專利2 申請專利範圍第23項所請求之「當掃描物件為不透明時，提供照明給該掃描物件」應如何達成，並無說明書的支持，因此依審定時專利法第71條規定，系爭專利2 申請專利範圍第23項之專利應予撤銷。

㈢A6產品並未落入系爭2 專利之申請專利範圍，希思肯公司所呈之鑑定報告，因製作時間、製作方法及製作者之性質，已失其客觀、公正性，且未藉由儀器設備量測證明，而單以視覺觀察，有失專業立場。而由無法文義讀取部分，逕認為均等，以達預設立場之鑑定結果，由是可認其鑑定報告之不實。尤以該鑑定報告係93年所為，而希思肯公司系爭2 專利其申請專利範圍已分別於94及96年更正，該鑑定報告既於更正前製作，已失其準確性。系爭專利1 、2 之第一照明源應包含三有色光，而系爭專利2 並有一彩色感應模組，應具有掃描彩色文件之功能。然德茂公司之A8產品為黑白掃描器，其照明源並未包含三有色光而僅有單色光，亦無彩色感應模組，與希思肯公司專利申請範圍之技術要件顯不相同。A6、A8產品與系爭專利1 至少有下列不同，依據全要件原則，不構成文義或均等侵害。A6、A8產品不具備「第二照明源」，A8產品欠缺「三有色光」及「彩色感應模組」。A6、A8 產 品均不具「介面模組及微控制器/ 處理器均設於該掃描器外殼之外」之技術特徵。A6、A8產品不具透鏡。A6、A8產品與系爭專利1 、2 若有相同之技術特徵，該等技術特徵屬系爭專利1 、2 申請前之已知技術。因希思肯公司系爭專利1 、2依前述均不具進步性，德茂公司自無侵害希思肯公司專利權可言。退而言之，縱系爭專利1 、2 仍具有效力，德茂公司A6、A8產品經上開之比對，並無侵害希思肯公司系爭專利權，故希思肯公司並不得依照專利法請求排除侵害。

㈣並為上訴聲明：⑴原判決不利於德茂公司部分均廢棄。⑵前廢棄部分希思肯公司於第一審之訴駁回。⑶第一、二審訴訟費用由希思肯公司負擔。及答辯聲明：⑴希思肯公司之上訴駁回。⑵第一、二審訴訟費用由希思肯公司負擔。

三、兩造不爭執之事項：

㈠希思肯公司先於88年9 月15日，以「攜帶式掃描器」向智慧財產局申請發明專利，以美國第6275309 號專利（下稱美國309 專利，申請日：西元1998年9 月16日，申請案號：第09/154395 號）主張優先權，經智慧財產局於88年9 月15日發函命希思肯公司補正主張優先權證明文件等事項；希思肯公司於同年10月21日予以補正，並申請變更公司名稱，於91年6 月20日審定准予專利，公告日為同年7 月21日，優先權日為87年9 月16日（公告號數：第496072號，證書號數：第160656號，下稱系爭專利2 ），專利期間自91年7 月21日起至108 年10月20日止。嗣於96年8 月7 日更正部分申請專利範圍（就申請專利範圍第1 、12、22、29項部分）（見原審卷第3 冊第68至73、80至88、158 至199 、201 至202 頁之發明專利申請書、自行繳納款項統一收據、智慧財產局函、連邦國際專利商標事務所函、系爭專利2 的更正後申請專利範圍、更正前專利說明書暨專利檢索查詢資料，及向智慧財產局調閱第088115933號發明專利案之申請卷）。

㈡希思肯公司於90年11月1 日，以「由通用序列匯流排埠供電之輕型攜帶式掃瞄器」向智慧財產局申請發明專利，以美國第6459506 號專利（下稱美國506 專利，申請日：西元1998年9 月16日，申請案號：第09/705522 號）主張優先權，，於92年4 月23日審定准予專利，經審查准予專利，公告日為同年6 月1 日，優先權日為89年11月2 日（公告號數：第535397號，證書號數：第180168號，下稱系爭專利1 ），專利期間自92年6 月1 日起至110 年10月31日止。嗣於94年7月13日更正部分申請專利範圍（就申請專利範圍第1 、9 項部分）。（見原審卷第3 冊第76至79、116 至153 、155 至156 頁之系爭專利1 的更正後申請專利範圍、更正前專利說明書暨專利檢索查詢資料）

㈢希思肯公司前於94年間，以德茂公司系爭二產品侵害希思肯公司之系爭二專利為由，向臺灣新竹地方法院起訴請求德茂公司不得利用希思肯公司所有系爭二專利為自己或他人製造、為販賣之要約、販賣、使用、進口系爭二產品。嗣因希思肯公司逾期未供訴訟費用之擔保，經臺灣新竹地方法院於97年7 月31日，以94年度智字第2 號裁定駁回其訴，並告確定在案。（見原審卷第1 冊第121 至128 頁之4 件裁定）

㈣希思肯公司所提系爭二產品實物（置於外放證物箱）為德茂公司所製造、販賣。

四、兩造之主要爭點：

㈠系爭專利1有效性部分：

1.引證一或引證二是否可證系爭專利1 申請專利範圍第1 項（更正後）、第9 項不具新穎性或進步性。

2.引證一（或引證二）結合ＵＳＢ規格書是否可證明系爭專利1 申請專利範圍第1 項（更正後）、第9 項不具進步性。

3.引證三是否可證系爭專利1 申請專利範圍第1 項（更正後）、第9 項不具進步性。

4.引證一（或引證2 ）結合引證三是否可證明系爭專利1 申請專利範圍第1 項（更正後）、第9 項不具進步性。

㈡系爭專利2 申請專利範圍更正後第1 、12、22、23、29項是否不具擬制喪失新穎性或進步性。

1.引證1 、2 、3 、4 組合是否可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第1 項不具進步性。

2.引證1 、2 、3 、4 、7 組合是否可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第12項不具進步性。

3.引證1 、2 、5 、6 組合是否可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第22項不具進步性。

4.系爭專利申請專利範圍更正後第23項部分：

⑴引證1 、2 、5 、6 組合是否可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第23項不具進步性。

⑵系爭專利2 申請專利範圍更正後第23項記載是否違反專利法第71條第1 項第3 款之規定。

5.引證1 、2 、3 、4 組合是否可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第29項不具進步性。

6.引證8 或引證9 是否可單獨證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第1 、12、29項擬制喪失新穎性及先申請原則。

㈢德茂公司所製造販賣掌心型卡名片Ａ6專業版（下稱Ａ6）及掌心型卡名片Ａ8專業版（下稱Ａ8）產品，有無落入系爭專利1更正後申請專利範圍第1項、第9項；及有無落入系爭專利2更正後申請專利範圍第1、12、22、23、29項。

㈣德茂公司如果侵害系爭專利1、2，希思肯公司得否依照專利法第84條第1項為排除侵害。

五、本院得心證之理由：

㈠按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文；次按關於智慧財產權侵害之民事訴訟，其損害額之審理，應於辯論是否成立侵害後行之，但法院認為就損害之內容，有先行或同時辯論之必要者，不在此限，智慧財產案件審理細則第35條亦設有規定。依上開規定意旨，於專利侵權損害賠償訴訟程序中，倘當事人就專利之有效性有所主張或抗辯時，則可先就該專利是否具有應撤銷、廢止之原因為調查，若該專利具有應撤銷、廢止之原因，縱然認為遭指控物之技術確有落入該專利範圍之情形，該專利權人亦不得對他造主張權利，亦即不得請求損害賠償。本件希思肯公司提起本件訴訟，主張德茂公司所生產、銷售之產品落入希思肯公司系爭專利1、2申請專利範圍內，業已侵害希思肯公司專利，為此訴請排除侵害云云。由於德茂公司就希思肯公司系爭專利之有效性提出爭執（證據及其組合方式詳如附表），依上開說明，本院先就上開希思肯公司系爭專利之有效性進行調查。

㈡系爭專利1 係於92年4 月23日審定准予專利，系爭專利2 係於91年6 月20日審定准予專利，是系爭專利1 、2 有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之90年10月24日修正公布之專利法為斷。復按凡可供產業上利用，且利用自然法則之技術思想之高度創作，有申請前已見於刊物或已公開使用，或係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成之情事，不得依專利法申請取得發明專利，90年1 月24日修正公布之專利法第19條、第20條第1 項第1 款、第2項分別定有明文。又所謂新穎性，乃在發明專利申請案之申請日之前，大眾經由刊物公開或使用公開所能得知之先前技術，將使系爭專利不具新穎性。所謂進步性，則為運用申請前既有之技術或知識，非熟習該項技術者所能輕易完成者。而判斷專利是否具有新穎性或進步性，均以「申請前既有之技術或知識」（先前技術）為據。關於此二專利要件之判斷，其不同之處在於有關專利要件，新穎性之判斷較進步性為優先，且判斷新穎性時，係採「單獨對比」原則，即將發明專利申請案之申請專利範圍與每一份引證資料中所公開與該申請案相關的技術內容單獨地進行比較。而判斷進步性時，則應整體判斷申請案之發明解決課題之技術手段、目的及效果，並得將其與數引證資料內容的組合（包含將數引證資料之某部分，或同一引證資料的不同部分加以組合）進行比對判斷。

㈢德茂公司所提之引證案其中就系爭專利1 之引證案為引證一：2000年7 月19日公開之中華人民共和國第CN1260507A號專利案；引證二：2000年8 月11日公開之日本第JP0000-000000 號專利案；引證三：NSLM9831技術手冊。就系爭專利2 之引證案為引證1 ：1997年7 月19日公告之美國第56508464號專利案（原審引證2 ）；引證2 ：87年4 月11日公告之中華民國第329496號專利案（原審引證9 ）；引證3 ：87年7 月1 日公告之中華民國第137699號專利案（即本院97年度行專訴45號引證3 ）；引證4 ：85年7 月11日公告之中華民國第116194號專利案（即本院97年度行專訴45號引證4 ）；引證5 ：87年7 月1 日公告之中華民國第137649號專利案（即本院97年度行專訴45號引證5 ）；引證6 ：84年5 月21日公告之中華民國第100568號專利案（即本院97年度行專訴45號引證6 ）；引證7 ：84年10月1 日公告之我國專利第107874號專利案( 即本院97年度行專訴45號引證8)；引證8 ：88年12月11公告之中華民國第377074號專利案( 原審引證5)；引證9 ：88年3 月11日公告之中華民國第354663號專利案（原審引證10）。（相關圖示如附表）。

㈣系爭專利1有效性部分：

1.引證一或引證二是否可證系爭專利1 申請專利範圍第1 項（更正後）、第9 項不具新穎性或進步性：

①經查，引證一為2000年7月19日公開之CN0000000專利案，引證二為引證一之日本相對應之申請案，其公開日2000年8 月11日，二者均早於系爭專利之優先權日（2000年11月2 日），為系爭專利申請前之先前技術，兩者亦揭示實質相同之技術內容，引證一（或引證二）揭示一種移動掃描器，其只包含最少的用做為掃描儀的部件。所公開掃描儀沒有單獨電源供驅動部件工作。另外，不同於市場上許多掃瞄儀，在公開的移動是掃瞄儀中沒有一個單獨的微控制器，而其運轉性能卻經過那些按傳統由掃瞄儀中微控制器控制的掃瞄儀。其藉由接口驅動程式被結合到提供系統控制信號和電源的計算裝置上，該接口驅動程式包含一個控制電路，它給掃瞄儀提供邏輯控制信號以響應所述的系統控制信號。因此，該掃瞄儀性能高而成本低。其申請專利範圍第1 項揭示一種移動式掃瞄儀，其特徵是，它包括：一個圖像傳感模塊，包括：一個一維圖像傳感器陣列；一個透鏡，安裝在該圖像傳感器陣列前部；以及一個由依照明控制信號獨立地且按順序打開的三種顏色光所構成的第一照明源；一個與圖像傳感模塊同步工作的傳動機構，該傳動機構使得一掃瞄文件在該第一照明源的照明下通過該透鏡，從而該圖像傳感器陣列使該掃瞄文件成像，以及一個接口模塊，它把該圖像傳感模塊和傳動機構接到一計算裝置上，並從該計算裝置接收電源和系統控制信號；該圖像傳感模塊和該傳動機構接受來自該接口模塊的電源和照明控制信號進行運轉。申請專利範圍第13項揭示當該接口卡被插入一計算裝置的插座時，就能得到來自該計算裝置的電源和系統控制信號，其中該計算裝置運轉一個使得該計算裝置產生系統控制信號的控制程序，申請專利範圍第14項揭示，控制程序是由該計算裝置中得一個處理器來執行的，而且使該程序能通過接口卡來執行圖像傳感模塊的校正步驟；給彩色圖像傳感模塊中的照明源提供曝光定時參數，該模塊係掃瞄文件提供受控的照明；以及使傳動機構的運轉同步化。

②比較系爭專利1申請專利範圍第1 項與引證一（或引證二）所揭示之技術特徵，引證一（或引證二）揭示了系爭專利1申請專利範圍第1 項之影像感模組及動作機制等技術特徵，而引證一（或引證二）揭示「接口模塊，它把該圖像傳感模塊和傳動機構接到一計算裝置上，並從該計算裝置接收電源和系統控制信號；該圖像傳感模塊和該傳動機構接受來自該接口模塊的電源和照明控制信號進行運轉。」，其申請專利範圍第14項亦接在計算裝置中執行該影像感應模組之校正程序，系爭專利1 申請專利範圍第1 項與引證一（或引證二）兩者之差異在於引證一（或引證二）揭示一「接口模塊」，系爭專利1 申請專利範圍第1 項為「通用序列匯流排界面模組」，相較於系爭專利1 ，引證一並未揭示系爭專利之通用序列匯流排界面模組，引證一之「接口模塊」為系爭專利之上位揭示，上位揭示並無法否定系爭專利下位發明不具新穎性，故由引證一（或引證二）尚無法證明系爭專利1 申請專利範圍第1 項不具新穎性及進步性。

③比較系爭專利1申請專利範圍第9 項與引證一（或引證二）所揭示之技術特徵，引證一（或引證二）揭示了系爭專利1申請專利範圍第9 項之影像感模組及動作機制等技術特徵，而引證一（或引證二）揭示「接口模塊，它把該圖像傳感模塊和傳動機構接到一計算裝置上，並從該計算裝置接收電源和系統控制信號；該圖像傳感模塊和該傳動機構接受來自該接口模塊的電源和照明控制信號進行運轉。」，其申請專利範圍第14項亦接在計算裝置中執行該影像感應模組之校正程序，系爭專利1 申請專利範圍第1 項與引證一（或引證二）兩者之差異在於引證一（或引證二）揭示一「接口模塊」，系爭專利申請專利範圍第9 項揭示「通用序列匯流排界面模組」，相較於系爭專利1 申請專利範圍第9 項，引證一並未揭示系爭專利之通用序列匯流排界面模組，引證一之「接口模塊」為系爭專利之上位揭示，上位揭示並無法否定系爭專利下位發明不具新穎性，故由引證一（或引證二）尚無法證明系爭專利1 申請專利範圍第9 項不具新穎性及進步性。

2.引證一（或引證二）結合ＵＳＢ規格書是否可證明系爭專利1 申請專利範圍第1 項（更正後）、第9 項不具進步性：

①經查，引證一為2000年7月19日公開之CN0000000專利案，引證二為引證一之日本相對應之申請案，其公開日2000年8 月11日，二者均早於系爭專利之優先權日（2000年11月2日），為系爭專利申請前之先前技術，兩者亦揭示實質相同之技內容，引證一（或引證二）揭示一種移動掃描器，其只包含最少的用做為掃描儀的部件。所公開掃描儀沒有單獨電源供驅動部件工作。另外，不同於市場上許多掃瞄儀，在公開的移動是掃瞄儀中沒有一個單獨的微控制器，而其運轉性能卻經過那些按傳統由掃瞄儀中微控制器控制的掃瞄儀。其藉由接口驅動程式被結合到提供系統控制信號和電源的計算裝置上，該接口驅動程式包含一個控制電路，它給掃瞄儀提供邏輯控制信號以響應所述的系統控制信號。因此，該掃瞄儀性能高而成本低。其申請專利範圍第1項揭示一種移動式掃瞄儀，其特徵是，它包括：一個圖像傳感模塊，包括：一個一維圖像傳感器陣列；一個透鏡，安裝在該圖像傳感器陣列前部；以及一個由依照明控制信號獨立地且按順序打開的三種顏色光所構成的第一照明源；一個與圖像傳感模塊同步工作的傳動機構，該傳動機構使得一掃瞄文件在該第一照明源的照明下通過該透鏡，從而該圖像傳感器陣列使該掃瞄文件成像，以及一個接口模塊，它把該圖像傳感模塊和傳動機構接到一計算裝置上，並從該計算裝置接收電源和系統控制信號；該圖像傳感模塊和該傳動機構接受來自該接口模塊的電源和照明控制信號進行運轉。申請專利範圍第13項揭示當該接口卡被插入一計算裝置的插座時，他就能得到來自該計算裝置的電源和系統控制信號，其中該計算裝置運轉一個使得該計算裝置產生系統控制信號的控制程序，申請專利範圍第14項揭示，控制程序是由該計算裝置中得一個處理器來執行的，而且使該程序能通過接口卡來執行圖像傳感模塊的校正步驟；給彩色圖像傳感模塊中的照明源提供曝光定時參數，該模塊係掃瞄文件提供受控的照明；以及使傳動機構的運轉同步化。

②比較系爭專利1申請專利範圍第1 項與引證一（或引證二）所揭示之技術特徵，引證一（或引證二）揭示了系爭專利1申請專利範圍第1 項之影像感模組及動作機制等技術特徵，而引證一（或引證二）揭示「接口模塊，它把該圖像傳感模塊和傳動機構接到一計算裝置上，並從該計算裝置接收電源和系統控制信號；該圖像傳感模塊和該傳動機構接受來自該接口模塊的電源和照明控制信號進行運轉。」，其申請專利範圍第14項亦接在計算裝置中執行該影像感應模組之校正程序。比較系爭專利1 申請專利範圍第9 項與引證一（或引證二）所揭示之技術特徵，引證一（或引證二）揭示了系爭專利1 申請專利範圍第9 項之影像感模組及動作機制等技術特徵，而引證一（或引證二）揭示「接口模塊，它把該圖像傳感模塊和傳動機構接到一計算裝置上，並從該計算裝置接收電源和系統控制信號；該圖像傳感模塊和該傳動機構接受來自該接口模塊的電源和照明控制信號進行運轉。」，申請專利範圍第13項揭示當該接口卡被插入一計算裝置的插座時，他就能得到來自該計算裝置的電源和系統控制信號，其中該計算裝置運轉一個使得該計算裝置產生系統控制信號的控制程序，申請專利範圍第14項揭示，控制程序是由該計算裝置中得一個處理器來執行的，而且使該程序能通過接口卡來執行圖像傳感模塊的校正步驟；給彩色圖像傳感模塊中的照明源提供曝光定時參數，該模塊係掃瞄文件提供受控的照明；以及使傳動機構的運轉同步化。其已揭示系爭專利1 申請專利範圍第9 項之控制程序於計算裝置中執行，及執行影像感測模組之校正程序，提供影像感應模組以照明時間參數及同步化該動作機制之動作等技術特徵。

③比較系爭專利1申請專利範圍第9 項與引證一之不同在於引證一（或引證二）揭示一「接口模塊」，而系爭專利1申請專利範圍第1 項為「通用序列匯流排界面模組」，相較於系爭專利1 ，引證一並未揭示系爭專利之通用序列匯流排界面模組。雖上訴人提出USB 規格書證明USB 界面於系爭專利1申請前為一公開技術，惟該規格書僅揭示USB 界面說明，其並未教示將該USB 界面運用於掃描器裝置上，熟習該項技術者再參酌引證一（或引證二）之先前技術下並無法將該USB規格書而輕易完成系爭專利之發明，且希思肯公司於民事聲明上訴暨理由狀第15頁主張「系爭專利1 使用USB ，所以較容易將大部分界面模組放在掃描器內部。而當界面模組之A/D 電路（類比轉數位電路）在掃描器內部時，其較靠近影像感應模組，故在傳遞距離較短較不容易失真，此為系爭專利1 所具備不可預期功效之一，且系爭專利亦採用USB 介面於技術尚須克服許多困難」，故單獨由引證一或引證二並無法證明系爭專利1 申請專利範圍第1 、9 項不具進步性。

3.引證三是否可證系爭專利1 申請專利範圍第1 項（更正後）、第9 項不具進步性：引證三為NSLM9831技術手冊，由手冊第1 頁可知為美國國民半導體(National Semiconductor ）於1999年10月所出版NSLM9831掃描器控制器晶片產品之技術手冊，希思肯公司雖主張引證三LM9831手冊為一「網路資料」，並未載明「公開日期」，不得作為主張系爭專利1 為無效專利之適格前案，德茂公司所提出之上證14證明書，並無法證明LM9831規格書之公開日期為何，大傳公司於98年12月16日回覆鈞院之「大傳台管法字第98120101號」函（下稱大傳公司函）之內容，並未明確指出LM9831規格書上所載之日期即為該規格書對外公開之日期，該函無法證明LM9831規格書係於系爭專利1 申請前即已「公開」或「提供予客戶」而為系爭專利1 申請前已存在之公開文獻，又LM9831手冊並未揭露由USB 介面供電之技術特徵云云。然查：

⑴經核引證三為一積體電路之IC晶片，其技術文件首頁右上角載有「October 1999」之文字（見原審卷第4 冊第4 頁），即西元1999年10月之意，衡諸常情，規格書係為銷售目的所印製之書面資料，而規格書印製的目的在於銷售商品，既為銷售商品自無秘密銷售之理，故由規格書可證明所載商品已公開，規格書上之日期自即可認為公開日，是自可認定引證三之公開日期為88年10月。況查網際網路上傳輸的技術資訊對於技術進步的貢獻，並不亞於紙本刊物。專利法所指之刊物，解釋上應包含透過電子通訊網路而能為公眾得知之資訊。次查，本院函詢大傳企業股份有限公司（以下稱大傳公司）該公司於98年12月16日以大傳台管法字第98120101號函回覆稱：「（問：對於LM9831 、LM9832、LM9833各該產品之規格書大傳公司是否除原廠提供外，尚可自美國國家半導體公司www.national. com 之網站上下載？）該公司回覆稱：「一般情況下此為原廠公開資訊，一經對外銷售，任何人均可自美國國家半導體公司www.national.com之網站下載規格書。」、「大傳公司回覆稱LM9831、LM9832、LM9833各產品首批銷售日期，分別為LM9831於1999/10/13、LM9832於2002/02/07、LM9833於2001/06/13」。由其前述，一經對外銷售，任何人均可自網站上下載各該規格書，故至少LM9831之規格書由其銷售日期係於系爭專利1 優先權日之前，在網站上已屬申請前之公開刊物。且由LM9831開始在台銷售至系爭專利1 申請日前已長達1 年，在此1 年期間規格書對外流傳以供製造，應足以達公開使用之狀態。大傳公司雖無法確認各該規格書在美國國家半導體公司網站上實際公開日期，但依其回覆稱「就我公司之認知，該規格書右上角日期為其該版本規格書對外公開之日期」。是由上可知引證三右上角之日期為美國國家半導體公司在網站上對外公開日期，自堪採信。綜上所陳，固然台灣代理商大傳公司無法確知LM9831規格書在網站上實際公開之起始日期，惟其回覆至少證明在系爭專利1 申請前已見刊物之事實，得作為本件先前技術之判斷。希思肯公司主張引證三不得作為主張系爭專利1 為無效專利之適格前案云云，自無足採。

⑵引證三之NSLM9831技術手冊第1 頁第2 段揭示使用該控制晶片之掃描器可接受USB 介面供電；第1 頁下方電路方塊圖顯示一CCD/CIS 影像感應器陣列及一標示為Illumination之照明源，並顯示馬達（step per motor）及功率電晶體(power transistors) ，該功能為控制掃描器之動作機制；第8 頁右欄之Sensor Control中記載有控制信號LAMPR, LAMPG, LAMPB ，用來控制R 、G 、B （紅、藍、綠）三色LED （發光二極體，即照明源）；第27頁第21、22圖顯示有該紅、綠、藍三色光源之導通時序圖；第33頁8.5 記載有與校正相關之程序；第34頁12.0記載有校正程序在電腦主機執行。引證三所揭示之CCD/CIS 影像感應器陣列、光源、步進馬達、USB 埠、校正程序，分別對應到系爭專利1 申請專利範圍第1 項之影像感應陣列、第一照明源、動作機制、通用序列匯流排介面模組、校正程序。雖引證三未揭示系爭專利1 影像感應模組之透鏡，惟於CCD/CIS 影像感應器陣列前安裝透鏡為該技術領域之普遍應用，此應為熟習該項技術領域者得以輕易思及者。故熟習該項技術者在參酌引證三下應可輕易完成系爭專利1 申請專利範圍第1 項之發明。

⑶引證三揭示有CCD/CIS 影像感應器陣列、步進馬達、USB埠、校正程序，分別對應到系爭專利1 申請專利範圍第9項之影像感應模組、動作機制、通用序列匯流排介面模組、校正程序。引證三揭示一整合應用於掃描器之USB 介面引擎，已揭示系爭專利1 專利申請專利範圍第9 項之「介面引擎」技術特徵。引證三第27頁第21、22圖已顯示紅、綠、藍三色光源依序導通及各色光不同之持續導通時間之時序圖，即該照明時間參數其已揭示系爭專利1 申請專利範圍第9 項之「…提供該有色影像感應模組以照明時間參數，以使該掃描文件得受到可控制之照射量」技術特徵。再者，引證三之LM9831控制器及其技術手冊已經揭示透過USB 介面傳送控制信號及電源到掃描器的介面引擎，引證三雖未揭示主機殼，惟一般電子裝置皆具有外殼，此技術特徵為熟習該項技術者所能輕易思及。故系爭專利1 申請專利範圍第9 項為熟習該項技術者在參酌引證三可輕易完成。

4.引證一（或引證二）結合引證三是否可證明系爭專利1 申請專利範圍第1 項（更正後）、第9 項不具進步性：

①經查，引證一為2000年7 月19日公開之CN0000000 專利案，引證二為引證一之日本相對應之申請案，其公開日2000年8月11日，二者均早於系爭專利之優先權日（2000年11月2 日），為系爭專利申請前之先前技術，兩者亦揭示實質相同之技術內容，引證一（或引證二）揭示一種移動掃描器，其只包含最少的用做為掃描儀的部件。所公開掃描儀沒有單獨電源供驅動部件工作。另外，不同於市場上許多掃瞄儀，在公開的移動是掃瞄儀中沒有一個單獨的微控制器，而其運轉性能卻經過那些按傳統由掃瞄儀中微控制器控制的掃瞄儀。其藉由接口驅動程式被結合到提供系統控制信號和電源的計算裝置上，該接口驅動程式包含一個控制電路，它給掃瞄儀提供邏輯控制信號以響應所述的系統控制信號。因此，該掃瞄儀性能高而成本低。其申請專利範圍第1 項揭示一種移動式掃瞄儀，其特徵是，它包括：一個圖像傳感模塊，包括：一個一維圖像傳感器陣列；一個透鏡，安裝在該圖像傳感器陣列前部；以及一個由依照明控制信號獨立地且按順序打開的三種顏色光所構成的第一照明源；一個與圖像傳感模塊同步工作的傳動機構，該傳動機構使得一掃瞄文件在該第一照明源的照明下通過該透鏡，從而該圖像傳感器陣列使該掃瞄文件成像，以及一個接口模塊，它把該圖像傳感模塊和傳動機構接到一計算裝置上，並從該計算裝置接收電源和系統控制信號；該圖像傳感模塊和該傳動機構接受來自該接口模塊的電源和照明控制信號進行運轉。申請專利範圍第13項揭示當該接口卡被插入一計算裝置的插座時，他就能得到來自該計算裝置的電源和系統控制信號，其中該計算裝置運轉一個使得該計算裝置產生系統控制信號的控制程序，申請專利範圍第14項揭示，控制程序是由該計算裝置中得一個處理器來執行的，而且使該程序能通過接口卡來執行圖像傳感模塊的校正步驟；給彩色圖像傳感模塊中的照明源提供曝光定時參數，該模塊係掃瞄文件提供受控的照明；以及使傳動機構的運轉同步化，引證一或引證二已揭示系爭專利1 申請專利範圍第1 項之影像感應模組及動作機制及耦合影像感應模組及動作機制至一計算裝置，並自該計算裝置處接收電源及系統控制信號之界面模組，並在計算裝置中執行影像感應模組的一校正程序。引證一或二已揭示系爭專利1 申請專利範圍第9項之主機殼、界面引擎及控制程序執行於計算裝置之步驟。

②比較系爭專利1申請專利範圍第1 、9 項與引證一之不同在於引證一（或引證二）揭示一「接口模塊」，而系爭專利1申請專利範圍第1 或9 項為「通用序列匯流排界面模組」，相較於系爭專利1 申請專利範圍第1 或9 項，引證一並未揭示系爭專利之通用序列匯流排界面模組，惟引證三之NSLM9831技術手冊第1 頁第2 段揭示使用該控制晶片之掃描器可接受USB 介面供電之技術特徵，故引證三已教示將USB 介面應用於掃描器上，引證三已教示將引證一( 或引證二) 掃描器中之接口模塊( 系爭專利之介面模組) 採用USB 介面之動機，且未產生無法預期之功效，故系爭專利1 申請專利範圍第1 、9 項為運用系爭專利申請前既有之知識或技術，為熟習該項技術者所能輕易完成者。

㈤系爭專利2 申請專利範圍更正後第1 、12、22、23、29項是否不具擬制喪失新穎性或進步性。

1.引證1 、2 、3 、4 組合是否可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第1項不具進步性：

①系爭專利2 申請專利範圍第1 項之攜帶式掃描器其中「界面模組312,連接該影像感應模組306 及動作機制304 至一計算裝置( 314), 並由該計算裝置接收一電源及系統控制信號;該影像感應模組及該動作機制由該界面模組接收操作用電源及照明控制信號。」，由文字記載，其僅描述該掃描器包含有一界面模組，惟該項並未對「界面模組」之設置位置作任何之說明、界定或限制，即未限制該界面模組係在掃描器之內部或外部，因此，解釋申請專利範圍時，即不得將希思肯公司所稱將界面模組僅限定於在掃描器外部，將希思肯公司所強調之「非由掃描器本身提供照明控制信號予影像感應模組與動作機制」等技術納入比對，且希思肯公司於行政訴訟總辯論意旨狀第3 頁主張系爭專利之界面模組結構上要設於掃描器本體內部或外部並非系爭專利之關鍵，故希思肯公司亦自承系爭專利申請專利範圍第1 項之界面模組之位置並無限制設置在掃描器之內部或外部。希思肯公司另主張系爭專利之掃描器本體並無微控制器、記憶體等其他電子元件，以控制影像感應模組及照明源之操作，攜帶式掃描器之整體效能，因掃描器所需之處理運算完全依賴於外部之計算裝置，而取決於所連接之主電腦而定（其一般具有32-64 位元以上之微處理器，當然優於具有8 位元之微處理器的習知掃描器）云云。惟查，系爭專利2 申請專利範圍第1 項僅記載一界面模組，由計算裝置接收一電源及系統控制信號；該影像感應模組及動作機制由該界面模組接收操作電源及照明控制信號，其並未記載該掃描器所需之處理運算係完全依賴於外部之計算裝置或是界面模組中之另設的微控制器、記憶體等其他電子元件。因此，解釋申請專利範圍時，亦不得將希思肯公司所稱將界面模組中之上述限制條件讀入申請專利範圍中，以限縮申請專利範圍之文義範圍，故希思肯公司所述，實不足採。

②關於系爭專利2 申請專利範圍第1 項部分，經查，引證1 之說明書第1 欄第24行及第2 欄第52行揭示一種用於掃描器之全彩單一感測陣列之接觸式感測器，第12圖顯示典型的掃瞄裝置設計，其包含一棒狀的透鏡(rod lens)5 ，該透鏡是光源聚集至MOS 感測器上，而光源一般採用LED 光源。說明書第7 欄第66行至第8 欄第8 行中也揭示採用紅、綠、藍發光源及一個檢測陣列以達成彩色的技術特徵。引證2 揭示一餽紙式影像掃描器，說明書第2 頁第5 行揭示「接觸式影像感應器」包含了光源、聚焦鏡以及感應器，其本身就是一個「影像閱讀頭」，由於有著外型尺寸小、重量輕的優點，接觸式影像感應器已經被普遍於傳真機、以及餽紙式影像掃瞄機之中。第4 圖揭示有滾輪，與該接觸式影像感應器相接觸，帶動欲掃瞄文件，使文件得以被該接觸式影像感應器適當掃描及滾輪驅動裝置，提供驅動力量，用以驅動前述之滾輪。引證3 揭示一種掛附式掃描器，係配合個人電腦殼体尺寸而設計，其結構包括：一掃描器控制基体，係直接插置安裝在個人電腦殼体之一預留槽口。一掃描器殼体之後端設有一連接器端，可供直接插接在該掃描器控制基體前方之連接器端，該掃描器殼體頂部設置有一進紙槽口而在底部設有一出紙槽口，在操作時，將欲掃描紙張送入進紙槽口，經由內部之傳動機構帶動之下，由該掃描器殼体內部之光學掃描元件掃描該紙張之資料。說明書第5 頁第第2 段揭示該紙張傳動機構包含一馬達齒輪及滾筒設置在該掃描器殼體內。說明書第4 頁第17行23行揭示本創作具有一掃描器控制基體4 ，成矩形型態，係直接插置安裝在個人電腦殼體之一預留槽口。該控制基體之後端設置有一信號連接器及一電源連接器，以供連接線連接於電腦內部之匯流排信號及電源，所謂的匯流排信號，對於發明所屬技術領域中具通常知識者皆知其包含資料匯流排、位址匯流排、控制匯流排等。故引證3 之控制基體其具有如系爭專利中界面模組之技術特徵，該控制基體係連接掃描器至計算機裝置，該控制基體並可以接收計算裝置之電源及系統控制信號以連接供掃描器操作用電源及控制信號。引證4 揭示一種掃描器之PCMCIA界面資料轉換裝置，係置於掃描器與電腦的PCMCIA界面之間。說明書第4 頁【創作之目的】揭示「本創作之目的即在提供一種掃描器與可攜式電腦之資料轉換裝置，可以小形化而且不外加電源。使掃描器之掃瞄影像資料可輸入至可攜式電腦。說明書第4 頁【創作之概述】段揭示利用可攜式電腦之PCMCIA埠可以直接以轉換裝置將掃瞄影像資料輸入可攜式電腦，以供進一步處理。本創作所提供之掃描器之PCMCIA介面資料轉換裝置可製成名片大小，且不像習用之印表機埠轉換裝置，需使用外加電源。說明書第7 頁第13至16行揭示PCMCIA界面之VCC ，GND 等信號線，可以供給＋5V或＋3.3V之電壓。掃描器所需要之電源可由此取得，因此不需任何外來電源即可提供掃描器操作所需能量」，第一圖並揭示該PC卡之電路圖具有一類比至數位功能的電路。故引證4 亦揭示系爭發明之界面模組之技術特徵，透過PCMCIA界面可將掃描器連接至計算機裝置，該PCMCIA界面並可以接收計算裝置之電源及系統控制信號以連接供掃描器操作用電源及控制信號。引證1 已揭示系爭專利2 申請專利範圍第1 項之具有三色光之照明源之影像感應模組，引證2 或引證3 揭示系爭專利之動作機制，引證3 或引證4 已揭示系爭專利之「界面模組，連接至該影像感應模組及動作機制至計算機裝置，藉由向計算裝置接收一電源及系統控制信號以連接供掃描器操作用電源及控制信號」之技術特徵。希思肯公司雖主張系爭專利2 為一可攜帶式掃描器與引證2 為餽紙式影像掃描器，引證3 為掛附式之影像掃描器不同云云。惟查，引證1 至引證4 其均為掃描器之相同領域，引證4 更具體揭示該界面卡可用於可攜式掃描器，引證1至4之 組合對於從事掃描器之製造設計領域中熟習該項技術者而言，應被視為是明顯的。再者，系爭專利之主要技術特徵係透過一界面模組而接收計算裝置之電力及系統控制信號，其直接由計算裝置取得電力及匯流排信號之技術特徵亦於引證3 或4 已揭示，其亦可達成系爭專利不需透過一分離電源來供應掃描器之電力之功能。希思肯公司雖主張系爭專利為可攜式，而引證案並非可攜式云云。惟查，系爭專利僅係在引證案所揭示之結構組合下，將掃描器之尺寸縮小化，以具有可攜帶方便之功效，其並未產生無法預期之效果，整體觀之，系爭專利2 申請專利範圍第1 項係引證1 、2 、3 或引證1 、3 或引證1 、2 、4 之簡易結合，為從事掃描器設計製造業者所能輕易完成，故不具進步性。因引證1 、2 、3 或引證1 、3 或引證1 、2 、4 之組合即足證系爭專利2申請專利範圍第1 項不具進步性，故引證1 、2 、3 及4 之組合亦可證系爭專利2 申請專利範圍第1 項不具進步性。

2.引證1 、2 、3 、4 、7 組合是否可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第12項不具進步性：關於系爭專利2 申請專利範圍第12項，引證1 之說明書第1欄第24行及第2 欄第52行揭示一種用於掃描器之全彩單一感測陣列之接觸式感測器，第12圖顯示典型的掃瞄裝置設計，其包一棒狀的透鏡(rod lens)5 ，該透鏡是光源聚集至MOS感測器上，而光源一般採用LED 光源。說明書第7 欄第66行至第8 欄第8 行中也提出採用紅、綠、藍發光源及一個檢測陣列以達成彩色的目的。引證2 揭示一餽紙式影像掃描器，說明書第2 頁第5 行揭示「接觸式影像感應器」包含了光源、聚焦鏡以及感應器，其本身就是一個「影像閱讀頭」，由於有著外型尺寸小、重量輕的優點，接觸式影像感應器已經被普遍於傳真機、以及餽紙式影像掃瞄機之中，其具有一外殼（90），第4 圖揭示有滾輪（2 ）（相當於系爭專利中之橡膠表面棒），與前述之接觸式影像感應器（1 ）相接觸，帶動欲掃瞄文件，使前述之文件得以被前述之接觸式影像感應器適當掃描及滾輪驅動裝置（52），提供驅動力量，用以驅動前述之滾輪。引證4 揭示一種掃描器之PCMCIA界面資料轉換裝置, 係置於掃描器與電腦的PCMCIA界面之間。說明書第4 頁【創作之目的】揭示本創作之目的即在提供一種掃描器與可攜式電腦之資料轉換裝置，可以小形化而且不外加電源。使掃描器之掃瞄影像資料可輸入至可攜式電腦。說明書第4 頁【創作之概述】段揭示利用可攜式電腦之PCMCIA埠可以直接以轉換裝置將掃瞄影像資料輸入可攜式電腦，以供進一步處理。本創作所提供之掃描器之PCMCIA介面資料轉換裝置可製成名片大小，且不像習用之印表機埠轉換裝置，需使用外加電源。說明書第7 頁第13至16行揭示PCMCIA界面之VCC ，GND 等信號線，可以供給＋5V或＋3. 3V 之電壓。掃描器所需要之電源可由此取得，因此不需任何外來電源即可提供掃描器操作所需能量，第一圖中並揭示該PC卡之電路圖具有一類比至數位功能的電路。故引證2 揭示系爭專利2 申請專利範圍第12項中之外殼、影像感應模組及一動作機制之技術特徵，其未揭示系爭專利中之彩色影像感測模組及界面卡之構造，惟於掃描器裝置中利用彩色影像感測模組以達彩色掃瞄之技術已見於引證1 。再者利用一界面卡以作為掃描器自一計算裝置接收一電源及控制信號並具有一類比數位電路以將掃描器之信號換成數位信號後在輸入計算裝置以做後續處理技術亦已見於引證4 或引證7 申請專利範圍第1 項所揭示掃描器所掃瞄之信號尤其本身電路或界面卡上的線路轉換類比信號成為數位信號而進入電腦。由引證4 之創作目的及概述可知其可達成系爭專利發明之目的功效，引證4 說明書第7 頁第19至21行亦揭示該PC卡可用於採用掌上型掃描器及桌上型掃描器，由引證4 足以教示將引證2 之掃描器結合引證1 之採用彩色影像感測模組及引證4 之ＰＣ界面卡以完成系爭專利2 申請專利範圍第12項發明之動機，該結合並未產生無法預期之功效。至於利用多線纜連接界面卡與彩色模組乃為一周知技術，故申請專利範圍第12項為從事掃描器之設計製造業結合引證1 、2 、4 或結合1 、2 及7 所能輕易完成。希思肯公司雖主張系爭專利為可攜式，而引證案並非可攜式云云。惟查，系爭專利僅係在引證案所揭示之結構組合下，將掃描器之尺寸縮小化，以具有可攜帶方便之功效，其並未產生無法預期之效果。因引證1 、2 、4 或引證1 、2、7 之組合即足證系爭專利2 申請專利範圍第12項不具進步性，故引證1 、2 、4 及7 之組合亦可證系爭專利2 申請專利範圍第12項不具進步性。

3.引證1 、2 、5 、6 組合是否可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第22項不具進步性：本項中有關於「可拆卸式地安裝」一詞，原告於行政訴訟總總辯論意旨狀第40頁第2 至7 行中稱「系爭專利本項中，對於其掃描器主機殼與含第二照明源之外殼的連接方式，僅僅具體指明至『可拆卸式地安裝』之程度，且其專利說明書中亦未對『可拆卸』一詞為進一步之定義或解釋，因而，在解釋該『可拆卸』之意義時，應採其中立、客觀之文義，亦即『基座外殼可以從主機殼上拆卸下來』之意義」。關於系爭專利2 申請專利範圍範圍第22項部分，經查引證2 第五圖已揭露系爭專利2 申請專利範圍第22項之外殼90結構，其包圍住一影像感應模組及一動作機制，且說明書第2 頁第5 行揭示「接觸式影像感應器」包含了光源、聚焦鏡以及感應器等結構，及一文件餽入導槽92以供文件餽入掃瞄用以及一文件輸出導槽96，以供文件掃瞄完成輸出。其未揭示基座外殼包圍住一第二照明源，該基座外殼可拆卸式地安裝至該主外殼之構造。引證5 及引證6 揭示之掃描器均可達到掃描不透明/ 透明文件等兩種掃描功能（參引證5 說明書第2 頁末數第1 行至第2 行、引證6 說明書第3 頁第3 行至第4 行），引證5 之圖3 及引證6 之第5 圖，也分別揭示了安裝於掃描器外殼上之上蓋/ 上方機殼（即本項所稱之「基座」），及其中所包含之第二照明源（參引證5 說明書第12頁、引證6 說明書第13頁）；由於該二圖中已清楚繪示其包含第二照明源之上蓋/ 上方機殼與掃描器主外殼並非一體成型，就一般機構組合之構造而論，其係為可安裝至該外殼上之機殼結構。此外，引證6 之圖式第6 圖及第7 圖亦揭示關於第二照明源之基座可安裝至小型外殼之技術，參酌引證6 圖式第6 圖及第7 圖所繪示之內容及其相關說明可知：其揭示之光學掃描器本體5 設有一第二光源裝置9 ，該裝置包括一燈罩91（即第二照明源之外殼，等同於本項之「基座」）及燈管92（等同於本項之「第二照明源」）。其中，第二光源裝置9 鄰接光學掃描器本體5 之兩側邊處間隙511 之導接裝置65相關位置係設有一連結裝置93，兩者（即第二光源裝置及光學掃描器本體）係可以插接在一起，且可與掃描模組6 之光源裝置61相互切換電源，因而該第二光源裝置9 即在掃描正負片時可替代掃描模組6 之光源裝置61（參引證6 說明書第14頁第6 圖及第7 圖及第8 頁第2 行至第10行之說明）。比較系爭專利2 申請專利範圍第22項與引證2 之不同僅在於引證2 只可作一般反射式掃瞄，其未能作穿透式掃瞄。惟在反射式掃瞄器之反射式光源之對向增加一光源以作為穿透式掃瞄光源之技術特徵已見於引證5 或引證6 ，故引證5 或引證6 已揭示系爭專利之「基座外包圍住一第二照明源；該基座外殼可拆卸式地安裝置該主外殼」之技術特徵。引證2 、引證5 、引證6 均為掃描器之相同領域前案，其技術內容之組合對於該發明所屬技術領域中為熟習該項技術者應屬明顯。再者，系爭專利之主要技術特點為具有第二光源之基座外殼係可拆卸式地安裝於主外殼，該結構特徵亦於引證5 或引證6 已揭露。希思肯公司雖稱系爭專利為可攜帶式掃描器，而前案之掛附式或平台式掃描器，其不符合系爭專利之掃描器的特性及移動輕巧且迅速云云。然整體觀之，本項發明係引證2 與引證5 之技術特徵組合或引證2 與引證6 之技術特徵組合後將體積微小化而形成一可移動輕巧且迅速之發明，若發明之技術特徵僅在前案之組合後將尺寸之縮小化，為掃描器設計製造業者所易於思及，故本項發明為所屬技術領域中為熟習該項技術者所能輕易完成，故不具進步性。因引證2 、5 或引證2 、6 之組合即足證系爭專利2 申請專利範圍第22項不具進步性，故引證1 、2 、5 及6 之組合亦可證系爭專利2申請專利範圍第22項不具進步性。

4.系爭專利申請專利範圍更正後第23項部分：

⑴引證1 、2 、5 、6 組合是否可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第23項不具進步性：關於系爭專利2 申請範圍第23項，其為依附於申請專利範圍第22項之附屬項，其為第22項之進一步技術限縮。經查，引證5 之圖3 及說明書第5 頁末數第2 行揭示掃描器設有反射式光源31或引證6 之第5 圖之光源10（對應於系爭專利之第一照明源），此即提供掃瞄物為不透明之掃瞄光源，整體觀之，並參酌前述關於第22項不具進步性之理由，故本項發明為所屬技術領域中熟習該項技術者依據引證2 及引證5 之組合或依據引證2 及引證6 之組合所能輕易完成，故不具進步性。因引證2 、5 或引證2 、6 之組合即足證系爭專利2 申請專利範圍第23項不具進步性，故引證1 、2 、5 及6 之組合亦可證系爭專利2 申請專利範圍第23項不具進步性。

⑵系爭專利2 申請專利範圍更正後第23項記載是否違反審定時專利法第71條第1 項第3 款之規定：關於申請專利範圍第23項，其為依附於申請專利範圍第22項之附屬項，其為第22項之進一步技術限縮，其限定申請專利範圍第22項之其中上述之第一照明源當掃描物件為不透明時，提供照明給該掃描物件，其僅在限定第一照明源係用來作為提供不透明物件之掃描光源，系爭專利說明書第13至14頁及第4A至4C圖已揭示相關之實施例，熟習該項技術者應可據以實施系爭專利之發明，故本申請專利範圍並無違反系爭專利審定核准時之專利法第71條第1 項第3 款之規定而有發明說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。

5.引證1 、2 、3 、4 組合是否可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第29項不具進步性：關於系爭專利2 申請專利範圍第29項部分，經查引證2 第五圖已揭露系爭專利2 申請專利範圍第22項之外殼90結構，且說明書第2 頁第5 行揭示「接觸式影像感應器」包含了光源、聚焦鏡以及感應器之結構，及滾輪與前述之接觸式影像感應器相接觸，帶動前述之文件，使前述之文件得以被前述之接觸式影像感應器適當掃描；滾輪驅動裝置，提供驅動力量，用以驅動前述之滾輪。引證2 未揭示具有三色光且獨立及依序為一照明控制信號所導通之照明源，惟引證1 揭示了具有三色光且獨立及依序為一照明控制信號所導通之照明源之影像感測模組。引證3 揭示掛附式掃描器，說明書第4 頁第17行23行揭示本創作具有一掃描器控制基體4 ，成矩形型態，係直接插置安裝在個人電腦殼體之一預留槽口，參圖五所示之分解立體圖。該控制基體之後端設置有一信號連接器及一電源連接器，以供連接線連接於電腦內部之匯流排信號及電源。故引證3 已揭示了系爭專利2 申請專利範圍第29項之「掃描器與一計算裝置相接附時，該影像感測模組及該移動機構之電力係直接由該計算裝置供給，而不用額外插接至其他電源之構造」之技術特徵。另引證4 揭示一種掃描器之PCMCIA界面資料轉換裝置，係置於掃描器與電腦的PCMCIA界面之間。說明書第4 頁【創作之目的】揭示本創作之目的即在提供一種掃描器與可攜式電腦之資料轉換裝置，可以小形化而且不外加電源之技術特徵，說明書第7 頁第15至16行揭示上述設計製成之轉換裝置，可以使用在+12V電源之黑白、彩色掌上型掃描器，引證4 揭示掃瞄器與計算裝置接附時，影像感應模組及該移動機構係為計算裝置供給電源之技術特徵。引證1 、2 、3 或4 均為掃描器之相同領域，該先前技術內容之組合對於從事掃瞄器設計製造業之技術領域中熟習該項技術者而言，應屬明顯。系爭專利2 申請專利範圍第29項所欲達成之目的係直接由計算裝置供應掃瞄器之影像感應裝置及移動機構之電源，而非透過一分離電源，技術特徵已為引證3 或4 所揭示。相較於引證1 、2 及3 之組合，本項發明係為一可攜式之掃描器，而引證3 為掛附式之掃描器，系爭專利僅係利用引證1 、2 及3 之技術特徵之組合，系爭專利雖為一可攜式掃描器，惟組合後之發明僅在於尺寸之縮小或放大，此變化為發明所屬技術領域中熟習該項技術者易於思及且未能產生無法預期之功效。相較於引證1 、2 及4 之組合，引證4 除揭示直接由計算裝置供應掃描器之影像感應裝置及移動機構之電源外，其亦揭示該轉換裝置可以用於彩色掌上型掃描器（即系爭專利之可攜式掃描器），其足以教示組合引證1 、2 及4 而完成系爭發明之動機，故本項發明為引證1 、2 及3 或1 、2 及4 之簡易組合，且未產生無法預期之功效，為所屬技術領域中熟習該項技術者所能輕易完成者，故不具進步性。因引證1 、2 及3 或引證1 、2及4 之組合即足證系爭專利2 申請專利範圍第29項不具進步性，故證據1 、2 、3 及4 之組合亦可證系爭專利2 申請專利範圍第29項不具進步性。

6.引證8 或引證9 是否可單獨證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第1 、12、29項擬制喪失新穎性及先申請原則：

①引證8 是否可證明系爭專利2 申請專利範圍第1 、12及29項不具新穎性，而違反專利第20條之一及第27條之規定?

⑴查引證8 之申請日為87年12月11日，公告日為88年12月11日，引證9 之申請日為86年9 月26日，公告日為88年3 月11日，該二引證對於系爭專利2 （優先權日為87年9 月16日）係為一申請在先而在系爭專利申請後始公開或公告之先前技術，有關於究竟係違反「先申請原則」或擬制喪失新穎性規定之審查，依據90年10月24日修正公布之專利法第27條規定「同一發明有二個以上之專利申請案，僅得就其最先申請者准予發明專利」，參考專利審查基準規定，先申請原則，指同一發明有兩個以上申請案時，無論是於不同日或同日申請，無論是不同人或同一人申請，僅能就最先申請者准予專利，不得授予兩個以上專利權，以排除重複專利。同一發明，指二個以上先、後申請案或二個以上同日申請之申請案申請專利範圍中所載之發明或新型相同。故其比對判斷的對象係先後兩案之申請專利範圍是否為同一，以先後申請案之申請專利範圍去作比對。至於擬制喪失新穎性係規定於審定時專利法第20條之1 「申請專利之發明，與申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者之內容相同者，不得取得新型專利」，故擬制喪失新穎性之審查係以後申請案每一申請專利範圍中所載之發明為對象，而以其申請日之後始公開或公告之先申請案所附說明書全文所載之發明或新型為依據，就界定後申請案所載之發明的技術特徵與先申請案說明書全文中所載之發明或新型的技術特徵逐一進行比對判斷。

⑵關於系爭專利2 申請專利範圍第1 項部分，經查引證8 揭示「一種光學掃瞄模組」，其申請專利範圍第1 項揭示1.一種光學掃描裝置，包括有：一光學掃描模組，用於掃描一原稿上的影像資料並將其轉換成為數位訊號；一傳動模組，用於驅動使該光學掃描模組與原稿之間進行相對運動；一外殼，其內部容置有該光學掃描模組及傳動模組；一介面卡式電路板，其可插置於一電腦主機板之介面槽上，於該介面卡式電路板上設有包括一介面插座及一控制電路模組，該控制電路模組係用以控制至少包括該光學掃描模組的掃描工作及傳動模組的驅動工作；以及一連接線，由該外殼之一適當位置延伸出，該連接線之一端係連接耦合於外殼內部之傳動模組及光學掃描模組，連接線之另一端則可插合於介面卡式電路板之該介面插座上，而使介面卡式電路板上的控制電路模組可耦合於傳動模組及光學掃描模組。其申請專利範圍第2 項揭示如申請專利範圍第1 項所述之光學掃描裝置。其中，該光學掃描模組包括有：一光源、至少一反射鏡、一鏡頭及一光荷耦合元件。其申請專利範圍第3 項揭示如申請專利範圍第1 項所述之光學掃描裝置。其中，該光學掃描模組包括有:一光源及一接觸式影像掃描裝置(CIS) 。比較引證8 與系爭專利2 申請專利範圍第1 項之內容，引證8 揭示有外殼、光學掃描模組、傳動模組、介面卡式電路板及連接線，其分別對應到系爭專利之外殼、影像感應模組、動作機制、介面模組及多線纜。先申請案主要之創作標的應用在於桌上型電腦，故其介面卡式電路板即對應插置到桌上型電腦上之PCI 或SCSI等卡槽。惟引證8 並未揭示系爭專利2申請專利範圍第1項之第一照明源包含三有色光，其係獨立及依序為一照明控制信號所導通」，故由引證8 尚難證明系爭專利2 申請專利範圍第1 項違反審定時專利法第20條之1 規定。再者，比較引證8 之各申請專利範圍之發明亦未揭示有與系爭專利2 申請專利範圍第1 項相同之發明，故引證8 尚難證明系爭專利2 申請專利範圍第1 項有違反審定時專利法第27條第1 項之規定。

⑶關於系爭專利2 申請專利範圍第12項部分，經查引證8 揭示「一種光學掃瞄模組」，其申請專利範圍第1 項揭示1.一種光學掃描裝置，包括有：一光學掃描模組，用於掃描一原稿上的影像資料並將其轉換成為數位訊號；一傳動模組，用於驅動使該光學掃描模組與原稿之間進行相對運動；一外殼，其內部容置有該光學掃描模組及傳動模組；一介面卡式電路板，其可插置於一電腦主機板之介面槽上，於該介面卡式電路板上設有包括一介面插座及一控制電路模組，該控制電路模組係用以控制至少包括該光學掃描模組的掃描工作及傳動模組的驅動工作；以及一連接線，由該外殼之一適當位置延伸出，該連接線之一端係連接耦合於外殼內部之傳動模組及光學掃描模組，連接線之另一端則可插合於介面卡式電路板之該介面插座上，而使介面卡式電路板上的控制電路模組可耦合於傳動模組及光學掃描模組。其申請專利範圍第2 項揭示如申請專利範圍第1 項所述之光學掃描裝置。其中，該光學掃描模組包括有：一光源、至少一反射鏡、一鏡頭及一光荷耦合元件。其申請專利範圍第3 項揭示如申請專利範圍第1 項所述之光學掃描裝置。其中，該光學掃描模組包括有：一光源及一接觸式影像掃描裝置(CIS) ，申請專利範圍第19項揭示一外殼容置該光學掃瞄模組及傳動模組。比較引證8與系爭專利2 申請專利範圍第12項之內容，引證8 揭示有外殼、傳動模組、介面卡式電路板及連接線，其分別對應到系爭專利之外殼、動作機制、介面模組及多線纜。引證8 主要之創作標的應用在於桌上型電腦，故其介面卡式電路板即對應插置到桌上型電腦上之PCI 或SCSI等卡槽。引證8 揭示光學掃描模組包括有：一光源及一接觸式影像掃描裝置(CIS)，惟引證8 並未揭示彩色影像感應模組，且引證8 亦未教示系爭專利之「橡膠表面棒」技術特徵。故引證8 尚難證明系爭專利2 申請專利範圍第12項違反專利法第20條之1 規定。再者，比較引證8 之各申請專利範圍之發明亦未揭示有與系爭專利2 申請專利範圍第12項相同之發明，故引證8 尚難證明系爭專利2 申請專利範圍第12項違反專利法第27條第1 項之規定。

⑷關於系爭專利2 申請專利範圍第29項部分，經查引證8 揭示「一種光學掃瞄模組」，其申請專利範圍第1 項揭示1.一種光學掃描裝置，包括有：一光學掃描模組，用於掃描一原稿上的影像資料並將其轉換成為數位訊號；一傳動模組，用於驅動使該光學掃描模組與原稿之間進行相對運動；一外殼，其內部容置有該光學掃描模組及傳動模組；一介面卡式電路板，其可插置於一電腦主機板之介面槽上，於該介面卡式電路板上設有包括一介面插座及一控制電路模組，該控制電路模組係用以控制至少包括該光學掃描模組的掃描工作及傳動模組的驅動工作；以及一連接線，由該外殼之一適當位置延伸出，該連接線之一端係連接耦合於外殼內部之傳動模組及光學掃描模組，連接線之另一端則可插合於介面卡式電路板之該介面插座上，而使介面卡式電路板上的控制電路模組可耦合於傳動模組及光學掃描模組。其申請專利範圍第2 項揭示如申請專利範圍第1 項所述之光學掃描裝置。其中，該光學掃描模組包括有：一光源、至少一反射鏡、一鏡頭及一光荷耦合元件。其申請專利範圍第3 項揭示如申請專利範圍第1 項所述之光學掃描裝置。其中，該光學掃描模組包括有：一光源及一接觸式影像掃描裝置(CIS) 。比較引證8 與系爭專利2 申請專利範圍第1 項之內容，引證8 揭示有外殼、光學掃描模組、傳動模組、介面卡式電路板，其分別對應到系爭專利之外殼、影像感應模組、動作機制、介面模組。引證8 主要之創作標的應用在於桌上型電腦，故其介面卡式電路板即對應插置到桌上型電腦上之PCI 或SCSI等卡槽，惟引證8 並未揭示系爭專利2 申請專利範圍第29項之第一照明源包含三有色光，其係獨立及依序為一照明控制信號所導通」，故由引證8 尚難證明系爭專利2 申請專利範圍第29項違反專利法第20條之1 規定。再者，比較引證8 之各申請專利範圍之發明亦未揭示有與系爭專利2 申請專利範圍第29項相同之發明，故引證8 尚難證明系爭專利2 申請專利範圍第29項違反專利法第27條第1 項之規定。

②引證9 是否可證明系爭專利2 申請專利範圍第1 、12及29項不具新穎性，而違反專利第20條之一及第27條之規定?

⑴關於系爭專利2 申請專利範圍第1 項部分，經查引證9 係揭示一種「掃描機免自接電式電源及信號傳輸裝置」，尤其是一種關於掃描機與電腦主機間電源供應器共用與信號傳輸接線共用之技術裝置。其申請專利範圍揭示一種彩色光學掃描機之電源供應以及掃描機之掃瞄訊號傳輸裝置，包括：一電源供應手段，可利用桌上型或筆記型電腦主機之鍵盤接頭，經接線同時供應鍵盤及掃描機電源；一信號傳輸手段，與鍵盤接線共用一條接線，並可利用單一接線，完成鍵盤機掃描器之訊號傳輸，或利用印表機連接埠或SCSI埠傳輸掃描機訊號；及一無電源供應器之彩色光學掃描機。引證9 之專利說明書「創作說明3 」揭示交流電源導入電腦主機1 之電源供應器，電源供應器將交流電轉換為直流電後，供給鍵盤插座3 。中央處理器意將信號經由同一插座，利用連接線之分支將電流及訊號分別導至鍵盤3 及無電源供應器之掃描器。德茂公司主張引證9 揭示了系爭專利2 申請專利範圍第1 項之「界面模組」，且「影像感應模組」及「動作機制」為掃描器必備之源件云云。惟查，引證9 並未揭示系爭專利2 之影像感應模組，其中之「第一照明源包含三有色光，其係獨立且依序為一照明控制信號所導通」，引證9 亦未揭示系爭專利2 申請專利範圍第1 項之「動作機制」，使得由第一照明源所照明之掃描文件，通過該透鏡，使得該掃描文件係被影像感測器陣列所攝影，且非熟習該項技術之人所能直接推導，故由引證9 尚難證明系爭專利2 申請專利範圍第1 項違反專利法第20條之1 規定。再者，比較引證9 之各申請專利範圍之發明亦未揭示有與系爭專利2 申請專利範圍第1 項相同之發明，故引證9 尚難證明系爭專利2 申請專利範圍第1 項違反專利法第27條第1 項之規定。

⑵關於系爭專利2 申請專利範圍第12項，經查引證9 係揭示一種「掃描機免自接電式電源及信號傳輸裝置」，尤其是一種關於掃描機與電腦主機間電源供應器共用與信號傳輸接線共用之技術裝置。其申請專利範圍揭示一種彩色光學掃描機之電源供應以及掃描機之掃瞄訊號傳輸裝置，包括：一電源供應手段，可利用桌上型或筆記型電腦主機之鍵盤接頭，經接線同時供應鍵盤及掃描機電源；一信號傳輸手段，與鍵盤接線共用一條接線，並可利用單一接線，完成鍵盤機掃描器之訊號傳輸，或利用印表機連接埠或SCSI埠傳輸掃描機訊號；及一無電源供應器之彩色光學掃描機。引證9 之專利說明書「創作說明3 」揭示交流電源導入電腦主機1 之電源供應器，電源供應器將交流電轉換為直流電後，供給鍵盤插座3 。中央處理器意將信號經由同一插座，利用連接線之分支將電流及訊號分別導至鍵盤3 及無電源供應器之掃描器。德茂公司雖主張系爭專利申請專利範圍第12項之「小型外殼」及「彩色影像感測模組」為彩色光學掃描器之必備之元件或孰習該項技術者依據引證10能直接推導云云。惟查，引證9 未揭示系爭專利2 申請專利範圍第12項之「動作機制包含由馬達所驅動之項表面棒，當該馬達操作時，該項膠表面棒使得掃描文件通過該彩色影像感應模組」及「介面卡包含一類比置數位電路」等技術特徵，故由引證9 尚難證明系爭專利2 申請專利範圍第12項違反專利法第20條之1 規定。再者，比較引證9 之各申請專利範圍之發明亦未揭示有與系爭專利2 申請專利範圍第12項相同之發明，故引證9 尚難證明系爭專利2 申請專利範圍第12項違反專利法第27條第1 項之規定。

⑶關於系爭專利2 申請專利範圍第29項部分，經查引證9 係揭示一種「掃描機免自接電式電源及信號傳輸裝置」，尤其是一種關於掃描機與電腦主機間電源供應器共用與信號傳輸接線共用之技術裝置。其申請專利範圍揭示一種彩色光學掃描機之電源供應以及掃描機之掃瞄訊號傳輸裝置，包括：一電源供應手段，可利用桌上型或筆記型電腦主機之鍵盤接頭，經接線同時供應鍵盤及掃描機電源；一信號傳輸手段，與鍵盤接線共用一條接線，並可利用單一接線，完成鍵盤機掃描器之訊號傳輸，或利用印表機連接埠或SCSI埠傳輸掃描機訊號；及一無電源供應器之彩色光學掃描機。引證9 之專利說明書「創作說明3 」揭示交流電源導入電腦主機1 之電源供應器，電源供應器將交流電轉換為直流電後，供給鍵盤插座3 。中央處理器意將信號經由同一插座，利用連接線之分支將電流及訊號分別導至鍵盤3 及無電源供應器之掃描器，德茂公司雖主張引證9 揭示了系爭專利2 申請專利範圍第29項之「該攜帶掃描器與一計算裝置相接附時，該影像感測模組及該一棟機構惟該計算裝置供給電源」，且該「外殼」、「影像感應模組」及「動作機制」為掃描器必備之源件云云。惟查，引證9 並未揭示系爭專利2 申請專利範圍第29項之影像感應模組，其中之「第一照明源包含三有色光，其系獨立且依序為一照明控制信號所導通」，引證9 亦未揭示系爭專利2 申請專利範圍第29項之「動作機制」，使得由第一照明源所照明之掃描文件，通過該透鏡，使得該掃描文件係被影像感測器陣列所攝影，且非熟習該項技術之人所能直接推導，故由引證9 尚難證明系爭專利2 申請專利範圍第29項違反專利法第20條之1 規定。再者，比較引證9 之各申請專利範圍之發明亦未揭示有與系爭專利2 申請專利範圍第29項相同之發明，故引證9 尚難證明系爭專利2 申請專利範圍第29項違反專利法第27條第1 項之規定。

六、綜上所述，系爭專利1 申請專利範圍第1 項（更正後）及第9 項為熟習該項技術者依引證三，或引證一與引證三結合，或引證二與引證三結合等先前技術，顯能輕易完成，且未能增進功效，是系爭專利1 申請專利範圍第1 項（更正後）及第9 項自應認為不具進步性，此部分亦經智慧財產局於99年4 月16日以經濟部智慧財產局(99)智字三( 二)04059字第09920246480 號，審定舉發成立，撤銷希思肯公司之系爭專利1 之專利權在案，有該審定書附卷可參。又系爭專利2 申請專利範圍更正後第1 、12、22、23、29項部分，因引證1、2 、3 之組合或引證1 、3 之組合或引證1 、2 、4 之組合即可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第1 項不具進步性，故引證1 、2 、3 、4 之組合亦可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第1 項不具進步性；因引證1 、2 、4 之組合或引證1 、2 、7 之組合可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第12項不具進步性，故引證1 、2 、4 及7 之組合亦可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第12項不具進步性；因引證2 、5 之組合或引證2 、6 之組合即可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第22項不具進步性，故引證1 、2 、5 及6 之組合亦可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第22項不具進步性；因引證2 、5 之組合或引證2 、6 之組合即可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第23項不具進步性，故引證1 、2 、5 及6 之組合亦可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第23項不具進步性。而系爭專利2 申請專利範圍更正後第1 項、第12項、第22項及第29項不具進步性等情，亦經本院97年度行專訴字第45號行政判決認定在卷，有該判決在卷可稽。是系爭專利1 申請專利範圍第1 項（更正後）及第9 項，及系爭專利2 申請專利範圍更正後第1 、12、22、23、29項部分，均有應撤銷、廢止之原因，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，本件希思肯公司即不得於本件民事訴訟中對德茂公司主張系爭專利1 、2 之專利權。從而希思肯公司主張德茂公司系爭產品侵害其系爭專利2 ，而依專利法第56條第1 項、第84條第1 項規定，請求德茂公司不得利用系爭專利2 製造、為販賣之要約、販賣、使用、進口系爭二產品及其他任何利用希思肯公司所有系爭專利2 之產品，即無理由，應予駁回。原審未及審酌德茂公司於本院始提出之抗辯專利無效之新引證案，因而判命德茂公司不得未經希思肯公司同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口名稱為「掌心卡名片辨識系統-A6 專業版」之產品，及其他使用希思肯公司所有「攜帶式掃描器」發明專利（公告號數：第496072號，證書號數第160656號）之產品部分，自有未洽，德茂公司上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第2 項所示。至原審駁回希思肯公司其餘之訴即系爭專利1 部分，經核並無不合，希思肯公司上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。

八、據上論結，本件希思肯公司之上訴為無理由，德茂公司之上訴為有理由，依民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第78條，判決如主文。

智慧財產法院第一庭

附註：民事訴訟法第 466條之1對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。