臺灣南投地方法院九十二年度訴字第五一○號

臺灣南投地方法院民事判決　九十二年度訴字第五一○號

原告

德保有限公司

法定代理人

甲○○

訴訟代理人

吳文平

被告

洪吉興即司興企業社

訴訟代理人

王俊凱律師

右當事人間請求損害賠償事件，本院於民國九十三年九月十四日言詞辯論終結，茲判

決如左：

主文

事實

甲、原告方面：

一、聲明：被告應給付原告新台幣（下同）一百七十八萬零二百六十二元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日，按年息百分之五計算之利息；並願供擔保請准為假執行之宣告。

二、陳述略以：

（一）原告所創之「隔熱浪板結構改良」產品，因新穎實用，極具商業價值，向經濟部中央標準局提出新型專利之申請，經其核准取得新型專利（專利號數為第一○六二七三號），原告依專利法專有該產品之製造、販賣及使用權。被告未經專利權人即原告同意，即大量製造、販賣上述專利產品，嚴重影響原告之權益，而被告係於八十六年五月起為侵權行為，於被調查站查獲後仍繼續為侵權行為，本件被告侵害原告之專利權屬繼續性不法侵害行為，且其侵權行為持續至現在仍不間斷，自無時效消滅之問題，本院於八十九年三月七日上午十時保全證據之結果，被告二小時生產量為三二二九點五尺，換算成一天八小時則一天產量為一二九一八尺，原告自八十六年五月起至八十九年四月止共計三十五個月侵害，則侵害總額為五千九百三十四萬二千零六十二點五元，依專利法第八十九條規定原告得請求二倍之損害額即一億一千八百六十八萬四千一百二十五元，爰依民法第一百八十四條第一項及舊專利法第八十八條、第八十九條等侵權行為規定及民法第一百七十九條不當得利法律關係請求被告給付部分損害額一百七十八萬零二百六十二元。

（二）原告所有之新型第一○六二七三號「隔熱浪板結構改良」專利權，其專利產品廣為消費者使用，並取代了舊式石棉瓦，於八十三年間申請核准並公告三個月無人異議而取得專利權在案，詎料八十五年後全省相關行業見有利可圖，大量仿冒，而八十五年五月十三日本專利遭人舉發四件，八十九年九月至十二月舉發四起，就本專利被舉發第一號於八十五年五月間提起，經智慧財產局受理審定、訴願至台北高等行政法院判決駁回舉發人之舉發確定為止，共計六年多之時間，是本件舉發均未成立，本件原告所有上開專利權仍然存在。

（三）被告所設置隔熱浪製造機，係向訴外人陳嘉欽為負責人之嘉宏機械有限公司所購買，用以製造隔熱浪板，被告所製造之隔浪板外觀於鋼板起緣之左右兩側，可見有導引槽，且搭接部之二側頂緣則分別設有凹槽，隔熱浪板之內層裝飾紙，其中襯有ＰＵ發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體，該產品之構成要件發泡棉層、鋼板、裝飾紙與系爭專利之要件相同，在鋼板高緣起之左右兩側，可見有導引槽，亦與系爭專利相同，搭接部之二側頂緣亦分別設有凹槽，凹槽之形狀雖無法直接量取，但凹槽確實略成弧狀，與本專利結構相同。

（四）原告更正系爭專利案之申請專利範圍，非被告所稱被舉發撤銷而為，而係原說明書及圖示有「申請專利範圍過廣及不明瞭之記載」之情事，故增加文字加以說明，是原告未變更實質之前提下，於八十六年五月二十日向中央標準局申請更正專利案說明書、申請專利範圍及圖示，嗣該局審查為該申請更正案應予不准之處分，原告不服訴願，經濟部將原處分撤銷責由原處分單位另為適法之處分，案經智慧財產局再為不准更正之處分，原告再提訴願，經濟部復將原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分，嗣智慧財產局重為審定准為更正並公告，是原告更正系爭專利案之申請專利範圍，顯非被舉發撤銷而為。

乙、被告方面：

一、聲明：原告之訴駁回；如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

二、陳述略以：

（一）根據八十九年五月一日專利公報原告之專利權範圍為「鋼板設有多處高起緣之『左右兩側導引槽』及搭接方便之預留空間及搭接部，而該『搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構』，可使本創作之搭接為一體」，反觀被告之浪板成品，僅顯示高起緣之「一側」有摺孔（即所謂導水槽），而另一側則無明顯之摺孔（只形成重合狀），與原告之專利權所強調之「兩側導引槽」不符，是原告之產品與被告產品並不相同。

（二）依原告專利說明書及圖示、圖說更正公告，乃因原告專利權遭他人舉發成立，因而修正，縮小其專利權範圍成為「該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，可使本創作之搭接成為一體」，此外，依專利說明書創作說明第三點「於兩片浪板搭接處，因無相互扣接結構，故容易受風力吹掀而鬆動，致影響浪板搭接結構之穩固強度」、「而該搭接部21之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽211，俾形成浪板搭接處之扣接結構」，是該扣接結構為原告系爭專利權之必要構成要件，足證「扣接結構」為原告專利權利之必要構成要件，而被告之產品並無圓弧凹槽，亦無扣接結構，更無左、右兩側導引槽，而係單向導引槽與00000000號之專利相同，是被告與上開原告專利並不相同。

（三）本案原告於八十二年六月二十九日提專利申請案時曾陳稱：「本創作乃係指一種將00000000號，係於浪板一側高起緣內側設一導水凹權，使水由此導引槽流走，不會滲入內層」，是當產品烤漆浪板僅設有一側導水凹槽時，此部分乃原告於申請專利權時，明示表示放棄之權利，於本件專利訴訟並不得再依「均等論」之理論，主張「一側」與兩側之產品特徵相同，被告產品兩側乃於浪板高起緣僅有一側導引槽，另一側則是重合狀並無導水凹槽存在，依上所述，原告並不得再主張被告之產品有何侵害原告之專利權存在。

（四）台灣科技大學鑑定報告僅憑照片而未依據實物鑑定，該報定自有瑕疵，且鑑定人在解讀有關新型第一○六二七三號專利構成要件時，未依專利法第一百零三條第二項之規定及智慧財產局所頒布「專利侵害鑑定基準」第九章第三節「申請專利範圍之界定」，因專利權之構成要件本應以專利說明書之申請利範圍而為判斷，亦即專利說明書內所載申請專利範圍當是確定專利範圍之直接依據，而該報告係以系爭專利之「中文創作摘要」作為判斷系爭專利之依據，顯然違反上開規定，況且「中文創作摘要」並未列出申請專利範圍之所有構成要件，僅係說明書內容之一部分，當不能代表智慧財產局給予原告專利之專利權範圍，是該報告有關系爭專利權之判讀，已有錯誤。

（五）鑑定報告報附件三所示之照片，鑑定報告固認「全要件相同」，惟依照片標示，似與報告內文之說明及申請專利範圍之要件說明不符，蓋依附件三附圖一部分，有搭接部21，惟鑑定報告認「鋼板之左端及右端各設有搭接部」，然無論系爭專利之申請專利範圍或中文創作摘要，並無鋼板左端及右端有搭接部之敘述，益證該報告未注意專利申請範圍。依附件三附圖四之照片，將置留空間（Ａ）、（Ｂ）指在有發泡之導引槽上，惟依原告之申請專利範圍其內容為「鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留空間」，是「搭接置留空間」應是如附圖一所示鋼板之無發泡部分，而非有發泡鋼板部分。再有關附圖六之照片亦將「圓弧凹槽」指在有發泡鋼板上方，惟依原告專利說明書所示，報告所指之部分，應是編號四○所謂導引槽，而非所謂圓弧凹槽。該報告並未指出扣接結構何在？更未指依照片之指示待鑑定物如何達成如專利說明書圖三及圖四之二側「導水槽」，加之「扣接結構」依創作說明（四）之說明，該扣接結構為系爭專利之必要構成要件，該報告在無法詳細比對下，臆測待鑑定物有扣接結構及二側導水槽。

（六）本件被告之產品僅有「一側」之導水槽，其技術手段相同於新型第00000000號之申請專利範圍，而此部分技術手段非但已屆專利期限而成為習知技術，且依禁反言原則，原告已在專利申請書創作說明揭露依此習知技術之缺失而加以改良，自不得再主張「均等」。

（七）系爭專利為訴外人林宗慶於八十二年六月二十九日以「隔熱浪板結構改良」向中央標準局（即智慧財產局之前身」申請專利，經編定為00000000號新型專利，其後再系爭專利權轉讓予原告，原告之系爭專利權於八十五年五月十三日遭訴外人李幸修等人向中央標準局舉發成立而撤銷其新型專利權，經原告向經濟部訴願及行政院再訴願，均以系爭專利結構不具新穎性及進步性，而駁回其訴願及再訴願，嗣經原告向行政法院提起行政訴訟，行政法院於八十八年五月二十日判決原處分撤銷，由智慧財產局另為適法之處分，而原告於上開新型專利於主要特徵部分增加並更正「於搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接部之扣接結構」，於八十九年五月一日為智慧財產局准許更正，經濟部復於八十九年七月十日認舉發不成立，足證本件原告未就系爭專利增加並更正前，本件專利並不被認定有進步性及新穎性，故得撤銷專利之情形，且其專利被撤銷之狀態持續至八十八年五月二十日即行政法院判決之時，是八十八年五月二十日至八十九年七月十日雖經智慧財產局於八十九年五月一日准原告更正專利範圍審查並認舉發不成立，則此時原告之專利是否有新穎性及進步性，仍處於不確定狀態，此期間原告是否享有專利權，仍有疑問？本件原告求償期為八十六年至八十九年四月止，此段期間原告專利即處於不確定狀態，則被告於八十九年七月十日前豈有侵害系爭專利之故意、過失。

（八）本件原告於八十七年五月十二日以存證信函通知被告，謂被告侵害伊之專利權，然於八十九年八月二十九日始行提起附帶民事訴訟之起訴，而請求被告賠償之時間為八十六年五月至八十九年四月止，則本件縱有侵害亦已罹於二年之消滅時效。

（九）本件縱有損害，亦不得依原告主張機器產能計算損害賠償，因本件被告生產之浪板根本未如原告主張之數量，依「有損害才有賠償」原則，充其量亦僅能依證據保全之數量計算損害賠償，而不得依機器產能計算損害賠償。而系爭產品每尺之ＰＵ發泡鋼板之售價為每尺三十一元，惟製造每尺ＰＵ發泡鋼板之成本為每尺二九點一五元，即每尺鋼板之成本為二十元，ＰＶＣ紙即壁紙為每尺一點一五元、ＰＵ發泡材料每尺七元，人事費用及水電費之成本為每尺一元，是被告每尺之所得利益僅為一點八五元。

理由

一、原告本基於侵權行為請求權為法律關係，請求被告損害賠償，於審理時追加不當得利請求權之法律關係，依民事訴訟法第第二百五十五條第一項第七款規定，應予准許，合先敘明。

二、原告主張伊就「隔熱浪板結構改良」產品，業經經濟部智慧財產局核准取得新型專利（專利案號第一０六二七三號）在案，專利期間自八十三年九月一日起至九十四年六月二十八日止等情，業經原告提出中華民國專利證明書、中華民國公報為證應堪信為真實。

三、本件以八十九年三月七日於被告位於草屯鎮○○路一四八七號工廠內保全證據中所拍攝之「隔熱浪板」產品之照片，經送台灣科技大學鑑定結果認有侵害上開原告所有之專利，此有該校九十三年三月十一日鑑定報告書附卷可憑，被告稱鑑定人僅依照片而不依實物鑑定，其鑑定顯有瑕疵云云，然查，本院於九十三年一月九日會同兩造及鑑定人至被告上開處所勘驗，當場兩造均稱並無保全證據所拍攝照片所示之產品，兩造當場同意由刑事案件台灣南投地方法院檢察署八十八年偵字第四○一八號案件所扣押之產品及本院保全證據所拍攝之照片送鑑定，有勘驗筆錄附卷可憑，嗣經本院向該署調取該扣押證物，該署答覆已於九十二年九月十日發還被告，此有該署九十三年一月二十日投檢榮智八十八偵四○一八字第○一一二四號函可稽，而於開庭時被告訴訟代理人復表示該扣押證物已遺失，同意由保全證據拍攝之照片送鑑定，復有本院九十三年二月十二日言詞辯論筆錄可稽，而於鑑定結果送院後，被告訴訟代理人再稱扣押證物已尋獲，希望以實物送鑑定，然原告否認被告所提物品為原扣押之證物，而經本院將該實物送鑑定人補充鑑定，因被告不願付費，而無法鑑定，此亦有本院九十三年六月十日投院太民學九十二訴五一○字第○八七五八號函及臺灣科技大學九十三年七月二十日臺科大研字第○九三○○○三二三二號函存卷足憑，是本件未以實物送鑑定，乃被告未將扣押證物即時提出，復未向鑑定機關繳納鑑定費用，是被告所辯依照片而不依實物鑑定，其鑑定顯有瑕疵云云，實不可採。

四、依鑑定報告係依專利法第一百零三條第二項規定之新型專利權之範圍，以說明書所載之申請專利為準。必要時，得審酌說明書及圖示，並依智慧財產局所頒布之專利侵害鑑定基準為鑑定，此有該報告第三頁及附件可稽，鑑定報告僅是其將寫作方式，分為本專利之技術摘要及本專利之構成要件，並以專利公告中專利範圍之內文配合專利公告圖示上之圖號加以說明，並無僅依中文創作要或節錄申請專利範圍，而加以判定，是被告稱鑑定人未依專利法第一百零三條第二項之規定及智慧財產局所頒布「專利侵害鑑定基準」而鑑定，亦即未依專利說明書內所載申請專利範圍當是確定專利範圍之直接依據，而係以系爭專利之「中文創作摘要」作為判斷系爭專利之依據云云，要非有據。

五、被告復稱：鑑定報告報附件三所示之照片，鑑定報告固認「全要件相同」，惟依照片標示，似與報告內文之說明及申請專利範圍之要件說明不符，蓋依附件三附圖一部分，有搭接部21，惟鑑定報告認「鋼板之左端及右端各設有搭接部」，然無論系爭專利之申請專利範圍或中文創作摘要，並無鋼板左端及右端有搭接部之敘述，益證該報告未注意專利申請範圍。依附件三附圖四之照片，將置留空間（Ａ）、（Ｂ）指在有發泡之導引槽上，惟依原告之申請專利範圍其內容為「鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留空間」，是「搭接置留空間」應是如附圖一所示鋼板之無發泡部分，而非有發泡鋼板部分。再有關附圖六之照片亦將「圓弧凹槽」指在有發泡鋼板上方，惟依原告專利說明書所示，報告所指之部分，應是編號四○所謂導引槽，而非所謂圓弧凹槽。該報告並未指出扣接結構何在？更未指依照片之指示待鑑定物如何達成如專利說明書圖三及圖四之二側「導水槽」，加之「扣接結構」依創作說明（四）之說明，該扣接結構為系爭專利之必要構成要件，該報告在無法詳細比對下，臆測待鑑定物有扣接結構及二側導水槽云云。惟查鑑定報告已於鑑定報告充分說明待鑑定物品之通成要件包括要件一之發泡棉層（10）為一ＰＵ發泡劑，以完成本專利要件一之實施，要件之鋼板（20）為一波浪型金屬鋼板，設有多處凸起之高起緣（50），且該高起緣（50）之左右兩側各自設有凹形導引槽，鋼板（20）之左端與後端各設有搭接部（21）、（22），該搭接部（21）、（22）底下均設有一適當搭接空間（Ａ）、（Ｂ）；其中該搭接部（21）之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽（211），俾形成浪板搭接處之扣接結構，藉由浪板之每一高起緣（50）頂端兩側之導引槽，可防止水分滲透，以完成本專利二之實施；要件三之裝飾用之實施效果；綜上所述，待鑑定物品之構成要件為件一之發泡棉層（10）、要件二之鋼板（20）高起緣（50）之左右兩側，可見有導引凹槽（211），與本專利相同，且在要件二鋼板之搭接部（21）的兩側頂緣亦分設有圓弧凹槽（211），與本專利要件二之結構相同，故待鑑定物品與本專利所請求全要件之專利範圍，實質相同。再根據消極均等論，待鑑定物品實質上與本專利所述之技術手段與功能效果相同，待鑑定物品係為一種波浪型隔熱鋼板，其特徵在於：該波浪型隔熱鋼板之要件一發泡棉層（10）並一ＰＵ發泡劑，且有良好隔熱及隔音之效果，利用ＰＵ發泡劑發泡膨脹壓力及黏性而將要件二上層波浪型金屬鋼板（20）與要件三層裝飾紙（30）黏為一體，實質上與本專利要件一緊密相同；其中待鑑定物品之要件二鋼板（20）之高起緣（50）處左右兩側均設凹形導引槽，可防止無法將水導引出，實質上與本專利要件二兩側均設凹形導引槽40的技術手段與功能是相同；待鑑定物品之要件二鋼板（20）於兩片搭接時，係利用覆蓋式，且左右兩側均設導引槽，使水份無法利用搭接縫隙滲水褣入，實質上與本專利要件二的技術手段與功能是相同，待鑑定物品之要件二鋼板（20）於兩片搭接端（21）（22）係利用二圓弧凹槽（211）所形成之扣接結構，故可增進並加強該搭端之強度，實質上與本專利要件二的技術手段與功能是相同。待鑑定物品之要件三裝飾紙（30）是為一白色化學品，實質上與本專利要件三的技術手段與功能相同，此有該報告可證，被告上開所辯亦不可採。

六、被告另稱被告產品一側無明顯之摺孔（只形成重合狀），與原告之專利權所強調之「兩側導引槽」不符，被告之產品並無圓弧凹槽，亦無扣接結構，更無左、右兩側導引槽，而係單向導引槽與00000000號之專利相同，是被告與上開原告專利並不相同云云。查被告所製造之隔浪板外觀於鋼板起綠之左右兩側，可見有導引槽，且搭接部之二側頂緣則分別設有凹槽，隔熱浪板之內層裝飾紙，其中襯有ＰＵ發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體，該產品之構成要件發泡棉層、鋼板、裝飾紙與系爭專利之要件相同，在鋼板高緣起之左右兩側，可見有導引槽，亦與系爭專利相同，搭接部之二側頂緣亦分別設有凹槽，凹槽之形狀雖無法直接量取，但凹槽確實略成弧狀，與本專利結構相同，此有照片及專利說明書之圖例可稽，是被告上開所辯亦不可採。。

七、查原告所主張之前開專利，業於八十五年五月十三日由李幸修向中央標準局提出舉發，並於八十六年四月二十二日舉發成立而撤銷上開新型專利，而此舉發成立之處分，經原告向經濟部訴願及行政院再訴願，均以系爭專利結構不具新穎性及進步性，而駁回其訴願及再訴願，有中央標準局八十六年四月二十二日台專（判）０五０二０字第一一五一八七號舉發審定書、經濟部八十六年十一月二十日經（八六）訴字第八六七一九００訴願決定書、行政院八十七年六月二十九日台八十七訴字第三二六一號決定書影本附卷可參；嗣經原告向行政法院提起行政訴訟，行政法院則於八十八年五月二十日撤銷上開「舉發成立，應撤銷其專利權」之再訴願決定、訴願決定及原處分，此亦有行政法院八十八年度判字第一九七一號判決書影本一份附卷可佐。是系爭專利被撤銷之狀態持續至八十八年五月二十日即行政法院判決之時，此期間原告是否系爭專利權人，實仍處於不確定之狀態。則被告自八十六年五月至八十八年五月二十日時止之生產行為，因斯時本件專利是否有新穎性及進步性，及原告是否得享有專利權，仍處於不確定之狀態，自難謂被告有何故意過失侵害原告權利之行為，而於行政法院撤銷再訴願、訴願及原處分之決定時，即自八十八年五月二十一日起，該專利權則屬未被撤銷之狀態，於斯時起被告侵害原告之系爭專利，縱非故意亦有過失，從而原告主張被告自八十八年五月二十一日起至八十九年四月共十一個月有侵害系爭專利之過失行為，即屬有據。

八、新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。請求害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，計算其損害。舊專利法第一百零五條、第八十八條第一項、第八十九條第一項第二款分別定有明文。本件本院會同兩造於八十九年三月七日雖有查獲被告所生產侵害原告所有系爭專利之隔熱浪板共三二二九點五尺，有計算數量表附於八十九年全字第一號卷內可稽，然原告並無法證明該查獲之浪板為當日所生產，亦有可能數日生產所堆放，而被告於本院刑事案件審理自承每日生產一、二千尺（見本院八十九年自字第一一號八十九年四月十三日之審理筆錄），則本院自以被告所自承每日生產二千尺（即六百六十六點六公尺）認定其每日產能，原告主張被告每日生產為一萬二千九百一十八尺實屬過高；再該浪板每公尺之利潤為十元，平均每月之工作天數為二二點六七天，此有被告所提出本院九十重訴字第一三三號委託台灣省機械公會之產能鑑定報告附卷可稽，原告主張利潤為百分之十五，被告稱每尺利潤為一點八五元，均非合理，為不可採，則被告每月之利潤所得應為十五萬一千一百一十八元（666．6×10×22．67＝151118．22），十一個月所得之利益為一百六十六萬二千三百元。被告另辯原告於八十七年五月十二日以存證信函通知被告，謂被告侵害伊之專利權，然於八十九年八月二十九日始行提起附帶民事訴訟之起訴，本件縱有侵害亦已罹於二年之消滅時效云云。惟本件上開所淮許請求範圍為八十八年五月二十一日至八十九年四月底共十一個月之期間，被告於八十九年八月十九日提起本件附帶民事訴訟，並無被告所辯已罹於二年時效之問題。

九、綜上所述，原告依據舊專利法第一百零五條、第八十八條第一項、第八十九條第一項第二款及民法第一百八十四條規定，請求被告賠償一百六十六萬二千三百元及自起訴狀繕本送達之翌日即八十九年九月六日起至清償日止按年息百分之五計算之利息，即屬正當，應予准許；逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。

十、兩造陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執行，經核原告勝訴部分，合於法律規定，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之；原告其餘假執行之聲請，因訴之駁回而失所依據，不予准許。

十一、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第七十九條。

~B臺灣南投地方法院民事庭~B 法　官　黃益茂